Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO.

KG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros: PELICAN PRODUCTS INC. NBA PROPERTIES, INC. Tema: Resuelve recurso de súplica contra auto que negó la solicitud de suspensión provisional del acto demandado. AUTO – RESUELVE RECURSO DE SÚPLICA La Sala decide el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante en contra del auto de 6 de marzo de 20231, mediante el cual el despacho sustanciador denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación formulado en contra de la Resolución 29136 del 20 de mayo de 2015, en el sentido de revocarla y, en su lugar, concedió el registro como marca del signo nominativo “PELICAN”, para identificar productos en las clases 9 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Pelican Products INC. 1 Visible en el índice 77 del expediente en el sistema SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 I.

ANTECEDENTES 1.1. La sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con miras a obtener la nulidad parcial de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, que concedió el registro de la marca “PELICAN” nominativa a Pelican Products, INC, en las clases 9 y 18 de la Clasificación internacional de Niza; y la consecuente cancelación de dicho registro marcario.

Como fundamento de la demanda la actora sostuvo que el acto acusado transgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto concedió el registro de la marca “PELICAN” nominativa en favor de Pelican Products, INC, pese a la existencia de la marca “PELIKAN” (mixta), previamente registrada a su favor. Afirmó que entre las marcas mencionadas existen similitudes de tipo ortográfico, fonético y conceptual, así como conexidad entre los productos que pretenden distinguir, razón por la que su coexistencia podría generar confusión entre los consumidores. 1.2.

En escrito separado, la parte actora solicitó la suspensión provisional parcial de los efectos del acto acusado3. Adicionalmente, en un segundo escrito4, solicitó otras medidas cautelares consistentes en: i) la suspensión del trámite del expediente núm. SD2018/007362 en el que se estudió la solicitud de registro de la marca “PELICAN” (nominativa) para distinguir productos en la clase 18 internacional presentada por la sociedad PELICAN PRODUCTS INC; y ii) 2 Obrante a folios 51 a 84 del expediente físico de la referencia. 3 Obrante a folios 1 a 34 del cuaderno de medida cautelar. 4 Obrante en el índice número 57 en el archivo identificado así: “42_ED_CUADERNOMEDIDASCAU(.PDF) NroActua57”.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 ordenar a la dicha sociedad abstenerse de solicitar el registro del signo “PELICAN” para dicha clase, hasta tanto el proceso judicial de la referencia concluya. 1.3.

El despacho encargado del proceso admitió la demanda y corrió el correspondiente traslado5. Posteriormente, mediante providencia de 30 de julio de 2019, denegó la solicitud de suspensión provisional6 porque para acceder a esta se requería de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias que se estimaban vulneradas.

En relación con las demás medidas cautelares, señaló que aquellas resultan improcedentes “[…] no solo por el hecho consistente en que debe agotarse la mencionada consulta obligatoria antes de efectuar la confrontación legal, sino porque el proceso administrativo cuya suspensión se solicita, así como la orden de abstención, exceden el objeto de la presente litis”.

Dicha decisión fue recurrida y posteriormente confirmada por auto de 23 de febrero de 20217. Con todo, en la parte considerativa de esta última providencia, se indicó que la resolución de la medida cautelar consistente en la suspensión del acto demandado quedaría supeditada a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegara la interpretación prejudicial.

Respecto de las demás medidas cautelares, en el auto se advirtió que la pretensión de la demandante va encaminada a controvertir un acto administrativo especifico, sin embargo, la segunda solicitud cautelar de la parte actora no se relaciona directamente con sus pretensiones, pues el procedimiento administrativo que pretende sea suspendido culminará con un acto independiente de aquel respecto del cual se persigue la nulidad. 5 Obrante a folio 36 del cuaderno de medida cautelar. 6 Obrante a folios 73 a 81 del cuaderno de medida cautelar. 7 Obrante en el índice 41 del proceso en el sistema SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.4. En la audiencia inicial celebrada el 9 de noviembre y el 10 de diciembre de 20218, la parte actora puso de presente que correspondía al despacho resolver de fondo la medida cautelar, porque la interpretación prejudicial de las normas comunitarias ya reposaba en el expediente9.

El despacho sustanciador concluyó que le asistía razón a la demandante, por lo que corrió traslado de la medida cautelar y dispuso el trámite correspondiente. II. EL AUTO OBJETO DE SÚPLICA Mediante auto de 6 de marzo de 2023, el despacho sustanciador denegó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional10 solicitada por la parte actora dentro del proceso de la referencia, tras concluir que el acto administrativo no transgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En la providencia recurrida el despacho sustanciador confrontó el acto administrativo demandado con la norma superior invocada por la actora, de modo que procedió a realizar la comparación de las marcas en conflicto, esto es, “PELICAN” (nominativa) cuestionada, y “PELIKAN” (mixta) de la actora, registradas para la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, con aplicación de los parámetros que para el efecto ha desarrollado la jurisprudencia comunitaria.

De la revisión de los signos distintivos, el despacho concluyó que entre aquellos existe similitud desde el punto de vista ortográfico, en tanto que la única diferencia entre las dos expresiones radica en la quinta letra que en un caso es la consonante “C” y en el otro es la “K”. En el mismo sentido, encontró que visual y fonéticamente también resultan similares por el evidente parecido en su pronunciación; también encontró similitud 8 Actas de las diligencias visibles en los índices números 63 y 66 del expediente digital en SAMAI. 9 El Tribunal de la Comunidad Andina rindió interpretación prejudicial número 88-IP-2021, la cual fue aportada en debida forma y obra en el índice 49 del expediente de la referencia. 10 Índice número 77 del expediente digital en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 respecto del aspecto conceptual o ideológico, por tratarse, en ambos casos, de “un ave acuática pelecaniforme pertenecientes a la familia monotípica pelecanidae”.

En consecuencia, se cumplió el primer requisito de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En cuanto a la conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas en conflicto, el despacho consideró que, aun cuando aquellas se encuentran registradas en la misma clase 18, los productos comercializados por cada una de ellas son diferentes.

Así, “PELICAN”, marca cuestionada, corresponde a maletas o estuches especiales de protección para armamento, equipo de fotografía y filmación, equipos de buceo, linternas y cualquier tipo de equipo que requiera protección especial contra lluvia y golpes, mientras que “PELIKAN” marca de la actora, “[…] en Colombia está relacionada, básicamente, con artículos de papelería […]”11.

Por lo tanto, para el despacho no resultó acreditada la similitud entre los productos, así como tampoco encontró que i) resultaran intercambiables o sustituibles, ii) fuesen complementarios, iii) compartieran canales o medios de publicidad, iv) generaran confusión en cuanto al origen empresarial de los productos, y que, en todo caso, v) los consumidores son diferentes para cada marca.

Por lo tanto, advirtió que “no es posible concluir que se genere riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, tanto por lo expresado con anterioridad como por el hecho consistente en que el consumidor de estuches especiales no comprará sus productos en una papelería y, en sentido contrario, quien va (sic) comprar útiles de papelería no lo hará en una tienda especializada en estuches de protección”.

Adicionalmente, señaló que en el expediente no quedó acreditado que existiera un 11 Página 15 del auto de 6 de marzo de 2023 objeto del recurso de súplica. Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 perjuicio de la demandante asociado con la concesión de la marca objeto de debate.

III. EL RECURSO DE SÚPLICA El apoderado judicial de la sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG interpuso recurso de súplica contra la anterior decisión, con fundamento en las siguientes razones12: “1. La identificación de los productos amparados por las marcas en conflicto se encuentra circunscrito a los derechos que se otorgaron en los actos administrativos de otorgamiento para IDENTIFICAR PRODUCTOS DE LA CLASE 18 INTERNACIONAL, en consecuencia cualquier análisis de conexidad competitiva debe circunscribirse a los bienes específicos que distingue cada marca, para identificar productos de la clase 18 INTERNACIONAL y no con productos de otras clases, como erróneamente se consigna en el auto recurrido.

En efecto, la marca PELIKAN MIXTA. (Registro 495.754) para el momento en que se presentó esta demanda y para el momento en que fue otorgada la marca PELICAN (Registro No. 525.916) identificaba los siguientes productos de la clase 18 internacional: “Portafolios (Marroquinería); Bolsas De Playa; Ropa Para Animales De Compañía; Bastones De Montañismo;

Herrajes De Arreo; Accesorios De Arreo Que No Sean De Metales Preciosos; Billeteras; Mochilas De Camping; Pieles Agamuzadas Que No Sean Para La Limpieza; Cabritilla; Maletines Para Documentos; Portafolio (Artículos De Marroquinería); Cajas De Cuero Cartón Cuero; Cajas De Fibra Vulcanizada; Bolsas De Red Para La Compra; Bolsas Para La Compra;

Fundas De Cuero Para Muelles; Coberturas De Piel (Pieles); Pieles De Pelo; Varillas Para Paraguas Y Sombrillas; Forros De Cuero Para Calzado, Morrales (Bolsas) Para Pienso; Frenos Para Animales (Arreos); Bastones; Monederos Que No Sean De Metales Preciosos; Arreos Para Animales; Tripa De Buey; Piezas De Caucho Para Estribos; Collares Para Animales;

Valijas; Asas De Maletas; Bolsos De Mano; Armazones De Bolsos; Pieles Curtidas; Pieles De Ganado; Collares Para Perros; Sombrereras De Cuero; Morrales (Accesorios De Caza); Tarjeteros (Billeteros); Estuches De Cuero O De Cartón Cuero; Monederos De Malla Metálica, Que No Sean De Metales Preciosos; Mochilas Portabebés; Mentones De Cuero;

Portatrajes; Látigos De Nueve Colas; Rodilleras Para Caballos; Látigos De Cuero; Neceseres De Belleza; Imitaciones Del Cuero, Cuero En Bruto O Semielaborado; Adornos De Cuero Para Muebles; Cordones De Cuero; Cinchas De Cuero; Cuero De Imitación; Cuero Acartonado; Cinchas De Cuero; Válvulas De Cuero; Correaje Militar; Bozales; Adornos De Cuero Para Muebles;

Revestimientos De Cuero Para Muebles; Molesquín (Cuero De Imitación); Portafolios Para Partituras; Fustas; Pieles De Pelo (Pieles De Animales); Mantas Para Caballos; Accesorios De Arreo Que No Sean De Metales Preciosos; Ronzales; Colleras Para Caballos; Paraguas; Empuñaduras 4 De Paraguas; Baúles De Viaje; Juegos De Maletas (Marroquinería);

Bolsas De Viaje; Crupones (Partes De Pieles); Mochilas; Bolsas De Montañismo; Sillas De Montar; Arreos Para Animales; Arzones De Sillas De Montar; Fundas Para Sillas De Montar; Cinchas De Sillas De Montar; Artículos De Guarnicionería; Cajas De Cuero O De Cartón Cuero; Anteojeras ( Artículos De Guarnicionería); Fundas De Paraguas; Armazones De Paraguas O Sombrillas;

Anillos Para Paraguas; Bastones De Paragua; Correas De Patines; Estuches Para Llaves(Marroquinería); Carteras Escolares; Mochilas Escolares; Bandoleras (Correas) De Cuero; Bastones-Asiento; Sombrillas; Correas De Estribo; Bastones; Empuñaduras De Báculos; Bolsas De Ruedas Para La 12 Obrante en el índice número 81 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Compra; Pieles De Animales; Morrales; Bridones; Bandoleras De Cuero; Correas (Bandoleras) De Cuero; Bolsas De Cuero Para Embalar; Bolsas De Cuero Vacías Para Herramientas;

Tripas Para Hacer Embutidos; Correas De Arnés; Cabritilla; Riendas; Tiros (Arreos).” Por su parte la marca PELICAN aquí demandada fue otorgada para identificar los siguientes productos de la clase 18 internacional, a saber: “Equipaje; mochilas; estuches de viaje; bolsas de lona; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería” Como se observa en ninguna parte del registro marcario otorgado para la marca PELICAN de propiedad de la sociedad PELICAN PRODUCTS, INC., se establece que: “los productos amparados bajo la marca PELICAN (nominativa) corresponden a maletas o estuches especiales de protección para armamento, equipo de fotografía y filmación, equipos de buceo, linternas y cualquier tipo de equipo que requiera protección especial contra lluvia y golpes., tal y como se observa a continuación” como se afirmó en el auto aquí acusado.

En efecto, la consideración realizada en el auto atacado no coincide con la realidad legal del registro marcario de la marca PELICAN en la clase 18 por ello el argumento reseñado no está ajustado a derecho. 2. Tampoco resulta acertada y ajustada a la realidad legal y procesal la afirmación contenida en el auto impugnado cuando se afirma: “Por su parte, los productos amparados por la marca PELIKAN (mixta), son conocidos en Colombia y están relacionados, básicamente, con artículos de papelería, tal como lo indica el propio apoderado judicial de la parte actora al momento de señalar lo siguiente: […] La marca PELIKAN en Colombia es ampliamente conocida por los diferentes artículos de papelería que se identifican con la misma.

(…) La marca PELIKAN participa en el mercado de estilógrafos, bolígrafos, rollers, crayones, acuarelas, lápices de colores, marcadores, resaltadores, pegantes, pintura digital, correctores, almohadillas para sellos, consumibles de oficina, delantales para arte, borradores, compases, plastilina, tijeras, tinta china, reglas, escuadras, transportadores, curvígrafos y tintas para impresoras […]”.

En efecto, la afirmación transcrita resulta desafortunada, por cuanto como se puso de presente en el acápite anterior el análisis de la conexidad debe estar circunscrito a las clases en conflicto, esto es la clase 18 internacional. Adicionalmente la cita resulta descontextualizada, porque no se transcribe de manera completa, sino que se le da un alcance que no tiene.

En efecto en el numeral 4o. de la página 17, al explicarse la confundibilidad marcaria y no la conexidad, esta parte procesal manifestó: “4. […] Finalmente, es pertinente poner de presente que la expresión PELIKAN o PELICAN no son extrañas a los colombianos, por cuanto ellas tienen un significado que hace parte del idioma español, la expresión PELICANO. Así mismo, dicha expresión es una palabra corriente en el idioma inglés y la marca PELIKAN en Colombia es ampliamente conocida por los diferentes artículos de papelería que se identifican con la misma.

En este sentido es pertinente poner de presente que la marca PELIKAN es una marca con 179 años de antigüedad, tiene operaciones en Europa, Asia, Norte América, America Central, Sudamérica, África y Australia. La marca PELIKAN participa en el mercado de estilógrafos, bolígrafos, rollers, Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 crayones, acuarelas, lápices de colores, marcadores, resaltadores, pegantes, pintura digital, correctores, almohadillas para sellos, consumibles de oficina, delantales para arte, borradores, compases, plastilina, tijeras, tinta china, reglas, escuadras, transportadores curvígrafos y tintas para impresoras.

Con lo anterior queremos significar que la marca PELIKAN participa en el mercado nacional y es ampliamente reconocida, circunstancia esta que evidencia la gravedad de la existencia del registro PELICAN otorgado por el acto aquí demandado, pues su existencia permite a la sociedad PELICAN PRODUCTS, INC. beneficiarse directa o indirectamente del reconocimiento del que ya goza la marca PELIKAN en nuestro país. […]”.

(resaltados del texto original). Como se observa lo afirmado por esta parte procesal, dista de lo afirmado en el auto recurrido, pues es evidente que la afirmación tenía el alcance que se le dio en la demanda y no el que se pretende dar en el auto recurrido, como si la conexidad se estuviese predicando de los artículos de la clase 16 cuando ello no es así. 3.

Con todo respecto (sic) rechazamos la afirmación de que “60. De conformidad con lo expuesto, para el Despacho no resulta acreditada la señalada similitud entre los productos, pues, aunque efectivamente las marcas en conflicto están registradas en la misma clase 18 Internacional, lo cierto es que la marca PELICAN fue concedida para amparar estuches, maletas protectoras, bastones y paraguas; mientras que la marca PELIKAN lo fue artículos asociados a la papelería escolar” pues ello además de no ser cierto, desconoce el alcance de la demanda, y el análisis de la conexidad en relación a los productos de la clase 18.

Adicionalmente se reitera que la marca PELIKAN otorgada para la clase 18 Internacional para el momento de presentación de la demanda distinguía: Portafolios (Marroquinería); Bolsas De Playa; Ropa Para Animales De Compañía; Bastones De Montañismo; Herrajes De Arreo; Accesorios De Arreo Que No Sean De Metales Preciosos; Billeteras; Mochilas De Camping; […].

Tampoco aceptamos por no ser cierto, que la marca PELICAN “fue concedida para amparar estuches, maletas protectoras, bastones y paraguas” POR CUANTO EN VERDAD DICHA MARCA FUE OTORGADA PARA DISTINGUIR LOS SIGUIENTES BIENES DE LA CLASE 18 INTERNACIONAL: (resaltado del texto original). “Equipaje; mochilas; estuches de viaje; bolsas de lona; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería” En consecuencia, el análisis de conexidad competitiva se debe realizar con la totalidad de los bienes cubiertos por el Registro 525916 y no con unos productos que no son objeto del mismo, como ocurre en el auto aquí recurrido.” (Subrayas de la Sala).

En ese orden, adujo que la conexidad entre productos se da porque algunos de la marca cuestionada “PELICAN” están comprendidos dentro de los productos que distingue la marca “PELIKAN” de la demandante. Para ello, citó un aparte de su demanda en el que explicó que: Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 “[…] los productos equipaje, mochilas, estuches de viaje, bolsas de lona a las que se refiere la marca PELICAN, son aquellas valijas, bolsos, maletines y demás contenedores donde las personas trasladan todo lo necesario. En consecuencia, ellos son productos que guardan íntima relación con los productos distinguidos con la marca PELIKAN (MIXTA) de mi representada a saber: Portafolios (Marroquinería) […].

Los productos de cuero y cuero de imitación, y productos de estas materias no comprendidos en otras clases a los que se refiere la marca PELICAN, hace referencia a todos los productos de la clase 18 en que se utiliza el cuero o imitaciones de este para su fabricación. En consecuencia, ellos son productos que guardan íntima relación con los productos distinguidos con la marca PELIKAN (MIXTA).

Finalmente, los productos de pieles de animales, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnecería” a los que se refiere la marca PELICAN guardan íntima relación con los productos distinguidos con la marca PELIKAN (MIXTA)” (Subrayas de la Sala). Ahondó en cuanto a la intercambiabilidad de los productos que distinguen las marcas, particularmente en cuanto a las mochilas, y resaltó que “[…] aceptar la tesis del auto recurrido, (en cuanto a las características especiales de las mochilas de ”PELICAN”) implicaría afirmar que todas las personas que transportan armas o equipos ‘completos de fotografía’ lo hacen en un estuche como los que comercializa la sociedad PELICAN PRODUCTS, INC, conclusión que no resulta acorde con la realidad”, pues en su consideración, tales utensilios y equipos también pueden transportarse en mochilas incluidas en la categoría para la cual se registró la marca “PELIKAN” de la demandante.

La actora se encontró en desacuerdo en cuanto a la consideración del despacho sustanciador, relativa a que no existió intercambiabilidad y sustituibilidad, pues la marca cuestionada “PELICAN” cubre mochilas que no necesariamente se encuentran limitadas a estuches de seguridad para el transporte de equipos especializados ni ostentan un valor extraordinario en el comercio, como erróneamente lo apreció el despacho sustanciador; por lo tanto, tales productos resultan conexos con los de la marca “PELIKAN” de la demandante, a saber, “mochilas de camping, maletines para documentos, bolsos de mano, bolsas viaje, mochilas Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 escolares y morrales”. Tampoco compartió las conclusiones de la providencia recurrida, relacionadas con la ausencia de confusión en cuanto al origen empresarial y al riesgo de asociación, pues: i) los productos de la marca “PELICAN” no son especializados y por ende están en el rango del consumidor medio, ii) no analizó en debida forma si los productos compartían los canales o medios de publicidad, iii) confundió la clase 18 con la clase 16 internacional, y, además, iv) el perjuicio que la concesión de la marca “PELICAN” le causa a la actora se encuentra dado por el hecho de que aquella es similar a la marca “PELIKAN”, de la cual es titular, y, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el derecho de marca es exclusivo, por lo cual no deben existir marcas iguales o similares a una previamente registrada para los mismos productos o servicios, lo cual es un asunto de puro derecho y por ello no requiere prueba.

Finalmente, puso de presente que el auto objeto de súplica constituyó un prejuzgamiento, en la medida que las consideraciones allí adoptadas son propias y típicas de las sentencias que se profieren en asuntos de propiedad industrial. IV. TRÁMITE DEL RECURSO 4.1. Por la Secretaría de la Sección se dio el traslado del recurso de súplica a las partes, el cual corrió entre el 16 y el 17 de marzo de 202313, término dentro del cual únicamente la apoderada de la sociedad Pelican Products INC., tercero con interés, presentó escrito en el siguiente sentido: 13 Índice 84 ibídem.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 4.1.2. La sociedad PELICAN PRODUCTS INC solicitó que se despachara desfavorablemente la solicitud de suspensión provisional por no cumplir con los requisitos para su decreto14, pues el solicitante omitió sustentar “la urgencia, la necesidad, la idoneidad, demostrar el fumus boni iuris y el periculum in mora”.

Respecto de la medida cautelar consistente en la suspensión del trámite administrativo marcario bajo el radicado SD2018/0073862 recordó que por auto de 23 de febrero de 2021 el despacho sustanciador confirmó su improcedencia por exceder el propósito del proceso judicial de la referencia, el cual se ciñe a controvertir la legalidad de la resolución 62588 de 23 de septiembre de 2015.

Sostuvo que Pelican Products INC. es líder global en el diseño y producción de maletas y estuches protectores, soluciones de envasado para el control de temperatura, sistemas avanzados de iluminación portátiles y equipos resistentes para profesionales y entusiastas de actividades al aire libre, a lo cual agregó que sus productos son usados por profesionales en los mercados más demandantes, incluyendo fuego - seguridad, orden público (policía), ciencias de la vida, defensa - militar, aeroespacial, entretenimiento, industrial y de consumo.

Para presentar dicho argumento, trajo en extenso imágenes, resultados de consultas de internet, en los que se pueden apreciar las características de los productos que ofrecen y del mercado que abarca, e identificó los registros de las marcas concedidas en Colombia en su favor. Señaló que la marca “PELIKAN” de la demandante, por su parte, es ampliamente conocida en Colombia por comercializar productos de papelería, especialmente cuadernos, esferos y marcadores, los cuales se pueden englobar en el campo de los productos escolares.

Por lo tanto, concluyó que los productos identificados por las marcas en conflicto no 14 Índice número 68 del expediente digital en SAMAI. Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 son sustituibles o intercambiables entre sí, así como tampoco son complementarios pues son tan diferentes que adquirir maletas y estuches protectores con características especializadas no genera la necesidad de obtener también productos escolares, ni comparten finalidades.

Adicionalmente, explicó que no es razonable considerar que los productos provienen de un mismo empresario, pues los medios de publicidad, los canales de comercialización y el consumidor final son completamente diferentes, teniendo en cuenta que estos últimos, en el caso de la marca cuestionada “PELICAN” son personas que realizan actividades al aire libre, mientras que los consumidores de “PELIKAN”, de la demandante, son estudiantes, oficinistas, maestros y padres de familia.

Manifestó finalmente que, como los varios registros de su marca “PELICAN” a nivel internacional constituyen familia de marcas, los consumidores ya tienen un conocimiento previo de la marca, generado por el recuerdo del uso y la publicidad de diferentes productos. En consecuencia, los compradores resultan ser tan selectivos que pueden diferenciarlas en el mercado sin ningún riesgo de confusión o asociación. 4.2.

Por otra parte, mediante mensaje recibido en el correo electrónico de la Secretaría de esta Sección el 2 de octubre de 2023, la parte actora presentó escrito que denominó “IMPULSO PROCESAL - INFORMACION RELEVANTE”15 en virtud del cual informó que la SIC expidió las resoluciones números 60226 del 29 de septiembre de 2023 y 6027 del mismo mes y año, mediante las cuales se negó a la sociedad PELICAN PRODUCTS, INC. el registro para la marca “PELICAN” (nominativa y mixta) para identificar productos de la clase 18 internacional, ambas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los expedientes números SD2018/0073862 y SD2021/0056459, 15 Índice 88 del expediente digital en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 respectivamente. Señaló que esas decisiones son importantes para resolver el recurso de súplica en estudio, pues en ellas se ilustró sobre la irregistrabilidad del signo cuestionado “PELICAN” por encontrarse incurso en la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Además, en los actos administrativos puestos en conocimiento se tuvo en cuenta la conexidad competitiva existente entre los productos que pretende distinguir el signo “PELICAN” y aquellos amparados bajo la marca “PELIKAN” de la demandante. En síntesis, alegó que en los actos la administración dejó en claro los siguientes aspectos: i) el cotejo debe realizarse respecto de “PELICAN” como marca previamente registrada para las clases correspondientes, y no respecto del uso en el mercado nacional como factor determinante; ii) el uso previo así como el reconocimiento del prestigio anterior no constituye factor determinante para obtener el registro; iii) la sociedad PELICAN PRODUCTS INC no tiene una familia de marcas sobre la expresión “PELICAN” ni se trata de marcas derivadas de dicha expresión; iv) que los consumidores no están en condiciones de distinguir entre las expresiones “PELICAN” y “PELIKAN” porque la raíz en su traducción al español es la misma; v) que existe conexidad competitiva entre las marcas en conflicto por la relación que se encuentra entre los productos de la misma clase 18, en tanto que se trata de un mismo género de productos; y, vi) la sociedad PELICAN PRODUCTS INC tenía conocimiento de que su marca había sido demandada, por lo tanto las solicitudes marcarias que se negaron constituyen un indicio razonable de la comisión de un acto de competencia desleal.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 V. CONSIDERACIONES 5.1.- Procedencia del recurso de súplica en el presente caso De conformidad con el artículo 24616 del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto.

Por su parte, el numeral 5 del artículo 24317 del mencionado estatuto establece que el auto “que decrete, niegue o modifique una medida cautelar” es apelable. En este orden, la providencia de 6 de marzo de 2023, por la cual se negó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, es, por su naturaleza, apelable, siendo procedente el recurso de súplica interpuesto, toda vez que el presente asunto corresponde a un proceso de propiedad industrial, tramitado en única instancia. Adicionalmente, el recurso de súplica fue presentado dentro de la oportunidad prevista por el artículo 246 del CPACA18, el cual prevé que dicho recurso deberá formularse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto acusado que no ha sido dictado en audiencia. En este punto valga señalar que de conformidad con el artículo 205 ibidem19 las notificaciones electrónicas se entenderán realizadas una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Lo anterior es así pues el auto que negó la suspensión provisional del acto acusado fue notificado por medios electrónicos a las partes el 6 de marzo 16 Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. 17 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. 18 modificado por el artículo 66 de la ley 2080 de 2021. 19 modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 de 2023, y el recurso de súplica contra dicha decisión se presentó por correo electrónico recibido en el buzón de la Secretaría de esta Sección el 10 de ese mismo mes y año. 5.2.- Problema jurídico Mediante auto de 6 de marzo de 2023, objeto del recurso de súplica, se negó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca nominativa “PELICAN”, a favor de la sociedad Pelican Products INC, para identificar productos en las clases 9 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

En dicha providencia se analizó el alegato sobre la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en primer lugar, se concluyó existía similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas “PELICAN” y “PELIKAN”, esta última de titularidad de la demandante e igualmente registrada para distinguir productos en la clase 18.

Con todo, al analizar la posible existencia de la conexidad competitiva entre las marcas cotejadas, presupuesto necesario para la configuración de la causal de irregistrabilidad de la norma, el consejero ponente determinó que, preliminarmente, no se evidenciaba la configuración de ninguno de los criterios sustanciales establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto, esto es: (i) la sustitución (intercambiabilidad);

(ii) la complementariedad; (iii) el origen empresarial, y (iv) la identidad en cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad empleados. Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 El recurrente, en síntesis, manifestó su desacuerdo con los fundamentos del auto de 6 de marzo de 2023 en punto del estudio del factor de conexidad competitiva en tanto afirmó que dicho análisis se adelantó en relación con productos diferentes de los que en realidad distinguen las marcas en conflicto, pues el despacho circunscribió la marca “PELIKAN” en la categoría de productos de papelería de la clase 16, cuando esa marca en realidad se encuentra registrada para los productos de la clase 18 internacional, en la que, entre otros, se encuentran los portafolios, bolsas de playa, mochilas de camping, morrales y productos de marroquinería, como portafolios y valijas.

Adicionalmente, planteó que el examen efectuado en la providencia cuestionada corresponde al que naturalmente se adelanta en las sentencias de propiedad industrial, por lo que se configuró prejuzgamiento. Por su parte, el litisconsorte necesario afirmó, en el traslado del recurso de súplica, que la providencia recurrida estudió en debida forma la conexidad competitiva entre los productos de las marcas en conflicto, de cara a la realidad del mercado.

Por ello, consideró acertada la determinación según la cual “PELICAN” corresponde a productos con características particulares como lo son las maletas o estuches para el transporte de equipos especiales, mientras que “PELIKAN” de la demandante está nacionalmente relacionada con productos en la categoría de papelería escolar y oficina, por lo cual, respecto de las marcas y sus productos no se presenta confusión sobre el origen empresarial ni riesgo de asociación para el consumidor.

En esa medida, para resolver lo pertinente corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si el pronunciamiento sobre la alegada vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, adoptado en la providencia recurrida y en esta etapa preliminar de la Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 actuación procesal, es constitutivo del prejuzgamiento alegado por el recurrente. Dilucidado lo anterior deberá decidirse si, prima facie, se advierte que el acto por el cual se concedió el registro de la marca nominativa “PELICAN”, para identificar productos en las clases 9 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, infringió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que dicha marca es similarmente confundible con la marca mixta “PELIKAN”, previamente registrada también para la clase 18.

Para el efecto, deberá analizarse si, tal como lo planteó la parte demandante, es cierto que los productos que distinguen cada una de las marcas confrontadas son intercambiables y, en definitiva, si entre ellos existe conexidad competitiva. 5.3. Análisis del asunto 5.3.1. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA20 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada por los artículos 229 y siguientes del referido estatuto procesal, la cual se caracteriza por su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, que pretende evitar que actos evidentemente contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, 20 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5).

Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo). Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida, con el fin de proteger los intereses generales dentro de un Estado Social de Derecho.

El artículo 231 del CPACA regula los requisitos que se deben cumplir para decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y los requisitos que deben acreditarse respecto de medidas distintas a aquella, así: “Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 2.

Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 4.

Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. (Se destaca). Como puede advertirse en la disposición transcrita, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solamente se requiere evidenciar la violación de las disposiciones superiores invocadas en la demanda, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Así entonces, el inciso primero del artículo 231 del CPACA no exige requisitos distintos a la verificación de que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas en la demanda para la procedencia de este tipo de medida cautelar.

Respecto a esta medida cautelar, el CPACA expresamente hace referencia a la confrontación de legalidad que debe efectuar el juez, esto es, el análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas, sin que ello constituya un prejuzgamiento. Frente a la manera en la que el juez debe abordar ese análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 201521, indicó: “Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud.

Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final”.

En síntesis, en el caso de la medida cautelar de suspensión provisional lo importante es que se encuentre debidamente demostrado, mediante una aprehensión preliminar, que el acto acusado es contrario al ordenamiento superior. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 17 de marzo de 2015, Radicación 2014- 03799, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 5.3.2. Sobre el prejuzgamiento Pues bien, la Sala encuentra necesario referirse en primera instancia al eventual prejuzgamiento alegado por la parte actora, para lo cual es válido recordar que el artículo 231 del CPACA habilita al juez para que, al estudiar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, mediante un estudio preliminar, lo confronte con las normas invocadas como vulneradas, sin que, como lo prevé el artículo 229 ibidem, ello constituya juzgamiento.

En el caso particular, de conformidad con los argumentos expuestos por la demandante en su solicitud de suspensión provisional, la decisión recurrida confrontó el acto administrativo que concedió el registro de una marca con la norma comunitaria invocada por la actora, cual es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ello por cuanto se trató de un debate sobre confundibilidad marcaria.

En ese orden, resultaba indispensable desarrollar el examen de los presupuestos previstos en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante, a saber, la similitud entre las expresiones que constituyen los signos confrontados, y la conexidad competitiva en relación con los productos que cada signo identifica. Con todo, valga señalar que las características de la fase procesal en la que se dictan las decisiones relacionadas con las medidas cautelares sugieren un escenario disímil de aquel en que corresponde a la etapa de sentencia. En el primer caso, y tratándose de la suspensión provisional, si bien el juez realiza la confrontación del acto demandado respecto de las normas invocadas, enfoca su estudio en la evidente necesidad de adoptar las medidas transitorias y excepcionales, en salvaguarda de los intereses particulares y del Estado, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Por su parte, en el segundo escenario, se dedica a emitir Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 pronunciamiento en relación con los cargos planteado en la demanda que intentan desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado. Conforme con lo anterior, tal como lo ha sostenido esta Corporación, cuando en etapa de medidas cautelares se aborda el estudio de la posible ilegalidad del acto como resultado de la confrontación normativa, aquel examen “parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final”22.

La Corte Constitucional en sentencia SU-691 de 2017, reflexionó alrededor del alcance de la labor que le corresponde al juez en aras del estudio de la solicitud de suspensión provisional a la luz del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, recordando lo que a continuación se transcribe: “La expresión “manifiesta infracción” que estaba contenida en el Decreto 01 de 1948 como condición para decretar la medida de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo fue suprimida.

Este cambio, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, ha sido interpretado por el Consejo de Estado como una variación significativa en la regulación dado que se obliga al juez administrativo a realizar más que un cotejo, un análisis de la relación entre el acto y las normas que se asumen como trasgredidas, así como a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud, sin que esta última posibilidad signifique un prejuzgamiento.

“(…) Esta es una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que ello habilita al juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida, sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas al efecto. Todo esto, lógicamente, sin incurrir en una valoración de fondo más propia de la fase de juzgamiento (…)”.

(destacados de la Sala). Por todo lo dicho, esta Sala considera que el auto 6 de marzo de 2023, que denegó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, no incurrió en prejuzgamiento al realizar el estudio de la confundibilidad entre la marca nominativa “PELICAN”, concedida por el acto demandado, y la marca mixta “PELIKAN”, previamente registrada en favor del demandante. 22 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015, expediente número 2014-037993.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 5.3.3. Sobre la conexidad competitiva 5.3.3.1. Ahora bien, en cuanto al argumento relativo a la incorrecta apreciación del factor de conexión competitiva entre los productos para los cuales se registraron las marcas confrontadas, debe esta Sala traer a colación las indicaciones que sobre este punto propuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que emitió en desarrollo del proceso de la referencia. En dicha oportunidad, el Tribunal señaló lo siguiente23: “5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. El accionante en su demanda manifestó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor: es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de 23 88-IP-2021 obrante en el índice número 49 del expediente digital en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 dichos productos, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Los canales de aprovisionamiento, comercialización; los medios distribución de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g. un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad) complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

(Subrayas de la Sala). En ese entendido, esta Sala observa que, para abordar el estudio relativo a la configuración de la conexidad competitiva entre los productos de las marcas objeto de debate, resulta necesario el examen de los criterios sustanciales desarrollados por la jurisprudencia comunitaria, a saber: i) el grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos, el cual se encuentra dado por la finalidad y las características de dichos productos, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.; ii) la complementariedad entre sí de los productos, que se presenta cuando el uso de un producto supone el uso de otro; y iii) la posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (razonabilidad). 5.3.3.2.

Por su parte, en el auto objeto del recurso se estudió el factor de conexidad competitiva en cuanto a cada uno de los requisitos sustanciales para su configuración. Al respecto se concluyó lo siguiente: Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 “[…] 60.

De conformidad con lo expuesto, para el Despacho no resulta acreditada la señalada similitud entre los productos, pues, aunque efectivamente las marcas en conflicto están registradas en la misma clase 18 Internacional, lo cierto es que la marca PELICAN fue concedida para amparar estuches, maletas protectoras, bastones y paraguas; mientras que la marca PELIKAN lo fue artículos asociados a la papelería escolar. […] 62.

De la revisión de los productos identificados con ambas marcas, se tiene que no son intercambiables o sustituibles, toda vez que, las características de ambos productos son distintas, comoquiera que un estuche para cargar un arma o un equipo completo de fotografía o filmación no cumple las mismas funciones de un morral para cargar útiles escolares o de papelería, sin dejar de lado, que los precios de ambos productos difieren en altas proporciones, tal y como se pudo evidenciar del material probatorio allegado; 63.

Los productos en mención tampoco resultan complementarios, pues no guardan relación los estuches de protección con los útiles de papelería o los morrales escolares; 64. No hay lugar a confusión en el origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas, toda vez que el mercado en el cual se comercializan estos, es totalmente diferente, dado que para la marca PELICAN el mercado y el consumidor es especializado, diferente a la marca PELIKAN que es un consumidor promedio, y 65.

Por último, no puede aceptarse que los productos de una y otra marca se comercialicen por el mismo canal o medios de publicidad, dada la especialidad de cada uno de ellos y teniendo en cuenta la finalidad asociada al uso de los mismos. […] 68. De conformidad con lo expuesto, el Despacho considera que son diferentes los consumidores de los productos de ambas marcas, toda vez que los productos distinguidos con la marca PELIKAN, esto es, los útiles de papelería, están dirigidos a un consumidor medio, como son: oficinistas, padres de familia, docentes, entre otros, que tienen un conocimiento básico y corriente de dichos productos y son de utilización constante; mientras que los productos identificados con la marca PELICAN, corresponden a: estuches especiales para armas, estuches para aparatos de filmación y fotografía, linternas, bastones, entre otros, y están dirigidos a consumidores especializados, tales como, fuerzas militares y de policía, fotógrafos, usuarios que realizan actividades al aire libre, personas que tienen un conocimiento más especializado de las características del producto que buscan adquirir, el cual, valga resaltarlo, debe cumplir con ciertas especificaciones para el cargue de sus accesorios. […] 70.

En este orden de ideas, es dable afirmar que, una vez realizado el análisis previo de la controversia, no es posible concluir que se genere riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, tanto por lo expresado Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 con anterioridad como por el hecho consistente en que el consumidor de estuches especiales no comprará sus productos en una papelería y, en sentido contrario, quien va comprar útiles de papelería no lo hará en una tienda especializada en estuches de protección.” 24 (Negrillas de la Sala). 5.3.3.3.

Pues bien, lo primero que observa la Sala es que el análisis sobre la posible existencia de conexidad competitiva se abordó a partir de los argumentos presentados por la actora en su demanda, así como de las pruebas aportadas por el tercero en su contestación. Sin embargo, en la providencia recurrida no se realizó la confrontación de los productos respecto de la cobertura para la cual se registraron las marcas en debate, de conformidad con los certificados de registro marcario correspondientes.

En este punto la Sala encuentra preciso señalar que, al tratarse del eventual decreto de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional del acto administrativo demandado, corresponde abordar los argumentos y pruebas presentados para ese momento procesal exclusivamente, pues de adoptarse una decisión de tal naturaleza con sustento en lo dicho y acreditado por las partes en la demanda y sus contestaciones, se estaría ante un posible prejuzgamiento en la medida que el análisis crítico del material probatorio allegado en etapa procesal distinta de la señalada debe efectuarse al momento de dictar la sentencia que ponga fin al proceso.

En ese orden, en aras de descender al debate que se propone con el recurso de súplica, el cual se ciñe a considerar si el despacho sustanciador acertó en el análisis de la conexidad competitiva, esta Sala traerá a colación, como primera medida, los productos para los cuales se encuentran registradas las marcas en confrontación. 24 Providencia visible en el índice número 77 del expediente digital disponible en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Para ello, la Sala consultó en el sistema de información para la propiedad industrial SIPI de la SIC, en aras de realizar el estudio correspondiente respecto de los productos que identifican las marcas en la actualidad, así25: 25 Información tomada de la búsqueda en el sistema de información para la propiedad industrial SIPI de la SIC.

Consulta realizada el 29 de febrero de 2024. Valga señalar que la marca “PELIKAN” fue cancelada parcialmente mediante resolución 1459 de 28 de enero de 2019, limitando su registro a los productos relacionados en el cuadro que se presenta en esta providencia. 26 Información de la marca visible a folio 26 del expediente físico de la referencia. 27 Información de la marca visible a folio 42 del expediente físico de la referencia. Marca cuestionada Marca previamente registrada “PELICAN”26 (Nominativa) Certificado de registro núm. 525916 27 (Mixta) Certificado de registro núm. 495754 Los siguientes productos de la clase 9: “Estuches para dispositivos y accesorios, a saber, cámaras, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, asistentes digitales personales, computadores de tableta, computadores personales, computadores de mano, reproductores de mp3 y reproductores de música, pequeñas radios, sistemas de posicionamiento global de portátiles, lectores de libros electrónicos, seguridad digital (sd) tarjetas de memoria, memoria ram (memoria de acceso aleatorio) tarjetas, tarjetas de memoria flash, auriculares, baterías para cámaras y computadores portátiles, cámaras de video, binoculares, cartuchos, discos compactos, accesorios para computadores, cámaras digitales y accesorios para cámaras; estuches blandos y duros para transportar y almacenar instrumentos electrónicos, a saber, instrumentos de navegación eléctricos, sensores sísmicos, profundidad de buceo digital y cronómetro medidores, sistemas e instrumentos de megafonía, controladores de mangueras contra incendios, kits portátiles de compresores de aire, equipos de vigilancia electrónica, equipos de prueba de campo electrónico, microchips y circuitos electrónicos, paneles electrónicos, visores, equipos de comunicaciones de extinción de incendios, radios y aparatos para la transmisión de comunicación y sus partes estructurales para uso por los bomberos, sistemas de iluminación de emergencia, sistemas de teléfono satelital, kits de prueba para armas químicas móviles, sistemas de detectores químicos móvil; aparatos e Los siguientes productos de la clase 18: “Bolsas de playa; mochilas de camping; maletines para documentos; bolsos de mano; bolsas de viaje; mochilas; carteras escolares; mochilas escolares; morrales.” Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 5.3.3.4. Así pues, en esta etapa previa de la actuación, la Sala en primer lugar, no encuentra demostrada la existencia de conexión competitiva entre los productos que distingue la marca nominativa cuestionada “PELICAN” en la clase 9 y aquellos que ampara la marca mixta “PELIKAN” en la clase 18 de la demandante.

Ello, en tanto que se trata de clases internacionales y productos evidentemente distintos toda vez que la primera de ellas refiere estuches blandos y duros con características específicas para el porte, almacenamiento y transporte de diversos dispositivos electrónicos y accesorios que van desde los más tradicionales como computadoras, teléfonos inteligentes, y reproductores de música, hasta algunos con carácter especializado como “instrumentos de navegación eléctricos, sensores sísmicos, profundidad de buceo digital y cronómetro medidores, sistemas e instrumentos de megafonía, controladores de mangueras contra incendios, kits portátiles de compresores de aire, equipos de vigilancia electrónica, equipos de prueba de campo electrónico, microchips y circuitos electrónicos, paneles electrónicos, visores, equipos de comunicaciones de extinción de incendios, radios y aparatos para la transmisión de comunicación y sus partes estructurales para uso por los bomberos, sistemas de iluminación instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, computadores; software; extintores.” Los siguientes productos de la clase 18: “Equipaje; mochilas; estuches de viaje; bolsas de lona; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.” Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 de emergencia, sistemas de teléfono satelital, kits de prueba para armas químicas móviles, sistemas de detectores químicos móvil”. Mientras tanto, los productos respecto de los cuales se otorgó el registro de la marca mixta de la demandante “PELIKAN” en la clase 18, se refieren a elementos, por mucho, distintos de los anteriormente descritos, pues concretamente se trata de “Bolsas de playa; mochilas de camping; maletines para documentos; bolsos de mano; bolsas de viaje; mochilas; carteras escolares; mochilas escolares; morrales”, esto es, utensilios para portar y transportar elementos de cualquier categoría particularmente relacionados con actividades escolares, de playa, viaje y camping.

Siendo así, en este punto de la actuación procesal, la Sala considera que los productos no comparten finalidades ni características, por lo cual resulta posible inferir que el consumidor no sustituirá un producto por otro ante un ligero incremento de precios, ni los encontrará en las mismas plataformas de aprovisionamiento, distribución y comercialización. Ello, en tanto que para adquirir los productos de la marca acusada “PELICAN”, el consumidor debe acudir a establecimientos de comercio dedicados principalmente a la comercialización de estuches con características especiales para el porte y transporte de dispositivos y accesorios electrónicos especializados.

Por su parte, los bienes ofrecidos por la marca mixta previa “PELIKAN” pueden encontrarse con facilidad en cualquier establecimiento de comercio dedicado al abastecimiento de bienes de consumo masivo como supermercados, y también en lugares dedicados al comercio de papelería y útiles escolares. Dicha conclusión también resulta predicable de los medios de publicidad empleados, pues los empresarios pueden utilizar distintos canales y estrategias publicitarias, por ejemplo, franjas televisivas o de radio distintas en cada caso, como resultado de las características de los Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 consumidores de los productos que distinguen cada una de las marcas. En consecuencia, preliminarmente, no se encuentra cumplido el presupuesto sustancial de la intercambiabilidad. Asimismo, no se observa prima facie la complementariedad en tanto que el consumidor, al adquirir un producto de la marca cuestionada “PELICAN”, no advierte la necesidad de consumir otro de “PELIKAN” de la demandante que resulte complementario para su uso, como pasaría si se tratara, por ejemplo, de accesorios como soportes de cintura y/o correas para portar los objetos especializados para los cuales se fabrican los estuches comercializados bajo la marca objeto de debate.

En la misma línea, esta Sala no advierte, en esta etapa de medidas cautelares, que el consumidor necesariamente vaya a considerar que los productos provienen del mismo empresario, en tanto que existe diferencia en cuanto a los consumidores que, en el caso de “PELICAN” marca cuestionada, son especializados (usuarios que con un conocimiento más avanzado en cuanto a las características del producto y la necesidad por la cual lo adquieren), mientras que para “PELIKAN” de la demandante, serán promedio (oficinistas, estudiantes, padres de familia, docentes, entre otros con conocimiento básico sobre el producto).

En relación con los tipos de consumidores, la jurisprudencia andina ha reiterado que al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios28: “(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al 28 43-IP-2021. Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.” Entonces, tal como se advirtió con anterioridad, los consumidores de la marca cuestionada “PELICAN” serán especializados, porque aquellos tienen un propósito especifico que les exige informarse previamente al adquirir el producto que necesitan dependiendo de las características del dispositivo que requieran portar y transportar, por lo cual optará por hacer una elección más minuciosa; mientras que el público al que se dirige la marca “PELIKAN” de la demandante busca productos de consumo masivo, por lo tanto se trata de un consumidor medio.

Lo anterior resulta relevante en aplicación de los razonamientos desarrollados por el Tribunal comunitario, en virtud de los cuales, en primer lugar, es indispensable realizar la comparación de las marcas y sus productos desde la perspectiva y el grado de precepción del consumidor Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO.

KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 que los adquiere e identifica, para entender que existe conexidad competitiva. 5.3.3.5. Ahora bien, en relación con los productos de la clase 18 para los cuales se encuentran registradas las marcas “PELICAN” cuestionada, y “PELIKAN” de la demandante, sea lo primero recordar que el hecho de que aquellas se encuentren registradas para la misma clase del nomenclátor internacional no conduce indefectiblemente a establecer que existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que se analizan.

En todo caso, corresponde “analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor”29. Por lo tanto, al tratarse de marcas registradas para la misma clase internacional, corresponde matizar la regla de la especialidad, de manera que pueda estudiarse la verdadera relación que existe entre los productos en la clase 18 amparados por los respectivos registros marcarios, tal como lo sugirió el Tribunal Andino en la interpretación emitida para el presente caso, veamos: “5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. El accionante en su demanda manifestó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la 29 269-IP-2021.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.” En ese orden, se observa que la marca nominativa cuestionada “PELICAN” identifica los siguientes productos de la clase 18: “Equipaje; mochilas; estuches de viaje; bolsas de lona; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”.

Por su parte, la marca mixta “PELIKAN” de titularidad de la demandante distingue los siguientes bienes, pertenecientes a la misma clase 18: “Bolsas de playa; mochilas de camping; maletines para documentos; bolsos de mano; bolsas de viaje; mochilas; carteras escolares; mochilas escolares; morrales”. Al respecto, la Sala destaca que, si bien podría tratarse de un mismo género de productos, a saber, utensilios para transportar objetos, lo cierto es que cada uno de ellos se encuentran descritos con características disímiles, lo cual, a su vez, sugiere que ostentan funcionalidades diferentes y que se dirigen a destinatarios distintos.

En tal sentido, de un análisis inicial del asunto, se advierte cómo particularmente los estuches, equipajes, mochilas y bolsas que distingue la marca nominativa cuestionada “PELICAN” poseen peculiaridades en cuanto a su funcionalidad y uso. En efecto, se trata de aquellos con cualidades para ser utilizados en actividades de viaje y con características puntuales como el hecho de que se encuentren fabricados en lona, cuero, imitación de cuero, pieles animales y otros derivados de esas materias.

En ese sentido resulta relevante el pronunciamiento efectuado en esta instancia por el empresario titular de la marca nominativa “PELICAN” Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 acusada, en virtud del cual puso de presente que con ella identifica en el mercado, principalmente, los estuches que a continuación se observan30: Por su parte, la marca mixta “PELIKAN” de titularidad de la demandante identifica bolsos destinados a actividades en la playa, camping, y viaje los cuales sugieren materiales livianos y de funcionalidad práctica, así como maletines con atributos necesarios para el transporte de documentos, otros de uso cotidiano como los bolsos de mano y, finalmente mochilas y 30 Página 10 del escrito presentado por el tercero el cual obra en el índice número 85 del expediente digital en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 morrales para estudiantes con el propósito principal de transportar implementos necesarios para realizar actividades escolares, los cuales no requieren, por lo general, un embalaje especial como los que sí se aprecian en el caso de la marca cuestionada.

Adicionalmente, la marca mixta “PELIKAN” también identifica otros artículos como paraguas, sombrillas, bastones y fustas, los cuales, evidentemente no guardan relación con los equipajes, estuches, bolsas y mochilas descritos en la cobertura de productos otorgada respecto de la marca nominativa cuestionada “PELICAN”. Ahora bien, en relación con las imágenes tomadas de sitios web que fueron aportadas en esta instancia por la titular de “PELICAN”, y a través de las cuales se logró apreciar las características especiales de las mochilas y estuches que se comercializan bajo dicha marca, esta Sala recuerda que, según el criterio de la jurisprudencia andina31, el análisis que corresponde al juez debe desarrollarse en línea con el principio de primacía de la realidad, de manera que se tengan en cuenta las situaciones y relaciones económicas acaecidas en la realidad del mercado, y no solamente aquellas que se aprecien de los documentos y actos jurídicos.

Por lo cual, para la Sala resulta relevante y procedente la valoración de las imágenes comentadas, aun cuando la cobertura del registro marcario en estudio se encuentre ausente de detalle en cuanto a las características específicas de las mochilas y estuches, pues se trata de las particularidades reales de los bienes que se comercializan bajo la marca cuestionada “PELICAN” y su verdadera presentación al consumidor en el mercado, las cuales solamente pueden ser apreciadas a través de las capturas de pantalla tomadas del sitio web donde se ofertan dichos bienes, y que fueron aportadas en esta instancia por su titular. 31 Al respecto ver la IP-76-2020.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 En la misma línea, y en sede preliminar del análisis procesal que corresponde, la Sala no advierte que el consumidor pueda considerar que los productos provienen del mismo empresario, en tanto que existe diferencia en cuanto a los sujetos a quienes se dirigen los productos que identifican las marcas cotejadas.

En efecto, como se advirtió con anterioridad, en el caso de la marca mixta “PELIKAN”, registrada a favor de la demandante, se trata de consumidores promedio, oficinistas, estudiantes, padres de familia, docentes, quienes adquieren sus productos con un conocimiento básico sobre aquellos. Por su parte, si bien no todas las personas que transportan dispositivos electrónicos lo hacen en un estuche como los que se comercializan con la marca nominativa “PELICAN” cuestionada, lo cierto es que la observación preliminar del asunto indica a la Sala que los consumidores de esta se caracterizan por ser un público que se ha instruido claramente en las características y cualidades de los productos que desea y necesita adquirir.

Por lo anterior, la Sala concluye que, en este estado de la actuación, resulta acertada la postura del despacho sustanciador al advertir que la existencia de la conexión competitiva no podría tenerse como acreditada a partir del análisis aislado de los criterios respectivos, lo que correspondería por ejemplo a decir que los productos comparten la misma naturaleza o género (en el caso de las mochilas, bolsos, estuches), como lo propone la actora, sino que, adicionalmente, como en el presente asunto, si se advierte con claridad que los consumidores distinguen el origen empresarial en cada caso, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Por otra parte, la actora discute que en la providencia acusada no se analizó en debida forma lo relativo a los canales o medios de publicidad; con todo, en esta etapa de la decisión, valga recordar que el estudio que Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 corresponde a la etapa de decisión de la solicitud de suspensión provisional es netamente preliminar, en la cual el juez actúa en procura de no incurrir en una valoración de fondo más propia de la fase de juzgamiento. 5.3.3.6.

Finalmente, contra las conclusiones del auto recurrido, la solicitante alegó que la concesión de la marca nominativa “PELICAN” le causó un perjuicio, el cual se desprende del propio contenido del artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, que señala que no pueden existir marcas iguales o similares a una previamente registrada para los mismos productos o servicios, y que, por lo tanto, tal perjuicio resulta ser un punto de derecho que, por ser tal, no requiere prueba.

Al respecto, la Sala considera que, contrario a lo alegado por la recurrente, la existencia de esa norma por sí sola no permite tener por probado: (i) el supuesto de hecho incorporado en ella, es decir, la similitud de las marcas y la conexión entre los productos, que es uno de los elementos que se están discutiendo en este asunto, ni (ii) el perjuicio que el acto de concesión marcaria le estaría causando a la actora que justificara la suspensión de sus efectos, aspecto que requiere de pruebas que no se pidieron en la solicitud de suspensión. En suma, el análisis preliminar del caso, basado en los criterios sustanciales establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los argumentos de las partes en sede de medida cautelar, no permite concluir en este momento procesal que el acto acusado haya infringido la norma comunitaria y que, por tanto, haya lugar al decreto de la medida cautelar solicitada por la actora.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00303 00 Demandante: Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 5.4. Conclusión Por todo lo dicho, la Sala encuentra que hay lugar a confirmar el auto 6 de marzo de 2023 que denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, a través de la cual se concedió la marca nominativa “PELICAN” para identificar productos en las clases 9 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Pelican Products INC. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 6 de marzo de 2023, por medio del cual el despacho del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés denegó el decreto de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, pero por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, para que continúe su trámite. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.