CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020080010300 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Ingenio del Cauca S.A. ESP Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14553 de 23 de mayo de 2007, 34827 de 25 de octubre de 2007 y 44064 de 26 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 7 2 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó2 como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14553 de 23 de mayo de 2007, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”, y 34827 de 25 de octubre de 2007, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 44064 de 26 de diciembre de 2007, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FRUTIBOM, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Ingenio del Cauca S.A. E.S.P. 4, en adelante, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14553 de 23 de mayo de 2007, notificada a mi representada el 12 de junio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la Sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. con domicilio en Miranda, Cauca Colombia.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 34827 de 25 de octubre de 2007, notificada por fijación en lista de 30 de octubre de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición subsidiario del de apelación, previamente interpuesto, confirmó la Resolución No. 14553 de 23 de mayo de 2007, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A., titular de la marca base de oposición, y se concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, para 2 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 2015, al resolver la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda presentada por la parte demandante, atendiendo a las pretensiones de la demanda consideró que corresponde a la acción de nulidad relativa y, en ese sentido, interpretó la demanda.

Cfr. 140 a 145 3 “Régimen común de propiedad industrial” 4 Antes Ingenio del Cauca S.A. Cfr. folio 99. 5 Cfr. Folios 47 y 48 3 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A., domiciliada en Miranda, Cauca Colombia.

TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 44064 de 26 de diciembre de 2007, notificada personalmente a mi poderdante el 02 de enero del año 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirma la Resolución No. 14553 de 23 de mayo de 2007, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A., titular de la marca “FRUTI” base de oposición, y concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A., domiciliada en Miranda, Cauca Colombia, AGOTANDO ASÍ LA VÍA GUBERNATIVA.

CUARTA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y en consecuencia NEGAR el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, para la clase 30 Internacional, concedida a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A., domiciliada en Miranda, Cauca, Colombia.

QUINTA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, concedida a favor de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A., con el Certificado de Registro No. 344257. SEXTA.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interé directo en las resultas del proceso, solicitó, el 3 de marzo de 2006, el registro como marca del signo mixto FRUTIBOM para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 28 de abril de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 563, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta FRUTI, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 2007, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, 4 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 concedió el registro de la marca mixta FRUTIBOM para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante, el 20 de junio de 2007, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 2007. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 34827 de 25 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 2007. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 44064 de 26 de diciembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 2007. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134; los literales a) y b) del artículo 135; y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Manifestó que la marca FRUTIBOM, concedida mediante los actos administrativos acusados, es idéntica a la marca previamente registrada FRUTI.

Precisó que, a su juicio, ambas marcas distinguen productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido, se lesiona el derecho a la exclusividad de la parte demandante y se causa confusión, error y engaño a los consumidores. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 6.2.

Señaló que la marca FRUTIBOM es mixta y, al extraer su dimensión característica, se advierte que, por su ubicación y por su pronunciación, el elemento predominante en ambas marcas es la parte denominativa. Agregó que en la marca concedida mediante los actos administrativos acusados el elemento nominativo es idéntico a la marca FRUTI, puesto que lo reproduce totalmente. 6.3.

Explicó que “[…] las decisiones contenidas en los actos administrativos recurridos resultan equivocadas y contrarias a la ley, al insistir en que no existe confundibilidad, debido a que el signo ‘FRUTIBOM’, tiene otros elementos adicionales; sin embargo, […] los elementos adicionales, como lo son el diseño y la terminación BOM no le imprimen suficiente distintividad al signo solicitado, pues el elemento sustancial del signo consiste en la EXPRESIÓN ‘FRUTI’, LA QUE A SU VEZ RESULTA PRACTICAMENTE IDÉNTICA A LA EXPRESIÓN ‘FRUTI’ que compone el signo de mi representada […]” 6. 6.4.

Señaló, en cuanto a la confundibilidad ortográfica y fonética entre las marcas cotejadas que contienen el elemento FRUTI, lo cual les da similitud, sin que las letras BOM le otorguen suficiente distintividad a la marca concedida. Adujo, respecto de la confundibilidad conceptual, que ambas marcas evocan exactamente la misma idea en los consumidores y, aun cuando la parte demandada señala que FRUTI es débil, ello no es excusa para desconocer la preponderancia del factor conceptual en el cotejo. 6.5.

Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas que, tanto la marca FRUTIBOM como la marca FRUTI, fueron registradas para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por lo que es evidente que existe un factor primario de conexión por compartir los mismos canales de comercialización. 6.6.

Adujo que las marcas cotejadas distinguen productos comestibles, respecto de los cuales, a su juicio, la experiencia indica que un consumidor medio actúa y adquiere de forma desprevenida, sin mayor cautela y, en consecuencia, al encontrarse en un mismo mercado los productos identificados con las marcas FRUTI y FRUTIBOM, se puede generar riesgo de confusión al público consumidor. 6 Cfr. Folios 62 6 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 Violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.7.

Indicó que la marca concedida mediante los actos administrativos acusados no cumple con el requisito de distintividad comoquiera que, a su juicio, es similarmente confundible con su marca mixta FRUTI que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Contestaciones de la demanda La parte demandada 7.

La parte demandada contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que, a su juicio, los actos administrativos acusados no violaron los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca concedida es distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto, las marcas comparadas no presentan similitudes. 7.2.

Señaló que la marca acusada, si bien reproduce el elemento denominativo FRUTI que compone la marca fundamento de la oposición, tiene como elemento adicional las letras BOM, por lo que analizados en conjunto se encuentra que tiene la suficiente carga distintiva. 7.3. Afirmó, respecto a la conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, que la marca FRUTIBOM se presentó de manera restringida para distinguir té, infusiones de frutas y mates, a diferencia de la marca FRUTI que identifica hielo, helados, comestibles y paletas. 7.4.

Argumentó que “[…] los signos confrontados no presentan semejanzas entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y no generan perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación 7 Cfr. Folios 220 a 225 7 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede […]”.8 Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso, notificado en debida forma9, no contestó la demanda. Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 201410, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de septiembre de 201411, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 410-IP-2015 el 19 de mayo de 201612, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el artículo 134 porque no es directamente aplicable para resolver el caso particular, ni el artículo 135 literales a) y b), porque no se presentó una demanda de nulidad absoluta. Solo procede interpretar el artículo 136 literal a) […]”. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 8 Cfr. Folio 109 9 Cfr. Folio 103 10Cfr. Folio 131 11 Cfr. Folios 132 a 133 12 Cfr. Folios 148 a 160 8 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 Alegatos de conclusión, reanudación del proceso y otras actuaciones 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 201713, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198414. 14.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos respectivamente en la demanda y su contestación. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202015, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso. 16.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 27 de noviembre de 202016, puso en conocimiento a la parte demandada de la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 4.o del artículo 133 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201217 y, en consecuencia, ordenó notificar personalmente dicha providencia al Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se presentara manifestación alguna. 17.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de junio de 202318, por un lado, declaró saneado el proceso respecto de la causal de nulidad señalada supra y, por otro lado, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 344.257 de la marca mixta FRUTIBOM, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 13 Cfr. Folio 162 14 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 15 Cfr. Folios 179 a 181 16 Cfr. Folios 191 a 195 17 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 18 Cfr. Índice 71 del aplicativo web “SAMAI” 9 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 18.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 7 de julio de 202319, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 410-IP-2015 el 19 de mayo de 2016; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 22. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 22.1. Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 200722, mediante la cual la Jefa 19 Cfr. Índice núm. 74 aplicativo web “SAMAI” 20 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 22 Cfr. Folios 8 a 15 10 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta FRUTIBOM, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.

La Resolución núm. 34827 de 25 de octubre de 200723, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 2007. 22.3. La Resolución núm. 44064 de 26 de diciembre de 200724, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14553 de 23 de mayo de 2007.

El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 344.257 de la marca mixta FRUTIBOM, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 14553 de 23 de mayo de 2007, 34827 de 25 de octubre de 2007 y 44064 de 26 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta FRUTIBOM, para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, y el literal a) del artículo literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 23 Cfr. Folios 16 a 20 24 Cfr. Folios 21 a 25 11 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y la marca mixta FRUTI; que identifica productos de la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 23.1.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 135 ibidem. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros30.

Interpretación Prejudicial 410-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 27. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 28.

Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 29. Visto el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con 30 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática31.

Consejo de Estado 31. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”32. 32.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia33, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro34.

Análisis del caso concreto 33. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 344.257 de la marca mixta FRUTIBOM, que identifica productos de 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP- 2015 de 3 de junio de 2015. 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 34.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. núm. 344.257 de la marca mixta FRUTIBOM, cuyo titular es tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de renovación35. 35.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 36.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca mixta FRUTIBOM, con registro marcario núm. 344.257, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 37.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, y el literal a) del artículo literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 38.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 35 Cfr. Índice núm. 74 aplicativo web ”SAMAI” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020080010300 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.