1 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero interesado: RHINO GROUP S.A.S. Tema: Decisión sobre excepción AUTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con el numeral segundo del artículo 101 del Código General del Proceso (en adelante CGP), se pronuncia el despacho sobre la excepción mixta formulada en el trámite de la referencia. I. Antecedentes 1.1 La sociedad ROADHOUSE DISTRIBUTION INC, a través de apoderada judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, no obstante en el auto admisorio se adecuó a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de la resolución número 88724 de 11 de noviembre de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a la sociedad RHINO GROUP S.A.S. el registro de la marca “VOSSDOT” (nominativa y descriptiva), para identificar los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: “[…] PRINCIPAL PRIMERA. Que se DECLARE la nulidad relativa de la resolución No. 88724 de 11 de noviembre de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el REGISTRO de la marca VOSSDOT (Nominativa y Descriptiva) para identificar los servicios de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (décima edición), de la cual es titular mi poderdante.
SUBSIDIARIA SEGUNDA. Que se DECLARE la nulidad absoluta de la resolución No. 88724 de 11 de noviembre de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el REGISTRO de la marca VOSSDOT (Nominativa y Descriptiva) para identificar los servicios de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (décima edición), de la cual es titular mi poderdante.
CONCURRENTES TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, y a titulo de restablecimiento del derecho, se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio ABSTENERSE de la concesión de nuevos registros marcarios a nivel nacional o internacional respecto a cualquier uso de la marca VOSS o similares a RHINO GROUP SAS o a cualquier otra persona diferente a mi poderdante que os solicite, para los productos reivindicados en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, o de cualquier otra clasificación relacionada con los servicios y productos que vende mi poderdante según los hechos de la presente demanda.
CUARTA. Se extiendan los efectos de lo decido por el H. Consejo de Estado, a las demás decisiones administrativas proferidas por la entidad demandada que tengan como fundamento el registro nacional o internacional de la marca VOSSDOT, cuya vigencia dependa de la marca ilegalmente registrada. QUINTA. Solicito se ORDENE la publicación en la Gaceta de las Propiedad Industrial de la sentencia que se profiera dentro del presente trámite.
SEXTA. Solicito se CONDENE a la parte demandada a pagar las costas y gastos que se causen en virtud del presente proceso […]” 1.2. La referida demanda fue sometida a reparto el 18 de diciembre de 2020 y allegada a este despacho el 15 de enero de 2021. 1.3. Mediante auto de 8 de abril de 2021, este despacho admitió la demanda adecuada a la acción de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por reunir los requisitos legales, y ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, en calidad de demandado, así como a la sociedad RHINO GROUP S.A.S. tercero interesado en las resultas del proceso, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.4.
Mediante escrito enviado el 9 de marzo de 2022, la sociedad RHINO GROUP S.A.S., por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda, defendió la legalidad del acto administrativo de concesión marcaría, y además presentó como argumento de defensa las siguientes excepciones: i) “EXCEPCIÓN PRIMERA. INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. (Artículo 100, numeral 3 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 del CGP)” y, ii) “EXCEPCIÓN SEGUNDA.
INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN” 1.5. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda mediante oficio del 10 de diciembre de 2021, en el cual se pronunció sobre los hechos y pretensiones presentados por la parte actora, los que consideró, no cuentan con sustento para su prosperidad, por lo cual deben resolverse desfavorablemente.
De su escrito se advierte que no formuló excepciones previas ni mixtas. De otra parte, la entidad allegó los antecedentes administrativos del acto demandado los cuales se encuentran el índice 39 del Sistema de Gestión Documental SAMAI. II. Excepción propuesta 2.1. La sociedad RHINO GROUP S.A.S., se pronunció respecto de las pretensiones formuladas por el demandante.
Particularmente, propuso las siguientes excepciones que sustentó de la siguiente manera: • “EXCEPCIÓN PRIMERA. INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. (Artículo 100, numeral 4 del CGP)” “[…] La demanda que se excepciona en este escrito fue presentada por DAVID SANFORD GOULD como persona natural y por la persona jurídica extranjera ROADHOUSE DISTRIBUTION INC., supuestamente representada legalmente por el señor DAVID SANFORD GOULD.
No obstante se observa que la sociedad extranjera mencionada está indebidamente representada, porque con la demanda no se allegó documento que certificara la representación legal de la empresa ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. por parte del señor Sanford. Así, si bien se allegan certificaciones de existencia de la empresa ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. en Canadá, no se evidencia certificación que garantice o indique que el señor DAVID SANFORD GOULD es realmente el representante legal de la empresa, y tiene capacidad para iniciar acciones legales o judiciales en nombre de esta.” (…) En el poder aportado al proceso no se evidencia la constancia de que el Cónsul de Colombia en Vancuver tuvo en su poder las pruebas de la existencia de la sociedad y de la representación legal de ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. ejercida por DAVID SANFORD GOULD.
Por todo lo anterior, no se acreditó en la demanda la representación legal ROADHOUSE DISTRIBUTION INC., por lo que no puede darse trámite a la acción de nulidad alegada.” • “EXCEPCIÓN SEGUNDA. INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN” 4 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En la demanda se plantean pretensiones que están orientadas a controvertir el ejercicio de un derecho o interés privado y económico concreto, la propiedad sobre un bien inmaterial de la que surgen derechos de propiedad industrial, la marca VOSS de titularidad de la sociedad RHINO GROUP S.A.S. a la que represento.
Por tal razón, y conforme lo exige el artículo 42A de la Ley 270 de 1996, el demandante debió agotar el requisito de la conciliación antes de iniciar el medio de control de nulidad relativa que nos ocupa. Las pretensiones primera y segunda de la demanda, al exigir la nulidad del registro de la marca VOSS de mi representado, cuestionan los derechos de disposición y las facultades de explotación económica de la marca VOSS por parte de RHINO GROUP S.A.S. Pero, las pretensiones no se limitan a exigir la nulidad mencionada, así, en la pretensión tercera se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio abstenerse de conceder nuevos registros marcarios a nivel nacional e internacional respecto a cualquier uso de la marca VOSS o similares a RHINO GROUP S.A.S., afectando las facultades de explotación del signo VOSS por mi poderdante, más allá incluso de su registro o del acto administrativo que lo legitima.
De esta forma, se solicita la limitación de los derechos o intereses privados de propiedad industrial que ejerce o puede ejercer RHINO GROUP S.A.S. La Ley 270 de 1996 en su artículo 42A1 (adicionado por la Ley 1285 de 2009), establece los asuntos que deben conciliarse cuando se pretenda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dispone que la conciliación siempre constituirá requisito de procedibilidad de los medios de control de a) de nulidad y restablecimiento del derecho, b) de reparación directa y c) de controversias contractuales, el adelantamiento previo del trámite de la conciliación extrajudicial.
En el artículo 2 del Decreto 1716 de 2009, se condiciona tal exigencia a que el conflicto sea de carácter particular y tenga contenido económico, como ocurre en la demanda que aquí se controvierte y cuyo conflicto no se intentó resolver a través de la conciliación extrajudicial.” III. Traslado La Secretaría de la Sección Primera de esta corporación corrió traslado de las excepciones propuestas, entre el 22 y el 26 de julio de 2021, término durante el cual la parte demandante allegó escrito1 descorriendo el traslado de las excepciones manifestando lo siguiente: “1.
Sobre la excepción de indebida representación del demandante Roadhouse Distribution Inc. Con el presente pronunciamiento allegamos la traducción oficial del Certificado de Constitución de la empresa VOSS DISTRIBUTION INC. proferido el 30 de abril de 2008 por el Oficial Registrador de Empresas de la Provincia de Columbia Británica de Canadá; la traducción oficial del Certificado de Cambio de Razón Social que hace constar el cambio de nombre por ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. el 21 de julio de 2010 por parte del Registrador de Empresas de la Provincia de Columbia Británica de Canadá y el certificado emitido por parte de la Oficina de Registros y Servicios en línea de la provincia de Columbia Británica en el que consta que el señor David Gould es el representante legal de la sociedad demandante.
Se destaca que el número de incorporación de la compañía es BC823786, que es coincidente en los tres documentos allegados. Debe anotarse que en Canadá no existen certificados similares al certificado de existencia y representación legal que tenemos en Colombia, por lo que la prueba que se allega es la única posible en dicho país. Con lo anterior, se entienden subsanados los defectos anotados por el tercero interesado en su primera excepción previa. 1 Ubicado en el índice 38 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 5 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.
Sobre la excepción de ineptitud de la demanda por falta del requisito de procedibilidad de la conciliación. En primer lugar, es necesario referirse al artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 (…) Lo anterior, sumado a la obligatoriedad de acudir a la conciliación prejudicial como requisito para demandar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que consagra el artículo 161del CPACA, han llevado al Consejo de Estado a concluir que no es obligatorio adelantar este trámite cuando las pretensiones de la demanda no persiguen un fin económico, es decir, que este solo debe agotarse cuando de la posible declaratoria de nulidad de un acto administrativo se desprenda el restablecimiento automático de un derecho de contenido económico.
(…) Así las cosas, resulta evidente que, en este caso, no es obligatorio el agotamiento del requisito de procedibilidad, en tanto ninguna de las pretensiones persigue un fin económico, no se solicita una suma de dinero a título de restablecimiento del derecho y “la limitación de los derechos o intereses privados de propiedad industrial que ejerce o puede ejercer RHINO GROUP S.A.S.” (argumento aducido por el tercero interesado para invocar la excepción de inepta demanda), de manera alguna implica el restablecimiento automático de un derecho económico para mis representados.” IV.
Consideraciones 4.1. Sea lo primero advertir que las excepciones son una herramienta con la que cuenta el demandado para ejercer sus derechos de contradicción y defensa durante el trámite procesal. Así, el legislador contempló tres tipos de excepciones, a saber, las previas, las mixtas y las de fondo. Sobre estas últimas, resulta pertinente indicar que corresponde a aquellas que tienen por objeto controvertir las pretensiones en que se funda el libelo introductorio y, por lo tanto, deben ser resueltas al momento de proferir sentencia, pues con ellas se controvierte el derecho sustancial que se reclama por vía jurisdiccional.
Por su parte, las excepciones previas y mixtas tienen como finalidad sanear el proceso en su parte inicial en aras de evitar pronunciamientos inhibitorios, o en caso contrario, terminarlo cuando las falencias tengan tal connotación que sean insuperables. Ahora bien, el carácter mixto2 radica en que éstas pueden proponerse para sanear el proceso, y además para atacar el medio de control al existir inconsistencias en la forma en que fue presentada la demanda, por lo que pueden, eventualmente, ser resueltas en la sentencia definitiva, siempre 2 La denominación de mixtas no es asignada en realidad por el legislador, sino por la doctrina y la jurisprudencia, para referirse a las excepciones originalmente listadas en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA expedido en 2011 y actualmente previstas en el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, todas las cuales comparten las características aquí explicadas. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el juez carezca de los suficientes elementos para resolverlas durante la primera parte del proceso, lo que también es posible, a criterio del juez, que podrá decidir sobre ellas en la audiencia inicial, si para ello hubiere requerido la práctica de pruebas, o mediante auto independiente, antes o en lugar de tal audiencia, según el caso.
De igual forma, el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 establece que, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probadas las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, podrá dictar sentencia anticipada. Vistas así las cosas, y entendiendo que las excepciones previas y las mixtas buscan atacar el ejercicio del medio de control en caso de existir inconsistencias en la forma en la que fue presentada la demanda, se advierte que la finalidad de este tipo de herramientas es sanear los mencionados vicios en aras de evitar una decisión inhibitoria o, en su defecto, impedir la continuación del proceso en caso de que la naturaleza de las falencias encontradas no permita su trámite.
Por otra parte, las irregularidades que tengan que ver con situaciones propias del devenir procesal, y que se presenten una vez admitida la demanda, tendrán que ser ventiladas en la etapa de saneamiento. En ese mismo sentido esta corporación ha manifestado lo siguiente: “Resulta propicio comentar aquí la diferencia que existe entre las dos clases de excepciones que puede formular la parte demandada en ejercicio del derecho de defensa, las previas, y las de mérito, siendo aquéllas, también denominadas dilatorias o de forma, las que buscan atacar el ejercicio de la acción, por presentarse alguna inconsistencia en la manera como fue presentada la demanda, vale decir, por alguna deficiencia externa; y éstas, llamadas también de fondo o perentorias, destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante.
La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab inicio, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia; por su parte, la finalidad de las excepciones de fondo, es controvertir la existencia misma y alcance del derecho reclamado por el demandante, por lo que tienen la virtud de enervar las pretensiones y provocar que el fallo correspondiente se constituya en cosa juzgada, dando término de manera definitiva al debate planteado.
Pues bien, teniendo como premisa tales definiciones, debe el juez, en ejercicio del principio constitucional del iura novit curia, determinar con total claridad, ante omisiones de los postulantes en un proceso sometido a su conocimiento, independientemente del título que hubieren dado a cada una de ellas, si las excepciones planteadas se encaminan a atacar la forma de la demanda o el fondo del asunto, a fin de pronunciarse sobre 7 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cada una de ellas en la correspondiente etapa procesal” 3.
(Destacado del despacho). Bajo tal perspectiva, es claro para el despacho que los medios exceptivos señalados en los artículos 100 del CGP y 180 del CPACA no son taxativos y que, en tal medida, corresponde al operador judicial valorar en cada caso en concreto cuáles de las excepciones invocadas en la contestación de la demanda se encuadran dentro del análisis antes descrito4, tal como quedó definido por la Sección Primera de esta corporación en el proveído de 12 de diciembre de 20195.
En materia contencioso administrativa la oportunidad para plantearlas es en la contestación a la demanda, o a su reforma. Ahora bien, el momento de resolver las excepciones previas que el demandado hubiere presentado fue variado, inicialmente por el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, y posteriormente por el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, pues con anterioridad a tales normas su análisis debía acometerse en la audiencia inicial.
En este punto es importante precisar que el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 definió la regla de transición normativa y aplicación de esta norma procesal, conforme a la cual, como quiera que en el caso objeto de examen la demanda fue presentada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y que la regulación sobre la resolución de excepciones fue modificada por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, con efecto general inmediato, esta última es la aplicable para este caso.
En ese orden de ideas, para resolver los argumentos presentados por la sociedad vinculada en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, en ejercicio del principio iura novit curia6, según el cual “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto del 9 de abril de 2014.
Radicado número 27001-23-33-000-2013-00347-01(0539-14). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 4 Así lo consideró este despacho en los autos de 20 de abril de 2021, expediente 11001-03-24-000-2016- 00516-00, actor: Central de Inversiones S.A. CISA, y 10 de septiembre de 2020, expediente 11001-03-24- 000-2018-00018-00, actor Herman Gustavo Garrido Prada. 5 Emitido dentro del proceso 11001 03 24 000 2017 00130 00, actor Carlos de Jesús Baena Eusse y otros (C. P. Oswaldo Giraldo López). 6 Corte Constitucional, sentencia T-851 del 28 de octubre de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Sobre el particular la Corte Constitucional ha destacado: el “principio iura novit curia, que significa el juez conoce el derecho. Con este principio “el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente”. Corte Constitucional sentencias T-146 de 2010 y T-047 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-533 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 8 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”, este despacho puede advertir que se trata de esta herramienta de defensa dispuesta para la parte pasiva, por lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el que a su vez remite a lo señalado en los artículos 100, 101, y 102 del Código General del Proceso, veamos: “Artículo 38.
Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor: Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas.
En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas. Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.” Como se observa, la disposición normativa en comento ordena resolver las excepciones propuestas según lo previsto en los artículos 100, 101 y 102 del CGP.
Tales preceptos tienen el siguiente alcance literal: “Artículo 100. Excepciones Previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Compromiso o cláusula compromisoria. 3. Inexistencia del demandante o del demandado. 4.
Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, 9 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar. 7.
Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.” “Artículo 101.
Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado. El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios.
Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera: 1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados. 2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.
Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones. Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez. Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.
Si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda. Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 100, el juez ordenará la respectiva citación. 3. Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido el traslado.
Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará. Dentro del traslado de la reforma el demandado podrá proponer nuevas excepciones previas siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieren quedado subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado. 4.
Cuando como consecuencia de prosperar una excepción sea devuelta la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto de la otra”. “Artículo 102. Inoponibilidad posterior de los mismos hechos. Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de 10 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones.” (Destacado del Despacho). 4.2.
De las excepciones propuestas: En el presente asunto el tercero interesado, planteó como argumento de defensa las siguientes excepciones: i) indebida representación, con sustento en que la demandante no allegó el certificado de existencia y representación de la sociedad demandante mediante el cual se acreditara que la persona que otorgó el poder tuviera la capacidad para hacerlo y, ii) Falta de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial al considerar que una de las pretensiones planteados por la actora era de contenido económico.
Ahora bien, las excepciones presentadas, advertimos que, por una parte, la excepción de indebida representación se encuentra establecida en el numeral 4º del artículo 100 del CGP y, por la otra, que la excepción de no agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 100 del CGP o en el 180 del CPACA, listados que, como se vio, son enunciativos y no taxativos7, sin embargo la situación planteada puede constituir tal figura jurídica, como quiera que se presentó con el fin de controvertir la procedibilidad de la demanda presentada por parte de la sociedad actora.
En consecuencia, dado que el juez tiene la facultad de examinar los medios exceptivos y determinar la naturaleza que a cada uno de ellos corresponde8, el despacho advierte que la primera excepción es de naturaleza previa y la segunda excepción formulada es en realidad una de naturaleza mixta9, sobre las cuales pasará a pronunciarse en este momento procesal. 4.3.
Sobre la indebida representación de la demanda Ahora bien, para resolver la excepción propuesta por la sociedad vinculada como tercero con interés correspondiente a que con la demanda 7 En reiteradas ocasiones este despacho ha determinado que la norma que dispone en relación con las excepciones previas y mixtas las presenta de manera enunciativa y no taxativa; al respecto ver la providencia de 31 de octubre de 2018.
Expediente 25000-23-41-000-2013-02822-01 Actor COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. Auto de 29 de noviembre de 2018. Expediente 25000-23-41-000-2013-02303-01. Actor LADRILLERA ZIGURAT S.A.S. Y LADRILLERA PRISMA S.A.S. 8 De conformidad con el principio del iura novit curia, este ejercicio de interpretación se ha aplicado a casos en los que se presentan excepciones que no se encuentran enlistadas en la norma.
Al respecto véase, entre otras la citada providencia de 31 de octubre de 2018. Expediente 25000-23-41-000-2013-02822-01. 9 En relación con la excepción que busca poner de presente que el medio de control ejercido no es el correcto, este despacho en providencias anteriores, adoptó la decisión de darle el tratamiento de excepción mixta. Ver entre otros los autos de 20 de abril de 2021, expediente 11001-03-24-000-2016-00516-00, actor Central de Inversiones S.A. – CISA y 12 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2017-00130-00, actor Carlos de Jesús Baena Eusse. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se aportó el certificado de existencia y representación de la sociedad demandante y por ende no se podía constatar que la persona que otorgó el poder para demandar tuviera la capacidad para tal fin, el despacho recuerda que el artículo 100 del Código General del Proceso, numeral 4º, se establece como excepción previa la indebida representación del demandante o demandado.
En ese orden de ideas, debe el despacho establecer si, el señor David Gould cuenta con la calidad de representante legal de la sociedad demandante. De igual manera, en el artículo 101 del Código General del Proceso, numeral 1º, se establece que del escrito que contenga las excepciones se correrá traslado al demandante para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.
Teniendo en cuenta lo anterior, la parte actora allegó los siguientes documentos10: • La traducción oficial del certificado de constitución de la empresa VOSS DISTRIBUTION INC. proferido el 30 de abril de 2008 por el Oficial Registrador de Empresas de la Provincia de Columbia Británica de Canadá; • La traducción oficial del Certificado de Cambio de Razón Social que hace constar el cambio de nombre por ROADHOUSE DISTRIBUTION INC. el 21 de julio de 2010 por parte del Registrador de Empresas de la Provincia de Columbia Británica de Canadá • Certificado de la Oficina de Registros y Servicios en línea de la provincia de Columbia Británica en el que consta que el señor David Gould es el representante legal de la sociedad demandante.
En este punto es importante tener en cuenta que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2020, es decir en vigencia del Decreto 806 de 2000, que en su artículo 5 señalaba lo siguiente: “ARTÍCULO 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
(…)” Por lo anterior, el despacho considera que de conformidad con todos los documentos obrantes dentro del expediente y los que fueron allegados 10 Visibles en el índice 38 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 12 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la parte actora al momento de descorrer el traslado de las excepciones, se puede establecer con certeza que el señor David Gould, era el representante legal de la sociedad demandante, y que el poder por él otorgado está bien conferido, razón por la cual este despacho declarará no probada la excepción de indebida representación de la demanda. 4.3.
Sobre la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial. Ahora bien, para resolver la segunda excepción propuesta por la sociedad vinculada como tercero, este despacho deberá señalar que la sociedad ROADHOUSE DISTRIBUTION INC, presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para obtener la nulidad de un acto administrativo que concedió una marca al tercero con interés fundamentándose en la presunta infracción de lo siguiente: i) el principio de buena fe y, ii) los literales d), f) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De acuerdo con lo anterior el despacho considera importante estudiar los siguientes artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 138 del CPACA, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de determinar si en el presente caso era indispensable el agotamiento de la conciliación prejudicial.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia11, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.
Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006- 00254- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C. P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C. P. María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2001-00033-01. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] artículo 172.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011 […]”12 (Destacados de Sala).
Con base en lo anterior el despacho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 138 del CPACA, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: • La de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; • La de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y, • La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales i) se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente ii) se 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000- 2004-00155-01. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denieguen una patente y lo pretendido es que se acceda a la patente iii) se cancele por no uso un registro marcario y lo pretendido es que se restablezca el registro correspondiente.
Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una patente o marca o cancelen un registro por no uso.
Teniendo presente lo anterior, y en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en asuntos administrativos, el despacho estima pertinente poner de relieve que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1716 de 2009, en concordancia con el artículo 161 del CPACA, normas vigentes para el momento de la presentación de la demanda, la conciliación administrativa es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando las pretensiones de la demanda persigan el restablecimiento de un derecho de tipo económico o cuando se advierta que de la posible de declaratoria de nulidad de los actos acusados se pueda restablecer automáticamente un derecho de contenido económico.
En ese orden de ideas en el presente caso no se advierte que la sociedad actora persiga el restablecimiento de un derecho de tipo económico. En efecto y de la revisión del expediente, no se encuentra que ella haya solicitado en ninguna de sus pretensiones a título de restablecimiento el reconocimiento de una suma de carácter económico o resarcitorio.
De igual manera es necesario precisar que de la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado tampoco se derivaría el restablecimiento automático de un derecho de la misma naturaleza, en tanto que la posible cancelación del registro marcario acusado no generaría en favor del demandante el derecho de explotación y utilización de la marca “VOSSDOT” (nominativa y descriptiva), para identificar los servicios de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que solamente tendría el derecho preferente para su registro.
Aunado a lo anterior, de la revisión detallada de la demanda y de sus contestaciones el despacho no considera que la cancelación de la marca 15 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “VOSSDOT” pueda tener un beneficio pecuniario en el mercado para la sociedad demandante con la eventual declaratoria de nulidad.
Por lo expuesto, el despacho declarará no probada la excepción de “INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN”, propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso. 4.4. Reconocimiento de personería 4.4.1. Se reconocerá al abogado Daniel Felipe Castro Escobar quien aportó poder para actuar en nombre y representación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a él conferido, visto en el índice 17 de aplicativo SAMAI, el despacho la reconocerá como apoderado de dicha entidad en el proceso de la referencia. 4.4.2.
En atención a que los abogados Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefania Landaeta Chinchilla quienes acreditaron ser los representantes legales para asuntos judiciales de la sociedad RHINO GROUP S.A.S., para lo cual aportaron en el certificado de existencia y representación de la misma, visto en el índice 31 del aplicativo SAMAI, el despacho los reconocerá como apoderados de dicha sociedad.
En mérito de lo expuesto, el despacho RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la excepción previa denominada “INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE ROADHOUSE DISTRIBUTION INC” formulada por la sociedad RHINO GROUP S.A.S. tercero interesado en las resultas del proceso.
SEGUNDO: NEGAR la excepción mixta denominada “INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN” formulada por la sociedad RHINO GROUP S.A.S. tercero interesado en las resultas del proceso.
TERCERO: RECONOCER personería como apoderada para actuar en nombre y representación de la Superintendencia de Industria y comercio 16 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00539 00 Demandante: ROADHOUSE DISTRIBUTION INC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al abogado Daniel Felipe Castro Escobar, de conformidad con el poder a él conferido.
CUARTO: RECONOCER personería a los abogados Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefania Landaeta Chinchilla para actuar como apoderados de la sociedad RHINO GROUP S.A.S., en los términos y para los fines de la representación a ellos conferido. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.