CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Radicación: Nulidad 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 11001-03-24-000-2008-00404-00, 11001-03-24-000-2008-00409-00, 11001-03-24-000-2008-00410-00, 11001-03-24-000-2008-00411-00, y 11001-03-24-000-2008-00413-00 Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A. Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, las demandas acumuladas, instauradas mediante apoderado judicial, por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., en adelante FÁBRICA EL REY S.A., a través de las cuales pretende que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC: RESOLUCIONES Resolución 8572 de 25 de marzo de 20081 Resolución 13933 de 30 de abril de 20082 Resolución 15507 de 22 de mayo de 20083 Mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN a la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución 8635 de 26 de marzo de 20084 Resolución 13940 de 30 de abril de 20085 Resolución 16721 de 28 de mayo de 20086 Mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN a la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., 1 Folios 7 a 20 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 2 Folios 23 a 35 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 3 Folios 36 a 44 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 4 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 5 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 6 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución 8570 de 25 de marzo de 20087 Resolución 13944 de 30 de abril de 20088 Resolución 16723 de 28 de mayo de 20089 Mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN a la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución 2914 de 31 de enero de 200810 Resolución 10234 de 31 de marzo de 200811 Resolución 16727 de 28 de mayo de 200812 Mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SABOR Y SAZÓN SAYSA a la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución 8637 de 26 de marzo de 200813 Resolución 13941 de 30 de abril de 200814 Resolución 16722 de 28 de mayo de 200815 Mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN a la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución 8569 de 25 de marzo de 200816 Resolución 13936 de 30 de abril de 200817 Resolución 16720 de 28 de mayo de 200818 Mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN a la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las demandas 1. La FÁBRICA EL REY S.A., presentó seis demandadas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos mediante los que la SIC, concedió el registro de algunas marcas a la sociedad SAYSA S.A. y que 7 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 8 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 9 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 10 Folios 14 a 27 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 11 Folios 28 a 34 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 12 Folios 35 a 43 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 13 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 14 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 15 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 16 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 17 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 18 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 3 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC fueron radicadas bajo los números: EXPEDIENTE MARCA CONTROVERTIDA - 11001-03-24-000-2008-00404-00 SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) - 11001-03-24-000-2008-00409-00 SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) - 11001-03-24-000-2008-00410-00 SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta) - 11001-03-24-000-2008-00411-00 SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) - 11001-03-24-000-2008-00412-00 SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) - 11001-03-24-000-2008-00413-00 SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN 2.

Mediante auto de 5 de noviembre de 201319, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, dispuso la acumulación de dichos expedientes, razón por la que se relacionarán las pretensiones, hechos y fundamentos de cada una de ellas, en los términos que se señalan a continuación: 1.1.1. Proceso 11001-03-24-000-2008-00404-00 Marca controvertida SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) 3.

El 17 de octubre de 200820, la sociedad FABRICA EL REY S.A. presentó de demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitida como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 8572 de 25/03/2008, 13933 de (sic) 20/04/2008 y 15507 de 22/05/2008, proferidas las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por el sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., y se le concedió el registro de la marca mixta “SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN” a favor de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, y se confirmó esta decisión al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se ordene a la entidad demandada proceder a declarar fundada la oposición presentada por dicha sociedad, como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SABOR Y SAZÓN COMINO 19 Folios 233 a 243 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 20 Folio 45 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00.

La Resolución 8572 de 25 de marzo de 2008 quedó ejecutoriada el 17 de junio de 2008, según Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General Ad-hoc de la SIC. 4 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC SABOR Y SAZÓN” para identificar productos de la clase 30 internacional, y por ende, proceder a cancelar el registro correspondiente, número 356207, vigente hasta 25/03/2018. 3.

Que se ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial o en el medio de divulgación que haga sus veces.» 1.1.1.1. Hechos 4. Manifestó que la sociedad SAYSA S.A. presentó ante la SIC la solicitud21 de registro del signo SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la parte actora, las cuales identifican productos comprendidos en las clases 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Mediante la Resolución 8572 de 25 de marzo de 200822, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro 35620723 de la marca SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los recursos fueron desatados mediante las Resoluciones 13933 de 30 de abril de 200824 – reposición- y 15507 de 22 de mayo de 200825 – apelación, confirmando la Resolución 8572 de 25 de marzo de 2008. 1.1.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Aseguró que la entidad demanda violó el literal a) del artículo 136, los literales e) y f) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 al conceder el registro 356207 de la marca SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) a SAYSA S.A., toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad y distintividad, desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. 21 El extracto de la solicitud fue publicado con el número 1591 en la Gaceta de la Propiedad Intelectual número 578 de 31 de julio de 2007. 22 Folios 7 a 20 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 23 Vigencia: 25 de marzo de 2008 hasta 25 de marzo de 2018.

Folios 21 a 22 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 24 Resolución 13933 de 30 de abril de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. Folios 23 a 35 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 25 Resolución 15507 de 22 de mayo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

Folios 36 a 44 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 5 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 8. Señaló que los elementos gráficos del signo SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN son confundiblemente similares con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la parte actora.

Precisó que dichos registros fueron otorgados por la SIC con una específica disposición y combinación de colores (rojo puro, amarillo puro y negro). Aseguró que estas características son exacta y minuciosamente reproducidos y reivindicados en la etiqueta de la marca posteriormente registrada. 9. Insistió en que los elementos gráficos de las marcas previamente registradas y la posteriormente concedida son tan similares, que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 10.

En igual sentido, afirmó que el signo SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN otorgado a SAYSA S.A. se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que su elemento nominativo está compuesto por expresiones descriptivas y genéricas, por lo que los signos no resultan ser suficientemente distintivos respecto de las marcas previamente registradas. 11.

Concluyó, indicando que resulta evidente que la intención de SAYSA S.A. al pretender registrar como marca un signo confundiblemente similar con el de las marcas de su representada, no es otro que el de perpetrar y facilitar actos de competencia desleal – actos de confusión, de desviación de clientela y aprovechamiento de la reputación ajena-. 1.1.2.

Proceso 11001-03-24-000-2008-00409-00 Marca controvertida SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) 12. El 22 de octubre de 200826, la sociedad FÁBRICA EL REY S.A., presentó de demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitida como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 8635 de 26/03/2008, 13940 de 30/04/2008 y 16721 de 28/05/2008, proferidas las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por el sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., y se le concedió el registro de la marca mixta “SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN” a favor de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, y se 26 Folio 12 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00.

La Resolución 8635 de 26 de marzo de 2008 quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2008, según Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General Ad-hoc de la SIC. 6 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC confirmó esta decisión al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se ordene a la entidad demandada proceder a declarar fundada la oposición presentada por dicha sociedad, como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN” para identificar productos de la clase 30 internacional, y por ende, proceder a cancelar el registro correspondiente, número 356748, vigente hasta 26/03/2018. 3.

Que se ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial o en el medio de divulgación que haga sus veces.» 1.1.2.1. Hechos 13. Manifestó que la sociedad SAYSA S.A. presentó ante la SIC la solicitud27 de registro del signo SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 14.

Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la parte actora, las cuales identifican productos comprendidos en las clases 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 15.

Mediante la Resolución 8635 de 26 de marzo de 200828, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro 35674829 de la marca SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los recursos fueron desatados mediante las Resoluciones 13940 de 30 de abril de 200830 – reposición- y 16721 de 28 de mayo de 200831 – apelación, confirmando la Resolución 8635 de 26 de marzo de 2008. 1.1.2.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación 16. Aseguró que la entidad demanda violó el literal a) del artículo 136, los literales e) 27 El extracto de la solicitud fue publicado con el número 1589 en la Gaceta de la Propiedad Intelectual número 578 de 31 de julio de 2007. 28 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 29 Vigencia: 26 de marzo de 2008 hasta 26 de marzo de 2018.

Folios 14 a 15 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008- 00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 30 Resolución 13940 de 30 de abril de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 31 Resolución 16721 de 28 de mayo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC y f) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 al conceder el registro 356748 de la marca SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) a SAYSA S.A., toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad y distintividad, desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. 17.

Señaló que los elementos gráficos del signo SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN son confundiblemente similares con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la demandante, cuyos registros fueron otorgados por la SIC con una específica disposición y combinación de colores (rojo puro, amarillo puro y negro).

Aseguró que estas características son exacta y minuciosamente reproducidos y reivindicados en la etiqueta de la marca posteriormente registrada. 18. Insistió en que los elementos gráficos de las marcas previamente registradas y la posteriormente concedida son tan similares, que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 19.

En igual sentido, afirmó que el signo SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN otorgado a SAYSA S.A. se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que su elemento nominativo está compuesto por expresiones descriptivas y genéricas, por lo que los signos no resultan ser suficientemente distintivos respecto de las marcas previamente registradas. 20.

Concluyó, indicando que resulta evidente que la intención de SAYSA S.A. al pretender registrar como marca un signo confundiblemente similar con el de las marcas de su representada, no es otro que el de perpetrar y facilitar actos de competencia desleal – actos de confusión, de desviación de clientela y aprovechamiento de la reputación ajena-. 1.1.3.

Proceso 11001-03-24-000-2008-00410-00 Marca controvertida SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta) 21. El 22 de octubre de 200832, la sociedad FÁBRICA EL REY S.A., presentó de demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitida como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 32 Folio 12 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00.

La Resolución 8570 de 25 de marzo de 2008 quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2008, según Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General Ad-hoc de la SIC. 8 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC «1.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 8570 de 25/03/2008, 13944 de 30/04/2008 y 16723 de 28/05/2008, proferidas las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por el sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., y se le concedió el registro de la marca mixta “SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN” a favor de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, y se confirmó esta decisión al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se ordene a la entidad demandada proceder a declarar fundada la oposición presentada por dicha sociedad, como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN” para identificar productos de la clase 30 internacional, y por ende, proceder a cancelar el registro correspondiente, número 356747, vigente hasta 25/03/2018. 3.

Que se ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial o en el medio de divulgación que haga sus veces.» 1.1.3.1. Hechos 22. Manifestó que la sociedad SAYSA S.A. presentó ante la SIC la solicitud33 de registro del signo SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 23.

Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la parte actora, las cuales identifican productos comprendidos en las clases 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 24.

Mediante la Resolución 8570 de 25 de marzo de 200834, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro 35674735 de la marca SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los recursos fueron desatados mediante las Resoluciones 33 El extracto de la solicitud fue publicado con el número 1587 en la Gaceta de la Propiedad Intelectual número 578 de 31 de julio de 2007. 34 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 35 Vigencia: 25 de marzo de 2008 hasta 25 de marzo de 2018.

Folios 14 a 15 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008- 00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 9 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 13944 de 30 de abril de 200836 – reposición- y 16723 de 28 de mayo de 200837 – apelación, confirmando la Resolución 8570 de 25 de marzo de 2008. 1.1.3.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación 25. Aseguró que la entidad demanda violó el literal a) del artículo 136, los literales e) y f) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 al conceder el registro 356747 de la marca SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta) a SAYSA S.A., toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad y distintividad, desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. 26.

Señaló que los elementos gráficos del signo SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN son confundiblemente similares con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la demandante, cuyos registros fueron otorgados por la SIC con una específica disposición y combinación de colores (rojo puro, amarillo puro y negro).

Aseguró que estas características son exacta y minuciosamente reproducidos y reivindicados en la etiqueta de la marca posteriormente registrada. 27. Insistió en que los elementos gráficos de las marcas previamente registradas y la posteriormente concedida son tan similares, que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 28.

En igual sentido, afirmó que el signo SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN otorgado a SAYSA S.A. se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que su elemento nominativo está compuesto por expresiones descriptivas y genéricas, por lo que los signos no resultan ser suficientemente distintivos respecto de las marcas previamente registradas. 29.

Concluyó, indicando que resulta evidente que la intención de SAYSA S.A. al pretender registrar como marca un signo confundiblemente similar con el de las marcas de su representada, no es otro que el de perpetrar y facilitar actos de competencia desleal – actos de confusión, de desviación de clientela y aprovechamiento de la reputación ajena-. 1.1.4.

Proceso 11001-03-24-000-2008-00411-00 Marca controvertida SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) 36 Resolución 13944 de 30 de abril de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 37 Resolución 16723 de 28 de mayo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 10 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 30. El 23 de octubre de 200838, la sociedad FÁBRICA EL REY S.A., presentó de demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitida como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 2914 de 31/01/2008, 10234 de 31/03/2008 y 16727 de 28/05/2008, proferidas las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por el sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., y se le concedió el registro de la marca mixta “SABOR Y SAZÓN SAYSA” a favor de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, y se confirmó esta decisión al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se ordene a la entidad demandada proceder a declarar fundada la oposición presentada por dicha sociedad, como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SABOR Y SAZÓN SAYSA” para identificar productos de la clase 30 internacional, y por ende, proceder a cancelar el registro correspondiente, número 356738, vigente hasta 31/01/2018. 3.

Que se ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial o en el medio de divulgación que haga sus veces.» 1.1.4.1. Hechos 31. Manifestó que la sociedad SAYSA S.A. presentó ante la SIC la solicitud39 de registro del signo SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 32.

Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas SAZONAREY (nominativa) y SAZONAREINA (nominativa), previamente registradas por la parte actora, las cuales identifican productos comprendidos en las clases 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 33.

Mediante la Resolución 2914 de 31 de enero de 200840, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el 38 Folio 12 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. La Resolución 2914 de 31 de enero de 2008 quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2008, según Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General Ad-hoc de la SIC. 39 El extracto de la solicitud fue publicado con el número 430 en la Gaceta de la Propiedad Intelectual número 571 de 29 de diciembre de 2006. 40 Folios 14 a 27 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 11 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC registro 35673841 de la marca SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los recursos fueron desatados mediante las Resoluciones 10234 de 31 de marzo de 200842 – reposición- y 16727 de 28 de mayo de 200843 – apelación, confirmando la Resolución 2914 de 31 de enero de 2008. 1.1.4.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación 34. Manifestó que la entidad demanda violó los artículos 135 literal e) y 136 de la Decisión 486 al conceder el registro 356738 de la marca SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) a SAYSA S.A., toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad y distintividad, desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. 35.

Señaló que los elementos gráficos del signo SABOR Y SAZÓN SAYSA son confundiblemente similares con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la demandante, cuyos registros fueron otorgados por la SIC con una específica disposición y combinación de colores (rojo puro, amarillo puro y negro).

Aseguró que estas características son exacta y minuciosamente reproducidos y reivindicados en la etiqueta de la marca posteriormente registrada. 36. Insistió en que los elementos gráficos de las marcas previamente registradas y la posteriormente concedida son tan similares, que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 37.

En igual sentido, afirmó que el signo SABOR Y SAZÓN SAYSA otorgado a SAYSA S.A. se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que su elemento nominativo está compuesto por expresiones descriptivas y genéricas, por lo que los signos no resultan ser suficientemente distintivos respecto de las marcas previamente registradas. 38.

Reiteró que no pueden registrarse palabras de uso común para los productos que se distinguen en la clase 30 internacional, pues se daría una ventaja injustificada frente a sus competidores, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 41 Vigencia: 26 de marzo de 2008 hasta 26 de marzo de 2018. Folios 132 a 133 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000- 2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 42 Resolución 10234 de 31 de marzo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

Folios 28 a 34 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 43 Resolución 16727 de 28 de mayo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Folios 35 a 43 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 12 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 1.1.5.

Proceso 11001-03-24-000-2008-00412-00 Marca controvertida SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) 39. El 23 de octubre de 200844, la sociedad FÁBRICA EL REY S.A., presentó de demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitida como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 48645, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 8637 de 26/03/2008, 13941 de 30/04/2008 y 16722 de 28/05/2008, proferidas las dos primeras por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca mixta “SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN” a favor de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, y se confirmó esta decisión al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se ordene a la entidad demandada proceder a declarar fundada la oposición presentada por dicha sociedad, como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN” para identificar productos de la clase 30 internacional, y por ende, proceder a cancelar el registro correspondiente, número 356749, vigente hasta el 26/03/2018. 3.

Que se ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial o en el medio de divulgación que haga sus veces.» 1.1.5.1. Hechos 40. Manifestó que la sociedad SAYSA S.A. presentó ante la SIC la solicitud46 de registro del signo SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 41.

Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la parte actora, las cuales identifican productos comprendidos en las 44 Folio 12 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado.

La Resolución 8637 de 26 de marzo de 2008 quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2008, según Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General Ad-hoc de la SIC. 45 La demanda fue admitida como de nulidad conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Folios 97 a 100. 46 El extracto de la solicitud fue publicado con el número 1588 en la Gaceta de la Propiedad Intelectual número 578 de 31 de julio de 2007. 13 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC clases 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 42.

Mediante la Resolución 8637 de 26 de marzo de 200847, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro 35674948 de la marca SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los recursos fueron desatados mediante las Resoluciones 13941 de 30 de abril de 200849 – reposición- y 16722 de 28 de mayo de 200850 – apelación, confirmando la Resolución 8637 de 26 de marzo de 2008. 1.1.5.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación 43. Aseguró que la entidad demanda violó el literal a) del artículo 136, los literales e) y f) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 al conceder el registro 356749 de la marca SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) a SAYSA S.A., toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad y distintividad, desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. 44.

Señaló que los elementos gráficos del signo SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN son confundiblemente similares con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la demandante, cuyos registros fueron otorgados por la SIC con una específica disposición y combinación de colores (rojo puro, amarillo puro y negro).

Aseguró que estas características son exacta y minuciosamente reproducidos y reivindicados en la etiqueta de la marca posteriormente registrada. 45. Insistió en que los elementos gráficos de las marcas previamente registradas y la posteriormente concedida son tan similares, que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 46.

En igual sentido, afirmó que el signo SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN otorgado a SAYSA S.A. se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que su elemento nominativo está compuesto por expresiones descriptivas y genéricas, por lo que los signos no resultan ser suficientemente distintivos respecto de las marcas previamente registradas. 47 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 48 Vigencia: 26 de marzo de 2008 hasta 26 de marzo de 2018.

Folios 14 a 15 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008- 00412-00 acumulado. 49 Resolución 13941 de 30 de abril de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 50 Resolución 16722 de 28 de mayo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 47. Concluyó, indicando que resulta evidente que la intención de SAYSA S.A. al pretender registrar como marca un signo confundiblemente similar con el de las marcas de su representada, no es otro que el de perpetrar y facilitar actos de competencia desleal – actos de confusión, de desviación de clientela y aprovechamiento de la reputación ajena-. 1.1.6.

Proceso 11001-03-24-000-2008-00413-00 Marca controvertida SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN (mixta) 48. El 23 de octubre de 200851, la sociedad FÁBRICA EL REY S.A., presentó de demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitida como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 8569 de 25/03/2008, 13936 de 30/04/2008 y 16720 de 28/05/2008, proferidas las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por el sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., y se le concedió el registro de la marca mixta “SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN” a favor de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., para identificar productos de la clase 30 internacional, y se confirmó esta decisión al ser resueltos los correspondientes recursos de reposición y apelación, respectivamente. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho a favor de la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., se ordene a la entidad demandada proceder a declarar fundada la oposición presentada por dicha sociedad, como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN” para identificar productos de la clase 30 internacional, y por ende, proceder a cancelar el registro correspondiente, número 356746, vigente hasta 25/03/2018. 3.

Que se ordene a la entidad demandada la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial o en el medio de divulgación que haga sus veces.» 1.1.6.1. Hechos 49. Manifestó que la sociedad SAYSA S.A. presentó ante la SIC la solicitud52 de registro del signo SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 50.

Frente a la solicitud referida, el demandante presentó escrito de oposición 51 Folio 12 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. La Resolución 8569 de 25 de marzo de 2008 quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2008, según Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría General Ad-hoc de la SIC. 52 El extracto de la solicitud fue publicado con el número 1590 en la Gaceta de la Propiedad Intelectual número 578 de 31 de julio de 2007. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC basado en sus registros marcarios con fundamento en la similitud existente con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la parte actora, las cuales identifican productos comprendidos en las clases 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 51.

Mediante la Resolución 8569 de 25 de marzo de 200853, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro 35674654 de la marca SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los recursos fueron desatados mediante las Resoluciones 13936 de 30 de abril de 200855 – reposición- y 16720 de 28 de mayo de 200856 – apelación, confirmando la Resolución 8539 de 25 de marzo de 2008. 1.1.6.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación 52. Aseguró que la entidad demanda violó el literal a) del artículo 136, los literales e) y f) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 al conceder el registro 356746 de la marca SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN (mixta) a SAYSA S.A., toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad y distintividad, desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. 53.

Señaló que los elementos gráficos del signo SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN son confundiblemente similares con las marcas EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta), previamente registradas por la demandante, cuyos registros fueron otorgados por la SIC con una específica disposición y combinación de colores (rojo puro, amarillo puro y negro).

Aseguró que estas características son exacta y minuciosamente reproducidos y reivindicados en la etiqueta de la marca posteriormente registrada. 54. Insistió en que los elementos gráficos de las marcas previamente registradas y la posteriormente concedida son tan similares, que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor, por lo que debe cancelarse el registro de la marca objeto de la demanda. 55.

En igual sentido, afirmó que el signo SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN otorgado a SAYSA S.A. se encuentra incurso en la causal de 53 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 54 Vigencia: 25 de marzo de 2008 hasta 25 de marzo de 2018. Folios 14 a 15 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008- 00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 55 Resolución 13936 de 30 de abril de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición» expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 56 Resolución 16720 de 28 de mayo de 2008 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 16 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC irregistrabilidad establecida en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que su elemento nominativo está compuesto por expresiones descriptivas y genéricas, por lo que los signos no resultan ser suficientemente distintivos respecto de las marcas previamente registradas.. 56.

Concluyó, indicando que resulta evidente que la intención de SAYSA S.A. al pretender registrar como marca un signo confundiblemente similar con el de las marcas de su representada, no es otro que el de perpetrar y facilitar actos de competencia desleal – actos de confusión, de desviación de clientela y aprovechamiento de la reputación ajena-.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio 57. La contestación de la demanda por parte de la SIC, en todos los expedientes acumulados, fue presentada de manera extemporánea, conforme a las constancias secretariales57 de cada uno de los expedientes acumulados. 2.2.

Intervención de la sociedad FÁBRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A. 58. La apoderada judicial de la tercera con interés precisó que el aspecto que mayor relevancia tienen dentro de los conjuntos que conforman las marcas en conflicto es la nominativa, que en el caso del demandante es el signo EL REY, y en el del demandado es el signo SABOR Y SAZÓN, signos que no presentan entre ellos ninguna posibilidad de confusión. 59.

Sostuvo que la sociedad FÁBRICA EL REY S.A. no ha registrado ninguna de las marcas base de esta demanda, con reivindicación de colores dentro de sus solicitudes de registro de marca y, por lo tanto, no tiene ningún derecho de exclusividad sobre ningún color delimitado por ninguna forma específica. 60. Afirmó que, si bien los signos SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN, SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN, SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN, SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN, SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN, y, SABOR Y SAZÓN 57 Constancia de 30 de julio de 2009 obrante a folios 184 a 185 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00.

Constancia de 13 de julio de 2009 obrante a folios 191 a 192 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. Constancia de 13 de julio de 2009 obrante a folios 193 a 194 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. Constancia de 13 de julio de 2009 obrante a folios 181 a 182 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00.

Constancia de 13 de julio de 2009 obrante a folios 184 y 185 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. Constancia de 13 de julio de 2009 obrante a folios 196 y 197 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 17 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC SAYSA, evocan de forma remota alguna característica de los productos alimenticios, estos términos unidos conforman un conjunto distintivo y registrable. 61.

Concluyo, que frente a la violación del artículo 137 de la Decisión 486 informó que «la sociedad FABRICA DE PRODUCTOS Y ESPECIAL (sic) EL REY S.A. formuló demanda de competencia desleal contra FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A., y NO se ha probado la configuración de ninguno de los actos de competencia desleal mencionados».

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 62. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – en adelante el Tribunal- rindió Interpretación Prejudicial 476-IP-2015 de fecha 11 de mayo de 201758 respecto de los procesos 2008-00404, 2008-00409, 2008-00410, 2008-00411, 2008-00412 y 2008- 00413, en la que luego de hacer un recuento de las situaciones fácticas y lo actuado por las partes dentro de los expedientes acumulados, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. 63.

Refirió que para el caso concreto la interpretación se haría sobre los artículos 136 literal a), 135 literales e) y f) y 137 de la Decisión 486. 64. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones y los aspectos reseñados en la solicitud, formuló las siguientes conclusiones: «1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica o figurativa e ideológica o conceptual. Reglas del cotejo de signos. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. […] 1.7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.6. En el presente caso, deberá determinarse si las expresiones SABOR y SAZON de los signos cuyo registro se ha solicitado son descriptivas respecto de los productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación 58 Folios 279 a 316 del Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 18 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC prejudicial. […] 4.6.

La Corte consultante debe determinar si las partículas SABOR Y SAZON COLOR SABOR Y SAZON, SABOR Y SAZON OREGANO ABOR Y SAZON o SABOR Y SAZON PIMIENTA SABOR Y SAZON son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. […] 5.6.

Con base en los criterios expuestos, se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial. […] 7.5.

El análisis que haga debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […].»

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 65. Mediante auto de 15 de febrero de 201859, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión. La parte demandante y el tercero interviniente, en esencia, reiteraron sus respectivos argumentos. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. 3.1.

La Superintendencia de Industria y Comercio60 Expresó que las resoluciones acusadas se ajustaban las normas contenidas en la Decisión 486. Manifestó que resulta claro y evidente que las marcas mixtas «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN SAYSA» no encuadran dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 66.

Adujo que efectuado el estudio de confundibilidad de las marcas mixtas en 59 Folio 318 del Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 60 Folios 335 a 337 del Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 19 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC controversia, se tiene que después de un impacto general no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición completamente distinta. 67.

Argumentó que las marcas solicitadas «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN SAYSA» consisten en un diseño especial de letra, de gran tamaño, en donde la segunda expresión es de menor tamaño, la cual se encuentra al interior de un caldero y se reivindican los colores blancos, amarillo, negro y rojo. 68.

Concluyó, indicando que los diferentes conjuntos marcarios tienen la suficiente distintividad para que fueran registrados como marcas, aclarando que sobre las expresiones aisladas no hay derecho de uso exclusivo, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 4.1. Competencia 69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201961, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 4.2.

El problema jurídico 70. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad FÁBRICA EL REY S.A, a efectos de que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: MARCA CONTROVERTIDA RESOLUCIONES SIC DEMANDADAS SABOR Y SAZON COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356207 Resolución 8572 de 25 de marzo de 200862 Resolución 13933 de 30 de abril de 200863 Resolución 15507 de 22 de mayo de 200864 SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356748 Resolución 8635 de 26 de marzo de 200865 Resolución 13940 de 30 de abril de 200866 Resolución 16721 de 28 de mayo de 200867 61 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 62 Folios 7 a 20 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 63 Folios 23 a 35 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 64 Folios 36 a 44 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00404-00 acumulado en 2008-00412-00. 65 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 66 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 67 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00409-00 acumulado en 2008-00412-00. 20 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO (mixta) Registro: 356747 Resolución 8570 de 25 de marzo de 200868 Resolución 13944 de 30 de abril de 200869 Resolución 16723 de 28 de mayo de 200870 SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) Registro: 356738 Resolución 2914 de 31 de enero de 200871 Resolución 10234 de 31 de marzo de 200872 Resolución 16727 de 28 de mayo de 200873 SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356749 Resolución 8637 de 26 de marzo de 200874 Resolución 13941 de 30 de abril de 200875 Resolución 16722 de 28 de mayo de 200876 SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN Registro: 356746 Resolución 8569 de 25 de marzo de 200877 Resolución 13936 de 30 de abril de 200878 Resolución 16720 de 28 de mayo de 200879 71.

Por medio de las resoluciones referidas en la tabla precedente, la SIC concedió los registros de los signos mixtos «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN SAYSA», para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SAYSA S.A. 72.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que las marcas cuestionadas son confundibles y presentaban conexidad competitiva con las marcas80 previamente registradas por la sociedad FÁBRICA EL REY S.A., las cuales identifican también marcas comprendidas en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Violación de los artículos 135 literales e) y f) y 137 de la Decisión 486. 73. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 135 literales e) y f) y 137de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación el mismo se limitó a desarrollar lo relacionado con la presunta confundibilidad entre las marcas objeto de comparación, esto es, vulneración del referido artículo 136 literal a). 68 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 69 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 70 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00410-00 acumulado en 2008-00412-00. 71 Folios 14 a 27 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 72 Folios 28 a 34 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 73 Folios 35 a 43 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00411-00 acumulado en 2008-00412-00. 74 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 75 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 76 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. 77 Folios 16 a 29 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 78 Folios 30 a 42 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 79 Folios 43 a 51 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 80 EL REY (mixta), SALSINA EL REY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta) 21 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 74.

Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados son confundibles y que no cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrados como marcas en la Clase 30ª del nomenclátor internacional. 75. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los referidos artículos en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la presunta confundibilidad de los mismos, causal contemplada en el artículo 136 literal a) ejusdem. 4.4.

Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 76. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de la presunta violación del artículo 136 literal a), esto es, en cuanto a la confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que las marcas mixtas «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN SAYSA», otorgadas a favor del tercero con interés en las resultas del proceso, identificadas con los registros que se relacionan a continuación, caducaron por falta de renovación. 81 Folios 14 a 15 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado.

MARCA CONTROVERTIDA SABOR Y SAZON COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Registro: 356207 Vigencia: 25.mar.2008 a 25.mar.2018 SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Registro: 356748 Vigencia: 26.mar.2008 a 26.mar.2018 SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Registro: 356747 Vigencia: 25.mar.2008 a 25.mar.2018 SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Registro: 356738 Vigencia: 31.ene.2008 a 31.ene.2018 SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Registro: 35674981 Vigencia: 26.mar.2008 a 26.mar.2018 SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 22 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 77.

De la tabla precedente se puede establecer que los diferentes registros fueron otorgados para una vigencia de 10 años, término que culminaba para, uno de ellos, el 31 de enero de 201883, y, para el resto el 25 o 26 de marzo de ese mismo año84,m según el caso. 78. Dada dicha circunstancia, resulta pertinente recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 17485 de la Decisión 486, los registros caducan cuando no se renuevan dentro del término legal, lo que los deja sin efecto jurídico, es decir, que pierden vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. […]».

(Resaltado fuera de texto) 79. Ahora bien, la caducidad del registro marcario, además del efecto necesario de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca, también repercute frente a los procesos judiciales en los que se discutía el registro marcario. Ello se deriva de la necesaria aplicación del inciso 4º del artículo 17286 de la Decisión 486 que 82 Folios 14 a 15 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00413-00 acumulado en 2008-00412-00. 83 SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) Registro 356738 84 Hasta 25 de marzo de 2018: - SABOR Y SAZON COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356207 - SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356747 - SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN Registro: 356746 Hasta 26 de marzo de 2018: - SABOR Y SAZON PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356748 - SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356749 85 «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 86 «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]».

Registro: 35674682 Vigencia: 25.mar.2008 a 25.mar.2018 23 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC dispone: «Artículo 172.- […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]». 80.

En efecto, la caducidad de un registro impide al juez pronunciarse sobre la nulidad de las marcas cuestionadas y constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. En ese sentido, se pronunció la Sala en providencia de 21 de febrero de 201987, criterio que se prohíja en esta oportunidad. 81.

En esa línea, la Sala reitera que de la citada norma comunitaria se deriva que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Respecto del alcance del inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido88 lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso».

(Resaltado de la Sala) 87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 21 de febrero de 2019, Expediente 11001-03-25-000-2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. En esa providencia la Sala determinó: “[…] Esta norma [art. 172 D.486/2000] impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición […]” (negrillas fuera del texto) 88 Ver también - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. 24 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 82.

En atención a lo citado, en cumplimiento del inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, resulta mandatorio para el juez nacional verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Ello encuentra sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que, además, se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 83.

La Sala ha de resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 84.

Adicionalmente, es pertinente precisar que para atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado, no se requiere de una interpretación prejudicial o de algún pronunciamiento adicional por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que el juez nacional proceda a darle aplicación. 85. También resulta importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca.

Así, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201989, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».

(Resaltado y subrayado fuera de texto). 86. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, 89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 25 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya90. 87.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad. 88.

Con fundamento en lo indicado precedentemente, el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante autos de 10 de noviembre de 202091 y 4 de marzo de 202192, ordenó descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada la constancia del estado del registro de las marcas «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN SAYSA». 89.

En los referidos autos se ordenó la incorporación de los citados reportes al expediente y se corrió traslado a las partes para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. Luego de surtido el anterior traslado, el demandante se pronunció sin oponerse y los otros sujetos procesales guardaron silencio. 90.

En ese orden, en el expediente obran los certificados del SIPI de las consultas realizadas el 23 de noviembre de 2020 y el 24 de marzo de 2021, respectivamente, las cuales dan cuenta de que las marcas caducaron por falta de renovación dentro del término legal, así: 90 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.

Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 91 Folios 343 a 344 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. Marcas «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN» y «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN». 92 Folios 354 a 355 Cuaderno 1 Expediente 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulado. MARCAS «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN» «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN» «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN» y «SABOR Y SAZÓN SAYSA» 26 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 27 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 91.

En atención a las constancias precedentes, se tiene entonces que, en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, que tuvo en consideración el período de gracia para determinar la caducidad, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 1º de agosto93, 2694 y 2795 de septiembre de 2018, respectivamente, sin que fueran renovadas dentro del término que establece la norma comunitaria. 92.

Lo anterior significa que en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas mixtas «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN SAYSA», que motivaron la promoción de la presente demanda, por haber caducado los registros por falta de renovación dentro del término establecido por el legislador andino. 93.

Por consiguiente, teniendo en consideración que en el sub examine la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, los registros de las referidas marcas, la Sala no puede evaluar la legalidad de los registros 35620796, 35674897, 35674798, 35673899, 356749100 y 93 SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta) Registro 356738.

Si bien es cierto que los registros son otorgados por el término de 10 años y en este registro constaba que este vencía el 31 de enero de 2018, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se produce seis meses después de su vencimiento. Por tal motivo, el registro de SABOR Y SAZÓN SAYSA caducó el 1º de agosto e 2018 por falta de renovación. 94 Si bien es cierto que los registros son otorgados por el término de 10 años y en los respectivos registros constaba que éstos vencían el 25 de marzo de 2018, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se produce seis meses después de su vencimiento.

Por tal motivo, los siguientes registros caducaron el 26 de septiembre de 2018: - SABOR Y SAZON COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356207 - SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356747 - SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN Registro: 356746 95 Si bien es cierto que los registros son otorgados por el término de 10 años y en los respectivos registros constaba que éstos vencían el 26 de marzo de 2018, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se produce seis meses después de su vencimiento.

Por tal motivo, los siguientes registros caducaron el 27 de septiembre de 2018: - SABOR Y SAZON PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356748 - SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta) Registro: 356749 96 Marca SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN (mixta). 97 Marca SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN (mixta). 98 Marca SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN (mixta). 99 Marca SABOR Y SAZÓN SAYSA (mixta). 100 Marca SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN (mixta). 28 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC 356746101. 94.

En el mismo sentido, se pronunció esta Sala de Decisión en Sentencia de 21 de febrero de 2019102, criterio que fue reiterado en providencia de 26 de junio de 2020103, el cual se prohíja en el presente asunto. En esa oportunidad, se consideró lo siguiente: «[…] (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (Resaltado fuera de texto). 95.

En consecuencia, y como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de las demandas interpuestas por la sociedad FÁBRICA EL REY S.A, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, la Sala pondrá fin al proceso. 5. Conclusión 96. En el caso sub examine, la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

En atención a lo dispuesto en el inciso 4º del citado artículo, al momento de proferirse esta sentencia, se encontró que la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se habían caducado los registros 356207, 356748, 356747, 356738, 356749 y 356746 de las marcas mixtas «SABOR Y SAZÓN COMINO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN PIMIENTA SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAZONADOR COMPLETO SABOR Y SAZÓN», «SABOR Y SAZÓN SAYSA», «SABOR Y SAZÓN COLOR SABOR Y SAZÓN», y, «SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN», respectivamente.

Por tal motivo, la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 101 Marca SABOR Y SAZÓN ORÉGANO SABOR Y SAZÓN (mixta). 102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 29 Radicación: 11001-03-24-000-2008-00412-00 acumulados 2008-00404-00, 2008-00409- 00, 2008-00410-00, 2008-00411-00 Y 2008-00413-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A Demandado: SIC Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P.13)