11001032400020160003900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS.

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO DE LA PARTE ACTORA, POR CUANTO AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO TUVO EN CUENTA DE OFICIO UNA MARCA DIFERENTE A LAS OPOSITORAS Y/O COTEJADAS EN INSTANCIA ANTERIOR PARA DENEGAR EL REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO SOLICITADO, SIN QUE LA PARTE INTERESADA PUDIERA CONTROVERTIR DICHO ARGUMENTO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 27657 de 29 de abril de 2014, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 32090 de 24 de junio de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 13 de noviembre de 2013 solicitó el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES”, para distinguir productos de la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Café Gourmet […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad VASGO Y CÍA LTDA. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era confundible con las marcas mixtas “LA NUBE”, previamente registradas a su favor en las clases 43 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 27657 de 29 de abril de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 32090 de 24 de junio de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición interpuesta; no obstante, también denegó el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarla de oficio similarmente confundible con la marca “SUPER CHOCO NUBES”, previamente registrada en la misma Clase por la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, por indebida aplicación, por cuanto la marca que tuvo en cuenta en el cotejo marcario, esto es, “SUPER CHOCO NUBES”, es arbitraria, toda vez que no tiene relación directa con los productos que ampara.

Sostuvo que el signo “LAS NUBES”, que pretende amparar el producto “café gourmet”, no es una expresión arbitraria, por cuanto contiene una imagen que ilustra un plato que sostiene una tasa que deja ver en su interior el café y el vapor que este emana, lo que evoca en la mente del consumidor que está caliente y un provocativo aroma. Manifestó que no existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las expresiones enfrentadas a pesar de pertenecer a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que el signo “LAS NUBES” pretende amparar “café gourmet”, mientras que la marca registrada “SUPER CHOCO NUBES” distingue el chocolate y/o sus derivados. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 29 de la Constitución Política.

Alegó que al ser traída de oficio la marca “SUPER CHOCO NUBES” y negar el registro de la expresión “LAS NUBES”, con fundamento en una supuesta confundibilidad y la presunta conexión competitiva entre los productos que identifican, se le vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto no contó con la oportunidad legal de controvertir los argumentos que erradamente utilizó la SIC al resolver el recurso de apelación; no obstante que los argumentos iniciales para denegar la concesión iban dirigidos a señalar que resultaba confundible con las marcas mixtas “LA NUBE”, que se presentaron inicialmente como opositoras.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que la expresión “LAS NUBES” está incluida en la marca “SUPER CHOCO NUBES”, lo que genera una reproducción total del aspecto distintivo. Aseguró que el signo solicitado reproduce el elemento predominante en la marca previamente registrada, sin que se le agregue elementos 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que lo hagan diferenciable, y el hecho que su descripción contenga la frase “café gourmet”, ésta es explicativa, lo que significa que no hace parte de su conjunto marcario y generaría un alto riesgo de confusión y/o asociación en el mercado.

II.-2. La sociedad VASGO Y CÍA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 9 de abril de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la señora GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES, en su calidad de actora, así como la parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho 5 Mediante auto admisorio de 8 de abril de 2016, visible a folios 39 a 42 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folios 177 y 178, ibidem. 6 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 27657 de 29 de abril de 2014 y 32090 de 24 de junio de 2015, que declaró infundada la oposición formulada por la sociedad VASGO Y CÍA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, norma comunitaria en que se apoyó la SIC para negar el registro de la marca solicitada; por error grave ante una presunta falta y falsa motivación de los actos acusados, en especial la Resolución núm. 32090 de 2015, por cuanto la entidad demandada le negó la posibilidad de controvertir 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una prueba, con lo cual se le vulneró el debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-1.

La SIC insistió en que se denieguen las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, reiteró que la expresión solicitada reproduce totalmente la marca “SUPER CHOCO NUBES”, sin que en él se agreguen elementos que los diferencien. Aseguró que los productos que identifica el signo solicitado están incluidos en la cobertura de los que ampara la marca citada de oficio, lo que significa que tienen la misma finalidad, son comercializados a través de los mismos canales y están dirigidos a los mismos consumidores finales.

IV.-2. En esta etapa procesal, la señora GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES, así como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 7 Proceso 393-IP-2019. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. […]”. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 27657 de 29 de abril de 2014 y 32090 de 24 de junio de 2015, denegó el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al estimar de oficio, en el acto administrativo que resolvió la apelación, que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada, “SUPER CHOCO NUBES”, que identifica productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, al ser traída de oficio la marca “SUPER CHOCO NUBES” y negar el registro de la expresión “LAS NUBES”, con fundamento en una supuesta confundibilidad y la presunta conexión competitiva entre los productos que identifican, se le vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto no contó con la oportunidad legal de controvertir los argumentos que erradamente utilizó la SIC al resolver el recurso de apelación, pese a que los argumentos iniciales para denegar la concesión iban dirigidos a señalar que resultaba confundible con las marcas mixtas “LA NUBE”, que se presentaron inicialmente como opositoras. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que la expresión “LAS NUBES” está incluida en la marca “SUPER CHOCO NUBES”, lo que genera una reproducción total del aspecto distintivo.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, litera a), y 151 de la Decisión 4868, “[…] por ser pertinente […] y […] para tratar el tema sobre la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no 8 Este último artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 136), literal a), de la Decisión 486, el cual fue interpretado por el Tribunal, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, se le transgredió el derecho al debido proceso, ya que se resolvió el recurso de apelación 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpuesto dentro del trámite administrativo, sin que se le otorgara la oportunidad pertinente para pronunciarse respecto del examen de oficio de confundibilidad realizado frente a la marca “SUPER CHOCO NUBES”, no obstante que los argumentos iniciales para denegar el registro del signo cuestionado iban dirigidos a señalar que resultaba confundible con las marcas mixtas “LA NUBE”, que se presentaron inicialmente como opositoras.

Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 137-IP-2012, “[…] la normativa comunitaria no regula la procedencia, clase o trámite de los recursos contra el acto administrativo que concede o niega un registro marcario, por lo que es un asunto que corresponde ser regulado por la normativa interna, siguiendo el principio de complemento indispensable […]”9.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al cargo de la presunta transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, norma que prevé la garantía al debido proceso administrativo que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional10, se traduce en: 9 Destacado fuera de texto. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2016, Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado.

Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 199211, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar. Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente.

Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución […]”. Asimismo, dicha Corporación en sentencia T-324 de 201512, señaló que en el campo específico de los procedimientos administrativos las garantías que integran el debido proceso son, entre otras, las siguientes: 11 Magistrados Ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón. 12 Magistrada María Victoria Calle Correa. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 22.

En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso13 […]”.

(Resaltado fuera del texto original) Ahora bien, descendiendo el caso concreto, se resalta que mediante Resolución núm. 27657 de 29 de abril de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo “LAS NUBES”, para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar lo siguiente: “[…] 1.4.

Naturaleza de los signos a confrontar […] El signo solicitado a registro consiste en la expresión “LAS NUBES” conformado por la imagen de una taza de café caliente, siendo por lo tanto un signo de naturaleza mixta, que no guarda relación con los productos que identifica. […] Por su parte, las marcas opositoras “LA NUBE” conformado por la imagen de varios círculos pequeños en forma de gota cayendo sobre el elemento nominativo, siendo por lo tanto un signo de naturaleza mixta arbitraria, que no guarda relación con los productos que identifica. 2.

El caso concreto 13 Ver, sentencias C-248 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo), C-085 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos) y C-929 de 2014 (MP. Mauricio González Cuervo). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.

Análisis comparativo de los signos Teniendo en claro cual es el vocablo predominante en cada uno de los signos confrontados, se observa que el solicitado reproduce en su totalidad la estructura gramatical, fonética y visual de los signos previamente registrados, esencialmente porque comparten la misma expresión “NUBE” lo cual genera un riesgo de asociación para el consumidor que equivocadamente podría pensar que los signos comparten el mismo origen empresarial y por tanto atribuir a los productos en cuestión las mismas cualidades y calidades. […] 2.3.

Relación de productos o servicios El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada, esto es, “CAFÉ GOURMET”, se relaciona con los servicios de la marca opositora en clase 43 dado que comparten la misma finalidad, referidas a servicios y productos alimenticios de diversa índole que se ofrecen en restaurantes, bares entre otros, dejando esto como consecuencia que el público consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno. Con relación al signo solicitado y la marca opositora en clase 44, se encuentra que no existe relación entre los servicios y los productos que identifica cada una por tratarse de diferente naturaleza. […] 3.

Conclusión En virtud de lo expuesto, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad VASGO Y CIA LTDA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro como marca mixta del signo LAS NUBES para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Destacado fuera de texto). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a dicha decisión, la actora mediante escrito de 19 de mayo de 2014 interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo: “[…] Por lo cual, no le asiste razón a la entidad al manifestar que la marca mixta “LAS NUBES CAFÉ GOURMET”, es arbitraria por el contrario es muy sugestiva, aquí si el consumidor sabe de entrada que no está ante ningún servicio de los consignados en la Clasificación 43 de Niza […] sino que evidentemente, se encuentra ante la oferta de un producto determinado y que no guarda relación con ningún servicio o producto distinto de su contexto.

En consideración a las condiciones antes mentadas y teniendo de presente que la marca mixta que se pretende registrar, no se caracteriza por ser arbitraria sino por el contrario sugestiva y por tanto, entrega al consumidor la información real y directa de lo que se comercializa […] sin poder así concluirse de parte de éste circunstancias diferentes, se SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL SUPERINTENDENTE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, RECONSIDERE LA DECISIÓN TOMADA EN LA RESOLUCIÓN 27657 DE 2014. […] Pues bien, la marca a registrar que es de naturaleza mixta y sugestiva, aún cuando al aplicarse y se analice confrontada con “LA NUBE” pudiera existir semejanzas en la estructura de las expresiones denominativas y por tanto semejanza fonética, de sílabas tónicas, orden de vocales, etc., también es cierto que dicha circunstancia se desdibuja, cuando se lee que además está la expresión café gourmet.

Circunstancia que al ser de la unidad misma de la marca mixta que se pide se registre, genera el elemento diferenciador contundente. No es sólo ver la NUBE vs LAS NUBES, es ver el contexto, la unidad y por tanto, así es que se impacta de forma fuerte al consumidor, no es lo mismo y parcialmente decir la NUBE vs LAS NUBES a confrontar NUBE vs LAS NUBES CAFÉ GOURMET.

En consideración a las condiciones antes mentadas y teniendo de presente que la marca mixta que se pretende registrar, se SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL SUPERINTENDENTE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, RECONSIDERE LA DECISIÓN TOMADA EN LA RESOLUCIÓN 27657 DE 2014 […]”. (Destacado fuera de texto). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 32090 de 24 de junio de 2015, resolvió: “[…]

2. EL CASO CONCRETO 2.1. Análisis de la conexión competitiva del signo solicitado LAS NUBES y el opositor LA NUBE. […] No obstante, lo anterior, encontramos que el propósito de los servicios amparados no es otro que el de restauración y la de los productos pretendidos es la venta de alimentos. A la vista de lo anterior, se considera que la vinculación entre estos productos y servicios es auxiliar o accesoria, pero en ningún momento complementaria. […] Debido a la conclusión de los párrafos precedentes, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la confundibilidad o no de los signos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. 2.2.

Análisis comparativo entre el signo solicitado LAS NUBES y el encontrado de oficio SUPER CHOCO NUBES. […] En efecto, nótese como la expresión NUBES incluida en la marca solicitada también está presente en la marca encontrada de oficio SUPER CHOCO NUBES, generándose una reproducción total del aspecto distintivo que la misma contiene y, por ende, sobre el elemento que predomina en la marca y el que la individualiza y la dota de distintividad.

En otras palabras, tenemos que la marca solicitada está reproduciendo el elemento predominante de la marca opositora y no agrega elementos que lo diferencien, lo que inevitablemente genera riesgo de confusión o asociación. […] 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los productos cobijados por la solicitud están incluidos dentro de la amplia cobertura de los productos registrados, por lo tanto, son productos que tienen la misma finalidad, son comercializados a través de medios comerciales idénticos o equivalentes van destinadas a los mismos consumidores finales, y por lo tanto, son productos similares. 3.

CONCLUSIÓN Según las consideraciones expuestas, la marca solicitada comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N. 27657 de 29 de abril de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por VASGO Y CIA LTDA.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la marca LAS NUBES para distinguir “café gourmet”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES, parte solicitante y al VASGO CIA LTDA, parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno. […]”. (Destacado fuera de texto). De lo anterior se observa que al resolverse el recurso de apelación interpuesto, la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que era similarmente confundible con las marcas mixtas “LA NUBE”; y que 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre los productos y servicios que distinguía ésta última en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, existía conexidad competitiva, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que los productos y servicios amparados por el signo y las marcas mixtas “LA NUBE” no eran complementarios de manera alguna, por cuanto los servicios de restauración generalmente eran prestados por empresas especializadas en este campo, lo cual difería del producto “café gourmet”, distinguido por el signo solicitado, que era elaborado por personas dedicadas únicamente a la fabricación de alimentos, por lo que, a su juicio, no había lugar a realizar pronunciamiento alguno a demostrar la confundibilidad deprecada, ya que podían coexistir en el mercado, razón por la que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad VASGO Y CIA LTDA. No obstante, lo anterior, estimó que concurría, de igual manera, la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada “SUPER CHOCO NUBES”, de propiedad de la sociedad BORGYNET 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC le negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada “SUPER CHOCO NUBES”, de propiedad de la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, planteamiento éste que la actora no pudo controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que “[…] las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción […]”. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe resaltar que, sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, esto es, en sentencia de 31 de mayo de 201814, en el que se declaró la nulidad de los actos administrativos allí acusados, al encontrar que la decisión que resolvió el recurso de apelación tuvo como sustento una marca que no había sido tenida en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo.

En Dicha oportunidad se dijo: “[…] II.3.2.4.8.- En el procedimiento administrativo que dio lugar que se negara el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario subrayar que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución 16.882 de 25 de agosto de 1999, sustentó su decisión en que la marca solicitada era confundible con la marca «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 187.729, cuyo titular era la sociedad TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA Y CIA LTDA. II.3.2.4.9.- En relación con lo decidido por la autoridad administrativa, la sociedad BESTFOOD presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, manifestando que la marca «MAYO MANIA» (nominativa), para distinguir el producto «mayonesa», comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, era suficientemente distintiva en relación con la marca opositora «MANIA» (nominativa).

II.3.2.4.10.- La Resolución 23.699 de 17 de noviembre, al resolver el recurso de reposición presentado en contra la Resolución 16.882 de 25 de agosto, resolvió confirmar los argumentos expuestos en el acto administrativo impugnado y, concedió el recurso de apelación. Mediante la Resolución 18.631 de 27 de junio de 2003, la autoridad administrativa desató el recurso de apelación, señalando que: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00.

Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1o. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599- 00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] 4.3.

Comparación de los signos […] Si bien es cierto que la marca fundamento de la negación MANÍA, con certificado 187729, que se tramitaba bajo el expediente 93/412293, fue cancelada por la división de signos distintivos mediante resolución 6371 del 2000, al revisar de oficio los registros de la propiedad industrial encontramos que se encuentra registrada otra marca MANÍA con la cual procederemos a realizar el análisis de confundibilidad.

Así las cosas, en el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado MAYO MANÍA (nominativa) con la marca MANIA (nominativo), para distinguir productos de la clase 30 internacional, a nombre de la sociedad Torrecafe Aguila Roja & Cia S.A., certificado número 262611, vigente hasta el 22 de mayo de 2011, información que reposa en el Expediente 00/19715 […] Aplicando los criterios anteriormente establecidos encontramos que existen semejanzas de orden fonético, conceptual y ortográfico entre el signo solicitado MAYO MANÍA y la marca MANÍA. En efecto, como podemos apreciar el signo solicitado a registro reproduce en su integridad la marca registrada, agregándole simplemente la expresión MAYO la cual no logra imprimirle la distintividad requerida para coexistir en el mercado con la marca registrada sin crear un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Finalmente, debemos tener en cuenta que la marca solicitada a registro pretende amparar mayonesa un producto de la clase 30 Internacional al igual que la marca registrada, que entre otros productos, ampara salsas. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […].

II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[…] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad.

III.- CONCLUSIONES III.1.- Se constató, entonces, que la autoridad administrativa, en el procedimiento administrativo de registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), trasgredió el debido proceso administrativo previsto en el artículo 29 de la Carta Política, al invocar como sustento del acto administrativo mediante el cual resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 16.882 de 1999, una marca que no había sido tenido en cuenta con anterioridad dentro del trámite administrativo, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, sin permitir que la sociedad solicitante pudiera esgrimir, ante esta nueva situación, sus argumentos y pruebas para desvirtuar lo decidido.

III.2.- No debe perderse de vista lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial adoptada para este proceso, en el sentido de señalar que «[…] las actuaciones administrativas que tienen que ver con el registro marcario deben estar gobernadas por los principios generales del derecho y, en especial, respetando el postulado del debido proceso y, sobre todo procurando el respeto integral del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino […] III.5.- Conforme a lo expuesto, entonces, debe procederse a declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados […]” (Destacado fuera de texto). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha posición fue reiterada por la Sala en sentencia de 23 de junio de 202315, en un asunto similar, en el que la allí actora no pudo controvertir el nuevo argumento planteado por la SIC al resolver el recurso de apelación, que correspondía a una presunta confundibilidad con una marca traída de oficio al cotejo marcario, por lo que se le ordenó a dicha entidad realizar un nuevo estudio de registrabilidad del signo deprecado.

En efecto: “[…] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que “[…] no era exclusivamente descriptiva […]” y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada “PORCELANATO”, de propiedad de COLCERÁMICA S.A.; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. Ello, teniendo en cuenta que existió una nueva situación planteada por la entidad demandada al momento de resolver el recurso de apelación, esto es, la presunta confundibilidad con la marca previamente registrada “PORCELANATO”, de propiedad de COLCERÁMICA S.A., planteamiento éste que la actora no pudo 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00155-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co controvertir, máxime si se tiene en cuenta que en el acto acusado, que agotó la vía gubernativa, se le advirtió que contra esa decisión no procedía recurso alguno, violándose con ello el debido proceso de la sociedad demandante establecido en el artículo 3º del CPACA que indica que “[…] las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. […] Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda16.

Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo mixto “PORCELANATO CERÁMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”, pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente17.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]” (Destacado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: “[…] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra […]”. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: “[…] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino […]”. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.

La citada norma prevé: “[…]

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. […]”. (Destacado fuera de texto). Por ello, se ordenará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto “PORCELANATO CERAMICA PARA TODA LA VIDA PORCELANITE”, solicitado para amparar 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.

Ahora, la Sala encuentra que debido a que se encontró vulnerado el primer cargo abordado, esto es, la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política, resulta innecesario entrar a analizar los restantes cargos de la demanda18. Lo anterior, impone a la Sala declarar la nulidad de los actos acusados, no obstante, no se accederá al restablecimiento del derecho deprecado tendiente a ordenar en esta instancia el registro como marca del signo mixto “LAS NUBES”, pues de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, corresponde a la oficina nacional competente efectuar el examen de registrabilidad pertinente19.

En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de junio de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00244-00, C.O. Hernando Sánchez Sánchez, en dicha oportunidad se señaló: “[…] Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los demás problemas jurídicos expresados supra […]”. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2022, expediente identificado con el número único de radicación 2008-0006-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se señaló: “[…] Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino […]”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]” (Destacado fuera de texto). Lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 187 del CPACA, en cuanto indica que el Juez, al momento de proferir las sentencias judiciales, en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para restablecer el derecho particular, podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar éstas.

Ciertamente, la citada norma prevé lo siguiente: “[…]

PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica.

El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. […]”. (Destacado fuera de texto). Por ello, se ordenará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO que realice nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto “LAS NUBES”, solicitado para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Finalmente, se le reconocerá personería al doctor DIEGO ORLANDO ROMERO RIVERA como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 66 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 27657 de 29 de abril de 2014 y 32090 de 24 de junio de 2015, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO realizar nuevamente el estudio de registrabilidad del signo mixto “LAS NUBES”, solicitado para amparar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor DIEGO ORLANDO ROMERO RIVERA como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 66 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

CUARTO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00039-00 Actora: GLORIA AZUCENA VELÁSQUEZ CUBIDES Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de septiembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.