11001032400020160063400 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación número: 11001032400020160063400 Demandante: Medplus Group S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Signos descriptivos; causales absolutas de irregistrabilidad; distintividad adquirida.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Medplus Group S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.12032 de 16 de marzo de 2016 y 42562 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Medplus Group S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12032 de 16 de marzo de 2016, “por 1 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 20-36. 3 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 2 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos y 42562 de 27 de junio de 2016, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]PRIMERA. DECLARESE LA NULIDAD de las siguientes resoluciones: i. Resolución No. 12032 del 16-marzo-2016 proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro de la marca CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (Nominativa) para distinguir: "servicios médicos; cuidados de higiene u de belleza para personas", servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada. ii.

Resolución No. 42562 del 27-junio-2016 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio del cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 12032 del 16-marzo-2016, declarando agotada la vía gubernativa. SEGUNDA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENAR a la entidad demandada CONCEDER EL REGISTRO COMO MARCA NOMINATIVA del signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL para servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada.

TERCERA. ORDENAR el registro de la sentencia que aquí se profiera, en la gaceta de propiedad industrial de la entidad demandada. […]” Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Cfr. Folio 199. 3 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Solicitó, el 12 de marzo de 2015, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de marzo de 2015, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 722, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

La Directora de Nuevas Creaciones, mediante la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016, negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 42562 de 27 de junio de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y b) del artículo 134, y los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 333 de la Constitución Política de la República de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Señaló que, a su juicio, la expresión CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL era un elemento integrante de algunos de sus signos distintivos lo que la dotaba de una “significativa representatividad y notoriedad”. Asimismo, indicó que es titular de un nombre comercial de un centro de terapias, el cual también gozaba de un amplio reconocimiento en el sector salud, hechos que demostraban la identificación, diferenciación y distinción en el mercado de los servicios.

En ese sentido, negar el 4 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo solicitado habilita la posibilidad de que otros actores del mercado hicieran un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno. 6.2.

Manifestó que el signo cuyo registro como marca fue solicitado, CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, contaba con distintividad intrínseca pues permitía al consumidor elegir y diferenciar los servicios que deseaba adquirir y, en ese sentido, la interpretación que había hecho la parte demandada, analizando sus elementos de forma aislada, había sido incorrecta pues debió tenerse como una expresión compuesta. 6.3.

Indicó que existían una multiplicidad de marcas que, según el criterio aplicado al caso concreto, debieron haber sido negadas, y que desde esa perspectiva era claro que el signo solicitado como marca cumplía con el requisito de distintividad. 6.4. Concluyó que el signo solicitado para ser registrado como marca contaba con las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, debió ser registrado por parte de la parte demandada.

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Explicó que el signo solicitado como marca era descriptivo de los servicios para la recuperación del paciente, servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido, se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 7.2.

Adujo que, a su juicio, la distintividad adquirida, que pretendía atribuirle la parte demandante al signo solicitado como marca, no se había probado. 5 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 63-66. 6 Cfr. Folios 52-62. 5 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Audiencia Inicial 8.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de febrero de 20207, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial de 17 de febrero de 20208: i) realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; ii) declaró saneado el proceso; iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) prescindió de la audiencia de pruebas; viii) suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial y se hizo una advertencia respecto de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y ix) realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación prejudicial 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 20219, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…]La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literales a) y b), 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; también solicitó que se interpretaran los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Procede la interpretación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en específico de los Artículos 134 Literales a) y b); y, 135 limitando su interpretación a los Literales b) y e), y el párrafo final del mencionado artículo, por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión antes mencionada debido a que no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo cuando afecte los derechos de un tercero. Tampoco procede la interpretación de los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en vista de que a la fecha de presentación de la solicitud del signo materia de discusión (12 de marzo de 2015) se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]” 7 Cfr. Folio 86-87 8 Cfr. Folios 93-99 9 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI. 6 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.

En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del trámite procesal y traslado para alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 25 de febrero de 202210: i) reanudó el trámite procesal; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iv) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión; y v) corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 12.

Dentro del término legal, las partes demandante11 y demandada12 reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación respectivamente. 13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación Prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 2021; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad de un signo; vii) el marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos; viii) el marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo 10 Visible en índice 34 del aplicativo SAMAI. 11 Visible en índice 42 del aplicativo SAMAI. 12 Visible en índice 41 del aplicativo SAMAI. 7 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 201913, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1 La Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 201614, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, para identificar servicios de la Clase 44 de Clasificación Internacional de Niza. 17.2.

La Resolución núm. 42562 de 27 de junio de 201615, mediante la cual el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 16 de marzo de 2016. El problema jurídico 18.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en las interpretaciones prejudiciales, determinar: 18.1 Si las resoluciones núms. 12032 de 16 de marzo de 2016 y 42562 de 27 de junio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CENTRO DE 13 Mediante el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 14 Cfr. Folios 09-11. 15 Cfr. Folios 12-13. 8 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co RECUPERACIÓN INTEGRAL, para identificar "servicios médicos, tratamientos de higiene y de belleza para personas", servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales a) y b) del artículo 134 y los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83; y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 333 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 18.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad para ser registrado como marca y, en ese sentido, si es apto para distinguir servicios en el mercado y si es susceptible de representación gráfica y, en segundo lugar, si el signo solicitado es notorio en el sector de prestación de servicios médicos y de recuperación 19.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 2021, en la que interpretó los literales a) y b) del artículo 134; los literales b) y e) y el párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 136 ibidem, el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83; y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena 20.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena16, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 16 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200017 de la Comisión de la Comunidad Andina18.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 17 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 18 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 19 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 20 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, prevé en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición prevé que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se prevé que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 189-IP-2020 de 25 de agosto de 202121 21 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI. 11 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literales a) y b), 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; también solicitó que se interpretaran los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6.

Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. […] 1.10.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 12 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.11.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. […] 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. […] 2.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.4 13 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. [ ] 3. La distintividad adquirida o “secondary meaning” […] 3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. […] 3.9.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 14 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.10.

En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas […] 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 4.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.6.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. […]” Marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad intrínseca como requisito de registrabilidad de un signo 30.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”. 15 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

Vistos los literales a) y b) del artículo 135 ibidem, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 32.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia22, se ha referido al concepto de distintividad intrínseca como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione23. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación24.

Marco normativo sobre la distintividad adquirida 33. Visto el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, prevé que, no obstante, lo previsto sobre las causales de irregistrabilidad descritas en los literales b), e), f), g) y h), de dicha normativa, un signo podrá ser registrado como marca si el solicitante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 34.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación prejudicial25 consideró: “[…] En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente […]”. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 725-IP-2018 de 3 de junio de 2019 16 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos 35.

Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, sobre las causales de irregistrabilidad, que prevé que los signos descriptivos son aquellos que consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios.

Análisis del caso concreto 36. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 37. El signo solicitado como marca es como se muestra a continuación: Signo solicitado como marca Centro de Recuperación Integral26 Clase 44 de la Clasificación internacional de Niza: “Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas” 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los marcos normativos expuestos. Respecto del cargo de violación del artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de 29 de octubre de 199327 26 Cfr. Folio 14 27 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 17 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39.

Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se indicó la violación del artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993; ii) de los hechos y el desarrollo del concepto de violación indicados en la demanda, la vulneración indicada recae sobre los literales a) y b) del artículo 134 y los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se abstuvo de interpretar el artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, por considerar que “[…] a la fecha de presentación de la solicitud del signo materia de discusión (12 de marzo de 2015) se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[…]”. 40.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 81, los literales a), d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, comoquiera, que la norma aplicable para el momento en que se presentó la solicitud de registro como marca del signo cuyo registro se pretende era la Decisión 486 de 2000.

Del cargo relacionado con la violación del literales a) y b) del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 41. Esta Sala advierte, de lo expuesto en la demanda y en la contestación, que la vulneración indicada respecto de los literales a) y b) del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se refiere a una afectación de la distintividad intrínseca del signo por la eventual vulneración de lo previsto en el literal e) ibidem.

En ese entendido, la Sala se centrará en determinar si el signo solicitado como marca es descriptivo de los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas”. 42. Al respecto, esta Sala, en sentencia de 11 de mayo de 202328, consideró que: “[…] 48.

De lo expresado en el extracto referido supra, así como, de lo expuesto en la demanda y en las contestaciones, se considera que las vulneraciones alegadas 28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 11 de mayo 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Número único de radicación: 11001032400020060023900 18 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, se refieren fundamentalmente a una afectación de la distintividad intrínseca del signo por la eventual vulneración de lo establecido en los literal e), f) y g) ibidem, en ese entendido el análisis de esta Sala de Sección se centrará en determinar si la marca POWER TAXI es descriptiva, genérica o de uso común. […]” Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 43.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra, en relación con la irregistrabilidad de los términos descriptivos, se tiene que, no podrá registrarse como marca un signo distintivo que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el servicio para el cual ha de usarse dicho signo. 44.

El método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente por el consumidor, coincide con el signo solicitado a registro se considera descriptivo. Así lo ha considerado la jurisprudencia previa de esta Sección29 45.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, en la Interpretación Judicial aportada dentro de este proceso, consideró que: “[…] 4.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. […] 4.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas, Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090042200, en la cual se aplica lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 405-IP-20015 proferida el 13 de junio de 2016);

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090043300, en la cual se aplica lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP-2013; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radiación: 11001032400020090035600, en la cual se aplica lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015;

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020070028600. 19 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […]”30. 46. Dicho lo anterior, esta Sala advierte que el signo nominativo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL fue solicitado para amparar “Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas”, esto es, servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales, para su prestación requieren una amplia gama de profesionales, productos e instalaciones que son determinantes a la hora de prestar el servicio. 47.

Ahora bien, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la palabra CENTRO se usa en la acepción de “[…] Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada […]”31; la expresión RECUPERACIÓN significa la “[…] acción y efecto de recuperar o recuperarse […]”32; e INTEGRAL significa “[…] Que comprende todos los elementos o aspectos de algo […]”33. 48.

En este sentido, la Sala considera que las expresiones que conforman el signo solicitado a registro como marca corresponden a elementos descriptivos de los servicios que se pretenden identificar. Ello comoquiera que: i) la expresión CENTRO hace referencia al lugar en que se prestan los servicios y describe el carácter especializado de la actividad que se desarrolla en ese lugar, indicando las actividades, a que se hará referencia, se desarrollan de forma especializada; ii) la expresión RECUPERACIÓN describe la finalidad del servicio que se presta en dichas instalaciones, a saber, una actividad transversal a la medicina, en tanto, con posterioridad a cualquier tratamiento se busca que el paciente vuelva en si o retome un estado de normalidad que se hubiera perdido; y iii) está indicando la forma en que se realiza dicha actividad, en la medida que, deja en evidencia que dicha actividad se desarrolla atendiendo la totalidad de los elementos necesarios del proceso de recuperación. 49.

Más aún, en la medida que, en medicina, la "recuperación integral" se refiere a un enfoque holístico que aborda la atención de la salud de una persona de manera 30 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI 31 https://dle.rae.es/centro revisada el 17 de agosto de 2023. 32 https://dle.rae.es/recuperación revisada el 17 de agosto de 2023. 33 https://dle.rae.es/integral revisada el 17 de agosto de 2023. 20 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co completa, considerando no solo los aspectos físicos, sino también los emocionales, sociales y psicológicos.

Este enfoque busca promover el bienestar general y la calidad de vida del paciente. 50. En el contexto de la medicina, la recuperación integral puede incluir una variedad de servicios y tratamientos, como atención médica, terapias físicas y ocupacionales, asesoramiento psicológico, apoyo emocional, cambios en el estilo de vida y más, dependiendo de las necesidades específicas de cada individuo. 51.

Así las cosas, esta Sala considera que no solo los elementos individualmente separados son de carácter descriptivo, sino que, de forma conjunta, permiten que el consumidor, sin ningún esfuerzo, sin utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo, relacione el signo solicitado como marca que identifica la prestación de los servicios que se pretendía cobijar con dicho signo. Al respecto es preciso señalar que la Sala, en sentencia de 6 de septiembre de 201834, consideró que una expresión compuesta en su conjunto era descriptiva de los servicios que pretendía identificar señalando que: “[…]De acuerdo con lo anterior y al analizar en su conjunto la expresión “CENTRO DE SOLUCIONES”, la Sala considera que es una marca descriptiva, pues describe o informa de manera directa acerca de una propiedad o finalidad esencial y primordial de los servicios que distingue la marca y en tanto que, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que dicho servicio es un “CENTRO DE SOLUCIONES”.

Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los servicios enunciados con la marca “CENTRO DE SOLUCIONES”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue.

Por lo tanto, no se trata de una marca evocativa. Aunado a lo anterior, se estima que la referida expresión es común o genérica de todos los servicios que comprenden la Clase 36 Internacional, dado que dicha finalidad o característica se podría atribuir a cualquiera de los servicios antes enunciados. […]” 52. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que el signo solicitado como marca, CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, resulta ser descriptivo de los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar, “Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas”. 34 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de septiembre de 2018; C.P. María Elizabeth García González; Número Único De Radicación 11001-03-24-000-2015-00278-00 21 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la vulneración del último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 53.

La Sala advierte, que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que la expresión CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL era registrable en tanto contaba con distintividad adquirida, por ser relacionable con MEDPLUS como origen empresarial, sobre este punto precisó que: “[…]Es así, como el signo "CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL" por el uso constante, real y efectivo por parte de mi representada ha adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que comercializa, es decir, en los servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza -"servicios médicos cuidado de higiene y de belleza para personas"-.

En pertinente precisar que el signo solicitado para registro CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL cuenta con capacidad intrínseca para distinguir y diferenciar los servicios que ofrece, respecto de otros. El carácter distintivo de la marca CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL permite al consumidor elegir y diferenciar los servicios que desea adquirir, respecto de otros que se ofrezcan o puedan ofrecer en el mercado.[…]”35 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, respecto de la distintividad adquirida, consideró que: “[…] 3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 3.6.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. […] 3.9.

El uso constante es el uso ininterrumpido, pero, además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. 35 Cfr. Folios 28-29. 22 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente […]”36. 55.

La Sala37, respecto de la distintividad adquirida, ha considerado que: “[…] colige la Sala que para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, deberá probar, quien la alegue, que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en el comercio, esto es, ininterrumpido, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo […]”. 56.

De igual forma, la Sala38, consideró que: “[…] No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 3.2.

El Tribunal se ha reiterado permanentemente en que la figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. […] 3.4.En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición 36 Visible en índice 33 del aplicativo SAMAI 37 Consejo de estado, Sección Primera, sentencia de 2 de junio 2017, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00549-00, MP.

María Elizabeth García González. 38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, núm. único de radicación 11001032400020090015300, MP. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el término genérico de un “secondary meaning" (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca […]” 57.

Al respecto, en el caso sub examine, la Sala considera que la parte demandante no aportó pruebas que demostraran que la marca posee distintividad adquirida, razón por la cual, se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, y, en tal sentido, no existió vulneración de lo previsto en los literales a) y b) del artículo 134 y b) del artículo 135 ibidem. 58.

Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante adujo que, en otros casos de similares características, se registraron como marcas denominativas CENTRO DERMOCOSMETICO, CENTRO DEL COLOR, CENTRO DE VACUNACIÓN INTEGRAL, CENTRO DE VALOR COMPARTIDO, CENTRO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, CENTRO DE DECORACION, CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CENTRO DE AYUDA AL VIAJERO, CENTRO DE PASTORAL Y APOYO ESPIRITUAL. 59.

Al respecto la Sala advierte, que la oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis realizado previamente por la misma oficina no la vincula para decidir en el mismo sentido y, en consecuencia, la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual. Así lo ha considerado esta Sección39 acogiendo las consideraciones del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, que en interpretación de fecha de 27 de mayo de 201540, indicó que: “[…] El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. […]”. 60. Ahora bien, respecto de la notoriedad del signo solicitado para identificar la prestación de servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretó normas relevantes relacionadas con este cargo y, en ese sentido, la Sala considera que no resulta procedente analizar el mismo. 39 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 16 de agosto de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00146-00. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 132-IP-2015 de 27 de mayo de 2015. 24 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 61.

Por último, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 333 de la Constitución política, debido a que el signo solicitado como marca no era lo suficientemente distintivo intrínsecamente para ser registrado, así las cosas, la negación del registro por la parte demandada se encuentra conforme a lo previsto en las normas que regulan sobre la materia.

Conclusión 62. La Sala, en el presente asunto, considera que el signo nominativo solicitado a registro como marca CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL, para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito de distintividad intrínseca y, en este sentido, se considera que los actos administrativos acusados no vulneraron los literales a) y b) del artículo 134; y los literales e) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 63.

Asimismo, la Sala considera que no se demostró que el signo solicitado como marca, tuviera distintividad adquirida para la identificación de servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 64. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 12032 de 16 de marzo de 2016 y 42562 de 27 de junio de 2016.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 25 Número único de radicación: 11001032400020160063400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.