11001032400020140067600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: OMNICON S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “OMNICON” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “CONICOM ” SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS DESDE LOS PUNTOS DE VISTA ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, ASÍ COMO UNA RELACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LA CLASE 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad OMNICON S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 52266 de 30 de agosto de 2013, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio, en 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adelante SIC; y 34743 de 29 de mayo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “OMNICON”, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas1. 3ª.

Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 16 de mayo de 2013 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto, “OMNICON”, para identificar servicios en la 1 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 422 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 68524 de 2016 la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “OMNICON”, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar de oficio que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada, “SISTEMAS CONICOM”, de propiedad de la sociedad SISTEMAS CONICOM S.A.S., que distingue servicios en la misma Clase. 4º- Sostuvo que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 34743 de 29 de mayo de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] diseño, desarrollo, implementación y soporte de software, actualización de software; consultoría en hardware; consultoría en software; diseño de software; diseño de sistemas informáticos; instalación de software; mantenimiento de software, ingeniería, trabajos de ingenieros; programación de computadoras; conversión de datos no documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; diseño industrial; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultoría en ahorro de energía. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, toda vez que el signo solicitado “OMNICON” no es confundible ni similar con la marca previamente registrada “SISTEMAS CONICOM” y, por lo tanto, tiene la distintividad necesaria para ser registrado como marca.

Manifestó que si bien es cierto que en el signo cuestionado “OMNICON” existe un elemento nominativo, también lo es que el predominante es el gráfico que lo acompaña, motivo por el cual no puede confundirse con la marca previamente registrada, “SISTEMAS CONICOM”, que está compuesta por dos palabras y un gráfico, lo que descarta cualquier riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.

Indicó que en caso de considerarse que el elemento preponderante sea el nominativo, tampoco existen semejanzas relevantes que puedan inducir a error al consumidor, dadas las diferencias que presentan los signos enfrentados desde los planos ortográfico, fonético y conceptual. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que de una comparación sucesiva entre las expresiones en conflicto es posible observar sus diferencias, habida cuenta que cuentan con diferente raíz, extensión y composición silábica.

Mencionó que la partícula “NICO” es de uso común para los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es una expresión débil y cualquier competidor puede incluirla dentro de sus marcas. Agregó que la marca previamente registrada, a pesar de contener la partícula “NICO”, en su inicio tiene la sílaba “CO” y termina en la letra “M”, mientras que el signo solicitado empieza por la sílaba “OM” y finaliza con la consonante “N”, razón por la cual cuentan con raíces y terminaciones distintas que permiten su coexistencia en el mercado sin que se genere confusión en el público consumidor.

Señaló que si bien es cierto que el signo y marca objeto de conflicto distinguen servicios en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no lo es menos que entre ellos no se presenta conexidad competitiva, pues están dirigidos a sectores completamente diferentes y especializados. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó que la SIC incurrió en un error de procedimiento al no tener en cuenta, dentro de la solicitud de trámite de registro, que el signo mixto “OMNICON” sí tenía la suficiente fuerza distintiva para distinguir los servicios de la citada Clase 42.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que entre las expresiones “OMNICON” y “SISTEMAS CONICOM” enfrentadas, existen identidades ortográficas, fonéticas y visuales que pueden llevar a confusión al público consumidor, máxime cuando ambas cobijan servicios pertenecientes a la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que la palabra “SISTEMAS”, que hace parte de la marca previamente registrada, debe ser excluida del cotejo marcario ya que es de uso común para la Clase de servicios que distingue, conforme 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consta en su base de datos en la que figuran más de 10 marcas que contienen esa expresión. Que, por lo anterior, la comparación debe efectuarse respecto de los vocablos “OMNICON” y “COMICOM”, sin fraccionarlos de manera caprichosa; y que al efectuar el cotejo desde los puntos de vista ortográfico y fonético existen evidentes similitudes que impiden su coexistencia, ya que el signo solicitado reproduce totalmente el orden vocálico de la marca previamente registrada, asimismo están compuestas por tres sílabas y tienen la misma longitud.

Manifestó que la única diferencia entre el signo y marca confrontados radica en la supresión de la letra “C” al inicio del signo solicitado, así como el reemplazo de la letra “M” ubicada luego de la vocal “O” y la sustitución en su terminación de la consonante “M” por una “N”, variaciones éstas que no son suficientes para que ortográfica y fonéticamente sean disímiles.

Sostuvo que las expresiones cotejadas se pronuncian de manera casi idéntica, por lo que el consumidor al leerlas se va a encontrar con dificultades sonoras para distinguir una de la otra, ya que generan 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una misma percepción sonora, sin que esto signifique un aislamiento del conjunto marcario.

II.-2. La sociedad SISTEMAS CONICOM S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante curador ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que entre el signo solicitado “OMNICON” y la marca previamente registrada “SISTEMAS CONICOM” existen semejanzas desde los puntos de vista ortográfico y fonético que impiden su coexistencia pacífica en el mercado.

Arguyó que la palabra “SISTEMAS”, presente en la marca previamente registrada, no debe ser tenida en cuenta en el cotejo marcario, ya que es de uso común para los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que al apreciar el signo y marca en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se puede evidenciar que presentan similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor, toda vez que el signo solicitado reproduce cinco de los siete grafemas que componen el elemento sustancial de la marca previamente registrada, 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “OMNICON / CONICOM”, en la que la adición de la letra “M” en medio de las letras “O” y “N” y el cambio de la letra final “M” por una “N” son insuficientes para diluir las semejanzas; y que la diferencia en la pronunciación de las terminaciones “COM” y “CON” pasan desapercibidas ante los consumidores.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de septiembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20204, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20215, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 4 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 5 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que entre las expresiones cotejadas existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia en el mercado, ya que el signo solicitado está conformado por una palabra de siete letras, mientras que la marca previamente registrada consta de dos palabras y 15 letras.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Además, insistió en que entre el signo “OMNICON” y la marca “SISTEMAS CONICOM” existen identidades fonéticas, 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co visuales y ortográficas que pueden llevar a confusión al público consumidor, máxime cuando ambas cobijan servicios pertenecientes a la misma Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró lo expuesto en su escrito de intervención. En efecto, adujo que existe riesgo de que el público consumidor confunda las expresiones enfrentadas, de conformidad con las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 6 Proceso 338-IP-2021. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b).

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] c) si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión 3.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 3.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 52266 de 30 de agosto de 2013 y 34743 de 29 de mayo de 2014, denegó el registro como marca del signo mixto “OMNICON” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SISTEMAS CONICOM”, previamente registradas a favor de la sociedad SISTEMAS CONICOM S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado “OMNICON” no es confundible ni similar con la marca previamente registrada “SISTEMAS CONICOM” y, por lo tanto, tiene la distintividad necesaria para ser registrado; y que la partícula “NICO” es de uso común para los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es una expresión débil y cualquier competidor puede incluirla dentro de sus marcas.

Agregó que la marca previamente registrada, a pesar de contener la partícula “NICO”, en su inicio tiene la sílaba “CO” y termina en la letra “M”, mientras que el signo solicitado empieza por la sílaba “OM” y finaliza con la consonante “N”, razón por la cual cuentan con raíces y terminaciones distintas que permiten su coexistencia en el mercado sin que se genere confusión en el público consumidor.

Por su parte, la SIC señaló que la palabra “SISTEMAS”, que hace parte de la marca previamente registrada, debe ser excluida del cotejo marcario ya que es de uso común para la Clase de servicios 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que distingue, conforme consta en su base de datos en la que figuran más de 10 marcas que contienen esa expresión. Que, por lo anterior, la comparación debe efectuarse respecto de los vocablos “OMNICON” y “COMICOM”, sin fraccionarlos de manera caprichosa; y que al efectuar el cotejo desde los puntos de vista ortográfico y fonético existen evidentes similitudes que impiden su coexistencia, ya que el signo solicitado reproduce totalmente el orden vocálico de la marca previamente registrada, asimismo están compuestas por tres sílabas y tienen la misma longitud.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que entre el signo solicitado “OMNICON” y la marca previamente registrada “SISTEMAS CONICOM” existen semejanzas desde los 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puntos de vista ortográfico y fonético que impiden su coexistencia pacífica en el mercado.

Expuso que al apreciar el signo y marca en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se puede evidenciar que presentan similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor, toda vez que el signo solicitado reproduce cinco de los siete grafemas que componen el elemento sustancial de la marca previamente registrada, “OMNICON / CONICOM”, en la que la adición de la letra “M” en medio de las letras “O” y “N” y el cambio de la letra final “M” por una “N” son insuficientes para diluir las semejanzas; y que la diferencia en la pronunciación de las terminaciones “COM” y “CON” pasan desapercibidas ante los consumidores.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1517 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 134,8 ibidem, “[…] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca y los requisitos para su registro. […]”. 7 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 8 Comoquiera que el referido artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO9 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA10 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “SISTEMAS CONICOM”, como lo es la previamente registrada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un signo mixto, “OMNICON”, solicitado por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 9 Folio 8 del cuaderno físico principal. 10 Folio 8 del cuaderno físico principal. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marca mixta enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que los distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial 588-IP-2018, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 3.3.

En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202011, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “SISTEMAS”, que hace parte de la marca previamente registrada, es de uso común para los servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva. Por su parte, la actora alegó que la partícula “NICO” que se encuentra presente en las expresiones enfrentadas, también es de uso común para la citada Clase 42. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada12, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados figuraban registradas para la citada Clase 42 las siguientes marcas que contienen las partículas “SISTEMAS” y “NICO”:.- “SISTEMAS”: MARCA TITULAR SISTEMAS FOURGEN (MIXTA) SISTEMAS FOURGEN S.A. SISTEMAS OSLO (MIXTA) SAFYR S.A.S. SIESA SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. (MIXTA) SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A SISTEMAS & SUMINISTROS (MIXTA) SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA SYC SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. (MIXTA) SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A SISTEMAS ARIES (MIXTA) SISTEMAS ARIES S.A.S SEP SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PAGO (MIXTA) COVINOC S.A.- “NICO”: MARCA TITULAR SURTIDOR ELECTRONICO (NOMINATIVA) ALIRIO DE JESUS CARMONA LOPERA 12 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 28 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NICOLUKAS (MIXTA) NICOLUKAS S.A. NICODULCES (MIXTA) RHO DULCES LTDA. COPERNICO (NOMINATIVA) FACTORYNET Lo anterior pone de manifiesto que se trata de expresiones de uso común y débiles, respecto de los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser las expresiones “SISTEMAS” y “NICO” partículas de uso común, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202013, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los vocablos “SISTEMAS” y “NICO” son expresiones de uso común en la referida Clase 42, que deben ser excluidas del cotejo marcario, ello por cuanto la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de signos y marcas.

Al respecto, la Sala observa que, en efecto, la denominación “SISTEMAS” debe ser excluida del cotejo. Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “NICO”, que forma parte de las expresiones enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reduce el signo solicitado de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “OMNICON” y la marca previamente registrada 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “CONICOM”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “O”- “N”-“I”- “C”- “O”; y que la única diferencia radica en la supresión de la letra “C” en el signo cuestionado y la inclusión de la letra “M” intermedia, así como en la sustitución en su final de la “M” por una “N”, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la registrada con anterioridad, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “ONICO”, de la marca registrada.

Al respecto, cabe mencionar que si bien la marca previamente registrada está compuesta por tres letras diferentes, esto es, la “C”, “M” y “N”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica (O-I-O) y el mismo número de sílabas (3) y letras (7), lo que lleva a que el signo cuestionado “OMNICON” no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que el signo solicitado “OMNICON” y la marca previamente registrada 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “CONICOM” tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “ONICO”, así como en las terminaciones “CON” y “COM”, las cuales generan un impacto sonoro muy similar, ya que la letra “N” representa el fonema consonántico nasal alveolar, el cual resulta muy parecido al de la consonante “M”, que hace alusión a un fonema consonántico nasal bilabial.

Las anteriores similitudes fonéticas también se ven reforzadas en la identidad que se presenta en las vocales que integran ambas expresiones (O-I-O), así como por la semejanza en el impacto sonoro que generan las letras “M” y “N”, las cuales el consumidor, al momento de pronunciar dichas expresiones, lo hará de forma idéntica y no podrá diferenciar una respecto de la otra.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: CONICOM – OMNICON – CONICOM – OMNICON – CONICOM - OMNICON CONICOM – OMNICON – CONICOM – OMNICON – CONICOM - OMNICON CONICOM – OMNICON – CONICOM – OMNICON – CONICOM - OMNICON CONICOM – OMNICON – CONICOM – OMNICON – CONICOM - OMNICON En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto14.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo solicitado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201815 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. 14 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212- 00055-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, el signo cuestionado “OMNICON” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 42: “[…] Diseño, desarrollo, implementación y soporte de software, actualización de software; consultoría en hardware; consultoría en software; diseño de software; diseño de sistemas informáticos; instalación de software; mantenimiento de software, ingeniería, trabajos de ingenieros; programación de computadoras; conversión de datos no documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; diseño industrial; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultoría en ahorro de energía.. […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada “CONICOM”, distingue los siguientes servicios:.- Clase 42: “[…] Diseño, producción, ensamble, instalación, desarrollo, implementación de todo tipo de productos y servicios de software e ingeniería, para aplicaciones domésticas e industriales […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindican el signo y marca enfrentados en la Clae 42 de la Clasificación Internacional de 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, además de que pertenecen a la misma Clase del Nomeclátor, por lo que son servicios coincidentes, se avierte que pertenecen al mismo género (medios informáticos o tecnológicos), tienen una misma finalidad, esto es, ofrecer un servicio informático, se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentados16.

Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. 16 Sobre el particular, es del caso traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2009-00155-00, en la que se precisó lo siguiente: “[…]Así mismo, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero […]”.

(Resaltado fuera de texto). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la semejanza antes anotada, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esas expresiones son expendedores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201517, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “CONICOM”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales18: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto 18 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “OMNICOM”, para amparar serivicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00676-00 Actora: OMNICON S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.