CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Actor: Banco Caja Social S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Financiera América S. A. (Hoy Bancompartir S.A.) Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Banco Caja Social S. A. en contra de la Resolución No. 50320 de noviembre 28 de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Financiera América S.A. (hoy Bancompartir S.A.). 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Banco Caja Social S.A., obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: «[…]1.1.
Solicito se declare la nulidad de la resolución número 50320 de 28 de noviembre de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “Resolución 50320”), por medio de la que se revocó, en apelación, la decisión contenida en la resolución número 043517 y que concedió el registro de la marca FINAMIGOS (NOMINATIVA) en la clase 36 a nombre de FINANCIERA AMÉRICA S.A. por haberse proferido en violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.2 Que se ordene la cancelación del certificado de registro número 368771 de la marca FINAMIGOS en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. 1.3.
Solicito que se declare que los signos distintivos “SU BANCO AMIGO” y “AMIGO” del BANCO CAJA SOCIAL eran notoriamente conocidos para el 9 de agosto de 2007. 2- PRETENSIONES SUBSIDARIAS 2.1. Solicito que se declare la nulidad de la resolución número 50320 de 28 de noviembre de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio en adelante “Resolución 50320”), por medio de la que se revocó, en apelación, la decisión contenida en la resolución número 043517 y que concedió el registro de la marca FINAMIGOS (NOMINATIVA) en la clase 36 a nombre de FINANCIERA AMÉRICA S.A. por haberse proferido en violación del literales a) y c) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.2.
Que se ordene la cancelación del certificado de registro número 368771 de la marca FINAMIGOS en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. […]». 1.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que, la sociedad Financiera América S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa) para amparar servicios incluidos en la clase 36 del nomenclátor internacional. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 580 de 28 de septiembre de 2007, la sociedad Banco Caja Social S. A. presentó escrito de oposición basado en marcas de su propiedad registradas en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Señaló que, mediante la Resolución No.32180 de 28 de agosto de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa) para amparar servicios incluidos en la clase 36 del nomenclátor internacional. 5.
Contra la mencionada decisión, la sociedad Financiera América S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 43517 de 30 de octubre de 2008 y 50320 de 28 de noviembre de 2008, la primera confirmando el acto administrativo impugnado, y la segunda, revocándolo, y como consecuencia de ello, concediendo el registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Financiera América S.A. 3 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los artículos 136 literales a), c) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. Sostuvo que, en el presente caso, existe una gran similitud entre los signos cotejados, lo cual puede llevar al consumidor medio a incurrir en error al momento de adquirir el servicio deseado o pensar que existe alguna relación entre el titular de una u otra marca. 8.
Adujo que, desde el punto de vista ideológico, puede concluirse la existencia de una similitud conceptual entre las marcas en conflicto, como quiera que las mismas evocan la idea de una entidad bancaria que es amiga. 9. Indico que el signo FINAMIGOS, por ser nominativo y corresponder a una sola palabra, debe ser considerado como un signo simple, donde el elemento predominante es la palabra AMIGOS y no el prefijo FIN, este último alusivo a financiero y siendo débil para distinguir servicios financieros. 10.
Mencionó que es evidente que el signo FINAMIGOS no cumple con los requisitos de distintividad necesarios para obtener el registro, puesto que es claro que sus semejanzas con las marcas CREDI AMIGO, GANAAMIGO, CAJERO AMIGO, CDT AMIGO, SU BANCO AMIGO, AMIGO EXPRESS, y su conexidad competitiva, generará riesgo de confusión directa, pues el consumidor tomará un signo por otro, o tendrá riesgo de confusión indirecta, dado que el consumidor creerá que se trata de una nueva línea de servicios de mi representada, o, finalmente, generará riesgo de asociación, por cuanto el consumidor pensará que existe algún tipo de relación jurídica o comercial entre mi representada y FINANCIERA AMERICA S.A. 11.
Concluyó señalando que los actos acusados son nulos por falsa motivación, puesto que la calificación de los signos fue errada desde el punto de vista jurídico, al señalar que: “[…] la distintividad de la marca FINAMIGOS radica en el uso del prefijo FIN y no en la palabra AMIGO”.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 12. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 4 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 13.
Manifestó que, como bien se afirma en las resoluciones demandadas, el cotejo marcario debe realizarse según las reglas establecidas para comparar signos nominativos. 14. Afirmó que las marcas del accionante que contienen el término amigos deben entenderse como débiles, por lo que su titular no puede monopolizar el uso de la partícula de uso común “AMIGO” para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.
Mencionó que, teniendo en cuenta que los signos cotejados son diferentes, no ocasionan un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, por lo que no es necesario hacer pronunciamiento con relación a los servicios que cada uno de los signos distinguen en el mercado. 16. Concluyó que las marcas sometidas a análisis son distinguibles, pueden coexistir en el mercado y no generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 2.2.
Intervención del tercero interesado – Banco Compartir S.A. 17. La sociedad Banco Compartir S.A., tercero interesado en el presente proceso, no pronunció sobre el escrito de la demanda y manifestó que mediante Resolución 65601 del 22 de septiembre de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió cancelar por no uso el certificado de registro marcario N.º 368771, correspondiente a la marca nominativa FINAMIGOS, registrada a nombre de FINAMERICA S.A., hoy Bancompartir S.A.
3. AUDIENCIA INICIAL 18. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 8 de julio de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad Sociedad Banco Caja Social S.A. como demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, y la sociedad Bancompartir S.A como tercera con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Publico.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia. 19. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, donde se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 20. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación, consiste en determinar si con la expedición de la Resolución 50320 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 32180 de 28 de agosto de 2008 proferida por el Jefe de la 5 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos de la SIC, que había declarado fundada la oposición presentada por la actora, y en consecuencia, decidió conceder el registro de la marca FINAMIGOS (nominativa) en la clase 36 a la SOCIEDAD FINANCIERA AMÉRICA, se quebrantaron los artículos 136, literales a), c) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, por considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó en forma errónea el examen de registrabilidad de la marca antes referida, al considera que existe riesgo de confusión con las marcas de titularidad del Banco Caja Social.
Las cuales están detalladas a folios 3 y 4 del escrito de la demanda.”. 21. En lo relacionado a la fijación del litigio, las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 22. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 23.
Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 24. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 25.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 220-IP-2018 de fecha 28 de junio de 2019, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literales a) c) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio interpretó los artículos135 literal g), 175,176, 177, 224, 228 y 230 de la mencionada Decisión. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe 6 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. (…) 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FINAMIGOS (denominativo) y las marcas CAJA SOCIAL SU BANCO AMIGO (denominativa);
CAJERO AMIGO (denominativa); CORREO AMIGO (denominativa); GANAMIGO (denominativa) y los lemas comerciales CAJA SOCIAL EL BUEN VECINO SU AMIGO FINANCIERO y SU BANCO AMIGO. (…) 3.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y; posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FINAMIGOS (denominativo) y las marcas AMIGO EXPRES (mixta);
AMIGOS Y PUNTO (mixta); CDT AMIGO BANCO CAJA SOCIAL (mixto) y CREDIAMIGO BANCO CAJA SOCIAL (mixto). (…) 6.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
(…) 7.17. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca AMIGO (mixta) y el Lema Comercial SU BANCO AMIGO cuyo titular es BANCO CAJA SOCIAL S.A. BCSC S.A., eran notoriamente conocidos en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FINAMIGOS (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […].
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 27. Mediante auto de 18 de diciembre de 2019, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo las partes demandante y demandada reiteraron sus argumentos.
Por su parte, el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 28. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 20111 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019.. 6.2. El problema jurídico 29. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Banco Caja Social S.A. en contra de la Resolución No. 50320 de noviembre 28 de 2008, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Financiera América S.A. (hoy Bancompartir S.A.). 30.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «FINAMIGOS» (nominativa) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por la sociedad Banco Caja Social S. A. 6.3. Causales de irregistrabilidad 31. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135 literal g), 136 literales a), c) y h), 175, 176, 177, 179, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 8 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (…) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 175- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. […] Artículo 179- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. […] Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 9 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]” 6.4 Caso concreto 32. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca FINAMIGOS» (nominativa), identificada con el registro marcario número 10 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 368771, en la clase 36, otorgada a favor de la sociedad Financiera América S.A. (Hoy Bancompartir S.A.) -y la cual es objeto de litigio-, se encuentra cancelada. 33.
En efecto, el mencionado registro se encuentra cancelado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 34. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme al cual el signo se encuentra cancelado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No 368771 35. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros.
Reza la norma: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 11 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 36. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.
Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)2 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca3. 23.
Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"4. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional 2 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 3 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.
"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. 4 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales). 37.
Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 368771, correspondiente a la marca nominativa «FINAMIGOS», cuyo titular es la sociedad Financiera América S.A. tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 38. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 39.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la 13 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 40.
Como se observa, la norma comunitaria señala que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 41.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 42.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 43. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 44.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 45.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 46. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 368771 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Banco Caja Social S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 47.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (Financiera América S.A. - hoy Bancompartir S.A) el registro de la marca «FINAMIGOS» (nominativa). 48.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20195, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto) 49. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya6. 50.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 51.
En tal sentido, esta Sala de Decisión7, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 52. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20208, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017.
Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 53.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 54. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 7.
Conclusión 55. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que se canceló el registro No 368771 de la marca «FINAMIGOS» (nominativa), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 17 Radicación: 11001-03-24-000-2013-00042-00 Demandante: Banco Caja Social S. A. BCSC S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)