Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020200041500 Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Compañía de Galletas Noel S.A.S. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 332 de 22 de febrero de 2019 y 66221 de 25 de noviembre de 2019.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES 1. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 22 a 25. 2 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 332 de 22 de febrero de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 66221 de 25 de noviembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa EY! que identifica productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 332 del 22 de febrero de 2019, expedida dentro del expediente No. SD2018/0058387, por parte del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por mi representada y se concedió el registro de la marca nominativa “EY!”, para identificar productos de las clases 29, 30, 31 y 32 internacional. 3.2.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 66221 del 25 de noviembre de 2019, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución No. 332 del 22 de febrero de 2019, a través de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por mi representada, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “EY!”, para identificar productos de las clases 29, 30, 31 y 32 internacional. 3.3.
Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundadas las oposiciones presentadas por la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente No. SD2018/0058387 de la marca nominativa “EY!”. 3.4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el registro de la marca nominativa “EY!”, para identificar productos de las clases 29, 30, 31 y 32 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 3 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso. […]”3. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La Compañía de Galletas Noel S.A.S, en adelante, tercero con interés directo en el resultado en el proceso, solicitó el registro como marca del signo nominativo EY! para distinguir productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 617, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 332 de 22 de febrero de 2019, declaró infundada la oposición presentada por parte de la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa EY! para identificar productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 332 de 22 de febrero de 2019. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 66221 de 25 de noviembre de 2019, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 332 de 22 de febrero de 2019.
Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 3 Cfr. Folios 2 a 3 4 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.1 Los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. La marca nominativa EY! se asemeja visual, fonética y ortográficamente a las marcas EL REY de su propiedad. Unido a las similitudes mencionadas, las marcas EL REY gozan de una especial protección debido a su notoriedad. 6.2.
La marca nominativa EY! reproduce en su totalidad la silaba tónica de las marcas EL REY previamente registradas. 6.3. La parte demandada, al efectuar el cotejo marcario, debió dar preferencia a las semejanzas sobre las diferencias, haciendo hincapié en la evidente similitud fonética y visual entre dichas expresiones. 6.4. De los productos que identifica la marca concedida y su consecuente comparación con los productos reivindicados por la marca EL REY, permite concluir que existe una evidente relación competitiva entre los mismos, lo cual lleva a la irregistrabilidad de la marca nominativa EY!.
Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.5. Los actos acusados desconocen por completo la protección especial, el prestigio, la reputación y el altísimo grado de distintividad de la que goza una marca notoria como lo es EL REY. 6.6. Atendiendo a la trascendencia y antigüedad de las marcas EL REY en el mercado, al conceder el registro de la marca EY!, se le da la oportunidad al titular 5 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de este de aprovecharse de la ventaja industrial que tienen sus marcas, por su posicionamiento en el mercado colombiano e internacional. 6.7.
La marca EY! está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no pueden registrarse como marca signos cuyo uso en el comercio afecte los derechos de terceros y en especial cuando sean imitación, reproducción o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido.
Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada4 contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1. Con la expedición de los actos acusados no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante con la declaración de infundada de la oposición que presentó en su momento. 7.2.
Vista gráficamente la comparación de las marcas en conflicto, nos encontramos frente al análisis comparativo de la marca mixta y nominativa, sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia han manifestado que, por lo general, el elemento denominativo en ellas contenido suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, el cual, por lo general, solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, ello no impide que, en algunos casos, y especialmente en este, el elemento gráfico en la marca EL REY sea el que adquiere preponderancia. Ello, dado su tamaño, color, diseño y otras características, de las cuales se deriva un mayor impacto en el consumidor. 4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Índice núm. 19 aplicativo web SAMAI 5 Ibidem 6 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3.
Las marcas comparadas son conceptualmente distantes, la marca concedida está compuesta por una expresión utilizada como interjección, a saber, “EY!”, que expresa o evocar una llamada enérgica de atención. Por lo tanto, su significado es muy diferente al de las marcas previamente registradas “REY” que identifican a un monarca, en los dos casos, las marcas no reflejan los productos que comercializan situación que de por si les da distinción. 7.5.
En relación con la calificación alegada por la parte demandante de notoriedad, esta no pudo ser sustentada para este caso específico, en razón a que no se cumplió con uno de los requisitos para invocarla como es el pago de la tasa correspondiente que acredite dicho derecho en el trámite de la oposición, por lo tanto, no hay lugar a evaluar una posible extensión de declaraciones de notoriedad por la parte demandada. 7.6.
Al no existir similitud o identidad entre las marcas confrontadas capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene hacer un pronunciamiento sobre la relación entre los productos identificados por estas, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca concedida sea registrable. 7.7.
La marca concedida EY! tiene toda la vocación y cumple con los requisitos para su registro y coexistencia en el mercado y/o comercio sin generar confusión a los consumidores de los productos que ampara. Por lo tanto, las resoluciones acusadas no deben ser objeto de nulidad y deben continuar vigentes. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal6. Procedencia de la sentencia anticipada 6 Cfr. Índice núm. 23 aplicativo web SAMAI 7 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de abril de 20247: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118 y, en consecuencia; ii) prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; y iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias Solicitud de Interpretación Prejudicial 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de septiembre de 20249: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial10: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP-2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391- IP-2022, 344- IP-2022 y 49-IP-2018, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; iii) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.
La parte demandante11 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 10.2. La parte demandada12 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 7 Cfr. Índice 27 del aplicativo web “SAMAI”. 8 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 9 Cfr. Índice 32 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 11 Cfr. Índice 37 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 38 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.3.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso13 guardó silencio en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 11. El Agente del Ministerio Público14 guardó silencio en este momento procesal. 12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de octubre de 202415, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 636535 de la marca nominativa EY! que identifica productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) 328379 de la marca mixta EL REY; iii) 328378 de la marca mixta EL REY; iv) 427890 de la marca mixta EL REY; v) 427889 de la marca mixta EL REY; vi) 596057; vii) 596066 de la marca mixta EL REY; viii) 433090 de la marca mixta EL REY; ix) 264971 de la marca mixta EL REY; x) 337484 de la marca mixta EL REY; xi) 94250 de la marca nominativa EL REY; xii) 329036 de la marca nominativa EL REY; xiii) 246472 de la marca mixta EL REY; xiv) 433089 de la marca mixta EL REY; xv) 341343 de la marca mixta EL REY; xvi) 101122 de la marca mixta EL REY; xvii) 384493 de la marca mixta CHOCOLATE EL REY: que identifican productos de las clases 29 y 30 ibidem. 13.
La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación16 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. La parte demandante17 manifestó que es claro que la marca objeto del litigio está cancelada totalmente, y, en esa medida, ello debe ser declarado así en la Sentencia. Los demás intervinientes, guardaron silencio en esta oportunidad procesal18. 13 Cfr. Índice 39 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Ibidem 15 Cfr. Índice núm. 40 aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice núm. 44 aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice núm. 50 aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.
CONSIDERACIONES 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 15. Vistos: i) el numeral 8.º del artículo 14919 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 17. Los actos acusados son los siguientes: 17.1 Resolución núm. 332 de 22 de febrero de 2019, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por parte de la 19 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 20 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa EY! para identificar productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.2 La Resolución núm. 66221 de 25 de noviembre de 2019, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el procedimiento administrativo, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 332 de 22 de febrero de 2019.
El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala determinar: 18.1 Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 636535 de la marca nominativa EY! que identifica productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la Compañía de Galletas Noel S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y 18.2 En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 332 de 22 de febrero y 66221 de 25 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta EY! para identificar productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 19. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 11 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros27. 22.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 23.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 24.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 27 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 26. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretaciones Prejudiciales 27. La Sala procede a resaltar que, en el caso sub examine, es procedente seguir los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208- IP-2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022, 344- IP- 2022 y 49-IP-2018, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 28. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca 29.
Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a 14 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.
Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática28.
Consejo de Estado 31. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”29. 32.
En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia30, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 29 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 15 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro31.
Análisis del caso concreto 33. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 636535 de la marca nominativa EY! que identifica productos de las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 34.
La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI -, registro marcario núm. 636535 de la marca nominativa EY!, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado32. 35.
La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso se hayan extinguido. 36. Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca nominativa EY!, con registro marcario núm. 636535, que identifica productos de las clases 29, 30, 31 y 32 la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 32 Cfr. Índice núm. 44 aplicativo web “SAMAI”. 16 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 37.
La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 38. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17 Número único de radicación: 11001032400020200041500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.