11001032400020100034400 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: JDV MARKCO S.A.P.I. DE C.V. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Tema: No son nulas las resoluciones que concedieron el registro de la marca “DEL VALLE” para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Jugos del Valle S.A. de C.V.1, por cuanto se evidenció que no existe riesgo de confusión y/o asociación entre aquella y las marcas opositoras previamente registradas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad Harinera del Valle S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, entendida por el despacho sustanciador como de nulidad relativa del inciso segundo del artículo 172 1 El 24 de febrero de 2011 se inscribió ante la SIC el cambio de titular de la marca mixta “Del Valle” con registro número 403.077 a la sociedad JDV MARKCO S.A.P.I. DE C.V. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC): (i) Resolución número 24756 de 19 de mayo de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, mediante la cual: i) se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Industria de Licores del Valle y Harinera del Valle S.A., y ii) se concedió el registro de la marca “DEL VALLE” (mixta) para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Jugos del Valle S.A. de C.V. (ii) Resoluciones números 9822 de 22 de febrero de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” y 26667 de 26 de mayo de 2010 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante las cuales se confirmó la decisión de conceder el registro marcario cuestionado.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Harinera del Valle S.A., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes2: I.1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 24756 de fecha 19 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual declaró infundada la demanda de oposición formulada por HARINERA DEL VALLE S.A., y concedió el registro de la marca DEL VALLE, a favor de la sociedad JUGOS DEL VALLE S.A. DE C.V. 2 Folios 39 a 60 del expediente físico de la referencia, el cual se encuentra digitalizado en el índice número 116 del proceso en SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDA: Que Se declare la nulidad de la resolución No. 92822 de fecha 22 de febrero de 2010, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual confirmó la resolución No. 24756 de 19 de mayo de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 26667 de fecha 26 de mayo de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 24756 de mayo de 2009. CUARTA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca DEL VALLE, solicitada por la sociedad JUGOS DEL VALLE S.A. DE C.V., para distinguir productos de la clase 32 de la clasificación internacional de marcas.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.” I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1.

La sociedad Jugos del Valle S.A. de C.V. solicitó el registro de la marca mixta “DEL VALLE”3 para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada bajo el número 08057413 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 595 de 29 de agosto de 2008. I.1.2.2. Las sociedades Industria de Licores del Valle4 y Harinera del Valle S.A.5 presentaron oposiciones en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en sus varias marcas mixtas y nominativas previamente registradas, las cuales contiene la expresión “del valle” para 3 Certificado de registro número 403077.

La marca distingue los siguientes productos en la clase 32 internacional: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. 4 Las marcas de titularidad de dicha sociedad se identifican con los certificados de registro números 296750, 296751, 298873, 121446, 298874, 297910, 305064, 315542, 308121, 276075, 177977, 267801, 185662, 182015, 160520, 184476, 218967, 137320, 208954, 126756, 274716, 297200, y 279675. 5 Las marcas de titularidad de dicha sociedad se identifican con los certificados de registro números 301998, 161184, 305428, 161183 y 292578. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar productos en distintas clases del nomenclátor internacional, con excepción de la clase 32 para la cual se concedió el registro de la marca cuestionada.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 24756 de 19 de mayo de 2009, la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “DEL VALLE” (mixta) para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Jugos del Valle S.A. de C.V. I.1.2.4. A través de la resolución número 9822 de 22 de febrero de 2010, se resolvieron los recursos de reposición presentados por las opositoras en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

Del mismo modo, mediante resolución número 26667 de 26 de mayo de 2010, se resolvieron los recursos de apelación confirmando nuevamente la concesión del registro marcario. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación I.1.3.1. La parte actora estima que con la expedición de los actos administrativos se transgredieron las siguientes normas: el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.2. En cuanto a la vulneración del artículo 134 de la Decisión de 2000, mencionó sin mayor detalle, que la marca “DEL VALLE” (mixta) concedida por la SIC no cumple con los requisitos exigidos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A renglón seguido, explicó que la marca cuestionada no es suficientemente distintiva para identificar los productos en la clase 32, en tanto que encuentra similitud con las marcas “HARINERA DEL VALLE” en las clases 29, 30, 31, 35 y 42. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.3.

En segundo lugar, para sustentar la violación del literal a) del artículo 136 ibidem, realizó la comparación de las marcas en conflicto concluyendo, en primer lugar, que la expresión que le otorga distintividad a sus marcas es la expresión “del valle”, y que respecto de aquella existe similitud ortográfica, fonética, y conceptual. I.1.3.4.

Sostuvo que existe conexión competitiva entre los productos en las clases 29, 30, 31 y 43, por cuanto cobijan productos alimenticios, aunque en diferentes presentaciones; respecto de la clase 31, sostuvo que se trata de productos frescos entre los cuales están las frutas, y que, por su parte, la clase 32 cubre jugos de frutas, por lo tanto, coinciden en cuanto a su naturaleza.

A lo anterior, agregó que como la clase 43 corresponde a servicios de restauración, así como hospedaje temporal, en ejercicio de los cuales, usualmente, se ofrecen alimentos y bebidas, entonces los productos en las demás clases resultan un complemento necesario para la prestación de dichos servicios. I.1.3.5. De otra parte, explicó que desde la fecha de constitución de la sociedad Harinera del Valle S.A. en el año 1953, se ha caracterizado como una empresa líder en el campo de la producción, fabricación y distribución de alimentos y, por lo tanto, el uso de la expresión “del valle”, en un producto alimenticio, necesariamente genera confusión para el público consumidor y lesiona los intereses de la sociedad demandante, por cuanto puede verse disminuida la capacidad distintiva de sus marcas.

En ese orden, afirmó que las normas comunitarias prohíben la reproducción o imitación total o parcial de una marca notoria, cuando dicha reproducción o imitación sea susceptible de causar asociación, aprovechamiento injusto del signo o dilución de su capacidad distintiva. En este caso, se trata de una reproducción parcial, que afecta el carácter distintivo de las marcas “HARINERA DEL VALLE”. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderada judicial, contestó la demanda en los siguientes términos6: En primer lugar, señaló que los actos administrativos acusados se expidieron como resultado de un análisis serio e imparcial de registrabilidad de las marcas enfrentadas en sede administrativa, y con aplicación de los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, de lo cual se extrajo que el signo "DEL VALLE" (mixto), tenía vocación para ser registrado como marca por no encontrarse inmerso en las causales de irregistrabilidad definidas por la jurisprudencia andina.

Explicó que frente a las marcas “DEL VALLE” (mixta) y “HARINERA DEL VALLE” (nominativas), no existe similitud capaz de generar confusión en los consumidores, pues la cuestionada corresponde a un conjunto marcario mixto completamente distintivo compuesto por un cuadrilátero con dos lados convexos que contiene una franja interna que se asimila a la forma del cuadrilátero; dentro de la figura geométrica se encuentra representada la frase "del valle" que se caracteriza por su grafismo especial, porque el vocablo "valle" es considerablemente más grande que la palabra “del” y por la presencia de un adorno consistente en la figura de dos hojas ubicadas debajo de la letra final de la frase.

Señaló que la marca en discusión está compuesta por elementos gráficos y nominativos en un todo distintivo, no obstante, si bien las marcas comparten la parte nominativa referente a la expresión “del valle”, debe considerarse que la expresión “valle" es de uso generalizado en el mercado, siendo así inapropiable de manera exclusiva, por lo cual el demandante no puede entender que encontrar similitud en una expresión 6 Folios 343 a 352 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inapropiable de manera exclusiva resulta violatorio de las normas comunitarias.

Sostuvo que, en lo que concierne a la actitud gráfica, fonética, y conceptual de las marcas, si bien la censurada reproduce la expresión "del valle” contenida en los signos de la demandante, la totalidad de las expresiones en cotejo cuentan con estructuras morfológicas y contenidos ideológicos disimiles que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado y que les permite coexistir de manera pacífica, por lo tanto, no existe similitud suficiente que genere un riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Finalmente, presentó el desarrollo normativo y jurisprudencial sobre la figura de la notoriedad marcaria. I.2.2. La sociedad Jdv Markco S.A. P.I. de C.V., a través de apoderado judicial, presentó contestación de la demanda en los siguientes términos7: Como argumento de defensa, sostuvo que la demandante no se encontró en condición de invocar la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues frente a esta disposición no agotó la vía gubernativa en tanto que, en sede administrativa, no realizó argumentación alguna basada en la causal absoluta de irregistrabilidad de marcas señalada en dicha disposición. Adicionalmente, adujo que el debate planteado con la demanda busca que se estudie la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 ibidem, por lo que el asunto debe resolverse únicamente con consideración de aquella disposición normativa y la presunta nulidad relativa del registro marcario.

En esa línea, explicó que en todo caso la marca “DEL VALLE” cumple con el requisito de distintividad en abstracto, ya que tiene una estructura que le permite constituirse como marca, pues cuenta con el elemento relativo 7 Folios 282 a 325 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la perceptibilidad, y es susceptible de representación gráfica; con lo cual, el consumidor lograría identificar su origen empresarial.

Adujo que entre las marcas confrontadas existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales sustanciales, con lo cual, luego de realizar una comparación sucesiva de las mismas, se descarta por completo la posibilidad de que el consumidor se confunda y llegue a pensar que al adquirir los productos amparados por una de ellas en realidad está adquiriendo aquellos amparados por la otra.

Explicó que la expresión “DEL VALLE” en la marca objeto de debate contiene un particular diseño gráfico en un recuadro de fondo negro, con una especial disposición del conector “del” encima de la palabra “valle”, así como la posición de la letra “e” sobre la imagen de dos hojas; elementos tales que favorecen a la diferenciación entre los signos. Advirtió que no es cierto que la fuerza distintiva de las marcas opositoras se encuentre en la palabra “del valle”, pues corresponde asumir que la SIC otorgó su registro tras considerarlas en su conjunto o unidad “HARINERA DEL VALLE”, la cual resultó distintiva para los productos y servicios que se propone identificar.

Así, señaló que no hay lugar a discutir la coincidencia de las marcas en la expresión "del valle", puesto que lo que se controvierte es que tal coincidencia no es determinante de riesgo de confusión, toda vez que las reglas básicas de comparación deben ser aplicadas a cada caso concreto, como cuando se trata de marcas que incorporan términos no monopolizables por ser evocativos y de libre uso, más aún cuando han sido utilizados como componentes de marcas del sector de alimentos y bebidas, tal como lo revela la diversidad de registros marcarios evocativos de regiones del valle.

De esta forma, afirmó que la distintividad de este tipo de signos es débil, sin que ello impida su registro como marca, pero 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tal circunstancia hace que la confundibilidad no pueda basarse en la sola coincidencia en elementos inapropiables.

Indicó que las expresiones “valle” y “del valle” evocan indeterminadas regiones de valles en cualquier lugar del mundo, y pueden ser empleadas por empresarios del sector de alimento para conformar marcas sugestivas de ese tipo de regiones, siempre que se encuentren acompañadas de elementos gráficos o partículas nominales que permitan su diferenciación, tal como sucede en el caso de las marcas cotejadas.

De otra parte, señaló que la demandante de manera equivocada afirmó que existía una conexidad competitiva entre los productos de la clase 32 para la cual está registrada la marca cuestionada, y los de clase 29, 30, 31, 35 y 42 de las marcas opositoras, puesto que un consumidor medio y racional con necesidades de consumir productos alimenticios, publicidad, y otros servicios de las clases comentadas, no obtendrá productos de la clase 32, a saber, bebidas con envases determinados, pensando erradamente estar adquiriendo los productos de la demandante.

Tampoco resultan complementarios, pues adquirir uno no sugiere la necesidad de acceder a otro. En consecuencia, sostuvo que no hay riesgo de confusión directa o indirecta. Mencionó que la parte actora no expuso ni probó en sede administrativa que su marca era notoria y en consecuencia no le era dable presentar este argumento en sede judicial.

Y finalizó señalando que desde el año 2008 han coexistido pacíficamente las marcas en conflicto en el mercado nacional, sin que se hayan conocido reclamaciones o demandas por el uso de la marca, así como tampoco quejas del consumidor con base en una supuesta confundibilidad marcaria. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.3.

La sociedad Industria de Licores del Valle, a través de Curador Ad-Litem designado mediante auto del 21 de abril de 20158, presentó contestación de la demanda señalando lo siguiente: “me opongo a las pretensiones de esta acción, y me adhiero a las excepciones que presente la entidad o entidades demandas(sic)” 9. I.2.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 28 de marzo de 2017, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión10. I.3.1. La demandante11 reiteró los argumentos planteados de la demanda. Adicionalmente, sostuvo que el tercero incurrió en contradicción en sus argumentos, pues “[…] dice que no hay riesgo de confusión entre los signos en conflicto, pero después dice que hay una supuesta coexistencia pacífica entre los mismos, admitiendo entonces que sí se trata de signos idénticos […]”.

I.3.2. La sociedad JDV Markco S.A. P.I. DE C.V., reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda12. Adicionalmente, mencionó que en la IP emitida para el presente asunto, el Tribunal sostuvo que la demandante no alegó en la actuación administrativa la notoriedad de sus marcas, pero sí lo hizo respecto de su nombre o enseña comercial, en todo caso, ese punto de oposición fue rechazado.

Sin embargo, afirmó que en la demanda no se invocó la afectación a nombre o enseña 8 Folios 273 y 274 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 341 y 342 del expediente físico de la referencia. 10 Folio 521 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 522 a 525 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 526 a 547 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial, por lo que las consideraciones sobre ese punto resultan improcedentes.

I.3.3. La SIC13 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.3.4. La sociedad Industria de Licores del Valle no se pronunció en esta etapa procesal. I.3.5. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial14 núm. 273-IP-2016, en la cual señaló lo siguiente: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación prejudicial del Articulo 134 de la Decisión 486, por no ser materia de controversia aquello puede constituir una marca. 3. Procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136, por ser materia de controversia el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado y marcas anteriormente registradas. 4.

De oficio, se interpretarán los Literales e) y g) del Articulo 135 de la norma antes citada, toda vez que es materia de controversia el carácter descriptivo o de uso común del término “VALLE.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo 13 Folios 548 a 553 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 498 a 518 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Comparación entre una marca mixta y marcas denominativas compuestas. 3) Marcas conformadas por denominaciones descriptivas y de uso común. La marca débil. 4) Conexión competitiva entre productos de la Clase 32 y productos de las Clases 29, 30, 31 y servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5) Coexistencia de hecho de marcas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 24756 de 19 de mayo de 200915, por medio de la cual: i) se declararon infundadas las oposiciones presentadas por Industria de Licores del Valle y Harinera del Valle S.A., y ii) se concedió el registro como marca del signo mixto “DEL VALLE” para identificar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; 9822 de 22 de febrero de 201016, a través de la cual se resolvieron los recursos de reposición, confirmando la resolución anterior; y 26667 de 26 de mayo de 201017, por medio de la cual se resolvieron los recursos de apelación en el sentido de confirmar la concesión del registro como marca del signo cuestionado, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: 15 Folios 7 al 19 del expediente físico de la referencia. 16 Folios 20 al 29 del expediente físico de la referencia. 17 Folios 30 al 38 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […].” No se estudiará en la presente sentencia el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues en el presente asunto no se discute la capacidad del signo para ser registrado como marca.

Dicha conclusión es acorde con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que prescindió de su interpretación. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, la Sala advierte que aunque la sociedad Industria de Licores del Valle presentó oposición con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas previamente registradas18, así como recursos contra la concesión de registro de la marca aquí cuestionada, en sede judicial no formuló argumentos a partir de sus marcas previamente registradas y en contra de los actos administrativos que adoptaron dicha decisión, por el contrario, en la contestación de la demanda presentada por intermedio de curador ad-litem, afirmó, “me adhiero a las excepciones que presente la entidad o entidades demandas(sic)”19, es decir, manifestó estar a favor del pronunciamiento presentado por la SIC; en ese sentido, la Sala resolverá el debate sobre la legalidad de los actos acusados, el cual se 18 Certificados de registro números 296750, 296751, 298873, 121446, 298874, 297910, 305064, 315542, 308121, 276075, 177977, 267801, 185662, 182015, 160520, 184476, 218967, 137320, 208954, 126756, 274716, 297200, y 279675. 19 Folios 341 y 342 del expediente físico de la referencia. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co erige, únicamente, de las inconformidades de la actora y de la manifestación de la autoridad administrativa demandada.

Pues bien, corresponde a la Sala determinar si entre la marca “DEL VALLE” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Jdv Markco S.A.P.I. de C.V., y las varias marcas nominativas “HARINERA DEL VALLE” previamente registradas por Harinera del Valle S.A. para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30, 31, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se pretenden proteger con las marcas enfrentadas, al punto de poder causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “DEL VALLE” (mixto) para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Jugos del Valle S.A. de C.V.20 De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que anule el registro como marca del signo “DEL VALLE” (mixto) para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Jugos del Valle S.A. de C.V. 20 El 24 de febrero de 2011 se inscribió ante la SIC el cambio de titular de la marca mixta “Del Valle” con registro número 403.077 a la sociedad JDV MARKCO S.A.P.I. DE C.V. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en el literal a) de la Decisión 486 de 2000, al momento de expedir los actos acusados, pues en su consideración, el signo “DEL VALLE” (mixto) solicitado para distinguir productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata la norma en comento, ante la similitud generadora de riesgo de confusión y/o asociación entre aquella y sus marcas nominativas previamente registradas “HARINERA DEL VALLE”.

Ahora bien, la anterior normativa comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

La comentada norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de las marcas en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen los signos, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, a saber, i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1.1. El caso concreto Para efectos de determinar si la marca cuestionada “DEL VALLE” (mixta) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre las marcas en conflicto que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que los signos distinguen o pretenden distinguir. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas confrontadas, como se observa a continuación: 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca cuestionada de Jdv Markco S.A.P.I. de C.V.21 (mixta) Para identificar productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza22 Certificado de registro número 403077 Marcas opositoras de Harinera del Valle S.A.23 HARINERA DEL VALLE (nominativa) Para identificar productos y servicios en las clases 29, 30, 31, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza24 Certificados de registro números 301998, 161184, 305428, 161183 y 292578.

Una vez verificadas las marcas confrontadas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixta y nominativas, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 21 Folio 18 del expediente físico de la referencia. 22 La marca identifica los siguientes productos en la clase 32 internacional: CERVEZAS;

AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. 23 Folio 14 del expediente físico de la referencia. 24 Las marcas identifican los siguientes productos y servicios: Clase 29: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS;

Y GRASAS COMESTIBLES; SALSAS PARA ENSALADAS; CONSERVAS. Clase 30: VESTIDOS, BOTAS ZAPATOS, ETC. Clase 31: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FORESTALES Y GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; MALTA. Clase 35: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR.

Clase 42: COMERCILIZACION DE PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASES 29, 30, 31 Y 32. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998 sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

En el asunto examinado, de la revisión de las marcas confrontadas se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Ahora bien, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas se encuentran compuestas por partículas de uso común para los productos y servicios en las clases 29, 30, 31, 32, 35, 42 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición de los actos demandados, o si aquellas resultan genéricas o descriptivas de los productos y servicios amparados en cada caso, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación. En efecto, se advierte, en primer lugar, que la partícula “del valle” que constituye la marca cuestionada y se encuentra presente en las opositoras previamente registradas, es de uso común para las clases 29, 30, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación25: 25 Consultas realizadas el 10 de julio de 2024 a través de los siguientes vínculos: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638562037333187146 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638562043504644278 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638562043832980155 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638562044287662430 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente Marca Certificado Clase 01062653 MANJAR DEL VALLE 14635 29 05040960 QV QUESOS DEL VALLE 308614 29 05129329 CONCENTRADOS DEL VALLE 16568 29 03099645 LA PANDEBONERIA, EL AUTENTICO SABOR DEL VALLE 351647 30 07136324 PRODUCTOS DEL VALLE ONER.C 372770 30 08204225 TRAPICHE DEL VALLE PANELA VA 376854 30 00095471 CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE 13850 35 04107529 CEMENTOS DEL VALLE 297373 35 05080332 E.V. ESPUMAS DEL VALLE 311428 35 09114564 UNIVERSIDAD DEL VALLE 400809 42 96038722 INDUSTRIA DE MUEBLES DEL VALLE LTDA. INVAL 10602 42 97039041 AMIGOS DEL VALLE 206166 42 De lo anterior se advierte que la expresión “del valle” es una partícula de uso común en las clases analizadas.

Pese a ello, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva, como en el presente caso, la marca mixta cuestionada “del valle” contiene elementos gráficos que la hacen registrable y distintiva por sí misma. Por otra parte, previas las consultas correspondientes, se advierte que la partícula “harinera” de las marcas opositoras no es de uso común para las clases 29, 30, 31, 32, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala encuentra que corresponde analizar, en aplicación de los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial, si las expresiones “del valle” y “harinera” corresponde a términos descriptivos y/o genéricos de los productos para los cuales se registraron la marca que los contienen.

Al respecto, valga señalar que esta Sección26 ha considerado en jurisprudencia reiterada que, si el elemento nominativo de la marca responde a las preguntas ¿qué es? o ¿cómo es? respecto de los productos o servicios para los cuales se registró, entonces esta es genérica o descriptiva, respectivamente. Pues bien, la expresión “del” está definida en el diccionario de la lengua española, así: “[…] 1.

La preposición de, seguida del artículo el, se contrae en la forma del: Ha venido a verte el hijo del vecino. […] El artículo que antecede normalmente a los sobrenombres o apodos se escribe con minúscula y no forma parte del nombre propio, de ahí que se realice la contracción cuando va precedido de la preposición: «Un imbécil terco y acomplejado que no entendió al Greco y que se regodeaba […] con las fantasías del Bosco»”27.

Por su parte, la partícula “valle” encuentra la siguiente definición en el idioma castellano: “[…] 1. Llanura entre montes o alturas. 2. m. Cuenca de un río. 3. m. Conjunto de lugares, caseríos o aldeas situados en un valle. […]”28. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090044200;

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida 31 de julio de 2018, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090043300; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090035600. 27 https://www.rae.es/dpd/del 28 https://dle.rae.es/valle?m=form 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la marca mixta cuestionada “DEL VALLE” se encuentra registrada para identificar los siguientes productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “CERVEZAS;

AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS”. Visto lo anterior, para la Sala la parte nominativa de la marca mixta “DEL VALLE” no responde a la pregunta ¿qué es el producto? o ¿cómo es el producto?, pues las bebidas mencionadas a párrafo superior no guardan relación alguna con las zonas geográficas caracterizadas por la presencia de llanuras, por lo que debe concluirse que aquella no resulta genérica ni descriptiva29 para los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación internacional de Niza.

Por otra parte, la partícula “harinera” posee los siguientes significados en el idioma castellano: “1. adj. Perteneciente o relativo a la harina. Molino, cedazo harinero. 2. m. y f. Tratante y comerciante en harina. […]”30. Adicionalmente, las marcas nominativas opositoras “HARINERA DEL VALLE” se encuentran registradas para identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza: Certificado de registro número 305428 en la clase 29: “CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA;

EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; Y GRASAS COMESTIBLES; SALSAS PARA ENSALADAS; CONSERVAS.” 29 En oportunidad anterior esta Sección adoptó la consideración que aquí se reitera relativa a que la expresión “del valle” no es descriptiva para los productos de la clase 32 internacional. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de julio de 2018.

C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Radicado: 11001 03 24 000 2009 00225 00, Actor: CERVECERIA DEL VALLE S.A. 30 https://dle.rae.es/harinero 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado de registro número 161184 en la clase 30: “VESTIDOS, BOTAS ZAPATOS, ETC.” Certificado de registro número 301998 en la clase 31: “PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FORESTALES Y GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;

ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; MALTA.” Certificado de registro número 161183 en la clase 35: “PREPARACIONES PARA BLANQUEAR.” Certificado de registro número 292578 en la clase 42: “COMERCILIZACION DE PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASES 29, 30, 31 Y 32.” Por lo anterior, para la Sala la expresión “HARINERA” que se encuentra presente en las marcas opositoras no responde a la pregunta ¿qué es el producto y/o servicio? o ¿cómo es el producto y/o servicio?, pues los productos y servicios relacionados con anterioridad no pertenecen ni son relativos a la “harina”, por lo que debe concluirse que aquella no resulta genérica ni descriptiva para los productos comprendidos en las clases 29, 30, 31, 35 y 42 de la Clasificación internacional de Niza, para las cuales se registraron las marcas opositoras.

En este punto la Sala reitera que la partícula “del valle” es de uso común, por lo que en principio no debería ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos. Con todo, lo cierto es que al excluir dicha partícula se reduce tanto la marca cuestionada de tal manera que resultaría imposible hacer la comparación de aquella respecto de las opositoras, razón por la cual, en este caso, la Sala deberá hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida para el asunto de la referencia, sostuvo lo siguiente: “[…] 3.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

En aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar, el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”31.

II.4.1.2. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. 31 Página 13 de la Interpretación Prejudicial 273-IP-2016. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada D E L V A L L E 1 2 3 4 5 6 7 8 Marcas opositoras H A R I N E R A D E L V A L L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II.4.1.3.

En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que las marcas confrontadas no presentan similitud significativa desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que la expresión “DEL VALLE”, que corresponde a la marca concedida mediante los actos demandados, tiene una extensión de ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (D-L-V-L-L), tres (3) vocales (E-A-E), y tres (3) sílabas (DEL-VA-LLE).

Por su parte, la expresión “HARINERA DEL VALLE” de las marcas opositoras previamente registradas contiene una extensión de dieciséis (16) letras, nueve (9) consonantes (H-R-N-R-D-L-V-L-L), siete (7) vocales (A-I-E-A-E-A-E) y siete (7) silabas (HA-RI-NE-RA-DEL-VA-LLE). Así las cosas, la Sala encuentra que las expresiones “DEL VALLE” y “HARINERA DEL VALLE” poseen una composición gramatical diferente, en tanto que su raíz, extensión, así como su secuencia vocálica y 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consonántica difieren en cada caso.

Ello es así, pues es evidente la diferencia en cuanto a su extensión o longitud, la primera de ellas siendo una marca conformada por ocho (8) letras, mientras que las opositoras están compuestas por dieciséis (16) letras, lo cual se traduce en que el consumidor medio tenga una apreciación diferente de las marcas al encontrarlas en el mercado.

Ahora bien, en cuanto a la raíz de cada una de las marcas, también es evidente que no guardan similitud en la medida que la cuestionada empieza con la preposición “del”, mientras que las opositoras ubican su raíz en la palabra “harinera”; de esta forma, es claro que las expresiones iniciales de cada una de las marcas poseen una conformación gramatical sin coincidencia alguna, lo que a su vez las hace fácilmente diferenciables en el mercado en criterio de un consumidor promedio.

Por otra parte, si bien es cierto que las expresiones confrontadas comparten terminación, esto es, las palabras “del valle”, también lo es que, como se advirtió con anterioridad, aquellas resultan de uso común para varias de las clases para las que se encuentran registradas las marcas opositoras, de manera que, el titular de las marcas “HARINERA DEL VALLE” no puede fundar su inconformidad en la similitud que encuentra en otras marcas que contienen dicha expresión, la cual deviene inapropiable de forma exclusiva por el mismo hecho de ser usual en los empresarios para denominar sus marcas en las clases internacionales comentadas; en consecuencia, el titular de una marca en dichas condiciones cuenta con una fuerza limitada de oposición. Adicionalmente, para la Sala es la palabra “harinera” y no “del valle” la que guarda mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que allí es donde se encuentra ubicada la fuerza distintiva de las marcas previamente registradas. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es por todo ello que la Sala concluye que entre la marca cuestionada “DEL VALLE” (mixta) y las marcas opositoras previamente registradas “HARINERA DEL VALLE” (nominativas) no existe similitud ortográfica.

II.4.2.1.3. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen las marcas confrontadas no se encuentran similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, cada una de ellas cuenta con una raíz diferente lo que se traduce en vocablos con distinta dicción. Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE – DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE – DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE – DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE – DEL VALLE – HARINERA DEL VALLE En cuanto a su pronunciación, la Sala rescata la similitud en lo que respecta a las palabras “del valle”, que se encuentra en ambos casos, sin embargo, la ausencia de la palabra “harinera” en la marca cuestionada permite que su pronunciación resulte diferente en relación con las opositoras previamente registradas, especialmente porque es en esa expresión que se encuentra la carga semántica particularizadora de las opositoras.

A ello se agrega que, como las raíces de las expresiones difieren en cada caso, entonces aquellas no comparten dicción, pues la pronunciación en la palabra “HARINERA” resulta por mucho distinta de la partícula “DEL”. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, es evidente que no puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que las raíces en cada marca sean diferentes genera una variación importante en la sonoridad al momento de su confrontación, y del mismo modo se apreciarán en el mercado cuando un consumidor pretenda adquirir los productos y/o servicios que pretenden distinguir las marcas en conflicto, sin que aquel llegue al entendimiento de que se trata de un mismo producto y/o servicio o que aquellos comparten origen empresarial.

II.4.1.4. Ahora bien, en relación con el aspecto ideológico de las marcas confrontadas, la Sala recuerda que aquella hace referencia a la idea o concepto que evocan en la mente del consumidor, de manera que la similitud se configura “[…] entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”32.

En ese orden la Sala advierte que en la marca mixta acusada “DEL VALLE”, La expresión “del” está definida en el idioma castellano, así: “[…] 1. contracc. De el; p. ej., la naturaleza del hombre, por la naturaleza del hombre. Del águila, por del águila.]”. Así mismo, el término “valle” posee el siguiente significado en el idioma castellano: “[…] 1. m. Llanura entre montes o alturas. 2. m. Cuenca de un río. 3. m. Conjunto de lugares, caseríos o aldeas situados en un valle. […]” como se explicó a párrafos anteriores; y en su conjunto, para la Sala evocan la idea de que los productos amparados con esa marca, a saber, bebidas como aguas minerales, gaseosas, cervezas y zumos de frutas, provienen de un lugar con características geográficas que responden a las llanuras o planicies. 32 127-IP-2009. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la misma línea, la Sala recuerda que la palabra “harinera” que se encuentra presente en las marcas opositoras, cuenta con el siguiente significado en el idioma castellano: “1. adj.

Perteneciente o relativo a la harina. Molino, cedazo harinero. 2. m. y f. Tratante y comerciante en harina. […]”. Adicionalmente, se observa que las marcas opositoras en su conjunto evocan el concepto de tratante o comerciante de harinas proveniente de zonas geográficas caracterizadas por llanuras o planicies. De conformidad con lo anterior, para la Sala no hay una similitud ideológica entre las marcas confrontadas, dado que, como se observó del análisis anterior, aquellas evocan ideas significativamente distintas al ser apreciadas por el consumidor promedio en el mercado.

A manera de conclusión, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que lleve a considerar que la coexistencia de la marca cuestionada y las opositoras implique un riesgo de confusión, ni de asociación, por cuanto el signo “DEL VALLE”, es lo suficientemente distintivo y diferente del previamente registrado “HARINERA DEL VALLE”.

Adicionalmente, resulta del caso señalar que, como las marcas confrontadas se encuentran conformadas por expresiones de uso común para los productos y/o servicios comprendidos en las clases para las cuales fueron registradas, aquellas devienen débiles, pues poseen vocablos que no pueden ser apropiables de manera exclusiva por un empresario.

En este punto, sea del caso recordar el criterio que sobre la materia ha desarrollado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina así: “3.4. Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho 30 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.”33 (destacado de la Sala).

Dicho criterio fue reiterado en la Interpretación Prejuidicial que ese Tribunal emitió para el caso en estudio, en el siguiente sentido: “3.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.”34 II.4.1.5.

Por lo tanto, al poseer la marca cuestionada “DEL VALLE” la condición de distintividad necesaria y no existir entre aquella y las marcas opositoras previamente registradas “HARINERA DEL VALLE” semejanzas significativas que lleven al consumidor a error al momento de adquirir uno u otro producto y/o servicios, la Sala considera que en el presente asunto no se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, no resulta necesario descender al estudio del segundo presupuesto de que trata la norma, a saber, la conexidad competitiva.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. II.4.1.6. Finalmente, en cuanto a la supuesta notoriedad de las marcas nominativas opositoras “HARINERA DEL VALLE”, la Sala advierte que dicho argumento no reviste relevancia en el presente debate, en la medida que se concluyó que entre la marca cuestionada y aquella no se 33 Folio 191 del expediente físico de la referencia. 34 Folio 513 del expediente físico de la referencia. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidencia similitud con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

II.4.1.7. De otra parte, la Sala advierte que en su escrito de contestación de la demanda el titular del registro acusado señaló que las marcas enfrentadas han coexistido de manera pacífica en el mercado sin que se haya presentado riesgo de confusión en el público consumidor. Al respecto valga mencionar que, conforme lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad […]”35 (resaltados fuera del texto original).

Además, de las pruebas obrantes en el expediente se observa que no se aportó alguna que, en aras de acreditar la coexistencia pacífica, permita afirmar más allá de toda duda que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad o comercialización sin que hubiese riesgo de confusión, así como tampoco se aportaron, por ejemplo, análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la carga de la prueba pertenece a la parte que alegó la mencionada coexistencia pacífica36.

Así las cosas, sin perjuicio de las conclusiones antes expuestas sobre la inexistencia de semejanzas entre las marcas confrontadas que implique un riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores, la Sala concluye que la parte procesal no acreditó el supuesto jurídico invocado. II.4.2. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre la marca cuestionada y las opositoras previamente registradas no existe 35 Proceso 15-IP-2003. 36 Proceso 551-IP-2015. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similitud susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado.

Por lo tanto, es claro que los actos acusados mediante los cuales se concedió el registro como marca del signo mixto “DEL VALLE” para distinguir productos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Jdv Markco S.A.P.I. de C.V. conservan incólume la presunción de legalidad que los reviste, por no encontrarse incurso dicho signo en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.3. SOBRE LOS PODERES Visto el memorial obrante en el folio 555 del expediente físico de la referencia, la Sala tendrá por debidamente presentada la renuncia de poder conferido a la abogada Laura Gómez Rivera como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto cumple con los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Laura Gómez 33 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00344 00 Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rivera, en tanto cumple con los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.