11001032400020150001600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO, “RED SERVI” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO “SERVIRED”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS SIGNIFICATIVAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DINSTINGUEN EN LAS CLASES 35, 36 Y 39 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, LO CUAL GENERARÍA RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INVERLUNA Y CIA S. EN C.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 66869 de 7 de noviembre de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 10 de julio de 2013 solicitó el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para distinguir servicios de la Clase 392 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades SERVIENTREGA S.A y GLOBAL INVESTMENT & 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] Almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos, fotografías y archivos de audio y vídeo digitales almacenados electrónica mente; carga de mercancías; carga y descarga de mercancías; consultoría en transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; corretaje de transporte; descarga de mercancías; distribución de mensajes por mensajería; distribución de paquetes; distribución de paquetes por mensajería; embalaje y almacenamiento de mercancías; empaquetado de mercancías; envío de correspondencia; envío urgente de mercancías; envío y distribución de correspondencia; flete [transporte de mercancías]; reparto de mercancías; seguimiento de vehículos de carga por ordenador o gps [información sobre transportes]; servicios aeroportuarios; seguimiento y rastreo de envíos [información sobre transportes]; transporte aéreo y marítimo; transporte de dinero y valores; transporte de mercancías; transporte de paquetes; transporte de valores; transporte, embalaje y almacenamiento de productos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TRADING MANAGEMENT INC, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era confundible con las marcas mixtas y nominativas “SERVIENTREGA” y “SERVIRED”, previamente registradas, respectivamente, a favor de estas en las Clases 35, 36 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 4814 de 31 de enero de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo dichas sociedades interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos a través de la Resolución núm. 66869 de 7 de noviembre de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada solamente la oposición interpuesta por la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC y denegó el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 136, literal a), y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004 y 58 de la Constitución Política, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que al momento de presentar la solicitud de registro del signo cuestionado, la expresión “RED SERVI” ya se encontraba registrada como marca a su favor en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, así también, con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., lo que significa que el referido signo goza de distintividad en el mercado y no genera alguna clase de confusión con las marcas en mención. Sostuvo que sus marcas “RED SERVI” fueron solicitadas para registro en el 2010 y concedidas en marzo de 2011, lo que significa que tiene derechos adquiridos con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la expresión “SERVIRED”, a favor de la referida sociedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado es similar ortográfica, fonética y conceptualmente con las 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas “SERVIENTREGA” y “SERVIRED”, comoquiera que reproduce los elementos que constituyen estas últimas.

Aseguró que en el caso sub examine se presenta un riesgo de confusión entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, no solo por la similitud estructural que las comprenden, sino también por la relación competitiva entre los servicios que identifican, por cuanto el servicio de transporte de dinero y valores que identifica el primero comparte la misma finalidad y es complementario de los servicios de giro postal y envío de fondos, que desarrollan las últimas.

II.-2. La sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Señaló que tiene la prelación del registro marcario sobre la expresión “SERVIRED”, en relación con los servicios comprendidos en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que en su momento solicitó y obtuvo la cancelación de dicho signo siendo en ese momento de titularidad del BANCO DE BOGOTA S.A., en las mismas clases. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que algunas de las marcas relacionadas por la actora en la demanda con la expresión “RED SERVI” ya fueron canceladas por la SIC, en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en diferentes medios de control de nulidad que ha instaurado, por haber sido concedidas de manera irregular pese a la existencia previa en el mercado de la marca “SERVIRED”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 9 de abril de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, las sociedades INVERLUNA Y CIA S. EN C.A., en su calidad de actora, GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC, como tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como la parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a las cuales se determinó que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado, por lo que se resolverían en la sentencia que dirima el fondo del asunto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 66869 de 7 de noviembre de 2014, mediante la cual la SIC, al resolver el recurso de apelación interpuesta contra la Resolución núm. 4814 de 31 de enero de 2014, la revocó y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC, tercero con interés directo en las resultas del proceso y le denegó a la actora el registro como marca del signo “RED SERVI” (MIXTO), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a), y 168 de la Decisión 486 de 2000 y 58 de la Constitución Política. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y reiteró que el signo “RED SERVI” es distintivo, máxime si se tiene en cuenta que previo a la solicitud de registro no existía en el mercado alguna marca que pudiera impedir su concesión. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que el signo cuestionado reproduce en su totalidad los elementos que componen las marcas de su propiedad, así se encuentren en diferente orden las letras que las componen.

Adujo que el signo y las marcas enfrentadas identifican servicios relacionados de manera directa, toda vez que los comprendidos en la Clase 39, que pretende identificar el signo “RED SERVI”, se encuentran englobados en los protegidos por sus marcas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que los servicios adicionales amparados por sus marcas tienen una relación de sustituibilidad con los identificados por el signo cuestionado, además de que utilizan los mismos canales de comercialización, pues apuntan a un sector uniforme del mercado.

IV.-3. En esta etapa procesal, la parte demandada y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en 6 Proceso 587-IP-2019. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: […] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denomiantivos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.

Familia de marcas […] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 4. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla. 4.5. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 4.6.

A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 5.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 66869 de 7 de noviembre de 2014, denegó el registro como marca del signo mixto “RED SERVI” a la actora, para amparar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas nominativas previamente registradas, 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “SERVIRED”, que identifica servicios en las misma Clase; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que al momento de presentar la solicitud de registro del signo cuestionado, la expresión “RED SERVI” ya se encontraba registrada como marca a su favor en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, así también, con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., lo que significa que el referido signo goza de distintividad en el mercado y no genera alguna clase de confusión con las marcas en mención. Por su parte, la SIC, en la contestación de la demanda, señaló que el signo cuestionado es similar ortográfica, fonética y conceptualmente con las marcas “SERVIENTREGA” y “SERVIRED”, comoquiera que reproduce los elementos que las constituyen.

Aseguró que en el caso sub examine se presente un riesgo de confusión entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, no solo por la similitud estructural que las comprenden, sino también por la relación competitiva entre los servicios que identifican, por cuanto el servicio de transporte de dinero y valores que identifica el primero comparte la misma finalidad y es 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co complementario de los servicios de giro postal y envío de fondos, que desarrollan las últimas.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, litera a), 151 y 168 de la Decisión 4867, “[…] por ser pertinente […] y […] para desarrollar el tema de la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] 7 El artículo 151 fue interpretado de oficio por el Tribunal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo objeto de controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marcas en conflicto, así: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO8 SERVIRED MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS910 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “RED SERVI”, como lo es el solicitado por la actora, con unas marcas nominativas, "SERVIRED", previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los servicios amparados bajo los mismos son solicitados 8 Folio 12 del cuaderno principal. 9 Folio 12 del cuaderno principal. 10 La Sala pone de presente que en el caso sub examine no se realizará el cotejo del signo cuestionado frente a las marcas previamente registradas a favor de SERVIENTREGA S.A., comoquiera que la SIC declaró infundada su oposición a través de los actos administrativos acusados. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, esto es, “RED SERVI” y “SERVIRED”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “RED SERVI” y las marcas previamente registradas, “SERVIRED”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están conformadas por palabras idénticas, pero en orden inverso (RED-SERVI/ SERVI-RED), mismo número de sílabas (3), letras (8), consonantes (5) y vocales (3); y que, a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

En efecto, la Sala considera que el intercambio en el orden de las palabras que conforman al signo cuestionado “RED” y “SERVI”, no es suficiente para diluir las semejanzas anteriormente observadas, lo que permite concluir que existe similitud ortográfica entre ellos. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202011, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “RED SERVI” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “SERVIRED”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación del signo y las marcas cotejadas es similar, por razón a la identidad de vocablos y letras que los integran, así como por la transposición de los elementos integrantes de las expresiones comparadas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI - SERVIRED - RED SERVI -SERVIRED Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “RED” que conforma el signo cuestionado, según el Diccionario de la Real Academia12 tienen el siguiente significado: “[…]1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma 12 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 13 de septiembre de 2023, https://dle.rae.es/red 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, suje ta, etc. […]”.

Por su parte, las palabras “SERVI” y “SERVIRED” que corresponden al signo cuestionado y a las marcas opositoras, respectivamente, son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano13. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y marcas enfrentadas, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamene registradas existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 13 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “SERVI” y “SERVIRED” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 14 de marzo de 201914, en la que la Sala precisó que existía semejanza ortográfica y fonética entre los signos al presentarse una transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de la siguiente manera: “[…] Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que “PAX” y “AXP” tienen el mismo número de letras, las mismas consonantes (“P” y “X”) y la misma vocal (“A”), lo que permite concluir que hay similitud ortográfica.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de la vocal y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP PAX AXP En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que las expresiones cotejadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. […]”. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2015-00189-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Criterio reiterado en la sentencia de 24 de marzo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00239-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en dicha oportunidad se enfrentaron las expresiones “PINK LOVE” y “LOVE PINK”. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, en reciente pronunciamiento, esto es, en sentencia de 26 de noviembre de 202015, esta Sección concluyó que existía semejanza ortográfica y fonética entre el signo y marca cotejados, en cuanto ambos estaban formados por letras iguales, aunque dichas letras se encontraban en diferente disposición u orden.

En dicha oportunidad se dijo: “[…] Frente a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto tienen el mismo número de letras, la misma consonante “V” y la misma vocal “A”, pues a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.

Lo anterior permite concluir que existe similitud ortográfica entre los signos enfrentados. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón a la identidad de la vocal y de la consonante que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: AV - VA – AV – VA – AV – VA AV - VA – AV – VA – AV – VA AV - VA – AV – VA – AV – VA AV - VA – AV – VA – AV – VA En cuanto a la similitud ideológica, la Sala observa que la marca cuestionada “VA”, según el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla […]”; y, por su parte, la marca opositora “AV” es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm.único de radicación 2011-00044-00,. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión previamente registrada de fantasía, la Sala estima que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa […]”. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 201816 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo cuestionado “RED SERVI” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza: 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 39: “[…] Almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos, fotografías y archivos de audio y vídeo digitales almacenados electrónica mente; carga de mercancías; carga y descarga de mercancías; consultoría en transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; corretaje de transporte; descarga de mercancías; distribución de mensajes por mensajería; distribución de paquetes; distribución de paquetes por mensajería; embalaje y almacenamiento de mercancías; empaquetado de mercancías; envío de correspondencia; envío urgente de mercancías; envío y distribución de correspondencia; flete [transporte de mercancías]; reparto de mercancías; seguimiento de vehículos de carga por ordenador o gps [información sobre transportes]; servicios aeroportuarios; seguimiento y rastreo de envíos [información sobre transportes]; transporte aéreo y marítimo; transporte de dinero y valores; transporte de mercancías; transporte de paquetes; transporte de valores; transporte, embalaje y almacenamiento de productos […]”17.

Por su parte, las marcas nominativas previamente registradas "SERVIRED” distinguen los siguientes servicios en las clases 35 y 36, respectivamente: “[…] Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” y “[…] Servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios 17 Destacado fuera de texto. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 39 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 35 y 36, se evidencia que están dirigidos al sector de los activos financieros, escenario dentro del cual se realizan procesos de cambio de divisas, transferencia y transporte de dinero y envío de fondos, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; pertenecen al mismo género de los negocios mercantiles y/o comerciales; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo cuestionado y las marcas opositoras.

Así las cosas, al existir entre el signo y marcas confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen ambos signos provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con ese signo y marcas son prestadores de servicios relacionados económicamente. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201518, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas nominativas previamente registradas, esto es, “SERVIRED”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales19: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de días, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

Ahora, la Sala debe analizar si el signo mixto cuestionado “RED SERVI”, es derivado de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, en favor de la actora, en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, situación por la que, a su juicio de la actora, representa derechos adquiridos, además por cuanto el registro del signo censurado, se presentó con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. 19 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201620 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998), sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00141-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Resaltado fuera del texto original) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo cuestionado no es una derivación de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, de las cuales es titular la actora, por cuanto, a pesar de contener la misma estructura gramatical, los servicios amparados por estas en las clases 3821 y 4522 de la Clasificación Internacional de Niza, eran disimiles.

Respecto de la perteneciente a la registrada en misma clase 39 ibidem, el signo cuestionado presentó cambios sustanciales en relación con esta y con sus elementos accesorios, esto es, en la estructura del signo, exactamente en la distribución de las palabras en su interior y la composición con un elemento gráfico y colores distintivos adicionales alusivos a su razón social.

Adicionalmente, la Sala considera que la SIC, como quedo expuesto en la cita traída a colación, tiene la obligación de realizar un examen 21 Estos son: “[…] telecomunicaciones […]”. 22 Estos son: “[…] Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales […]”. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de registrabilidad analizando en cada caso particular, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos de señaladas en la normativa comunitaria, y que no afecte los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a las que se pretende registrar; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia23 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Asimismo, ocurre con el argumento expuesto por la actora frente al hecho que la solicitud de registro del signo cuestionado se presentó con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas “SERVIRED”, de propiedad de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., pues como bien esta lo indicó, dichas marcas ya se encontraba en el mercado siendo de propiedad del BANCO DE BOGOTÁ S.A, desde el 2003, las cuales tuvieron vigencia hasta el 201324, fecha en la cual con posterioridad a surtirse el trámite de cancelación por no uso de las mismas promovido por la referida sociedad, esta de manera simultanea solicitó sus registros en las mismas clases. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00. 24 https://sipi.sic.gov.co, consultada el 14 de septiembre de 2023. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y respecto del argumento de la demandante concerniente a que se violó el artículo 58 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la entidad demandada denegó el registro del signo cuestionado de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “RED SERVI”, para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde al parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ella se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00016-00 Actora: INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de septiembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.