11001032400020110014700 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandantes: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: PROCAPS S.A Y COLMED LTDA Tesis: No es nula la resolución que concedió el registro de la marca “SALAMANDRAS” (nominativa) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por cuanto las actoras no lograron demostrar que fuesen titulares de un signo distintivo similar que se encontrara protegido.

No se probó la mala fe en la solicitud de registro de marca. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide en única instancia la demanda presentada por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 20001, con miras a obtener la nulidad de la resolución núm. 58572 de 19 de noviembre de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” en el sentido de revocar la resolución núm. 13829 de fecha 25 de junio de 2004 y, en su lugar, conceder el 1 La demanda fue presentada como “en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso administrativo y el artículo 72 de la decisión 486 de la comisión del Acuerdo de Cartagena” (folio 224 del expediente).

Con todo, mediante auto del 2 de diciembre de 2011 el despacho admitió la demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (Folio 254 del expediente). 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca “SALAMANDRAS” (nominativa) para distinguir productos en la clase 302 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de PROCAPS S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA Las sociedades TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH, a través de apoderado judicial, presentaron demanda3 en la que formularon las siguientes: I.1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 58572 de fecha 19 de noviembre de 2009, la cual revoca la resolución No. 13829 de fecha 25 de junio de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03-075042, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa SALAMANDRAS.

SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro No. 392153.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.” I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios - COLMED LTDA, solicitó el registro como marca del signo “SALAMANDRAS" 2 Para distinguir los siguientes productos: “DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CONFITE- RIA, CHOCOLATE, CAFE, TE, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SU- CEDANEOS DEL CAFE;

COLMED LTDA transfirió a la sociedad PROCAPS S.A. la solicitud de registro. I.1.2.2. La sociedad MEDERER GMBH presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento principalmente en que el solicitante del signo acusado habría obrado de mala fe y con el propósito de efectuar actos de competencia desleal en su contra, pues siendo PROCAPS S.A. comercializador en Colombia de los productos de MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A, adquirió la titularidad de la marca “TROLLI” así como varias marcas para referencias de productos “TROLLI” con el ánimo de excluir del mercado colombiano a las opositoras y aprovechándose de su prestigio.

La comentada marca, de la que la opositora es titular en diversos países, se usa para comercializar gomas de dulce con forma de animales y frutas, dentro de las que se encuentran las referencias: Ballena Sour, Caterpillars, Salamandras, entre otras. I.1.2.3. Mediante la resolución número 13829 de 25 de junio de 2004, la SIC declaró fundada la oposición formulada por MEDERER GMBH, y negó el registro como marca del signo “SALAMANDRAS” (nominativo) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PROCAPS S.A. En síntesis, fundamentó su decisión en la consideración de que existía un indicio razonable de la mala fe del solicitante derivado a partir de la investigación por competencia desleal que había adelantado la opositora del registro y TROLLI IBÉRICA S.A. contra PROCAPS S.A. I.1.2.4.

A través de la resolución número 15602 de 29 de junio de 2005, se resolvió el recurso de reposición presentado por PROCAPS S.A. contra la decisión comentada anteriormente en el sentido de confirmarla. En esa oportunidad, la SIC consideró el proceso de competencia desleal aludido, 4 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el cual versa sobre las siguientes marcas de MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.: “CATERPILLARS” “GLOWWORNS” “PUFFS” “SQUIGGLES” “TIBURON AZUL” “BALLENA SOUR” “SALAMANDRAS” y “CULEBRAS”, y destacó que Procaps S.A. solicitó el registro como marca de los mismos signos ante la SIC.

I.1.2.5. Por resolución 58572 de 19 de noviembre de 2009, la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la negación del registro solicitado en el sentido de revocar dicha decisión, y en su lugar, declarar infundada la oposición formulada por MEDERER GMBH. En consecuencia, concedió el registro como marca del signo “SALAMANDRAS” (nominativo) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de PROCAPS S.A. Dicha consideración se basó en la inexistencia de elementos suficientes para que se determinara un indicio de la mala fe en el solicitante de la marca.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 136, literal d) y en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. En primer lugar, puso de presente que MEDERER GMBH es titular de la marca “TROLLI” en los siguientes países: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Suiza, España, Uruguay, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, entre otros; y explicó que la comercialización de dicha marca incluye el uso de referencias para sus productos como la expresión “SALAMANDRAS”,” BALLENA SOUR”, “CATERPILLARS” entre otras. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.2.

Afirmó que durante varios años la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos “TROLLI” fabricados por la sociedad alemana MEDERER GMBH, y prueba de ello es la confesión expresa de la sociedad PROCAPS S.A. en desarrollo de una acción de competencia desleal promovida por MEDERER GMBH ante la SIC. I.1.3.3. Sostuvo que, como parte de su actuación de mala fe, las sociedades PROCAPS S.A., COLMED LTDA, TROLLI DE COLOMBIA hoy CANDYCOL S.A., han solicitado ante la SIC, “diversas marcas que incluyen marcas de referencia usadas por “TROLLI”, para la comercialización a nivel mundial de sus productos”4, como es el caso de la marca “SALAMANDRAS”.

I.1.3.4. Informó que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, hacen parte del mismo grupo económico entre cuyas actividades se encuentra la explotación o comercialización de productos alimenticios y entre ellos especialmente gomas de dulce o gomitas, y que para la comisión de actos de competencia desleal tienen por costumbre traspasarse y licenciarse mutuamente las marcas que originalmente son propiedad de MEDERER GMBH.

I.1.3.5. Insistió en señalar que dentro del proceso de competencia desleal, en diligencia de interrogatorio de parte, el representante legal de PROCAPS S.A. confesó que desde el año 1994, actuó como distribuidor de los productos de la marca “TROLLI” enviados para tal fin por parte de las sociedades MEDERER GMBH, y TROLLI IBERICA S.A., y que PROCAPS S.A. adquirió dicha marca sin el consentimiento de las sociedades titulares, continuando con su uso y comercialización, tal como lo hacían cuando actuaban como distribuidores. 4 Folio 230 del expediente digitalizado. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. El apoderado de las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, contestó la demanda así5: Formuló la excepción de caducidad de la acción, para lo cual adujo que el término que corresponde aplicar es el de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que dio por terminado el trámite administrativo de registro de marca, y que entre dicha fecha y la de radicación de la demanda de la referencia se superó de manera amplia la oportunidad dispuesta en la ley para ello.

Por otra parte, sostuvo que, aunque en la demanda se alega la supuesta vulneración de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión Andina 486, en el trámite administrativo de la solicitud de registro del signo “SALAMANDRAS”, sólo se invocó como fundamento de oposición el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. De igual manera explicó que en el acto acusado la SIC señaló acertadamente que con las pruebas obrantes en el expediente no se advertían indicios razonables para considerar que con las solicitudes de registro se pretendía perpetrar actos de competencia desleal.

Afirmó que el signo nominativo “SALAMANDRAS”, solicitado para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con las exigencias sustanciales, entre ellas la suficiente distintividad para ser registrada como marca, tal como acertadamente lo decidió la SIC, por lo que no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad alguna.

Informó que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA nunca han sido distribuidores de las sociedades MEDERER GMBH Y TROLLI IBERICA 5 Folios 335 a 379 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A, y que la relación comercial que tuvo lugar años atrás entre las partes se limitó exclusivamente a un "contrato de suministro" respecto de productos marcados con la expresión “TROLLI”, y en ningún momento se extendió al signo “SALAMANDRAS”, cuya titularidad ostenta la sociedad PROCAPS S.A. Insistieron en que: (i) la marca “TROLLI” con fundamento en la cual se presentó la oposición, difiere totalmente de la marca cuestionada “SALAMANDRAS”;

(ii) las sociedades demandantes nunca han ostentado registro alguno sobre el signo “SALAMANDRAS” en países de la comunidad andina, y (iii) la iniciación de una investigación por competencia desleal no constituye un indicio razonable de posible comisión de actos de competencia desleal o mala fe en la solicitud marcaria. I.2.2. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos6: En primer lugar, precisó que al momento de la expedición de la resolución núm. 13829 de fecha 25 de junio de 2004, en virtud de la cual se negó el registro de la marca cuestionada, correspondió aplicar el numeral 1.2.5.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la SIC, vigente para ese momento, que establecía lo siguiente: "[…] 1.2.5.5 lrregistrabilidad por competencia desleal En los términos del artículo 137 de la decisión 486, se entenderá́ que existen indicios razonables para negar la solicitud, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio: a) Haya abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1996 y las que modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos alegados en el expediente de propiedad industrial; o, b) Concluya que habría abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la ley 256 de 1996, y las que la modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos presentados al juez competente como fundamento de una demanda […]”. 6 Folios 403 a 412 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que no obstante lo anterior, mediante Circular Externa número 004 del 28 de abril de 2008, la SIC derogó las disposiciones anteriores, señalando que la potestad reglamentaria de esa autoridad sobre asuntos no comprendidos en la Decisión 486 de 2000, no implicaba la posibilidad para la autoridad nacional de imponer a los administrados exigencias adicionales para el ejercicio de sus derechos.

En consecuencia, fue este nuevo criterio el utilizado al momento de expedir la resolución núm. 58572, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “SALAMANDRAS” y despachar desfavorablemente las oposiciones de las sociedades MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. Adujo que, una vez revisada la documentación allegada por los opositores, aquella no fue suficiente para determinar con la certeza necesaria que la solicitud marcaria cuestionada estaba dirigida a perpetrar, facilitar o consumar un acto de competencia desleal, aspecto que resulta necesario para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000.

También señaló que se realizó el correspondiente examen de registrabilidad respecto de la marca “SALAMANDRAS”, de conformidad con el procedimiento señalado para ello, evidenciándose que el signo no incurrió en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 136 y 137 de la Decisión andina. I.2.2. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de fecha 7 de noviembre de 20177, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. 7 Folio 492 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.1.

Las sociedades demandantes reiteraron los argumentos planteados en la demanda8. I.3.2. Los terceros con interés reiteraron los argumentos planteados en la contestación de la demanda9. I.3.3. La SIC10 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.3.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. I.4.

LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial11 núm. 251-IP-2015, en la cual se pronunció sobre los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los artículos 172, 258 y 259 ibidem.

En primer lugar, en atención a la excepción de caducidad planteada por los terceros con interés se pronunció sobre la acción de nulidad en los siguientes términos: Explicó que la nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado y aunque puede ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, en tanto la norma establece la prescripción de la acción de 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Por lo tanto, en relación con los actos administrativos que conceden registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las 8 Folios 493 a 494 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 495 a 507 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 508 a 509 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 457 a 465 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Señaló que el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En segundo lugar, se pronunció sobre “los signos idénticos o que se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido”, así: “[…] es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 32. La Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta: y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno.” Respecto de “la solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”, señaló lo siguiente: “Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. Si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. EL ACTO ACUSADO Se solicita la nulidad de la resolución núm. 58572 de 19 de noviembre de 200912 mediante la cual se revocó la resolución núm. 13829 de 25 de junio de 2004 y, en su lugar: (i) se declaró infundada la oposición de MEDERER GMBH y (ii) se concedió el registro de la marca “SALAMANDRAS” (nominativa) para distinguir productos13 en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial 251-IP-2015 emitida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables al presente caso son el literal d) del artículo 136, y artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, de oficio, el Tribunal interpretó los artículos 172, 258 y 259 de la misma Decisión. Las normas son del siguiente tenor: 12 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”. 13 El registro marcario ampara los siguientes productos en la clase 30: DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CONFITE- RIA, CHOCOLATE, CAFE, TE, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SU- CEDANEOS DEL CAFE;

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREA- LES, PAN, PASTELERIA, HELADOS COMESTIBLES; TODO TIPO DE PRO- DUCTOS A BASE DE SOYA, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR, SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CON EX- CEPCION DE SALSAS PARA ENSALADAS), CONDIMENTOS, ESPECIAS, HIELO, ALIMENTOS ENRIQUECIDOS. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […].” "Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". […].

"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” […]. Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor: o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. […]”.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS 13 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por los litisconsortes necesarios en la cual formularon la excepción de caducidad, le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad relativa presentada en contra de la resolución por la cual se concedió el registro de la marca “SALAMANDRAS” (nominativa) para distinguir productos14 en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dictadas por la SIC.

En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, la Sala deberá determinar si respecto de la marca “SALAMANDRAS” (nominativa), concedida para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos supuestos: (i) la semejanza determinante de error en el público consumidor con un signo de un tercero; y (ii) que el solicitante sea o haya sido, representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

En igual sentido, la Sala deberá resolver si existen indicios razonables que evidencien que la solicitud de registro como marca del signo “SALAMANDRAS” (nominativo) se promovió para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A y MEDERER GMBH. 14 El registro marcario ampara los siguientes productos en la clase 30: DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CONFITE- RIA, CHOCOLATE, CAFE, TE, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SU- CEDANEOS DEL CAFE;

EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la caducidad de la acción Los litisconsortes necesarios formularon la excepción de caducidad de la demanda, para lo cual señalaron que la acción ejercida para atacar el acto administrativo acusado fue la de nulidad y restablecimiento del derecho, y no la acción de nulidad relativa establecida en la Decisión 486 de 2000.

Por lo tanto, en su consideración, el término con el que se contaba para presentar la presente demanda era el de 4 meses contados a partir de la ejecutoria del acto acusado; sin embargo, como la demanda se radicó por fuera de dicha oportunidad, a su juicio operó la caducidad. En primer lugar, la Sala considera importante señalar que para estudiar la ocurrencia o no del fenómeno de caducidad en el presente caso se hace necesario traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: 15 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (…) Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”15.

Con base en lo anterior la Sala reitera que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, veamos: i) La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Pues bien, sea lo primero aclarar que la demanda fue presentada por la parte actora como “en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso administrativo y el artículo 72 (sic) de la decisión 486 de la comisión del Acuerdo de Cartagena”16. Con todo, el despacho sustanciador la admitió como una acción de nulidad relativa 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000- 2004-00155-01. 16 Folio 224 del expediente digitalizado. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 mediante auto de 2 de diciembre de 2011.

Ello, en consideración a que, por un lado, con ella se pretende la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca nominativa “SALAMANDRAS” para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Procaps S.A.; y, por el otro, habida cuenta de que la demanda se fundamenta en la supuesta transgresión del literal d) del artículo 136 y del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia, es claro que la acción de nulidad relativa admitida por el despacho es la procedente para el presente asunto. En el escenario anotado, corresponde destacar que el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión comunitaria referida prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En ese orden, la Sala advierte que la SIC concedió el registro de la marca nominativa “SALAMANDRAS” en favor de Procaps S.A., a través de la resolución núm. 58572, dictada el 19 de noviembre de 2009. Por su parte, la demanda que aquí se analiza fue presentada el 23 de marzo de 2011, esto es, dentro del plazo de cinco años señalado en la norma para su formulación oportuna.

En consecuencia, la Sala concluye que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que se declarará no probada la excepción propuesta por los litisconsortes necesarios. II.4.2. De los cargos de nulidad invocados por la demandante II.4.2.1. De la infracción al literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 II.4.2.1.1.

La Sala destaca que del contenido normativo del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se establecen dos supuestos como 17 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad allí prevista, a saber: (i) que el signo en controversia sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; y, (ii) que el solicitante de dicho registro haya sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo anterior, lo primero que corresponde determinar es si la marca nominativa “SALAMANDRAS”, concedida para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de PROCAPS S.A., cuestionada con la presente demanda, se encuentra incursa en el primer presupuesto del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, si es idéntica o se asemeja a un signo distintivo de un tercero, en particular, a una marca objeto de protección cuyo registro hubiere sido otorgado a favor de las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

Para el efecto, la Sala procedió a consultar en el sistema para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio17 y evidenció que, para la fecha de expedición del acto acusado, no existían marcas registradas en Colombia para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que consistieran en la expresión “SALAMANDRAS” o, la contuvieran y, que pudieran considerarse semejantes a la marca “SALAMANDRAS” cuestionada.

De otra parte, revisado el escrito de la demanda y las pruebas aportadas en el proceso, se advierte que la parte actora no demostró que las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH fueran titulares en el extranjero de una marca similar o idéntica a la marca “SALAMANDRAS” 17 Consulta realizada el 2 de mayo de 2024. Los resultados de la consulta pueden consultarse a través del siguiente vinculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638502580381603903 18 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, acusada dentro de la presente litis.

La inexistencia de registros similares o idénticos a la marca nominativa “SALAMANDRAS” que hubieren sido otorgados a favor de terceros para la época de expedición de los actos demandados, de entrada, pone de presente que no se encuentra acreditado el primer supuesto necesario para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esto es, que el signo solicitado “sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero”.

Por tal motivo, resultaría innecesario analizar el segundo supuesto de la referida norma, relativo a que el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. No obstante, en atención a la relación con el segundo cargo propuesto, la Sala encuentra pertinente referirse al planteamiento expuesto en la demanda conforme el cual, la sociedad PROCAPS S.A. era distribuidor autorizado de la marca “TROLLI” y que, aprovechándose de esa circunstancia, consolidó actos de competencia desleal tales como el registro de la marca “TROLLI” en Colombia, así como varias expresiones que representan las referencias de productos comercializados por las demandantes bajo tal marca, como es del caso de “SALAMANDRAS”.

II.4.2.1.2. Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el asunto de la referencia se ciñe a estudiar la legalidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca nominativa “SALAMANDRAS” para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor internacional. No obstante, la parte demandante fundó sus pretensiones en el hecho de ser titular del registro de la marca “TROLLI” en varios países diferentes a Colombia, al punto en el que su argumentación va dirigida a señalar que la marca “TROLLI” fue adquirida por los terceros con interés aprovechándose de haber sido sus distribuidores. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con todo, de la anterior constatación se desprende que, en realidad, a la parte actora le correspondía promover demanda en contra de los actos administrativos que concedieron el registro marcario respecto de la marca “TROLLI”, pues su intención es censurar que PROCAPS S.A y COLMED LTDA registraron un signo semejante o idéntico a ese, que eran de su titularidad en el extranjero, valiéndose de su condición de distribuidores y en ejecución de actos de competencia desleal.

Dicho de otro modo, el alegato sobre la titularidad respecto del registro de la marca “TROLLI” que ostentan las demandantes en otros países de Latinoamérica, no resulta pertinente en orden a analizar la legalidad de la Resolución 58572 que aquí se demanda, pues el alcance de este acto administrativo se circunscribió a la solicitud de registro del signo nominativo “SALAMANDRAS” para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

II.4.2.1.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que entre las actoras y PROCAPS S.A. sí existió una relación comercial en la que, según lo afirmó esta última en el escrito que presentó dentro de la actuación de competencia desleal promovida por las actoras18, “[…] Procaps S.A., ha comercializado el producto en Colombia desde 1994 (para referirse a “TROLLI”) con pleno conocimiento de la actora, que fuere su proveedora […]”19.

Al respecto, obra en el expediente la impresión de un mensaje de datos enviado desde el correo electrónico mquijano@procaps.com.co a angel.cerda@trolliberica.com con el asunto “Autorización, importación, envase, distribución y venta de trolli para procaps – manejo de importaciones”20. Sin embargo, en dicho mensaje se advierte únicamente 18 Folios 420 a 422 del expediente físico de la referencia. 19 Afirmación visible en el folio 45 del expediente físico de la referencia. 20 Folio 182 del expediente físico de la referencia. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co información sobre comercialización de productos bajo la marca “TROLLI”, sin que nada se observe respecto de la marca “SALAMANDRAS”, así: “Apreciado Ángel, Por favor confírmame si ya está en trámite la autorización a PROCAPS S.A. para importación, envase, distribución y venta en el territorio Colombiano los productos de caramelo de gelatina marca Trolli.

Para esto enviamos un modelo consularizado que fue tramitado en el pasado. Gracias por tu amable colaboración. Atentamente, Marta Luz Quijano Original Message (…) Apreciado Sr. Cerda: Por petición de la Sra. Martha Quijano, me permito solicitarle emitir una autorización como la que enviamos vía fax para importación, envase, distribución y venta en el territorio Colombiano los productos de caramelo de gelatina marca Trolli elaborados por ustedes de acuerdo al documento enviado, consularizada a favor de Procaps S.A. con Nit.

No. 890.106.527-5. Así mismo, me permito confirmarle que a partir de la fecha la persona encargada de los tramites de nacionalización de mercancía será la Sra. Clorinda Ortiz del departamento de Importaciones Procaps. Por tal motivo le agradecemos actualizarla en su ficha de datos y enviarle todos los documentos al respecto. (…)” Por otra parte, se observa en el expediente una factura expedida por TROLLI IBÉRICA S.A. a PROCAPS S.A.21 en la que se describen las siguientes referencias de productos: “apples, caterpillars, classic bear, octupus, peachs, glowworms, strawberrys, Kiss y tropic.” En línea con los referenciados, la Sala destaca que las pruebas documentales aportadas con la demanda22 ponen de presente movimientos comerciales en relación con productos distribuidos bajo la marca “TROLLI”.

Sin embargo, de ninguna de ellas se logra observar con grado de certeza que hubiese existido una relación comercial entre las partes procesales respecto de la comercialización de productos 21 Folios 183 y 184 del expediente físico de la referencia. 22 Folios del 182 a 203 del expediente de la referencia 21 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionados con la marca “SALAMANDRAS” y/o frente a los productos ofrecidos bajo una marca similarmente confundible con aquella.

Por otra parte, otra cantidad considerable de documentos entre los cuales se encuentran facturas, correos electrónicos y comprobantes de despacho de mercancía23, dejan a la vista las relaciones comerciales que las actoras sostuvieron con la sociedad CANDYCOL S.A. (antes TROLLI DE COLOMBIA). Pese a ello, no hay prueba en el expediente que acredite que entre esta última y PROCAPS S.A. existía un vínculo societario que permita inferir que las actividades comerciales que se adelantaron a través de aquella afecten o liguen directamente a la sociedad titular de la marca cuestionada, y mucho menos en punto de la comercialización de productos amparados con dicho signo. En consecuencia, la Sala concluye que la parte actora no acreditó que la sociedad PROCAPS S.A. hubiera sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por las sociedades aquí demandantes de la marca “SALAMANDRAS” que alegan estaba protegida en el extranjero.

II.4.2.1.4. Así las cosas, teniendo en cuenta que, para la fecha de expedición del acto acusado, (i) no existían marcas registradas en Colombia idénticas o semejantes a la marca “SALAMANDRAS” cuestionada; (ii) que tampoco se demostró que las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH fueran titulares en el extranjero de una marca similar o idéntica a la marca “SALAMANDRAS”, y (iii) que, por lo mismo, no se acreditó que el titular de la marca acusada hubiere sido representante, distribuidor o autorizado por las demandantes de la marca “SALAMANDRAS” cuestionada, la Sala concluye que no prospera el cargo por violación del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 23 Folios del 153 a 181 y del 204 a 223 del expediente de la referencia 22 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.1.2.

De la infracción al artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 Teniendo en cuenta el alegato sobre la vulneración del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, conviene recordar los criterios que ha fijado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre su contenido normativo: “[…] El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que el demandado (…) actuó de mala fe. […]”24 (Destacado de la Sala) Del mismo modo, mediante sentencia de 12 de diciembre de 201925 esta Sección se pronunció frente a los presupuestos que deben existir para la configuración de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, así: “43.

Ahora, en relación con el artículo 137 de la Decisión 486, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial en cuanto a que quien alega la configuración del supuesto previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 debe ser titular de un derecho exclusivo de propiedad intelectual y debe existir riesgo de confusión entre los signos confrontados; la Sala considera que, teniendo en cuenta que la parte demandante no demostró ser titular de ningún derecho exclusivo de propiedad intelectual – propiedad industrial o derecho de autor, no procede el supuesto previsto en el artículo 137 ibidem. 44.

Asimismo, en relación con los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, que establecen cuales son los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial; la Sala considera que el análisis de las conductas y prácticas del tercero con interés directo en las resultas del proceso para determinar si se configura alguno de los supuestos previstos en las normas mencionadas supra requiere que se cumplan los requisitos enunciados previamente para la configuración de la causal de irregistrabilidad del artículo 137 ibidem, esto es, que exista un derecho exclusivo de propiedad intelectual y que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. 45.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la Sala determinó que no se cumplieron los requisitos para la configuración del supuesto previsto en el artículo 137 ejusdem tampoco resultaría procedente el estudio de las conductas del tercero con interés directo en las resultas del proceso para determinar si se presenta o no alguno de los actos de competencia desleal enlistados en los artículos 258 y 259 ibidem, toda vez que se requiere de la imitación de una marca previamente conocida y, en el caso sub examine, la parte demandante no demostró ser titular de ningún registro.” (resaltado de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que para que se configure la causal de irregistrabilidad dispuesta en el artículo 137 de la Decisión 486, 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 5-IP-2013 de 17 de abril de 2013. 25 Consejo de Estado; Sección Primera; M.P. Hernando Sánchez Sánchez; radicación número: 11001-03-24- 000-2003-00301-00. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es necesario que se haya probado en debida forma que el registro marcario tuvo como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de: (i) una reproducción de la marca previamente conocida capaz de generar confusión en el público consumidor;

(ii) desviación de clientela; y/o (iii) aprovechamiento de la reputación ajena. Para ello, la parte demandante debe desvirtuar la presunción de buena fe que cobija el actuar del solicitante del signo cuestionado, aportando para el efecto el material probatorio idóneo. Pues bien, la Sala encuentra que las actoras no lograron acreditar con suficiencia que la solicitud de registro como marca del signo nominativo “SALAMANDRAS” para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor internacional se hubiese efectuado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por parte del solicitante, en cualquiera de sus categorías.

Ello, por cuanto principalmente el alegato alrededor de la concurrencia de actos de tal naturaleza se limita a poner de presente la titularidad que les asiste a las demandantes respecto de la marca “TROLLI” en otros países, y la relación comercial que aquellas sostuvieron con quien hoy ostenta el derecho sobre el registro de la marca cuestionada.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se expuso previamente, lo cierto es que la parte demandante no demostró ser titular de ningún derecho exclusivo sobre la marca nominativa “SALAMANDRAS”, razón por la que es claro que no procede el supuesto previsto en el artículo 137 de la Decisión 486. Así las cosas, ni las pruebas ni los argumentos presentados con la demanda pueden considerarse como indicativos de la intención del solicitante de consolidar actos de competencia desleal a partir del registro de la marca nominativa “SALAMANDRAS”, concedida en el acto administrativo aquí demandado. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, la Sala advierte que si bien es cierto que para la fecha de la solicitud del registro de la marca nominativa “SALAMANDRAS” se adelantaba una investigación de competencia desleal ante la SIC, la cual fue promovida por TROLLI IBÉRICA y MEDERER GMBH contra PROCAPS S.A., por supuesta apropiación injustificada del signo “TROLLI”, también lo es que al momento de expedir el acto administrativo que concedió dicho registro, no se había proferido decisión de fondo que pusiera en claro los hechos allá denunciados por las actoras, por lo que el hecho consistente en la existencia de una investigación no puede configurar un indicio razonable que permita determinar la comisión de actos de tal naturaleza por parte del solicitante de la marca.

En todo caso, se insiste en que el acto administrativo demandado versa sobre la concesión del registro de la marca “SALAMANDRAS” en favor de PROCAPS S.A., por lo que los debates que guarden relación con el supuesto despojo de la marca “TROLLI” a quienes son sus titulares originales a través de actos de competencia desleal, no tienen cabida en el presente asunto.

En suma, tras examinar el escrito de la demanda así como las piezas que componen el material probatorio aportado al presente proceso, la Sala concluye que la parte demandante no es titular de ningún derecho exclusivo que pueda servir de fundamento para aducir la existencia alguna de riesgo de confusión o de asociación con la marca “SALAMANDRAS”, ni se acreditó que existan indicios razonables que lleven a considerar que con dicho registro marcario se perpetuó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal por parte de Procaps S.A. Por las anteriores razones, la Sala considera que el cargo referente a la alegada vulneración del artículo 137 de la Decisión 486, no está llamado a prosperar. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00 Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.5.

Conclusión. Al no encontrarse configurada la violación del artículo 136, literal d) ni del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad del acto acusado. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por los terceros con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.