CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020160049200 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Osram GmbH Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Lumilux y Cia. Ltda. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –.

Expresiones de uso común. Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Osram GmbH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.103532 de 30 de diciembre de 2015 y 19327 de 18 de abril de 2016.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 100 a 101. La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 1. Osram GmbH en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 103532 de 30 de diciembre de 20155, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución núm. 19327 de 18 de abril de 20166, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, para distinguir productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución 103532 del 30 de diciembre de 2015 emanada de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad Osram GmbH, con base en la marca OSRAM LUMINUX, y concedió el registro de la marca LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELECTRICOS (mixta), para distinguir Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, productos comprendidos en la clase 4ta de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza. 2.

Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la Nulidad de la Resolución 19327 del 18 de abril de 2016 emanada por la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual al estudiar el Recurso de Apelación 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 9. 3 Cfr. Folios 27 a 44. 4 Prevista en el artículo 172 de la la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5Mediante esta resolución se concedió el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS para identificar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Mediante la cual se confirmó la resolución núm. 103532 de 30 de diciembre de 2015. 7 Cfr. Folios 28 y 29 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 interpuesto por la sociedad Osram GmbH, confirmó la decisión contenida en dicha Resolución 103532 y, en consecuencia, concedió en definitiva el Registro de la marca LUMINUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELECTRICOS (mixta) a favor de la sociedad Lumilux Cia. Limitada, domiciliada en Montería, Córdoba, Colombia para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza. 3.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial se anule el Certificado de Registro que se llegase a emitir, de la marca LUMILUX ILUMINACIONES Y MATERIALES ELECTRICOS (mixta) a favor de la sociedad Lumilux y Cia Limitada, para distinguir Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber y rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, productos comprendidas en la clase 4ª marcaria Internacional de Niza. 4.Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial, declarar fundada la Oposición presentada por la sociedad Osram GmbH con base en la marca OSRAM LUMILUX contra la solicitud de registro de la marca LIMULUZ ILUMINACIONES Y MATERIALES ELECTRICOS (mixta) en la clase 4ª y se niegue el registro de la marca. 5.Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Lumilux y Cia Ltda., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 18 de agosto de 2015, el registro como marca del signo mixto LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS para distinguir productos comprendidos en las clases 4ª, 6ª y 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 31 de agostos de 2015, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 737, siendo objeto de oposición por parte de la parte demandante, respecto de la solicitud de registro marcario en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en su marca nominativa OSRAM LUMILUX, que distingue productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 103532 de 30 de diciembre de 2015, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS para distinguir productos comprendidos en las clases 4ª, 6ª y 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 103532 de 30 de diciembre de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 19327 de 18 de abril de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 103532 de 30 de diciembre de 2015.

Normas violadas 5. La parte demandante considera como violados los literales b) y p) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Falsa motivación de los actos administrativos 6.1 Mencionó que, la parte demandada, al expedir los actos administrados acusados, incurrió en falsa motivación, pues no tuvo en cuenta los hechos ciertos y reales probados en el expediente del procedimiento administrativo y que llevaban, como consecuencia lógica, a negar el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS para distinguir productos comprendidos en la Clases 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, toda 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 vez que desconoció la conexión competitiva entre los productos distinguidos con la marca solicitada y la marca base de la oposición. Segundo Cargo: Violación de los literales b) y p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.2 Indicó que, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, vulneró los literales b) y p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200, al ignorar que la marca concedida carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos que ampara en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, como materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación, respecto de algunos de los productos que ampara la marca nominativa de la parte demandante en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente con las lámparas fluorescentes, distinguidas y comercializadas por esta. 6.3.

Explicó que la marca concedida contiene la expresión LUMILUX y le adiciona otras palabras en un tamaño muchísimo menor que, además de ser explicativas, no desvirtúan el gran parecido y no le imprimen distintividad. Tercer Cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.4. Sostuvo que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, a su juicio, las marcas en conflicto son semejantes y crean riesgo de confusión por su similitud conceptual, gráfica y fonética, y riesgo de asociación, pues al contener la marca solicitada la expresión LUMILUX, usada y registrada y comercializada por la parte demandada, se pensará que tienen el mismo origen empresarial. 6.5.

Explicó que las expresiones “iluminación” y “materiales eléctricos” de la marca concedida, son palabras de uso común en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que lleva a concluir estas no le aportan distintividad. 6.6. Precisó que, en el casi sub examine, se presenta el riesgo de confusión indirecta, por cuanto el consumidor considere que los productos que ampara la 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 marca concedida son una nueva línea de los productos de iluminación de la marca OSRAM LUMILUX de su propiedad. 6.7 Adujo que la presencia de la marca concedida permite que terceros se valgan del buen nombre de los titulares de la marca nominativa OSRAM LUMILUX, de su clientela y de su mercado, los cuales se han forjado después de muchos años de trabajo y de producir artículos de iluminación de primera calidad. 6.8 Por último, concluyó que, para el consumidor promedio, la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS será otro producto perteneciente a la familia de productos que ampara la marca previamente registrada de su propiedad.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1 Indicó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no ha incurrido en violación de las normas vigentes en materia marcaria y estas se ajustan plenamente a derecho. Respecto del cargo de violación de los literales b) y p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Sostuvo que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca mixta concedida LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, no carece de distintividad pues cuenta con la fuerza distintiva necesaria que permite su diferenciación y recordación en el mercado por parte de los consumidores. 8 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 80 9 Cfr. Folios 68 a 78 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 7.2. Reiteró que la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS es totalmente distintiva, pues, una vez enfrentada con la marca previamente registrada, se puede evidenciar de manera concreta que no existen las similitudes descritas por la parte demandante, que, asimismo, corresponden a las planteadas en el escrito de oposición y en los escritos de recurso de reposición y apelación interpuestos dentro del procedimiento administrativo.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.3. Afirmó que no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, la marca concedida cumple con los requisitos legales previstos par a su registro y tiene la suficiente distintividad. Por tanto, su existencia en el mercado no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores. 7.4.

Explicó que la marca mixta concedida mediante los actos administrados acusados está compuesta por la expresión “lumilux iluminación y materiales eléctricos”, que gráficamente presenta un tipo de letra particular, escrita en un tipo de letra especial, la cual carece de significado en el idioma español. Asimismo, Comestá compuesta por la comunicación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tienen un significado conocido. 7.5.

Adujo que la marca opositora está conformada por un elemento nominativo común OSRAM LUMILUX, escrito en un tipo de letra espacial y que carece de significado en el idioma español. De otro lado, mencionó que el elemento gráfico está dado por la imagen de construcción y que reúne elementos denominativos, gráficos o figurativos que poseen capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto amparado. 7.6.

Por último, indicó, en lo relacionado a la conexión competitiva, que, comoquiera que, en el estudio registral realizado en su oportunidad legal, se encontró que los signos distintivos confrontados no son confundibles, no fue necesario analizar este aspecto. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los literales b) y p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.1. Indicó que, si bien ambas marcas comparten una palabra, su disposición es totalmente diferente, pues dicha palabra se encuentra al principio de la marca mixta concedida y en el caso de la marca nominativa registrada previamente se encuentra al final. 8.2 Menciono que el origen empresarial y el poder de distintividad de la marca nominativa registrada previamente, se encuentra es en la expresión OSRAM y no en la palabra LUMILUX.

De igual manera, expresó que la marca de la cual es titular se encuentra acompañada de otro grupo de palabras, que le explican al consumidor desprevenido de qué puede tratarse. Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.3 Argumentó que, debido a las diferencias de orden conceptual, la marca concedida resulta distinta la previamente registrada, por lo que el consumidor podrá individualizarlas y diferenciarlos de acuerdo a su significado, sin que exista la posibilidad de verse inmerso en error, ya que se podría identificar claramente el origen empresarial de los productos. 8.4.

Respecto de la conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, adujo que, hoy en día, la mayoría de los productos comparten los mismos canales de distribución, sin embargo, este no es el caso de los productos 10 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 61 11 Cfr. Folios 57 a 60 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 ofrecidos por las dos marcas en conflicto, pues, a diferencia de la marca OSRAM LUMILUX, el signo distintivo del cual se pretende anular su registro, carece de distribución vía E-commerce y en realidad se limita a distribuir sus productos en sus propios establecimientos.

Ministerio Público 9. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. Solicitud de Interpretación Prejudicial y audiencia inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 201812, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de junio de 201913: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial que se realizó el día 4 de julio de 201914: declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 640-IP-2018 de 14 de mayo de 202015, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede la interpretación prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 de la Decisión 486, ya que no es objeto de controversia 12 Cfr. Folios 109 y 110 13 Cfr. Folios 123 a 124 14 Cfr. Folios 131 a 144 15 Cfr. Folios 149 a 165 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 en el proceso interno la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado, ni la solicitud de un signo contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 y el Artículo 151 de la Decisión 486, para analizar las expresiones de uso común en la conformación de marcas y la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 202016, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. 16. La parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal17. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 640-IP-2018 de 14 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto. 16 Cfr. Folios 167 y 168 17 Cfr. Folio 177 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 Competencia de la Sala 18.

Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20.

Los actos administrativos acusados son los siguientes19: 20.1 La Resolución núm. 10352 de 30 de diciembre de 201520, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS para distinguir productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 19327 de 18 de abril de 201621, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 10352 de 30 de diciembre de 2015. El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 20 Cfr. Folios 14 a 18 21 Cfr. Folios 19 a 21 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 21.1 Si las resoluciones núms. 103532 de 30 de diciembre de 2015 y 19327 de 18 de abril de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. 22.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta concedida y la marca nominativa OSRAM LUMILUX, de titularidad de la parte demandante, que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en segundo lugar, si los actos administrativos acusados fueron falsamente motivados. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal g) del artículo 135 y el artículo 151 ibidem. 23. La Sala precisa que, la parte demandante invocó como vulnerados los literales b) y q) del artículo 135 ibidem. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto, en relación con las normas mencionada supra, consideró que “[…] No procede la interpretación prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 de la Decisión 486, ya que no es objeto de controversia en el proceso interno la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado, ni la solicitud de un signo contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. […]”22 24.

Por lo anteriomente expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los literales b) y q) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el 22 Cfr. Folio 152 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25. 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 27.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 640-IP-2018 de 14 de mayo de 2020 34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] E. ANALISIS DE LOS TEMAS DE OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el sigo solicitado a registro LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS (mixto) y la marca OSRAM LUMILUX (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta 29 Cfr. Folios 149 a 165 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro LUMILUX ILUMINACION Y MATERIALES ELÉCTRICOS (mixto) y la marca OSRAM LUMILUX (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro LUMILUX ILUMINACION Y MATERIALES ELÉCTRICOS (mixto) y la marca OSRAM LUMILUX (denominativa). […] 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. En el presente caso, SOCIEDAD OSRAM GmbH afirmó que las palabras ILUMINACION y MATERIALES ELÉCTRICOS son de uso común para identificar materiales de iluminación. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 3.7.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […]. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11.

El que un término de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para un producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay una conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Conexión entre los servicios Clasificación Internacional de Niza 4.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 4.7. por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad, (intercambiabilidad), complementariedad o posibilidad razonable de provenir de un mismo empresario. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 36.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADA (Mixta)30 OSRAM LUMILUX (Nominativa)31 TITULAR: LUMILUX Y CIA. LTDA. TITULAR: OSRAM GMBH CERTIFICADO NÚM. 588085 CERTIFICADO NÚM. 271843 Clase 4: “ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL;

LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE ILUMINACIÓN.” Clase 11: “LÁMPARAS FLUORECENTES TUBULARES.” 38. La Sala procederá a determinar si la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, para identificar productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad invocada, es decir, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 30 Cfr. Folio 22 31 Cfr. Folio 26 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 39.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre mixtos y denominativos. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección32, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del riesgo de confusión y asociación33. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 Y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”34. (Destacado de la Sala) 34 Cfr. Folios 155 y 156 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 44.

La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”35.

(Destacado de la Sala) 45. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una marca denominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 46.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los productos o servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al 35 Cfr. Folio 154 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 47. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”36.

(Destacado de la Sala) 48. También hay tener en cuenta que, la marca mixta concedida y la marca denominativa previamente registrada, están compuestas por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 49. Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.37 (Resaltado fuera de texto). 50.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta concedida antes de proceder al cotejo38, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”39. 36 Cfr. Folios 1958 y 159 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 51. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”40. 52.

Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, así: “[…] 2.4. Como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP- 2016 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]”41. (Destacado de la Sala) 53. De allí que, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo.

Análisis de los supuestos normativos 54. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca denominativa OSRAM LUMILUX, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Las expresiones genéricas 55. Las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 124-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 56.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica42. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”43. 57.

Sobre el particular, la Sala Considera que, al revisar la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, esta contiene expresiones que deben ser consideradas genéricas respecto de los productos que identifica, como lo son “iluminación”, “materiales” y “eléctricos”, toda vez que dentro de su cobertura se encuentran “materiales de alumbrado”, “velas” y “mechas de iluminación”44. 58.

De tal forma, los términos “iluminación”, “materiales” y “eléctricos” incluidos en la mencionada marca mixta, son utilizados para señalar o identificar el producto que esta identifica, por lo que debe considerarse que se trata de expresiones genéricas, y como consecuencia de ello, deben excluirse del cotejo marcario. Expresiones de uso común 59.

De otro lado, la Sala considera revisar si las partículas LUMI y LUX que hacen parte de la expresión LUMILUX son de uso común en la Clase 4ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y, por ende, no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si las marcas en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 60.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios 42 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 44 Cfr. Folio 17 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen45. 61.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201446, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 62.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202147, consideró: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 63.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 47 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 63.1. La partícula LUMI eran de uso común al momento de la solicitud del registro, en marcas que identifican productos de la Clases 4ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada48: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ILUMINATA TREETOP TRADING S.A.S 229726 4 ILUMINARTE JAVIER HERNANDO LOPEZ 276748 4 LUMINIÉRE LUZ STELLA ANGEL OCHOA 518704 4 LUMINANCE COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A.S. 336745 11 LUMICENTRO LUMICENTRO INTERNACIONAL, S. A 310001 11 LX LUMIMAX IMPORMAX COMERCIALIZADORA S.A.S 343519 11 LUMINATION CURRENT LIGHTING SOLUTIONS, LLC 444595 11 LUMILITE ZECAT HONG KONG LIMITED 483903 11 64.

Ahora bien, respecto partícula LUX, también se encontró que es de uso común para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada49: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ATTRALUX KONINKLIJKE PHILIPS N.V 247523 11 48www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 24 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 49 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 24 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 SYLVALUX FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING (HOLDING) B.V. 327232 11 OPALUX REPRESENTACIONES EL SOL NACIENTE LIMITADA 275534 11 HALOLUX LEDVANCE GMBH 295245 11 MAXLUX COMERCIAL J.F.I. S.A.S. 376852 11 SPYLUX LEDVANCE GMBH 379034 11 OZONOLUX XXI OZONOLUX DE COLOMBIA LTDA. 340847 11 HI - LUX AUTO LAMPS AGENCIA INTERNACIONAL MARTENS S.A. 379041 11 65.

Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para realizar el cotejo marcario, respecto de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, deben excluirse las expresiones iluminación, materiales y eléctricos, comoquiera que se trata de palabras genéricas para la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

No obstante, en cuanto a la expresión LUMI, si bien se trata de una partícula de uso común para la citada Clase, la misma no puede ser excluida, toda vez que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse respecto de la expresión LUMILUX, bajo la premisa que, al contener una partícula de uso común tiene un grado de distintividad débil. 66.

Y, por el otro lado, en cuanto a la marca denominativa OSRAM LUMILUX, se tiene que las partículas LUMI y LUX, son de uso común para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante, la Sala considera que, asimismo, no deben excluirse del cotejo marcario pues se haría imposible. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse respecto de las expresiones OSRAM LUMILUX, teniendo en cuenta que esta última, al contener partículas de uso común también tiene un grado de distintividad débil. 67.

Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario se hará entre la marca mixta LUMILUX, concedida para identificar productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la marca nominativa OSRAM LUMILUX, que identifica 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada por la parte demandante.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 68. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes entre las marcas cotejadas. 69.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA O S R A M L U M I L U X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARCA CONCEDIDA L U M I L U X 1 2 3 4 5 6 7 70. Dicho lo anterior, encontramos que la marca nominativa previamente registrada OSRAM LUMILUX está compuesta de dos palabras, donde la primera tiene dos silabas (OS-RAM), dos vocales (O-A) y tres consonantes (S-R-M); mientras que la segunda palabra, posee tres (3) silabas (LU-MI-LUX), tres (3) vocales (U-I-U) y cuatro (4) consonantes (L-M-L-X). 71.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en cuanto a la composición ortográfica de la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se tiene que comparte la misma conformación que la 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 segunda palabra de la marca previamente registrada (LUMILUX) y, en ese sentido, contiene una reproducción de la misma.

De allí que, la Sala advierte que existe semejanza ortográfica entre las marcas cotejadas, toda vez que la palabra LUMILUX, en la marca previamente registrada, es la que posee la fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, en ese sentido, al ser reproducida totalmente por la marca concedida mediante los actos administrados acusados, se crea una similitud en este criterio. 72.

Asimismo, la Sala precisa que, si bien la marca previamente registrada cuenta con la expresión OSRAM, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que, como se expuso supra, la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo en la marca concedida, esto es, LUMILUX, lo que determina que dicha marca no sea suficientemente distintiva y diferente a la marca previamente registrada respecto del criterio ortográfico. 73.

De otro lado, la Sala advierte que, la marca concedida, no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarla de la marca previamente registrada, pues se encuentra conformada por la expresión LUMILUX, la cual es, se reitera, la expresión con fuerza distintiva dentro del conjunto marcario de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 74. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: OSRAM LUMILUX – LUMILUX - OSRAM LUMILUX – LUMILUX OSRAM LUMILUX – LUMILUX - OSRAM LUMILUX – LUMILUX OSRAM LUMILUX – LUMILUX - OSRAM LUMILUX – LUMILUX 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 75.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión LUMILUX la cual es el elemento principal de la marca previamente registrada, sin que la expresión adicional OSRAM le otorgue una carga semántica particulizadora. Comparación Ideológica 76. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan las marcas, de manera que la similitud se configura si evocan una idea semejante o idéntica.

Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”50, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 77.

En el presente caso, las expresiones OSRAM y LUMILUX deben entenderse como de fantasía pues no tiene significado en el idioma castellano. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación. 78. Sobre este asunto, la la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 79. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 80.

Según lo establecido en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 81.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201851, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 82.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 5.4.

Para determinar si conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 Respecto del criterio relatico a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto de criterio de sustitubilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidos; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. […]”52. 83. En el caso sub examine, la marca mixta registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue los siguientes productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL;

LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE ILUMINACIÓN […]”. 84. Por su parte, la marca nominativa registrada a la parte demandante identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “[…] Lámparas fluorescentes tubulares […]”. 85.

Al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los 52 Cfr. Folios 113 a 127 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza y los de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, existe una relación entre los mismos.

Lo anterior, toda vez que los artículos de iluminación como lo son las “lámparas fluorescentes tubulares” que ampara la marca previamente registrada guardan una estrecha relación con “los materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación” que hacen parte de los productos amparados por la marca posteriormente registrada. Ello comoquiera que los materiales de alumbrados son requeridos para la elaboración de las lámparas fluorescentes tubulares por lo que existe una relación de complementariedad entre dichos productos. 86.

Asimismo, la Sala considera que, los materiales de alumbrado comparten canales de comercialización, distribución y publicidad. Ello comoquiera que pueden ser encontrados en ferreterías. 87. Adicionalmente, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 88.

Así las cosas, se tiene que entre los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, que representa la marca de la parte demandante y los productos de la Clase 4 ibidem que representa el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se evidencia una conexidad competitiva, la cual conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 89.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 75. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, para distinguir productos de la 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con la marca nominativa OSRAM LUMILUX con que se identifican productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 76.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo segundo de la Resolución núm. 103532 de 30 de diciembre de 2015 y el artículo primero de la Resolución núm. 19327 de 18 de abril de 2016, que confirmó el artículo segundo mencionado, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, para distinguir productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca mixta LUMILUX ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS, con certificado núm. 588085, para identificar productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160049200 TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.