Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación número: 11001032400020160039500 Actor: Federico Díaz Quintero Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Fausto Sáenz Orjuela Temas: Comparación entre un signo y unas marcas mixtas; y reglas cuando prevalece el elemento nominativo.
Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Federico Díaz Quintero contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 63616 de 9 de septiembre de 2015 y 7074 de 18 de febrero de 2016 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Federico Díaz Quintero2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, 1 Mediante auto de 12 de diciembre de 2017, la Sala declaró fundado el impedimento propuesto por el Dr. Oswaldo Giraldo López. Cfr. 337-338. 2 Por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 2-3. 3 Cfr. Folios 20-29 2 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 63616 de 9 de septiembre de 2015, “por la cual se niega un registro multiclase” expedida por la Directora de Signos Distintivos y 7074 de 18 de febrero de 2016, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU, para identificar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 63616 del 09 de septiembre de 2015, mediante la cual niega el registro de la marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD. NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TÚ (MIXTA) para distinguir servicios de las clases 16 y 41 internacional. 2.
Que se declare la nulidad de la resolución No. 7074 del 18 de febrero de 2016, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la resolución No. 63616 del 09 de septiembre de 2015. 3. Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, se conceda el registro de la marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (MIXTA) para distinguir servicios de las clases 16 y 41 internacional. 4.
Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar en todas sus partes la resolución incurrida y en su lugar conceder el registro de la marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU (MIXTA) para distinguir servicios de las clases 16 y 41 internacional. 5.
Que como efecto de las anteriores peticiones, se restablezca a mi poderdante en su derecho para obtener el registro de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU (Mixta) para distinguir servicios de las clases 16 y 41 internacional. 4 Previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 5 Cfr. Folio 21-22. 3 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.
Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. conforme a lo establecido en el artículo 2° literal d) Decreto legislativo 209 de 1957. 7. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que se establece en el artículo 176 del C.C.A. […]” Presupuestos fácticos 4.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 19 de mayo de 2014, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU, para identificar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La referida solicitud se publicó, el 30 de mayo de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 696, la cual fue objeto de oposición por parte de Fausto Sáenz Orjuela, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas U y PASO A LA U, para identificar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41. 4.3.
La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio, mediante la Resolución núm. 63616 de 9 de septiembre de 2015, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU para identificar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 63616 de 9 de septiembre de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante de la Resolución núm. 7074 de 18 de febrero de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 63616 de 9 de septiembre de 2015. 4 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas 5.
La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Señaló, que las marcas que sirvieron como sustento de la negación habían sido concedidas en contravención de lo previsto en la normatividad Andina, pues, a su juicio, ostentaba unos derechos de exclusividad previos, sustentados en el uso del nombre y la enseña comercial U INGRESE A LA UNIVERSIDAD y, en tal sentido, se debió negar el registro, pues representaba un desconocimiento de los derechos de propiedad industrial adquiridos previamente, en razón al nombre y la enseña comercial en cita.
Contestación de la demanda Tercero con interés directo en el resultado del proceso 7. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que, a su juicio: i) la demanda presentada era una más de las diferentes estrategias desarrolladas a fin de perpetrar actos de competencia desleal, dentro de los cuales, a su juicio, ha explotado las expresiones U INGRESE A LA UNIVERSIDAD y U PASO A LA UNIVERSIDAD, de las que, la parte demandante adujo ser titular en forma exclusiva; ii) la demanda se fundamenta en argumentos jurídicos que en nada se relacionaban con los actos administrativos acusados, en el entendido que había negado el registro como marca del signo, con fundamento en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y la demanda tomaba sustento en los artículos 191, 6 “Régimen común de Propiedad Industrial” 7 Cfr. Folios 63-167. 5 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 192 y 193 ibidem; iii) el signo solicitado no cumplía con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad, este último, justificado en el estudio realizado por la parte demandada; iv) el signo solicitado como marca era similarmente confundible con las marcas previamente registradas U y PASO A LA U, pues presentaban similitudes desde las dimensiones ortográfica fonética e ideológica y presentaban conexidad competitiva; y v) que era él quien tenía la titularidad total respecto de las expresiones U INGRESE A LA UNIVERSIDAD y U PASO A AL U. 7.2.
Adicionalmente, presentó la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida identificación de la parte pasiva, error en la indicación de las normas violadas y error en los argumentos que sustentan el concepto de violación. La parte demandada 8. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.
Indicó que: i) los actos administrativos acusados se encontraban ajustados a la normativa vigente; ii) existían múltiples diferencias entre las marcas previamente registradas y los nombres comerciales; y iii) el signo solicitado a registro reproducía la expresión que dotaba a las marcas previamente registradas de fuerza distintiva y, en tal sentido, causaba similitudes que, sumadas a la coincidencia en los servicios que se pretendía identificar así como a la conexidad entre los productos que se pretendía registrar con los servicios identificados con las marcas registradas, era clara la existencia de un riesgo de confusión. Solicitud de interpretación prejudicial 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de diciembre de 201810, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8 mediante apoderado.
Cfr. Folio 296-299. 9 Cfr. Folios 287-295. 10 Cfr. 346-347 6 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 64-IP-2019 de 19 de noviembre de 201911, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por ser pertinentes.
De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 200 de la Decisión 486, por ser parte de la controversia la confusión entre marcas y el derecho sobre la enseña comercial. […]” 11. En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 12.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de agosto de 201912, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial. 13. En la audiencia inicial de 20 de agosto de 201913: i) ordenó a la parte demandada aportar los documentos del expediente administrativo núm. 14-107007; ii) realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; iii) declaró saneado el proceso; iv) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180, declarando no probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida identificación de la parte pasiva, error en la indicación de las normas violadas y error en los argumentos que sustentan el concepto de violación, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; v) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) decidió sobre el decreto y práctica de pruebas; viii) convocó y fijo fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas; y viii) realizó el respectivo control de legalidad.
Audiencia de pruebas 14. El Despacho Sustanciador llevó a cabo la audiencia de pruebas14 regulada en el artículo 181 ibidem, el 11 de febrero de 2020. 11 Cfr. Índice 59 de SAMAI. 12 Cfr. Folios 363-364. 13 Cfr. Folios 383-403. 14 Cfr. Folios 413-425 7 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 15.
El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 25 de febrero de 202215, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro: i) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; ii) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión; y iii) corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 16.
Dentro del término legal, la parte demandante 16 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso17, reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda. 17. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 64-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019; vii) el marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 19. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15 Cfr. índice 60 del aplicativo SAMAI 16 Visible en índice 68 del aplicativo SAMAI. 17 Visible en índice 73 del aplicativo SAMAI 18 Mediante el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son: 21.1 La Resolución núm. 63616 de 9 de septiembre de 201519, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta U INGRESE A LA UNIVERSIDAD NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU, para identificar productos de la Clase 16 y Servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.
La Resolución núm. 7074 de 18 de febrero de 201620, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 63616 de 9 de septiembre de 2015. El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en las interpretaciones prejudiciales, determinar: 22.1.
Si las resoluciones núms. 63616 de 9 de septiembre de 2015 y 7074 de 18 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TÚ, para identificar, productos de la Clase 1621 y servicios de la Clase 4122 de la Clasificación Internacional 19 Cfr. Folios 4-11. 20 Cfr. Folios 12-19. 21 "Lápices, álbumes, almanaques, blocks, bolígrafos, boletines, informativos, gomas de borrar, calcomanías, calendarios, carpetas para documentos, carteles, cartillas, catálogos, cuadernos, diarios, instrumentos para escritura, formularios, guías, manuales, horarios, material impreso, libros libretas, hojas para examen, revistas sellos, sobres, sujeta libros." 22 “Academias de educación, alquiler de aparatos de radio, televisión y video, servicio de bibliotecas ambulantes, clubes de educación, organización y dirección de coloquios, servicio de composición de páginas que no sean publicitarias, organización de actividades educativas, conferencias congresos, enseñar por correspondencia, todo tipo de servicio de educación, relacionado en esta clase, entrenamiento y actualización de presentación de exámenes, exámenes pedagógicos, exposiciones con fines culturales o educativos, información sobre servicios de educación, enseñanza de idiomas, montajes de programas de radio y televisión, organización de exposiciones, 9 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.2.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas mixtas U y PASO A LA U; identificadas con los registros marcarios núms. 44794 y 465123, registradas para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Fausto Sáenz Orjuela, tercero con interés directo en el resultado del proceso. 22.3.
En segundo lugar, si para la fecha de solicitud del signo mencionado supra, la parte demandante tenía el derecho exclusivo sobre el nombre comercial U INGRESE A LA UNIVERSIDAD y la enseña comercial U INGRESE A LA UNIVERSIDAD NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU, en los términos de la normativa Comunitaria Andina; y 22.4. Y, en tercer lugar, y en caso de demostrarse que la parte demandante era el titular del nombre comercial protegido y la enseña comercial, si la parte demandada al negar el registro como marca del signo solicitado desconoció los derechos de la parte demandante derivados de la titularidad del nombre comercial y de la enseña comercial. 23.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional coloquios conciertos, seminarios, simposios, talleres, cursos de orientación profesional y vocacional, préstamo de libros, procesamiento de imágenes digitales, producción de programas de radio y comunicación, publicación de libros, suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables." 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.
Asimismo, prevé en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición prevé que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se prevé que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 64-IP-2019 de 19 de noviembre de 201928 28 Cfr. Índice 59 de SAMAI. 12 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…]La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por ser pertinentes.
De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 200 de la Decisión 486, por ser parte de la controversia la confusión entre marcas y el derecho sobre la enseña comercial. […] 1.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 4863 desarrolla la protección que se debe dar a la misma.
De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 1.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra intimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.
Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. […] 2.4.
El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o juridica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 2.5. Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes: 13 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. […] 2.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar,almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.
Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13.
Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. […] 3.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 14 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio de consumidor medio: […] (ii) Criterio de consumidor selectivo: […] (ii) Criterio de consumidor especializado: […] 2.3.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes (i)Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 15 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (0 servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 16 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g, ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse juntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.” Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial 33.
Visto el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 34. Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo 17 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso. 35.
Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.
Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 36. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.
Depósito del nombre comercial 37. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 38.
En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. 39. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[…] La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones 18 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”.
Análisis del caso concreto 40. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 41. El signo solicitado a registro como marca es como se muestra a continuación: Signo solicitado 29 Para identificar productos: - Productos de la Clase 16 "Lápices, álbumes, almanaques, blocks, bolígrafos, boletines, informativos, gomas de borrar, calcomanías, calendarios, carpetas para documentos, carteles, cartillas, catálogos, cuadernos, diarios, instrumentos para escritura, formularios, guías, manuales, horarios, material impreso, libros libretas, hojas para examen, revistas sellos, sobres, sujeta libros." - Servicios de la Clase 41 “Academias de educación, alquiler de aparatos de radio, televisión y video, servicio de bibliotecas ambulantes, clubes de educación, organización y dirección de coloquios, servicio de composición de páginas que no sean publicitarias, organización de actividades educativas, conferencias congresos, enseñar por correspondencia, todo tipo de servicio de educación, relacionado en esta clase, entrenamiento y actualización de presentación de exámenes, exámenes pedagógicos, exposiciones con fines culturales o educativos, información sobre servicios de educación, enseñanza de idiomas, montajes de programas de radio y televisión, organización de exposiciones, coloquios conciertos, seminarios, simposios, talleres, cursos de orientación profesional y vocacional, préstamo de libros, procesamiento de imágenes digitales, producción de 29 Cfr. Folio 19 19 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co programas de radio y comunicación, publicación de libros, suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables." 42.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los marcos normativos expuestos. Del cargo de violación de los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 43. La Sala advierte que la parte demandante, adujo que, a su juicio, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados y negar el registro como marca del signo mixto U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU, para identificar productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza violó sus derechos de propiedad intelectual.
En ese sentido, entre otros argumentos, sostuvo adujo que: i) en razón a la titularidad del nombre y la enseña comercial U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, no se debieron haber concedido las marcas U y PASO A LA U que sirvieron como sustento de la negación del registro como marca del signo U INGRESE A LA UNIVERSIDAD NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU y, en tal sentido, no debieron haber sido tenidas como sustento de la oposición; y ii) que la titularidad del nombre y la enseña comercial implicaban necesariamente la concesión del registro marcario solicitado, en tanto, era una derivación de dichos signos distintivos. 44.
Al respecto, la Sala considera que la legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro de las marcas previamente registradas y que son de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, no es materia de estudio en el caso sub examine. Ello comoquiera que dichos actos no están siendo demandados y, en ese sentido, en el escrito de demanda, no hay pretensiones que soliciten su nulidad. 45.
Asimismo, la Sala advierte que los actos administrados que concedieron el registro de las marcas que sirvieron de sustento a la negación de la solicitud del registro, y que son de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encontraban vigentes para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, los cuales negaron el registro como marca del signo solicitado por la parte demandante.
En ese sentido, la Sala considera que dichos actos gozan de presunción de legalidad. 20 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46. Al respecto, la Sala ha considerado que los actos administrativos tienen entre sus atributos la presunción de legalidad, esto es, que los mismos se entenderán ajustados a la norma mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción. En ese sentido, la Sala ha considerado que: “[…]La presunción de legalidad es uno de los atributos del acto administrativo que consiste en entender que toda decisión unilateral de la administración pública que produce efectos jurídicos ha sido expedida conforme al ordenamiento jurídico tanto desde el punto de vista material como el formal, es decir, en relación con su contenido, y en lo concerniente a sus elementos, competencia, requisitos, trámites, oportunidad, etc. […]”30. 47.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que los actos administrados mediante las cuales se concedió el registro de las marcas U y PASO A LA U, con certificados núms. 449794 y 465123, respectivamente, y de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo cual, los cuestionamientos en su contra no podrán ser tenidos en cuenta ni podrán sustentar la nulidad de los actos acusados. 48.
En ese sentido, la Sala consideró, en sentencia de 28 de noviembre de 201931, que: “[…]Lo(sic) anterior precisión cobra mayor fuerza en el entendido que la propia Superintendencia de Industria y Comercio, en el acto a través del cual desató el recurso de reposición contra la decisión de archivo de la investigación administrativa, señaló que la aplicación del artículo 189 del Código de Comercio “no es un aspecto sobre el cual deba pronunciarse”, toda vez que “la Resolución 64274 del 14 de diciembre de 2009, se resolvió una actuación administrativa frente a una queja presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá, que no amerita ni circular ni memorando interno al respecto”.
En este mismo sentido, se consideró: […] En este sentido, para la Sala las censuras no se dirigen contra los actos acusados sino respecto del concepto obligatorio emitido por la Oficina Asesora Jurídica, acto administrativo que goza de presunción de legalidad, al no haber sido demandado en el sub lite. Por lo expuesto, no le asiste razón al actor cuando pretende que se declare la nulidad de los actos demandados, pues las órdenes allí contenidas tienen como sustento un acto administrativo que se encuentra vigente.
Ahora bien y en todo caso, la Sala no encuentra violación alguna del ordenamiento superior la orden frente a la cual las Cámaras de Comercio deben dar publicidad al concepto adoptado, en tanto se trata 30 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 7 de diciembre de 2017; núm. único de radicación 25000-23-24-000-2006-00916-01 31 Consejo De Estado;
Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sentencia de 28 de noviembre de 2019; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00484-00 21 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del cumplimiento de una medida para garantizar el debido registro de los actos por parte de los interesados. […]” 49.
Así las cosas, la Sala considera que el argumento de la parte demandante según el cual no se debieron tener en cuenta las marcas sustento de la negación, en tanto había sido concedidas con desconocimiento de la existencia de un nombre comercial previo, no estaría llamado a prosperar. Ello, comoquiera que es un argumento dirigido a debatir la legalidad de actos administrados que no están siendo demandados en este proceso. 50.
Y, en segundo lugar, en relación con el argumento según el cual la titularidad sobre el nombre comercial U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, implicaba necesariamente el registro como marca del signo, U INGRESE A LA UNIVERSIDAD NUESTRO MEJOR RESULTADO ERES TU, esta Sala considera que, la naturaleza, así como los requisitos para su titularidad, son diferentes en las marcas y los nombres y enseñas comerciales.
Al respecto la Sala en sentencia de 10 de agosto de 202332, consideró que: “[…] Ahora, respecto del argumento relativo a si la parte demandada debe registrar directamente un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial previo del cual sea titular el solicitante del registro marcario, la Sala considera que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido. 90.
Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca.
En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 ibidem.[…]” 51.
Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada no está en la obligación de conceder el registro como marca de aquellos signos derivados de los nombres y enseñas comerciales, en tanto, esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, 32 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de fecha 10 de agosto de 2023;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm de radicado 11001032400020080018800 22 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues bastaría con el uso de un signo en el comercio para garantizar su registro como marca. 52. Por lo anteriormente expuesto, el citado argumento de la parte demandante, y aun cuando contara con un nombre y enseña comercial anterior a la solicitud del registro del signo negado mediante los actos administrados acusados, no sería razón suficiente para acceder al registro. 53.
De conformidad con la argumentación expuesta, la Sala considera que los argumentos de la parte demandante, en relación con la vulneración de la normativa en materia de nombre comercial, no están llamados a prosperar, comoquiera que, aun cuando se probara la existencia previa del referido nombre comercial, esto no implicaría: i) la nulidad o imposibilidad de cotejar el signo solicitado a registro con las marcas que se sustentaron la negación; ni ii) una obligación de la parte demandada de conceder el registro como marca del signo de forma automática, por lo que, esta Sala se abstendrá de pronunciarse respecto del primer uso del nombre comercial y de su vigencia en el tiempo. 54.
Por último, atendiendo a las consideraciones expuestas, la Sala no advierte que con la expedición de los actos administrativos acusados la parte demandada hubiera vulnerado lo previsto en los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 55. La Sala considera que, en el caso sub examine, no se estudia la legalidad de los actos administrados que concedieron el registro de las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y que sirvieron de fundamento para la negación del signo solicitado por la parte demandante en los actos administrados acusado, por lo que, el argumento del demandante, según el cual no se debieron tener en cuenta dichas marcas para sustentar la negación en tanto había sido concedidas con desconocimiento de la existencia de un nombre comercial previo, no estaría llamado a prosperar. 56.
La Sala considera que, comoquiera que la naturaleza de las marcas y los nombres comerciales es diferente, no es posible extender los efectos del nombre comercial a una marca y, en ese sentido, la existencia de un nombre comercial no 23 Número único de radicación: 11001032400020160039500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co implica una obligación de la parte de mandante de conceder el registro como marca de un signo distintivo. 57.
En suma, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no vulneró lo previsto en los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual negara las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.