CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH Tema: Registro como marca del signo “ULTRANEX” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 21514 de 31 de marzo de 20141 y 55458 de 18 de septiembre de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y se negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 21514 de 31 de marzo de 2014, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh y negó el registro de la marca ULTRANEX (Nominativa) en la Clase 1 Internacional; 2.2 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 55458 de 18 de septiembre de 2014, por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial 1 Folios 5 a 9 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 13 a 45 C pp. 4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en su integridad la decisión por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Gmbh y se negó el registro de la marca ULTRANEX (Nominativa) en la Clase 1 Internacional; 2.3 A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos conceder a favor de la sociedad Oxiteno S.A. Industrie (sic) e Comercio, el registro de la marca ULTRANEX (Nominativa), para identificar productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción, incluidos en la Clase 1 Internacional; 2.4 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; 2.5 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con Io dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y 2.6 Que se condene en costas a la parte demandada […]”5.
I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que la sociedad Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH registró la marca nominativa “ULTRATEX” para reivindicar productos de la clase 1ª7 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria […]”. 4.
Señaló que la sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio solicitó el registro la marca nominativa “ULTRANEX” para reivindicar productos de la clase 1ª8 del 5 Folios 14 y 15 C pp. 6 Folios 18 a 20 C pp. 7 Certificado 119275. Versión 7. 8Folio 12 C pp. Versión 9. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción […]”. 5.
Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH presentó oposición con fundamento en su marca nominativa “ULTRATEX” en clase 1ª del nomenclátor internacional. 6. Anotó que, a través de la Resolución 21514 de 31 de marzo de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición indicada y negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para amparar productos de la clase 1ª, y Oxiteno S.A. Industria e Comercio interpuso recurso de apelación. 7.
Aseveró que, mediante la Resolución 55458 de 18 de septiembre de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 21514. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 172; y Ley 1437, artículo 137 inciso 2.°; y ii) insuficiente y errónea motivación. I.1.2.2.
El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que es 9 Folios 21 a 39 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio similarmente confundible con la marca “ULTRATEX” que amparan productos de la misma clase. 10.
Explicó que el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que la semejanza entre los signos cotejados se deriva de la reproducción de la partícula ULTRA, la cual es de uso común y, por ende, inapropiable en exclusiva. 11. Señaló, teniendo en cuenta lo anterior, que el cotejo debe realizarse atendiendo al aporte distintivo proveniente de la terminación NEX.
Es así como los signos distintivos cotejados pueden convivir pacíficamente en el mercado, pues las diferencias se encuentran en sus terminaciones, esto es NEX/TEX, donde el sonido fonético de las letras “N” y “T” es totalmente disímil, puesto que la primera es nasal y la segunda oclusiva. 12. Precisó que la SIC violó el artículo 137 inciso 2.° de la Ley 1437 comoquiera que los actos fueron motivados “[…] de manera insuficiente y errónea […] ya que si bien las marcas presentan similitudes a partir de la reproducción del elemento “ULTRA”, esta reproducción no es un argumento válido que impida el registro de la marca solicitada a registro, ya que ningún empresario puede alegar el derecho en exclusive de este tipo de elementos […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14.
Explicó que al cotejar los signos distintivos “ULTRATEX” y “ULTRANEX”, se advierte que existe un riesgo de confusión debido a que “cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente confundibles en el mercado por parte de los consumidores”, adicional a que identifican productos de la misma clase del nomenclátor internacional.
II.2. Contestación de la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH 15. La sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada11 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 10 Folios 121 a 129 C pp. 11 Folios 52, 57 y 135 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 16. La sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de febrero de 201512 en contra de las resoluciones 21514 de 31 de marzo de 201413 y 55458 de 18 de septiembre de 201414, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 17. Por auto de 8 de febrero de 201615 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GMBH.
El 9 de marzo de 201616 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 18. A través de providencias de 11 de julio de 2016 y 18 de julio de 201717 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 11 de agosto de 201718. 19. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y los certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados por la parte demandada al proceso19; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 20.
Mediante auto de 30 de mayo de 201820 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2018 de 29 de marzo de 201921 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andino. Asimismo, no interpretó el artículo 172 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…].
C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser procedente. 12 Folio 1 C pp. 13 Folios 5 a 9 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 14 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 15 Folios 48 a 50 C pp. 16 Folio 50 vto C pp. 17 Folios 136 y 145 C pp. 18 Folios 154 a 161 C pp. 19 Folios 177 a 300 C pp 20Folios 301 a 304 C pp. 21 Folios 313 a 321 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio No procede realizar la interpretación del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es materia de controversia el alcance de la acción de nulidad del registro respecto de un registro marcario. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos denominativos […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciables, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones de los productos identificados por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna con su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor la idea sobre el signo que le permite diferenciarlos de otros existentes en el mercado […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original). 22.
Mediante auto de 16 de octubre de 201922 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 22 Folio 323 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 23.
En el término para alegar de conclusión, la sociedad Oxiteno S.A. Industria e Comercio23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa respectivamente. Por su parte la sociedad Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 24.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 21514 de 31 de marzo de 2014 y 55458 de 18 de septiembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y se negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio. 26.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo solicitado para identificar productos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “ULTRATEX”26 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 172 ibidem y 137 inciso 2.° de la Ley 1437; y si los actos acusados fueron expedidos con una insuficiente o errónea motivación. 27.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 23 Folios 336 a 343 C pp. 24 Folios 336 a 343 C pp. 25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Certificado 119275. Versión 7. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación de los actos demandados 28. La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 21514 de 31 de marzo de 201427 y 55458 de 18 de septiembre de 201428 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH y se negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Oxiteno S.A. Industria e Comercio.
IV.4. Análisis del caso concreto 29. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ULTRANEX” para distinguir productos de la clase 1ª29, estos son: “[…] productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción […]”. 30.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca “ULTRATEX” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. Ello, por cuanto la partícula ULTRA es de uso común para la clase 1ª del nomenclátor internacional, la cual es inapropiable en exclusiva, por lo que la distintividad de las marcas se encuentra en sus terminaciones diferenciables NEX/TEX.
Asimismo, argumentó que los actos acusados fueron expedidos con una insuficiente o errónea motivación. 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 543- IP-2018 de 29 de marzo de 201930 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andino. Asimismo, no interpretó el artículo 172 ibidem, debido a que no es materia de controversia el alcance de la acción de nulidad del registro respecto de un registro marcario. 27 Folios 5 a 9 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 28 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Folio 12 C pp. Versión 9. 30 Folios 313 a 321 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 34.
Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 32. Así las cosas, el texto de la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 33. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 34.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante31 ULTRANEX (nominativo) Clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 31 Folio 12 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso32 ULTRATEX (nominativa) Certificado: 119.275 Titular: Huntsman Advanced Materials (Swtizerland) GMBH Clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 35.
Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 36.
Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones “ULTRA”, “NEX” y “TEX” que hacen parte de los signos distintivos cotejados, resultan ser de uso común en la clase 1ª del nomenclátor internacional, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados33: “ULTRA” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. KODAK ULTRA EASTMAN KODAK COMPANY 1ª 275.235 ULTRA GREY ILLINOIS TOOL WORKS, INC 1ª 355.768 ULTRAQUENCH THE DOW CHEMICAL COMPANY 1ª 340.754 ULTRABSORB FENOCOL S.A.S 1ª 443.108 ULTRASOL SQM COLOMBIA S.A.S. 1ª 452.871 32 Folio 4 vto C pp. 33 Consulta realizada el 7 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “NEX” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. INSPIRE THE NEXT KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (HITACHI, LTD.) 1ª 231.137 LASCANEX PHARMAFLIP CORPORATION 1ª 326.320 DESINFEX AMINEX BRINSA S.A. 1ª 330.986 MINEX Covia Holdings LLC 1ª 345.231 FENEXT ECOPETROL S.A. 1ª 381.510 “TEX” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. TINOTEX BASF SE 1ª 231.821 PATTEX NO MAS CLAVOS HENKEL AG & Co. KGaA 1ª 242.086 ACROTEX-592 D OSPINA & ASOCIADOS S.A.S 1ª 247.603 REVTEX CHEVRON CORPORATION 1ª 270.936 SALTEX BRINSA S.A. 1ª 270.569 37. Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “ULTRA”, “NEX” y “TEX” son de uso común y débiles respecto de los productos de la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común que forman parte de las marcas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al ser excluirlas se reducirían los signos distintivos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, no pueden fraccionarse al encontrarse unidas, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 38.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 39.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado U L T R A N E X 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada U L T R A T E X 1 2 3 4 5 6 7 8 40.
De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que tienen elementos comunes que permiten concluir una similitud entre las mismas. 41. En efecto, la marca concedida está compuesta por 1 palabra, 8 letras, 3 sílabas (UL-TRA-NEX), 5 consonantes “L-T-R-N-X” y 3 vocales “U-A-E”, mientras que la marca registrada previamente consta de 1 palabra, 8 letras, 3 sílabas (UL-TRA-TEX), 5 consonantes “LT-R-T-X” y 3 vocales “U-A-E”.
De lo expuesto, la Sala advierte que, comparten las dos primeras sílabas (ULTRA), así como su terminación (EX), sin que el cambio de la letra “T” por la “N” las diferencie, y sin añadir elementos adicionales distintivos. 42. En cuanto a la similitud fonética, se advierte que la pronunciación de las expresiones “ULTRANEX” y “ULTRATEX” resulta similar, en tanto que ambas marcas comparten la misma secuencia sonora en las dos primeras sílabas “UL-TRA”, así 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como una terminación idéntica “EX”, lo que da lugar a una entonación similar en su conjunto. 43.
Cabe advertir que la única variación fonética se encuentra en la tercera sílaba, específicamente en la consonante “T” frente a la “N”, la cual, no genera un contraste sonoro significativo, y su diferencia se diluye con la pronunciación fluida. En consecuencia, la sustitución de la letra “T” por la “N” no constituye un elemento fonético distintivo suficiente que permita evitar el riesgo de confusión en el consumidor medio. 44.
Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202034, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíja en el caso sub examine. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57.
Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 45. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tales semejanzas: ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX – ULTRANEX – ULTRATEX 46.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es altamente similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a las coincidencias ortográficas señalas supra, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora.
Ello, comoquiera que, se reitera, el cambio de la letra “T” por la “N” en la tercera sílaba, no las hace diferentes desde la perspectiva de su pronunciación de viva voz. 47. Cabe advertir que, como se precisó, las expresiones “ULTRA”, “NEX” y “TEX” son comúnmente utilizadas en la clase 1ª, lo que debilita su capacidad distintiva. En consecuencia, la distintividad del signo solicitado debe recaer en los demás elementos que lo conforman.
Es así, como en el caso sub examine, no se advierten elementos 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009- 00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio adicionales a los parcialmente reproducidos, por lo que, el signo solicitado, en su conjunto, no es distintivo respecto de la marca previa. 48.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que ambos signos comparten la partícula “ULTRA”, la cual significa “más allá, del lado de allá”35. Asimismo, uno de los signos distintivos contiene la terminación “TEX” que podría ser evocativa de textil, esto es, “Dicho de una materia: Capaz de reducirse a hilos y ser tejida”36; y, el otro, finaliza en “NEX”, partícula que no tiene un significado específico. 49.
En este sentido, la Sala considera que, en su conjunto, ambos signos distintivos corresponden a expresiones de fantasía, toda vez que están compuestos por partículas que, si bien pueden tener cierto carácter evocativo, han sido combinadas de manera arbitraria, sin seguir una estructura conceptual reconocida, dando lugar a construcciones nuevas, producto del ingenio humano. 50.
Ciertamente, “ULTRANEX” como “ULTRATEX”, en su conjunto, carecen de connotación semántica identificable, no remiten a ideas, conceptos o imágenes comunes en la mente del consumidor, y no evocan de manera clara alguna propiedad, efecto, aplicación o uso de los productos que pretenden distinguir. Por ello, no configuran, por sí solas, un contenido semántico suficiente para desvirtuar el carácter fantasioso de los signos. 51.
En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión al existir una reproducción parcial. 52.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “ULTRANEX” y “ULTRATEX” la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 53. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo solicitado y la previamente registrada. 54.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 55. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación 35 Consultado el 8 de julio de 2025 en https://dle.rae.es/ultra. 36 Consultado el 8 de julio de 2025 en https://dle.rae.es/textil?m=form. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 56.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201837 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 57.
Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos determinar dicha conexidad. 58. Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 59.
En el caso sub examine, la parte demandante solicitó el registro del signo nominativo “ULTRANEX” para reivindicar productos de la clase 1ª38 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos químicos, a saber, alquilfenol etoxilado, nonilfenol, dinonilfenol, octilfenol, fenol y sus derivados, productos químicos utilizados en industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldadura, productos químicos para conservar alimentos, sustancias de bronceado, el adhesivo, utilizado en la industria todos los productos mencionados para uso en la fabricación de cuidado personal, cuidado del hogar, limpiadores industriales e institucionales, aceite y gas, pinturas y recubrimientos, textiles, cuero, productos agroquímicos, productos intermedios orgánicos, disolventes y aditivos, farmacéutica, emulsión de aceites vegetales usados en moldes de concreto para trabajo de metales y construcción […]”. 60.
Por su parte, marca nominativa “ULTRATEX” ampara productos de la clase 1ª39 del nomenclátor internacional, a saber: “[…] productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria […]”. 61.
Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 62. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 1ª identificados por los signos distintivos confrontados coinciden en incluir: i) productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura; ii) resinas artificiales y materias plásticas en bruto; iii) composiciones extintoras; iv) preparaciones para templar y soldar; v) productos químicos para 38 Folio 12 C pp.
Versión 9. 39 Certificado 119275. Versión 7. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio conservar alimentos; y v) adhesivos; lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.
La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 63. En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir las mismas necesidades de trabajo industrial, particularmente en los sectores de metales y construcción y la agricultura y la conservación de alimentos, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 64.
En particular, la Sala reitera, como se expuso supra, que ambos signos distintivos amparan productos químicos, adhesivos, resinas y materias plásticas, entre otros, lo que determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. De allí que, el análisis de conexidad se fundamenta en la coincidencia específica con dichos productos, cobijados por ambas marcas.
Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 65. Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontadas dentro de la clase 1ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito industrial y de la construcción. En efecto, productos como limpiadores industriales, aceite, gas, pinturas, recubrimientos y disolventes, pueden ser consumidos conjuntamente con materias curtientes para tratar los textiles y el cuero.
Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se preció con antelación. 66. Adicionalmente, los productos agroquímicos y aditivos se utilizan conjuntamente en los procesos de conversación de alimentos. 67.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito de la industria, agricultura y tratamiento de textiles y cueros, es usual que ciertas preparaciones químicas se consuman conjuntamente para lograr un proceso o construcción determinada. 68.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como establecimientos especializados en distribución de insumos químicos y agroindustriales.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 69. Ahora, la Sala advierte que el signo solicitado incluye “[…] farmacéutica […]”, industria que tienen por objeto efectos benéficos sobre la salud, por lo que, atendiendo a que los productos la marca previa tienen naturaleza industrial que, es decir, tóxica para el consumo humano, se advierte un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado.
Por tanto, el riesgo de confusión entre productos con finalidades contrapuestas exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 70. La similitud en los productos y su finalidad industrial aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “ULTRANEX” y “ULTRATEX” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 1ª del nomenclátor internacional y referirse a productos químicos y preparaciones para la industria y la agricultura, los signos presentan una estructura similar, donde el signo reproduce parcialmente la marca, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 71.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201540, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 40 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008- 00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 72. Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales41: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 73. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 1ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
De la vulneración del artículo 137 inciso 2.° de la Ley 1437 por la expedición de los actos acusados con una insuficiente o errónea motivación 74. La Sala advierte que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto fueron expedidas con una insuficiente o errónea motivación. Ello, en tanto que el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca “ULTRATEX” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 75.
Al respecto, se resalta que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que el signo negado a registro no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, al ser similarmente confundible con la marca previamente registrada, en los términos expuesto en el acápite supra. 76.
Es así como, en efecto, la SIC, al realizar el estudio de registrabilidad, argumentó que son semejantes y que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados, por lo que, de concederse, se crea un riesgo de confusión entre los consumidores. Por lo anterior, la Sala concluye que no se configura una insuficiencia ni errónea motivación en los actos administrativos demandados, razón por la cual no se evidencia la vulneración del artículo 137, inciso 2.° de la Ley 1437, toda vez que la SIC expidió las resoluciones acusadas debidamente motivadas, conforme a los requisitos normativos aplicables.
IV.5. Conclusión 77. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “ULTRANEX” para los productos de la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 137 inciso 2.° de la Ley 1437 por la expedición de actos con una insuficiente o errónea motivación. Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 78.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00103-00 Demandante: Oxiteno S.A. Industria e Comercio Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.