CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020160027300 Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Todo Fresa S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Conzorcio del Formaggio Parmiggiano Reggiano Temas: Registro Marcario.

Distintividad – Marca Notoria. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la legalidad de los actos acusados. Reiteración de jurisprudencia. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Todo Fresa S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 49249 de 5 de agosto de 2015 y 103391 de 30 de diciembre de 2015.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Todo Fresa S.A.S., en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms 49249 de 5 de agosto de 2015, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 103391 de 30 de diciembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto PARMESSANO para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 3.1 Que se declare Ia NULIDAD de las Resoluciones No 49249 de agosto 5 de 2015 y 103391 de diciembre 30 de agosto de 2015, expedidas por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales negó el registro de la marca PARMESSANO, para identificar servicios de la clase 43 del nomenclátor internacional, contenidas en el expediente 14 190848, por existir la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO a nombre del CONZORCIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO el cual es confundible con aquella. 3.2 que como consecuencia de lo anterior se conceda el signo PARMESSANO tal y como fue solicitado por TODO FRESA S.A.S., el 29 de agosto de 2014 contenido en el expediente 14 190848 de la Superintendencia de Industria y Comercio 3.3 Que se ordene él la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 4.1.

Que el 18 de julio de 2011 solicitó el registro de la marca RESTAURANTE - DELlCATESSEN PARMESSANO para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue negada de oficio por el Dirección de Signos Distintivos al encontrarla similar con la marca PARMESANA PIZZA. 4.2. Que solicitó la cancelación de la marca “PARMESSANA PlZZA” el día 17 de septiembre de 2013, actuación administrativa que finalizó con la cancelación total del registro según Resolución núm. 34797 de mayo 29 de 2014. 4.3.

Que solicitó el registro como marca del signo mixto “PARMESSANO” para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que la solicitud se publicó el 29 de septiembre de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 706, y fue objeto de oposición por parte de la sociedad Conzorcio del Formaggio Parmigiano con base en la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO que está concedida para identificar queso. 4.5.

Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 49249 de 5 de agosto de 2015, negó el registro como marca del signo PARMESSANO” para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que estaba incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 4.6.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 49249 de 5 de agosto de 2015. 4.7. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 103391 de 30 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 49249 de 5 de agosto de 2015. Normas violadas 5.

La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 135 literales i) y j) y 168 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: 6.1. Mencionó que la expresión opositora al signo solicitado PARMESSANO es una denominación de origen, PARMIGIANO REGGIANO, la cual recae exclusivamente en productos y no en servicios. 6.2.

Indicó que no debió configurarse riesgo de confusión, toda vez que el signo solicitado reivindica servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y no productos o una denominación de origen. 6.3. Adujo que la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO está protegida para identificar un único producto como es el queso y que, por lo tanto, es inaceptable negar el registro de la marca solicitada, que pretende amparar servicios de restauración. 6.4.

Sostuvo que resulta obvio que en los restaurantes expendan alimentos, pero que lo que no es aceptable es que se suponga que en estos se expenden quesos y, por ende, el consumidor asuma que está consumiendo un queso de la región Parma y Reggio Emilia. 6.5. Anotó que la denominación protegida es PARMIGIANO REGGIANO y no solo PARMIGIANO, como trataron de hacerlo ver el opositor y la parte demandada. 6.6.

Señaló que actualmente se encuentra registrada la marca ALPINA PARMESANO para identificar queso, por lo que no se entiende que se haya negado el registro del signo solicitado. 6.7. Arguyó que contaba con la prioridad para solicitar el registro de la marca a partir de la cancelación de la marca PARMESSANA PIZZA, la cual se efectuó por su solicitud.

Contestación de la demanda 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 7. La parte demandada2 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones argumentando lo siguiente: 7.1. Señaló que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2.

Mencionó que la denominación de origen y la marca mixta son similares por la presencia de las palabras PARMIGIANO y PARMESSANO, las cuales son sus elementos predominantes. 7.3. Indicó que las similitudes se acrecientan en el aspecto conceptual, dado que los signos evocan una idea semejante. 7.4. Expresó que existe una evidente conexión competitiva entre los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la clase 43 ibidem, pues comparten los mismos canales de comercialización, utilizan los mismos medios de publicidad y sus servicios y productos se encuentran vinculados. 7.5.

Respecto a las decisiones tomadas por la parte demandada en relación con la concesión de otros registros marcarios, precisó que estas se toman en forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales o concretas de cada asunto. 7.6. Resaltó que los argumentos esgrimidos frente al derecho preferente no tienen que ver con el presente caso, pues la cancelación de la marca PARMESANA PIZZA no llevaba de forma indiscutible la concesión de la marca solicitada.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso3 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 2 Actuando por intermedio de apoderado. 3 Actuando por intermedio de apoderada. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 8.1.

Indicó que la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado. 8.2. Mencionó que la concesión del registro del signo “PARMESSANO” para distinguir productos de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza supondría una violación a un tratado internacional. 8.3. Adujo que no es cierto que las denominaciones de origen se extiendan únicamente a productos, como lo plantea la parte demandante. 8.4.

Argumentó que existe una conexión competitiva entre los servicios que pretende amparar el signo solicitado y aquellos protegidos por la denominación de origen “PARMIGIANO REGGIANO”. 8.5. Expresó que la infracción de una denominación de origen se da cuando hay una reproducción parcial o total de cualquiera de los elementos que la componen. 8.6.

Sostuvo que el régimen marcario es de carácter dinámico y las decisiones que toma la Superintendencia de Industria y Comercio son independientes una de la otra. 8.7. Anotó que la protección de la denominación de origen “PARMIGIANO REGIANO” es extensiva al uso del signo “PARMESSANO”, pese a que se hubiese hecho con anterioridad al reconocimiento de la denominación en Colombia. 8.8.

Señaló que el derecho preferente que alega tener la parte demandante no le otorga de manera automática el registro del signo pretendido. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 7 de junio de 2019, en ella el Despacho declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; suspendió el proceso con el fin de solicitar la interpretación prejudicial; y realizó el respectivo control de legalidad. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 Interpretación prejudicial y alegatos de conclusión 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de enero de 2025: i) dio aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio interpretativo del acto aclarado y para tal efecto adoptó los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 63-IP-2020, 194-IP-2020, 217- IP-2018, 735-IP-2018 y 337-IP-2021 respecto de los artículos 135 literales i) y j) y 168 de la Decisión 486 de 2000; ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a si a bien lo tenía. 11.

La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. 12. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 13. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Intervención del Ministerio Publico 14. El agente del Ministerio Público consideró que el signo cuestionado, “PARMESSANO”, corresponde a una indicación geográfica extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los servicios que pretende identificar, toda vez que, como ya se dijo, los servicios relacionados con venta de comida en restaurantes podrían ser derivados de productos de una zona geográfica determinada, cuando ello no corresponde a la realidad. 14.1.

Mencionó que del análisis del signo “PARMESSANO” y la denominación “PARMEGIANO”, se concluye que existe un riesgo de confusión, pues a pesar de que no se trate de productos idénticos, la relación ideológica con la gastronomía y la similitud fonética entre los nombres podría inducir a los consumidores a pensar que ambos productos están de alguna forma conectados o asociados, lo que incrementaría la probabilidad de confusión en el mercado 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 15.

Consideró que en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. De acuerdo con el artículo 1494 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195 sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 19. Los actos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 49249 de 5 de agosto de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “PARMESSANO” para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 5 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 19.2.

La Resolución núm. 103391 de 30 de diciembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 49249 de 5 de agosto de 2015. El problema jurídico 20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la fijación del objeto del litigio y las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta, le corresponde a la Sala determinar: 20.1.

Si las resoluciones núms. 49249 de 5 de agosto de 2015 y 103391 de 30 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro como marca del signo mixto “PARMESSANO” para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 135, literales i) y j) y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

En este sentido se analizará: 20.2. Si la parte demandada vulneró o no el artículo 135, literal i) de la Decisión 486 al considerar que el signo mixto “PARMESSANO”, solicitado para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica de los servicios que pretenden identificar. 20.3.

Si la parte demandada vulneró o no el artículo 135, literal j) de la Decisión 486 al considerar que el signo mixto PARMESSANO, solicitado para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, reproduce, contiene o imita una denominación de origen protegida para los mismos o diferentes servicios, y en tal sentido, si puede causar un riesgo de confusión o de asociación con la misma o se aprovecha injustamente de su notoriedad. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandante. Interpretaciones Prejudiciales 63-IP-20206, 194-IP-20207, 217-IP-20188, 735-IP- 20189 y 337-IP-202110 22. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 135, literales i) y j), y 168 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 23.

Respecto de los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 200011: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos engañosos […] 1.2 Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. […] 1.5.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. […] 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4009 de 24 de junio de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 7 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5110 de 27 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3903 de 20 de febrero de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4053 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4477 de 26 de mayo de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 11 Interpretación Prejudicial 63-IP-2020 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 2.

Protección jurídica de las denominaciones de origen. Causal de irregistrabilidad marcaria del signo que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida […] 2.2. El Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por denominación de origen enuncia que: “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.” 2.3.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen: 2.3.1. Primer elemento: que la denominación de origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. 2.3.2. Segundo elemento: que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente […] 2.13.

Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una denominación de origen, se requiere que la expresada denominación de origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente. […] 2.16.

De lo anterior, se puede establecer que un signo solicitado a registro marcario será denegado siempre que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida; y, a su vez, dicha reproducción o imitación pueda causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación o pudiese implicar un aprovechamiento indebido de su notoriedad. […] 2.19.

En consecuencia, para determinar que en el proceso interno se encuentra en el supuesto establecido en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que se determine en primera instancia si se trata de una denominación 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 de origen de acuerdo al concepto de la norma andina; que esta se encuentre declarada o reconocida por la autoridad nacional competente y que exista un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida. 3.

Criterios orientativos respecto del riesgo de confusión y las reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Puesto que, en el presente caso, se alega que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro y una denominación de origen, con carácter únicamente orientativo, se desarrollan a continuación los criterios respecto del riesgo de confusión y las reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro protegido con anterioridad porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o servicio tiene una relación o vinculación económica con el titular del otro signo. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 […] 3.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestos. […]”. 24. Respecto del artículo 168 de la Decisión 486 de 200012: “[…] 5. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada […] 5.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486. 5.3.

Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas. 5.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla. 5.5.

De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la via administrativa. 5.6 A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 5.7.

Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e 12 217-IP-2018 de 13 de diciembre de 2019 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada. 5.8 La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. 5.9 Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.

Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. […].” Análisis del caso concreto 25. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 26.

En ese sentido, el signo mixto solicitado y la denominación de origen objeto de estudio es como se muestra a continuación: SIGNO SOLICITADO PARMESSANO (mixta) Titular: Todo Fresa S.A.S. Clase 43: “servicios de restaurante, alimentación personal, catering. restaurantes con servicio de reparto a domicilio, restaurante de comida rápida y de comida para llevar y restaurantes de autoservicio” PARMIGIANO REGGIANO 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 DENOMINACION DE ORIGEN (nominativo) Titular: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO País de origen: Italia Producto que distingue: Queso Delimitación geográfica: Todo el territorio de las provincias de Parma, Reggio Emilia y Módena y los municipios vecinos de las provincias de Mantua y Bolonia, formando una zona continua.

Descripción del producto: Queso semigraso de mesa o para rallar elaborado con leche de vacas alimentada básicamente con forrajes de prados mixtos o de alfalfa, de pasta cocida y maduración lenta, de forma cilíndrica con talón ligeramente convexo o casi recto y caras planas levemente rebordeadas. Pai 27. La Sala considera que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado13. 28.

Dentro de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en el citado artículo se encuentran las previstas en sus literales i) y j), en los cuales se determina: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; […]”. 29.

A su vez, el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 define la denominación de origen de la siguiente manera: 13 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.” 30.

Conforme al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina14, de la definición de denominación de origen se desprenden dos elementos: i) que la denominación de origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, que sin ser la de un país, región o lugar determinado, se refiera a uno de ellos, y ii) que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación. Respecto del cargo de la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 31.

Conforme al literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, para que se configure la causal de irregistrabilidad es necesario que el signo engañe a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que ampara. 32. La Sala observa que por denominación de origen se entiende una indicación geográfica utilizada para designar un producto originario de la misma y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Por tanto, no podrán ser consideradadas como denominaciones de origen las que no se enmarquen en los anteriores presupuestos, ni las que consistan en indicaciones comunes o genéricas para designar los productos que identifican, las que sean contrarias a las buenas costumbres o el orden público, o puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos, de conformidad con lo establecido con los artículos 201 y 202 de la Decisión 486. 33.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 63-IP-2020, respecto de la mencionada causal, manifestó: 14 Interpretación Prejudicial 63-IP-2020 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 “[…] 1.4 Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que estese produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado. 1.5.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente el consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. […]”. 34. Conforme a lo anterior, en el caso concreto para la configuración de la irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que el signo mixto PARMESSANO engañe a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que ampara. 35.

El signo mixto solicitado consiste en la palabra PARMESSANO, escrita en mayúsculas. acompañado de una imagen de un queso y las expresiones explicativas RESTAURANTE y DELICATESSEN, como se muestra a continuación: 36. Así mismo, el signo solicitado pretende amparar: “servicios de restaurante, alimentación personal, catering. restaurantes con servicio de reparto a domicilio, restaurante de comida rápida y de comida para llevar y restaurantes de autoservicio”. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 37.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 55188 de 18 de septiembre de 2013 reconoció la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO como denominación de origen: “Queso semigraso de mesa o para rallar elaborado con leche de vacas alimentada básicamente con forrajes de prados mixtos o de alfalfa, de pasta cocida y maduración lenta, de forma cilíndrica con talón ligeramente convexo o casi recto y caras planas levemente rebordeadas”. 38.

En lo atinente a la expresión Parmigiano Reggiano, se observa que si bien es cierto que la misma no corresponde a un término existente en el castellano, también lo es que presenta una construcción morfológica y fonética que la aproxima de manera evidente a la palabra Parmesano, vocablo asociado a un queso y a un territorio de Italia. 39.

Cabe advertir que la expresión Parmigiano Reggiano se traduce al idioma castellano como PARMESANO, que es un queso de contextura dura, granuloso y, como ya se mencionó con anterioridad, con una denominación de origen protegida. Así mismo, la zona geográfica delimitada para su producción y procesamiento es todo el territorio de las provincias de Parma, Reggio Emilia y Módena y los municipios vecinos de las provincias de Mantua y Bolonia, formando una zona continua. 40.

Adicionalmente, al consultar los productos con denominación de origen reconocida en la página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio15, la Sala evidencia que la expresión PARMIGIANO REGGIANO constituye una denominación de origen protegida en la República de Colombia. 41. De lo expuesto, la Sala pone de presente que el elemento nominativo de la marca mixta PARMESSANO hace alusión expresa a la denominación de origen protegida Parmigiano Reggiano, la cual protege un queso semigraso de mesa o para rallar elaborado con leche de vaca, proveniente del territorio de las provincias de Parma, Reggio Emilia y Módena y los municipios vecinos de las provincias de Mantua y Bolonia, formando una zona continua. 15 Disponible en http://www.sic.gov.co/productos-con-denominacion-de-origen (Consultado el 14 de noviembre de 2025) 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 42.

Esta similitud fonética conduce a que el consumidor medio hispanohablante asocie espontáneamente la expresión “PARMESSANO” con Italia o con la provincia de PARMA, máxime tratándose de productos lácteos respecto de los cuales el país europeo posee una reputación notoria e histórica en cuanto a calidad y excelencia. 43. Así, el signo “PARMESSANO”, apreciado en su conjunto, transmite al consumidor la idea de un “queso italiano” o de productos con esa procedencia y calidad.

Esa evocación es suficiente para que el signo resulte susceptible de inducir a error sobre la procedencia geográfica de los servicios, y así como su naturaleza y características, configurando así el supuesto de engaño previsto en la norma comunitaria. 44. En este contexto, aunque el signo solicitado no pretende amparar productos como quesos, existe una relación entre esta clase de alimentos con los servicios de restauración, pues se asociaría a que en el restaurante se ofrecen alimentos lácteos como quesos. 45.

De esta forma, la Sala considera que la expresión PARMESSANO engaña al consumidor promedio sobre su procedencia geográfica y distorsiona la realidad acerca de la naturaleza y características de los servicios que pretende identificar. 46. En efecto, tal como se expuso en líneas precedentes, el término PARMESANO no es una expresión aislada o caprichosa, sino la traducción directa y reconocida en el idioma castellano de la denominación de origen protegida PARMIGIANO REGGIANO, la cual se encuentra intrínsecamente vinculada en la mente del consumidor hispanohablante a un queso de pasta dura y a un origen geográfico determinado, gozando de una reputación de calidad que no requiere mayor esfuerzo intelectivo para ser identificada.

Además, se advierte que, aunque la expresión primigenia se encuentra en italiano, dicha sonoridad extranjera, lejos de confundir, refuerza en la mente del consumidor el lugar de procedencia, quien identifica inmediatamente esa fonética con la tradición y atributos de los productos de Italia. 47. En el mismo sentido, se pone de relieve que el término “PARMIGIANO” es un gentilicio italiano que significa literalmente “de Parma” o “perteneciente a la provincia de Parma”, entonces, al emplear el signo PARMESSANO, el solicitante no solo está imitando la traducción al español de la denominación protegida, sino que 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 induce al consumidor a asociar espontáneamente este vocablo con la provincia Parma, ubicada al norte de Italia. 48.

Por último, la asociación entre el término “PARMIGIANO”, y su traducción “PARMESANO”, con las costumbres culinarias de Italia es inescindible en la mente del público consumidor, pues este producto no es percibido simplemente como un derivado lácteo, sino como un pilar fundamental de la gastronomía italiana, en la que el uso de este tipo de queso constituye un elemento por excelencia en los platos más emblemáticos de dicha cultura, como pastas, risottos o lasañas, lo que lo ha convertido en un verdadero embajador culinario de Italia a nivel mundial. 49.

De otro lado, frente al argumento de la parte demandante relacionado con que actualmente se encuentra registrada la marca ALPINA PARMESANO para identificar queso, es conveniente recordar que la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía a fin de determinar si el signo es registrable o no. 50.

En consecuencia, la Sala considera que la autoridad administrativa acertó al considerar que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto combina partículas de uso común y de fácil comprensión, pudiendo inducir a error al público consumidor respecto de la procedencia geográfica de los servicios que pretende distinguir, así como su naturaleza y características, afectando la veracidad marcaria y el principio de competencia leal. 51.

Por lo anterior, la Sala considera que el signo mixto PARMESSANO se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decision 486 de 2000. 52. La Sala resalta que al encontrar que el signo mixto PARMESSANO se encuentra incurso en la causal del irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no se pronunciará respecto del cargo relacionado con la violación del literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 53. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que tenía un derecho preferente en el registro como marca del signo solicitado, a partir de la cancelación de la marca PARMESSANA PIZZA, la cual se efectuó por su solicitud. 54.

De conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, la persona que obtenga una resolución favorable en una acción de cancelación marcaria tendrá un derecho preferente al registro del signo. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que: “[…] 3.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. 3.9.

Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro – se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente–, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.

Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro […]”16. (Destacado fuera del texto) 55. En ese sentido, el derecho preferente no implica un derecho automático sobre el registro como marca de un signo para quien ejerció la acción de cancelación de una marca, sino una prelación frente a terceros para efectuar dicho registro.

Es así que quien solicita el registro de una marca, atendiendo al derecho preferente, debe esperar a que la oficina nacional competente realice el respectivo examen de registrabilidad y conceda o niegue el registro. 56. De lo precedente, la Sala considera que la parte demandada al expedir los actos acusados, a través de los cuales no se concedió el registro como marca del signo mixto PARMESSANO solicitado por la parte demandante, no vulneró el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000.

Ello, comoquiera que el derecho preferente 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 533-IP-2018 de 1 de febrero de 2019, págs. 9 y 10 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 no otorga de forma automática el registro de un signo como marca, sino un derecho de prelación frente a solicitudes presentadas después de radicada la acción de cancelación por no uso. 57.

De otro lado, la parte demandada en la Resolución núm. 49249 de 5 de agosto de 2015 al referirse a este aspecto, manifestó: “[…]Acerca de un derecho preferente, debe recordarse que ( ) “es necesario que el signo objeto del derecho preferente sea idéntico a la marca que se canceló y no podrá ser extendido a signos semejantes. En igual sentido pone de presente que tanto los elementos denominativos como los gráficos deben coincidir, en tanto a cancelación recayó sobre un signo determinado y perfectamente individualizado y es sobre este signo que el derecho preferente debe ser ejercido, lo que implica la necesidad de que la solicitud beneficiada del derecho preferente incluya los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, sin perjuicio de que pueda tener un alcance menor." En el presente caso, la marca cancelada PARMESANA PIZZA (Exp.

No. 05 021056) y la marca aquí solicitada PARMESSANO (mixta), no son idénticas. “[…]” 58. En suma, la Sala considera que los actos acusados no vulneraron el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la parte demandada, en el caso sub examine, efectuó el análisis de registrabilidad de la solicitud de registro como marca signo mixto PARMESSANO, teniendo en cuenta lo previsto en la norma indicada supra, sin desconocer la presentación de la acción de cancelación, su resultado favorable y el derecho preferente derivado de esta.

Condena en costas 59. No se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201217, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 17 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160027300 III.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.