CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022) Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG Asunto: Decide sobre desistimiento del proceso. AUTO INTERLOCUTORIO La apoderada de la parte actora, en escrito obrante en el índice núm. 52 del expediente digital1, manifiesta que desiste de la acción de nulidad instaurada en el presente proceso.

Para resolver, se considera: Sea lo primero advertir que, en providencia de 20 de junio de 2013 (Expediente núm. 2008-00349-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala señaló que no era posible aceptar el desistimiento en tratándose de acciones contra registros marcarios, respecto de los cuales se hubiera invocado causales de nulidad relativa. 1 El expediente digital se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial - SAMAI.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 2 Ello, por cuanto la defensa debe hacerse no solo de los intereses del tercero afectado, sino, en especial, a los del público consumidor y los de sus competidores, toda vez “[…] que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración […]”.

Sin embargo, tal postura fue modificada por la Sala en proveído de 28 de octubre de 20172, que ahora se prohíja, para adoptar nuevamente el criterio que venía sosteniendo la Sección en el sentido de admitir el desistimiento frente a la acción de nulidad relativa, al 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 28 de octubre de 2017, expediente núm. 2011-00258-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 3 evidenciar un interés subjetivo en dicha pretensión, entre otras, en providencia de 18 de diciembre de 20033, en la que se precisó: “[…] Cabe igualmente resaltar que esta Decisión, a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario.

Empero, estima el Despacho que no obstante ello, la acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad relativas (artículo 136 de la Decisión 486), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas “CALLISTO” y “PARAQUAT” impetró la nulidad del registro que concedió la marca “CALLIQUAT, que, a su juicio, estimó confundible con las suyas.

Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486, que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se dijo, envuelven un claro interés particular […]”. Luego de relacionar y transcribir apartes de otras providencias proferidas sobre el tema, por los diferentes despachos que conforman la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sala concluyó: “[…]Entonces, la Sala estima que se debe retomar el criterio interpretativo que se venía realizando por la Sección Primera de la Corporación en las providencias que prohijaron la posibilidad de que se aceptara el desistimiento de la demanda impetrada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, puesto que lo pretendido con su interposición es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 18 de diciembre de 2003, expediente núm. 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 4 marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, comportando la controversia un interés netamente particular y concreto. Lo anterior significa que la eventual afectación del interés general se presenta como una consecuencia del control subjetivo de legalidad sobre la validez del acto jurídico de concesión de un derecho marcario y no como característica propia del derecho ni del acto administrativo de concesión, este último como sustento mismo de la pretensión de nulidad relativa.

Cabe resaltar que si bien es cierto que en principio se puede señalar que el registro marcario representa un interés para el público consumidor, también lo es que el derecho que se concede por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene efectos directos sobre la situación particular y concreta del peticionario, quien puede disponer del mismo sin condicionamiento alguno, esto es, a través de diferentes instrumentos como la cesión o transferencia, e incluso, se encuentra habilitado para renunciar al derecho de acción. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Sala adopta la postura inicial que había acogido la Sección Primera en cuanto a la procedencia de admitir el desistimiento de la demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se analizará la petición que en tal sentido formuló la sociedad actora […] (Negrillas fuera de texto)”.

Acogiendo dicho criterio, el Despacho procede a resolver la solicitud de desistimiento de la acción de la referencia, presentada por la parte actora, así: La demanda que dio origen al presente proceso se instauró en ejercicio de la acción de nulidad, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 33113 de 30 de junio de 2009 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 5 “Por la cual se decide la solicitud de registro de marca”; 41120 de 19 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; y 44437 de 31 de agosto de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Es preciso advertir que cuando se expidieron los actos acusados y se presentó la demanda ya estaba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que entró a regir el 1o. de diciembre de 2000, conforme a su artículo 274, que a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario.

Empero, no obstante ello, como ya se indicó, para su ejercicio oportuno se previó un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibidem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso, por cuanto la parte actora afirma que la marca “GLIVAS” (NOMINATIVA), Clase 5 de la Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 6 Clasificación Internacional de Niza4, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, genera un riesgo de confusión o de asociación con la marca por ella registrada, para distinguir los mismos servicios.

Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso, en adelante CGP, que establece la figura del desistimiento, aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, ha de aceptarse el desistimiento solicitado por el apoderado de la parte actora, por lo siguiente: En el caso sub examine no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; quien desiste está en capacidad de hacerlo; la apoderada de la parte actora tiene facultades para desistir5; el desistimiento es incondicional, pues no se hace salvedad alguna.

Ahora bien, el numeral 4 del artículo 316 del CGP, prevé: "[…] Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la 4 “[…] Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 5 Visible en el índice núm. 53 del expediente digital.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 7 solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el Juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el Juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas […]”.

(Negrilla y subraya fuera de texto). Con fundamento en la disposición anterior el Despacho, a través de auto de 29 de abril de 20226, dio traslado a la entidad demandada y al tercero con interés directo, por el término de tres (3) días, del escrito contentivo de la solicitud de desistimiento de la demanda presentado por la apoderada de la parte actora.

De conformidad con el informe secretarial que antecede7, dentro de dicho término la entidad demandada y el tercero interesado guardaron silencio, conducta esta de la que se colige su aprobación respecto de la solicitud de desistimiento de la demanda. Como ya se dijo, en el presente caso se evidencia un interés de la parte actora en el ejercicio de la acción de la referencia, por lo que es del caso acceder a la solicitud de desistimiento de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 6 Visible en el índice núm. 57 del expediente digital. 7 Visible en el índice núm. 61 del expediente digital.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00460-00 Actora: NOVARTIS AG 8 Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E:

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la demanda presentado por la parte actora, a través de apoderada.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el proceso, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera