1 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: PATENTE DE INVENCIÓN, NIVEL INVENTIVO SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del C.C.A., contra las resoluciones 7110 de 29 de febrero de 2008 y 21070 de 23 de abril de 2010, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada “UNA COMPOSICION FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”, y resolvió el recurso de reposición interpuesto contra esta decisión, confirmándola, respectivamente.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft (en adelante BAYER SCHERING), a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.

Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de la resolución Nº 7110 de 29 de febrero de 2008, mediante la cual la SIC decidió negar la solicitud de patente de invención No. 00-065.489 titulada “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”. 2.2. Que se declare la nulidad de la resolución Nº 21070 de 23 de abril de 2010, mediante la cual la SIC decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución Nº 7110 de 29 de febrero de 2008, confirmando en su integridad la negación de patente y agotando la vía gubernativa. 2.3.

Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, y dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, proferir una resolución en la que conceda la patente de invención titulada “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO” con base en el último capítulo reivindicatorio que reposa dentro del expediente No. 00-065.489, para las reivindicaciones que de éste resulten patentables.”1 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos de la demanda se aducen los siguientes: 1.2.1. El 31 de agosto de 2000, la sociedad SCHERING AG. (hoy BAYER SCHERING2) presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente para una invención con 45 reivindicaciones denominada “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”.

Según el resumen de la solicitud, la invención se refería a una composición farmacéutica que comprende drospirenona (en cantidad de 2 mg a 4 mg aproximadamente) y etinilestradiol (en cantidad desde 0,01 mg hasta 0,05mg), utilizada para inhibir la ovulación. En dicha solicitud se reivindicó prioridad sobre la solicitud de patente europea EP99202826.6 de 31 de agosto de 1999.

El trámite de la petición se surtió bajo el expediente administrativo núm. 00-65489. 1 Folio 768 del expediente. 2 El 6 de junio de 2008, en el curso de la actuación administrativa, la demandante solicitó el cambio de la solicitud inicial en el sentido de modificar el nombre del peticionario de SCHERING AG. a BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGELLSCHAFT. 3 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La solicitud para la invención fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 520 de 27 de septiembre de 2002, sin que se presentaran oposiciones en su contra por parte de terceros3. 1.2.2.

El 18 de noviembre de 2002, la apoderada de BAYER SHERING solicitó a la demandada efectuar el examen de patentabilidad de la invención, según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.3. El 19 de septiembre de 2003 y el 10 de agosto de 2004 la solicitante presentó modificaciones voluntarias al capítulo reivindicatorio de la solicitud, con el fin de dar mayor claridad a la materia reclamada. 1.2.4.

De acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante Oficio número 8585, notificado por fijación en lista de 22 de septiembre de 2005, se puso en conocimiento del solicitante el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En dicho examen se objetó la claridad del capítulo reivindicatorio y la unidad de invención de la solicitud y se identificaron un conjunto de anterioridades4 que afectaban la novedad y el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio. 1.2.5. Mediante escrito radicado el 31 de enero de 2006, BAYER SCHERING dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 8585, en el sentido de modificar el capítulo reivindicatorio que quedó constituido por 8 reivindicaciones.

Con el escrito se buscó demostrar que la invención cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades citadas en el examen de patentabilidad, así como superar las objeciones por las supuestas falta de claridad y de unidad en la invención. Adicionalmente, 3 Folio 103 del anexo. 4 En esta etapa de la actuación, la Superintendencia identificó como anterioridades los siguientes documentos: “D1: US5583129, Composition for contraception”, “D2: W09701342 “Pharmaceutical combined preparation, kit and method for hormonal contraception”, “D3: W09804267, “Progestin/estrogen oral contraceptive”, “D4: W09804269, Monophasic contraceptive method and kit comprising a combination of progestin and estrogen”, “D5: US5756490 “Pharmaceutical combination preparation for hormonal contraception”, D6: US5569652 “Dihydrospirenona as an antiandrogen”. 4 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentó que las enseñanzas reveladas en la invención solicitada contradecían lo establecido por el arte previo y aportó estudios de disolución in vitro que comparaban el comportamiento de la drospirenona micronizada frente al de la drospirenona no micronizada, en condiciones que simulan las del tracto gastrointestinal. 1.2.6.

A través del Oficio número 814, notificado por fijación en lista de 25 de enero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento del solicitante observaciones adicionales sobre el examen de patentabilidad y expuso cuatro documentos que afectaban el nivel inventivo de la invención reivindicada5. Con fundamento en ello, la demandada señaló que “[…] las dos características esenciales que reclama el interesado como parte de su invención, a saber, 1) La combinación farmacológica de drospirenona – etinilestradiol, 2) La aplicación de la técnica de la micronización para disminuir el tamaño de partícula de los principios activos de la mezcla, se derivan de manera evidente del estado del arte y por consiguiente no puede considerarse que reclamar la mezcla contraceptiva y utilizar principios activos micronizados en la misma sea producto de un diseño de formulación verdaderamente inventivo […]”6. 1.2.7.

El 25 de mayo de 2007 BAYER SCHERING dio respuesta a tales observaciones argumentando que el conocimiento previo alejaba al técnico experto en la materia de la invención denominada “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”, y que, por ende, ésta poseía nivel inventivo. En su momento, la solicitante explicó que, a pesar de que la micronización era una técnica conocida y aplicada para resolver el problema de la baja biodisponibilidad de algunas drogas escasamente solubles y estables en medio ácido, el técnico en la materia no habría anticipado que su aplicación fuera exitosa respecto de la 5 En esta etapa reiteró en que el nivel inventivo se encontraba afectado por los documentos “D1: W09804267.

Progestin/estrogen oral contraceptive” y “D2: W09894269. Monophasic contraceptive method and kit comprising a combination of progestin and estrogen”. Adicionalmente, hizo refererencia a dos documentos nuevos: “D3: Artículo 1: “Effect of a new oral contraceptive containing an antimineralocorticoid profestogen, drospirenone, on the rennin-aldosterone system, body weight, blood pressure, glucose tolerance, and lipid metabolism”, y “D4: Artículo 2.

“Absorption if oral progesterone is influenced by vehicle and particle size”. 6 Folio 475 del anexo. 5 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co drospirenona, debido a las particularidades fisicoquímicas de esta progestina.

Sin embargo, a partir de estudios in vivo adjuntados con la respuesta a la solicitud, BAYER SCHERING demostró un resultado contrario a lo esperado por el estado del arte, esto es, que la cantidad de drospirenona transferida al torrente sanguíneo es mayor cuando es utilizada en forma micronizada, frente a aquella que se trasfiere cuando se usa en forma no micronizada. 1.2.8.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante resolución número 7110 de 29 de febrero de 2008, negó el privilegio de patente de invención solicitado, al considerar que el objeto de la solicitud no cumplía con el requisito relativo al nivel inventivo, toda vez que las características químicas de los compuestos como el régimen de dosificación y la técnica de micronización fueron anticipados por el estado del arte revelado en los documentos identificados7.

En consecuencia, manifestó que, a los ojos de un experto medio, el invento que se pretendía patentar era consecuencia clara y directa del estado de la técnica que existía hasta ese momento. 1.2.9. Contra esta decisión el solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido a través de la resolución número 21070 de 23 de abril de 2010, en el sentido de confirmarla en su integridad. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son ilegales por ser contrarios a los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, bajo el siguiente concepto de violación: 1.3.1. El artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 1.3.1.1. La demandante refirió que la Superintendencia reprochó que el texto de la solicitud de patente no coincidía con las explicaciones que BAYER 7 En el acto se señaló que los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada anticipaban la solución prevista en la solicitud: “D1: W09804267”, “D2: Monophasic contraceptive method and kit comprising a combination of progestin and estrogen”, “D3: Effect of a new oral contraceptive containing an antimineralcorticoid progestogen, drospirenone, on the rennin-aldosterone system, body weight, blood pressure, glucose tolerance, and lipid metabolism” y “D4: Absorption of oral progesterone is influenced by vehicle and particle size”. 6 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SCHERING expuso posteriormente en las respuestas a los informes del examen de patentabilidad emitidos en la actuación administrativa.

A ese respecto, la actora señaló que el problema técnico abordado por el invento no fue reformulado en las aludidas respuestas, pues todos los datos y ejemplos presentados se basaron en los conceptos divulgados en la solicitud originalmente presentada. En particular, adujo que en la sección de la solicitud titulada “Descripción detallada de la invención” se mencionó explícitamente el problema de la isomerización en medio ácido de la drospirenona y se hizo referencia a la solicitud internacional WO 98/06738 como documento que sustentaba tal reacción de isomerización. Ahora bien, aclaró que como la solicitud se dirige a un técnico medianamente versado en la materia, es posible que algunas características no hayan sido descritas con el mismo nivel de detalle expuesto en los escritos radicados posteriormente.

En su criterio, ello no podría considerarse como falta de claridad de la solicitud, pues el Manual Andino de Patentes (MAP) permite presentar ejemplos y datos experimentales adicionales con el fin de probar y sustentar la viabilidad del invento. En el mismo sentido, censuró el argumento de la Superintendencia según el cual no se aportaron pruebas experimentales en las que se reflejara “una combinación sinérgica derivada de la dosis”.

A su juicio, dicho planteamiento evidencia que la SIC no comprendió el objeto del invento reivindicado por la demandante, pues desde su presentación éste siempre fue incrementar la biodisponibilidad oral de la drospirenona, habida cuenta de que este es un compuesto muy poco soluble en agua, que se reordena en un isómero inactivo en el medio ácido del estómago8.

Fue por ello que en el segundo párrafo de la sección titulada «Descripción detallada de la invención» de la solicitud de patente se explicó la solución al problema planteado por el invento, es decir, la provisión de la drospirenona en forma micronizada o en otra forma que permitiera su liberación inmediata. Por lo mismo, todos los 8 Folios 800 y 801 del expediente. 7 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejemplos de la memoria descriptiva se llevaron a cabo con drospirenona micronizada y respaldan el efecto ventajoso que reivindica el solicitante.

Con todo, reprochó que la Superintendencia solo mencionó el tema relacionado con la falta de consistencia en los argumentos del solicitante cuando denegó la patente, situación que insinúa que el problema que pretendía resolver el invento dejó de ser claro y evidente para la examinadora justo en el momento en el que se negó la solicitud en litigio, esto es, cuando no existía mas oportunidad en el trámite administrativo de controvertir las objeciones de la demandada. 1.3.1.2.

En segundo lugar, afirmó que los documentos citados por la Superintendencia como arte previo relevante no contienen ninguna enseñanza sobre el tema central de la invención, de acuerdo con lo siguiente: Los documentos D1 (WO 98/04267), D2 (WO 98/04269) y D3 (“Effects of a new oral contraceptive containing an antimineral corticoid progestogen, drospirenone, on the renin-aldosterone system, body weight, blood pressure, glucose tolerant, and lipid metabolism”) no proporcionan datos experimentales que demuestren que al emplear drospirenona y etinilestradiol en las cantidades allí indicadas, se obtenga una anticoncepción oral confiable, de manera que su carácter es especulativo.

En particular, los documentos D1 y D2 divulgan una dosis mucho mas baja de la necesaria para lograr una actividad anticonceptiva confiable, por lo que no brindan a la persona medianamente versada en la materia información respecto de la dosis real de drospirenona que debe emplearse, siendo que con la invención se demostró cuál era la dosis mínima requerida.

En cuanto al documento D3, adujo que éste no describe composiciones de liberación inmediata, o composiciones que contengan drospirenona micronizada. De otra parte, en él se afirma que la dosis umbral de drospirenona es 2 mg, contrario a lo que se divulgaba en D1 y D2 (dosis de 1 mg), circunstancia que confirma la naturaleza especulativa de estos 8 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co últimos.

En definitiva, ninguno de los citados documentos sugiere micronizar la drospirenona con el fin de aumentar su biodisponibilidad oral. Por consiguiente, las enseñanzas allí reveladas, en forma individual o en combinación con el documento D4, no habrían motivado a una persona mediantemente versada en la materia -que sabía de la inestabilidad en el medio ácido de la drospirenona- a micronizarla, pues esta persona habría esperado que un porcentaje mayor del ingrediente activo se disolviera al hacer contacto con el fluido gástrico.

En este punto, citó la publicación de Nickisch et al., y la solicitud internacional WO 98/06738, documentos que a su juicio respaldan el argumento de que una persona medianamente versada en la materia sabría perfectamente que la drospirenona se reordena en medio ácido. 1.3.1.3. De otra parte, la demandante refirió que en la publicación D4 (Absorption of oral progesterone is influenced by vehicle and particle size) de Hargrove et al. se enseña que la micronización de la progesterona produce un aumento en la biodisponibilidad oral de este fármaco.

Con fundamento en dichas enseñanzas, la Superintendencia sostuvo que, en vista de los resultados favorables que la micronización arroja respecto de la progesterona, era obvio aplicar dicho procedimiento a la drospirenona, tal como se hizo en la invención reivindicada, ya que dichos fármacos son análogos terapéuticos. Sin embargo, a juicio de la actora, esa afirmación no tiene en cuenta que las propiedades fisicoquímicas de la progesterona son marcadamente diferentes a las de la drospirenona y que aquélla es estable en las condiciones ácidas que predominan en el estómago humano. Así, luego de comparar las fórmulas de la progesterona y la drospirenona, destacó que aquélla no contiene el grupo que marca la tendencia pronunciada de la drospirenona a isomerizarse en condiciones ácidas.

De otra parte, la demandante explicó que el documento D4 enseña que la biodisponibilidad oral de la progesterona puede ser incrementada a través de la micronización. Empero, la progesterona es perfectamente estable en medio ácido, y el documento no brinda información sobre qué pasaría si se 9 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co microniza una progestina que es inestable en el medio ácido del estomago.

Por ende, adujo que el problema que resuelve el documento D4 es distinto al que resuelve la invención que reivindica, ya que esta publicación no enseña cómo eludir la inactivación catalizada por ácido de la drospirenona. En consecuencia, ese documento no habría motivado a una persona medianamente versada en la materia, conocedora de la inestabilidad de la drospirenona en medio ácido a proporcionar la composición de drospirenona micronizada del presente invento.

Por el contrario, al aplicar dicho procedimiento respecto de esta hormona, el conocedor de la materia habría esperado como resultado la desactivación de la drospirenona y, por consiguiente, una disminución de su biodisponibilidad oral. Al respecto, aseveró que en la actuación administrativa la SIC ignoró las advertencias de las publicaciones de Bauer y Aulton respecto de la micronización de fármacos sensibles al ácido, a pesar de que este argumento fue planteado en el recurso de reposición interpuesto.

En ellas se señalaba, a modo de regla general, que no era deseable la disolución demasiado rápida de los compuestos que no son estables en las condiciones ácidas del estómago porque esa situación conduce, en la mayoría de los casos, a una disminución de biodisponibilidad. Correlativamente, advirtió que la demandada no citó ningún documento del arte previo que aborde el problema de cómo resolver la inestabilidad en el medio ácido de la drospirenona cuando ésta es administrada oralmente y, por el contrario, ignoró los datos y las explicaciones expuestas en los ensayos de disolución in vitro proporcionados por BAYER SCHERING, en los que se comparó el comportamiento de la drospirenona micronizada con el desempeño de la no micronizada, en condiciones que simulan el tracto gastrointestinal.

En dichos ensayos, además de las enseñanzas del arte previo, se demostró que una persona medianamente versada en la materia no habría estado motivada a desarrollar una composición anticonceptiva oral con drospirenona micronizada, pues habría pensado que la administración oral de ese fármaco en esa condición generaría una menor biodisponibilidad. 10 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.1.4.

En sentido similar, la sociedad BAYER SCHERING indicó que la Superintendencia se equivocó al afirmar que la única diferencia de la invención respecto de D4 es que en el caso de la drospirenona la sustancia sufre sensibilización en medio ácido y que ello provoca la formación de isómeros que dificultan la disolución del agente y reducen de manera considerable su solubilidad y tránsito a través de la barrera gastrointestinal, así como su actividad.

La actora refirió que en ese punto la SIC afirmó que “el primer paso para resolver el problema técnico consistió en la aplicación de la técnica del recubrimiento entérico, para poder proteger al agente activo de la erosión que le causaba el pH ácido a las propiedades farmacológicas de la drospirenona. Pues bien, con la reducción del tamaño de partícula del agente activo drospirenona ya no es necesario utilizar recubrimientos entéricos, toda vez que al aumentar la velocidad de disolución de la sustancia, el agente activo puede penetrar la barrera mas ágilmente por difusión pasiva”9.

La entidad reseñó que lo anterior significa que un anticonceptivo oral en forma no micronizada y sin recubrimiento no proporcionaría una anticoncepción confiable, dada la disminución de la solubilidad. Con todo, con la reducción en el tiempo de permanencia de la drospirenona en el medio ácido que se consigue con el uso de una fórmula micronizada, obviamente se alcanzarían los niveles plasmáticos necesarios para obtener el efecto anticonceptivo.

Para la SIC, los datos in vivo que aportó el solicitante en el memorial de 25 de mayo de 2007 demostraron esa conclusión, sin que por ello pueda considerarse como un resultado inesperado. Según la demandante, la anterior tesis es consecuencia del conocimiento incompleto de la SIC respecto del proceso de isomerización de la drospirenona, pues para que ésta pueda ser isomerizada, debe disolverse primero en los fluidos gástricos.

Por consiguiente, contrario a lo señalado por la SIC, la isomerización no reduce la solubilidad de la drospirenona. Así 9 Folio 788 del expediente. 11 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo, adujo que “la SIC debería indicar qué documento del arte previo menciona que el primer paso para resolver el problema de la inestabilidad en medio ácido de la drospirenona fue la aplicación de la técnica del recubrimiento entérico”10.

Por lo anterior, afirmó que la SIC no aparta lo que aprendió de la invención bajo examen de lo que el arte previo le habría enseñado a la persona medianamente versada en la materia al momento de presentar la solicitud en litigio. Así, considera que la entidad realizó un análisis ex post-facto, utilizando el beneficio de la comprensión a posteriori y el trayecto de la invención que se reivindica, para desestimar el nivel inventivo de la solicitud en litigio. 1.3.1.5.

En criterio de la demandante, la SIC se equivocó al relacionar la micronización y la labilidad en el medio ácido con la solubilidad de la drospirenona. Refirió que la SIC concluyó que no era paradójico el resultado que se encontró con la micronización de la drospirenona porque, según la entidad, lo que sucede es que la difusión pasiva de la drospirenona micronizada ocurre en un lapso menor que el proceso de isomerización. Así, la SIC entendió que el efecto positivo de la micronización se deriva del aumento en la velocidad con la que se difunde el principio activo.

Así mismo, consideró que dicho efecto era de esperarse, ya que la reducción del tamaño de la partícula aumenta la velocidad de disolución, por consiguiente, se disminuye el tiempo de permanencia en contacto con el medio ácido y se acelera el paso a través de las barreras biológicas, por lo que se reduce la cantidad de principio activo inestabilizado por efecto del pH.

La accionante explicó que el análisis equivocado de la SIC se basó en el dato de que el 21% de la drospirenona se isomeriza en los fluidos gástricos, transcurridos 10 minutos. Con fundamento en ello, la demandada afirmó que era razonable pensar que el 79% restante de la drospirenona se liberaría inmediatamente en el intestino delgado antes de isomerizarse. 10 Folio 806 del expediente. 12 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para la demandante, dichos argumentos son inválidos porque, en primer lugar, la solubilidad de la drospirenona depende principalmente de la temperatura y no se modifica con el proceso de micronización. Por su parte, la micronización en realidad influye en la velocidad con la que se disuelve el fármaco, pero no modifica la cantidad de drospirenona que entra en solución a una temperatura dada.

Además, la labilidad en medio ácido de la drospirenona no tiene efecto sobre su solubilidad en medio ácido, aunque sí afecta la inactivación del fármaco con la isomerización. En ese sentido, destacó que no existe evidencia de que la micronización produciría el efecto descrito, cuando se trata de un fármaco lábil en medio ácido, como lo es la drospirenona.

Por el contrario, el proceso de micronización solo fue probado en progestinas estables en medio ácido, de manera que la SIC nuevamente desconoce la inestabilidad en ácidos de la drospirenona. 1.3.1.6. La actora relató que en los actos acusados la Superintendencia trajo a colación la información expuesta en el fallo mediante el cual la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey invalidó la patente estadounidense US 6,787,531, equivalente a la solicitud colombiana 00-65489 que aquí se analiza.

Así mismo, indicó que la accionada se refirió al fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos (Corte de Circuito) y a los artículos de Krause I y II. La parte actora manifestó su inconformidad con la adopción de dichos criterios por las siguientes razones: a) En primer lugar, señaló que la SIC actuó de forma contraria a la buena fe, pues los referidos fundamentos no fueron discutidos en los informes previos de la actuación administrativa y solo se citaron al final del proceso, de manera que la solicitante no pudo defender su invento frente a dichos argumentos. 13 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En segundo lugar, estimó que la SIC se equivocó al adoptar esa tesis jurisprudencial, pues dichas decisiones no eran obligatorias respecto de la solicitud presentada por BAYER SCHERING.

Además, consideró que el análisis del mérito inventivo de dichos fallos es contrario a los principios de la práctica aplicada en los países latinoamericanos y en la EPO (Oficina Europea de Patentes), porque la conclusión sobre la falta de altura inventiva se basó en la aplicación errónea de la doctrina de “lo obvio de intentar” fijada en el caso KSR International Co.

V Teleflez Inc. 550 US 398 (2007). Dicha doctrina se refiere a que “cuando existe una necesidad de diseño o una presión del mercado para resolver un problema y existe una cantidad finita de soluciones predecibles identificadas, una persona normalmente versada en la materia tiene razones suficientes para buscar las opciones conocidas dentro de su habilidad técnica.

Si esto conduce al éxito previsto, no es el resultado de la innovación sino de la experiencia y el sentido común”11. En los fallos aludidos no se comprobó que una persona medianamente versada en la materia hubiera estado en capacidad de determinar que la invención era una solución predecible para el problema de sensibilidad a los ácidos por parte de la drospirenona micronizada.

Sin embargo, los jueces de los Estados Unidos concluyeron que una persona medianamente versada en el arte habría experimentado diversas formulaciones en seres humanos, entre las que se encuentra la invención reivindicada, sin tener en cuenta que, en ese escenario, el técnico en la materia habría experimentado, sin poder predecir el éxito del invento.

En consecuencia, los jueces desconocieron que la experimentación sin una expectativa razonable de éxito no es una solución predecible. c) Adicionalmente, la demandante se remitió al escrito de amicus curiae presentado por la American Intellectual Property Law Association (AIPLA), en el que se afirmó que es equivocada la interpretación de la Corte de Circuito en cuanto a la teoría de lo “obvio de intentar”, ya que ésta exige 11 Folio 811 del expediente. 14 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se establezca que la persona medianamente versada tenía una buena razón para elegir esa opción, de manera que, si la opción no es predecible, no es obvio que se intente. d) En el mismo sentido, la solicitante hizo referencia a la resolución emitida por la División Europea de Oposiciones con respecto a la Patente Europea EP1257280B1, relacionada con composiciones que contienen drospirenona micronizada combinada con un estrógeno. Dicha patente resuelve el problema relativo a aumentar la biodisponibilidad de la drospirenona administrada por vía oral12, esto es, el mismo problema que abordaron la patente anulada US 6,787,532 y la solicitada en el expediente administrativo 00-65489 que aquí se estudia.

Así mismo, se trataba de la misma solución al problema, esto es, si era obvia o no la micronización de la drospirenona. En atención a la identidad del problema y la solución propuesta, la mayoría de los documentos citados durante el proceso de examen de la solicitud colombiana en litigio fueron referidos y analizados en el proceso de la patente europea.

Sin embargo, en el caso de esta última, la División de Oposiciones de la Oficina Europea determinó que la invención reivindicada sí presentaba actividad inventiva frente al arte previo citado, pues se consideró sorprendente el que, a pesar de la micronización, se obtenga una buena biodisponibilidad de la drospirenona. e) Manifestó que la Superintendencia no analizó a profundidad los estudios de Krause W. y otros, sino que se limitó a citarlos para aseverar que podría afectar el mérito inventivo de la solicitud en litigio.

En ese punto la demandante destacó que dichos artículos se refieren a la espirorenona, compuesto que difiere del empleado en la invención que pretende reivindicar en cuanto a los regímenes de dosificación y efectos farmacológicos, pues la espirorenona no es una progestina, de manera que no puede ser empleada como anticonceptivo. Además, dichos artículos solo investigan la absorción de la espirorenona en forma no micronizada, por lo que no habrían podido 12 Folio 814 del expediente. 15 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proporcionarle a la persona medianamente versada en la materia información útil respecto de la invención solicitada. 1.3.1.7.

Finalmente, indicó que en el análisis sobre el nivel inventivo de la solicitud se debe tener en cuenta el marco temporal y el éxito comercial de la invención. Así, advirtió que la drospirenona se conoce desde finales de 1970 y su actividad progestágena se describió desde 1982, y que el efecto positivo que ejerce la micronización sobre la biodisponibilidad de progestinas estables en medio ácido se conoce aproximadamente desde 1980.

A pesar de ello, nadie había optado por micronizar la drospirenona, e incluso antes de la fecha de prioridad de la solicitud en litigio existía un preconcepto negativo en la sociedad farmacéutica respecto de micronizar la drospirenona inestable en medio ácido y poco soluble en agua con el fin de emplearla en un anticonceptivo oral. Sin embargo, luego de que la sociedad demandante se atrevió a realizar dicho procedimiento se pudo obtener un anticonceptivo oral y comercial (YASMIN ®) que es el más vendido de todos los tiempos.

A su juicio, las anteriores circunstancias son evidencia clara de la existencia de mérito inventivo en la solicitud de patente presentada por la demandante BAYER SCHERING. 1.3.2. El artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 La demandante señaló que la indebida aplicación del artículo 18 de la Decisión 486 conlleva la violación directa del artículo 14 ibídem, que ordena a los países miembros otorgar patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial.

Ello, por cuanto es claro que la invención reivindicada cuenta con el nivel inventivo necesario para que se garantice su protección. 1.3.3. El artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 La demandante destacó que, durante el trámite administrativo, insistió en la importancia que tenía el hecho de que la solicitud de patente en cuestión hubiera sido otorgada para patentes equivalentes en las jurisdicciones de 16 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Europa (Austria, Bélgica, Suiza, Chipre, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Holanda, Portugal, Rumania, Suecia y Eslovenia), así como en Australia, Canadá, China, Croacia, Hong Kong, Jordania, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, México, Bulgaria, Biolorrusia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Israel, Japón, Corea del Sur, Noruega, Polonia, Serbia, Ucrania, Perú, Filipinas, Arabia Saudita y Taiwán. No obstante, la Superintendencia igualmente invocó de manera reiterada su independencia como oficina nacional competente y la territorialidad característica del sistema de patentes.

Al respecto, la actora señaló que, aunque es cierto que la SIC puede o no reconocer la validez de un examen de patentes de otra jurisdicción, también lo es que para ejercer dicha facultad debe evaluar la validez de dicho examen, que corresponde a un análisis técnico estandarizado realizado por las principales oficinas de patentes en el mundo, sobre todo si éste arroja la existencia del nivel inventivo de la invención reclamada.

Así, estimó que, mas allá de invocar su facultad discrecional, la Superintendencia ha debido exponer las razones por las que consideraba que las patentes de otras jurisdicciones no podían ser indicio razonable de nivel inventivo. 2. Contestación de la demanda La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes razones13: 2.1.

En primer lugar, destacó que la revisión del capítulo descriptivo de la solicitud evidencia que el interesado no sustentó la solución que aporta al estado de la técnica en los hallazgos sobre la inestabilidad de la drospirenona. Por el contrario, en el capítulo descriptivo de la solicitud se advierte que el planteamiento de la invención giraba en torno a cómo lograr 13 Folios 848 a 894 del expediente. 17 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disminuir los niveles de dosificación de drospirenona para conseguir una actividad anticonceptiva confiable y evitar los efectos colaterales desagradables, como quiera que, según el interesado, dicha información no había sido revelada hasta ese momento.

En definitiva, el problema técnico originalmente se asoció a la disminución de la biodisponibilidad14 y se indicó que la solución a éste se fundamentaba en los hallazgos experimentales comprendidos en los ejemplos 1 a 5, relacionados con la biodisponibilidad de los agentes activos drospirenona y etinilestradiol, y la concentración máxima que alcanzan en el torrente sanguíneo cuando se ha administrado la formulación en suspensiones micronizadas15.

Por lo mismo, es evidente que los hallazgos divulgados en la memoria descriptiva de la solicitud solo se referían a la velocidad de disolución y biodisponibilidad del activo. En esa medida, señaló que ninguno de los hallazgos presentados en la memoria descriptiva de la solicitud se orientaba a estudiar el problema de la estabilidad de las formulaciones que no incluían drospirenona micronizada, asociado a la producción de isómeros terapéuticamente inactivos, ni se relacionaba con la solución que ahora argumenta la demandante mediante la micronización del agente activo.

Por el contrario, la cuestión relativa a la degradación de la drospirenona en razón al tamaño de la partícula superior al rango de micronización y a la influencia del pH ácido y su consecuencia (generación espontánea de un isómero inactivo), fueron argumentos que la solicitante expuso en el memorial de 31 de enero de 2006, presentado a raíz del primer requerimiento técnico de fondo que le comunicó la Superintendencia mediante oficio 8585 de 22 de septiembre de 2005.

Anotó que en ese momento se presentó un nuevo planteamiento del problema técnico, esto es, que en realidad la invención corresponde a la solución efectiva para el problema de la inestabilidad de la drospirenona cuando se somete a pH ácido. De manera que la solicitante planteó dichos 14 Folio 863 del expediente. 15 En los ejemplos 1 a 5 se estudiaba y divulgaba: (1) un método para preparar composiciones que contienen drospirenona y etinilestradiol;

(2) la velocidad de disolución de la drospirenona cuando se encuentra en sistema de entrega farmacéuticos tipo tableta recubierta con película o núcleos de tableta; (3) la velocidad de disolución de etinilestradiol de tabletas mediante técnicas in vitro; (4) la biodisponibilidad de drospirenona y etinilestradiol a partir de tabletas que contienen 3mg y 0,03 mg de cada una, respectivamente; y (5) la eficacia anticonceptiva de formulaciones que contienen drospirernona y etinilestradiol. 18 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentos “cuando tenía conocimiento que en el estado del arte se había anticipado la combinación farmacológica del estrógeno etinil-estradiol en concentraciones de 5 a 15 µg y el progestágeno drospirenona en concentraciones de 250 µg a 4 mg como terapia contraceptiva de amplia aplicación clínica y terapéutica”16.

Según la demandada, la descripción de la invención y los ejemplos aportados señalaban que la reducción en el tamaño de la partícula, en un diámetro oscilante mayor a diez micras (≥ 10 μm) y menor que treinta micras (≤ 30 μm), provocaría una disolución rápida del compuesto. Sin embargo, nunca se indicó que la reducción del tamaño de la partícula de uno de los agentes activos combinados se aplicara como solución efectiva al problema de inestabilidad de la drospirenona.

Por tal motivo, mediante la resolución 7110 de 2008 se explicó que si el problema era la inestabilidad del principio activo, tal como lo afirmaba en el trámite administrativo, la Superintendencia no comprendía por qué no existía evidencia técnica de un estudio serio que argumentara este hecho. Ello, por cuanto no existían ensayos técnicos que permitieran determinar que las composiciones que contenían drospirenona micronizada y combinada con etinilestradiol tenían un comportamiento superior respecto de la drospirenona convencional combinada con etinilestradiol, en términos farmacotécnicos de incremento en la estabilidad farmacéutica y no en términos farmacocinéticos como la biodisponibilidad o velocidad de disolución. En esa medida, reprochó que de los ejemplos 2, 3, 4 y 5 no se obtenían datos suficientes que le permitieran a la persona versada en la materia llegar a la conclusión que planteaba el solicitante, por ser pruebas que no conducen a precisar incrementos en la estabilidad.

Por su parte, mediante resolución 21070 de 2010 se le explicó a la demandante que la decisión no obedecía a la ausencia de valoración del antecedente WO9806738, del cual supuestamente se derivaba el problema 16 Folio 851 del expediente. 19 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnico que pretendía resolver la solución reivindicada.

Contrario al criterio de la accionante, la SIC estimó que del documento de prioridad reivindicado en la solicitud – documento EP99202826 de 31 de agosto de 1999-, no era posible inferir razonablemente que el problema de la isomerización fue el punto de partida para los ensayos de micronización, circunstancia que, a su juicio, demuestra la falta de consistencia en los argumentos del accionante.

Al respecto destacó que, si bien es cierto que es posible aportar explicaciones relacionadas con el efecto inesperado de la composición, para coadyuvar en la demostración de su mérito inventivo, con la presentación de ese material no es posible referir nuevos hechos que no fueron objeto de divulgación suficiente en la memoria descriptiva de la solicitud, pues, tal como señala el artículo 28 de la Decisión 486, en el capítulo descriptivo de ésta es necesario señalar el propósito de la invención y asegurar que la petición tiene información suficiente para dar a conocer el aporte que se está haciendo a la tecnología. En esa medida, las explicaciones y ensayos deben ser razonables, acordes y coherentes con la invención divulgada y no pueden abordar consideraciones que no formaron parte del sustento descriptivo originalmente aportado. 2.2.

En segundo lugar, señaló que tampoco es cierto que al momento de la presentación de la solicitud se hayan aportado los documentos del estudio de disolución in vitro de la drospirenona como consecuencia de la influencia del pH, pues ello ocurrió en el memorial de 31 de enero de 2006. Del mismo modo, afirmó que, cuando se compararon los estudios de disolución in vitro aportados mediante memorial de 31 de enero de 2006 con los hallazgos revelados en el acápite descriptivo de la solicitud de patente, se comprobó que los ejemplos presentados en la memoria descriptiva original no se relacionan con el problema técnico propuesto posteriormente en el referido memorial.

Ello, por cuanto los estudios originalmente aportados no son pruebas con las que se pueda determinar el efecto del pH en la velocidad de disolución de las formulaciones de drospirenona microcristalina. Por el contrario, en estos estudios solo se compara la velocidad de disolución de 20 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co drospirenona macrocristalina, frente a la velocidad de la drospirenona microcristalina, sin que se determine el efecto del pH ni la isomerización e inhibición farmacoterapéutica a la que se alude en el memorial de 31 de enero de 2006.

Con todo, la demandada advirtió que los hallazgos reportados por los estudios de velocidad de disolución in vitro allegados en el escrito radicado el 31 de enero de 2006, no se relacionan con el nuevo planteamiento del problema técnico que se reportó en el mismo memorial, esto es, el problema relativo a la estabilidad de la fórmula compuesta por drospirenona micronizada y etinilestradiol.

Al respecto, explicó que en los estudios de velocidad de disolución se realiza una evaluación de biodisponibilidad de las formulaciones, de manera que con ellos es posible determinar la cantidad de principio activo que alcanza el torrente sanguíneo. Por su parte, para afirmar que una composición es superior en términos farmacotécnicos de estabilidad, resulta necesario realizar pruebas basadas en el seguimiento de la formulación por un tiempo prolongado.

Son estas pruebas las que conducirían a una persona versada en la materia a concluir, eventualmente, que la drospirenona micronizada junto con el etinilestradiol conforman una composición química, física y termodinámicamente mas estable, que aquella integrada por drospirenona en tamaños convencionales y etinilestradiol. Así entonces, la SIC afirmó que los estudios que aportó el solicitante con el memorial de respuesta al primer examen de fondo solo corroboran el hallazgo de Nickisch y sus colaboradores (1985), según el cual la drospirenona se transforma al isómero terapéuticamente inactivo por la influencia de los cambios en el pH.

En consecuencia, el hallazgo solo es útil para efectos de la valoración de la biodisponibilidad, esto es, la cantidad efectiva de drospirenona que traspasa la barrera gastrointestinal y alcanza el sitio blanco o de acción. En efecto, teniendo en cuenta que los hallazgos de las pruebas de velocidad de disolución in vitro se asimilan a lo que le ocurriría al principio activo en el tracto gastrointestinal in vivo, los estudios permiten estimar el perfil de absorción que tendría el compuesto, con el 21 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuente incremento en la biodisponibilidad del mismo.

Sin embargo, los mencionados hallazgos no le permiten inferir a una persona versada en la materia que las formulaciones de drospirenona junto con el etinilestradiol serán mas estables y menos proclives a la degradación por el trascurso del tiempo en la medida en que se reduzca el tamaño de la partícula de drospirenona a tamaños micronizados, porque no se demuestra que con esto se evite el riesgo de isomerización en el medio gástrico y/o la hidrólisis en el intestino. Por el contrario, lo que realmente se produce con la micronización de la partícula de drospirenona es un efecto en la biodisponibilidad de tipo farmacocinético y no del tipo farmacotécnico, como pretende enfocarlo la demandante al referirse a la estabilidad de las formulaciones.

Ahora bien, en cuanto a las enseñanzas de los estudios in vitro según los cuales, “la mayor parte de drospirenona micronizada y liberada se convertiría en una forma inactiva en las condiciones que predominan en el estómago”, la Superintendencia insistió en que ni esos estudios, ni la conclusión que arrojan, formaron parte de la descripción técnica que presentó el solicitante como componente de la divulgación suficiente de la invención. Al respecto recordó que, de acuerdo con el criterio de suficiencia, el propósito del capítulo descriptivo de la solicitud es asegurar que ésta contenga suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio pueda poner en práctica la invención y conocer el aporte que le esta haciendo a la tecnología. En ese orden, reconoció que en el acápite de «descripción detallada de la invención» de la solicitud bajo examen, se mencionó la posibilidad de la isomerización de la drospirenona y la necesidad de buscar una forma que promueva su rápida disolución, para lo cual se refirieron dos alternativas: i) micronizar el activo o ii) disolver el agente activo en el solvente adecuado para luego pulverizarlos sobre la superficie de un soporte inerte.

Sin embargo, el tema de la isomerización como consecuencia de la influencia del pH en la inestabilidad de la drospirenona no fue el eje alrededor del cual se estructuró la solicitud, sino 22 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que ésta se planteó frente al incremento en la velocidad de disolución y biodisponibilidad de la drospirenona administrada de forma micronizada.

En el mismo sentido, manifestó que no es cierto que con el ejemplo 4 referido en el capítulo descriptivo de la solicitud se hubieren demostrado un incremento en la biodisponibilidad de los activos como consecuencia de la reducción del tamaño de la partícula de drospirenona. Explicó que, según la reseña que consta en la memora descriptiva, en primer lugar, en el ejemplo 4 se evaluó la biodisponibilidad de la drospirenona y el etinilestradiol a partir de tabletas que contenían 3 mg y 0,03 mg de cada activo, respectivamente.

Sin embargo, en ese examen no se hicieron modificaciones al tamaño de partícula de la drospirenona y, con el fin de determinar la biodisponibilidad de cada formulación, se utilizaron parámetros como concentraciones en suero de cada agente activo. Por ende, es claro que el propósito del estudio divulgado en el ejemplo 4 era investigar la biodisponibilidad relativa de la drospirenona y el etinilestradiol en una formulación tipo tableta, y compararla con la biodisponibilidad relativa en una formulación tipo suspensión oral que contenía 6 mg de drospirenona y 0,06 mg de etinilestradiol.

En segundo lugar, en el ejemplo 4 se evaluó la biodisponibilidad absoluta de la drospirenona. Al respecto se evidenció que, cuando se le administró a un grupo de 8 mujeres jóvenes 2 mg del activo, la biodisponibilidad absoluta de la drospirerona fue de 76% ± 13%. Por otra parte, cuando se le administró oralmente a 6 mujeres postmenopáusicas una suspensión micronizada que contenía 3,13 mg de drospirenona, la biodisponibilidad absoluta de esta fue de 85%±24%.

En consideración a lo anterior, resaltó que en la primera parte del ejemplo 4, esto es, cuando se estudió la biodisponibilidad relativa a partir de tabletas y suspensiones, no se modificó el tamaño de la partícula de drospirenona. De otra parte, cuando el estudio buscó determinar la biodisponibilidad absoluta de la drospirenona, se modificó el tamaño de la partícula y se 23 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administraron dosis diferentes a cada uno de los dos grupos de mujeres.

A juicio de la SIC, lo anterior permite concluir que el incremento en la biodisponibildad absoluta no obedeció a la micronización de la drospirenona, sino al incremento en la dosis administrada para el caso de las suspensiones micronizadas siendo evidente que, si se administra una dosis mayor, la cantidad del activo que se puede determinar en suero será mayor. 2.3.

Aclaró que, para la valoración de nivel inventivo, el estudio de los elementos de la materia reclamada se realiza en consideración a las características esenciales de ésta, las cuales se presentan en el capítulo reivindicatorio. En esa medida, es claro que el problema técnico propuesto no constituye una característica de la invención que se examina.

Por ende, en el caso de la solicitud presentada por la demandante, “los únicos elementos esenciales y característicos de la materia reclamada son los que se indican en el pliego reivindicatorio de los folios 417 y 418 presentado mediante memorial de fecha 31 de enero de 2006”17. La demandada enunció los elementos que identificó en la invención, así: (i) composición farmacéutica, (ii) drospirenona en cantidad de 2 mg a 4 mg, (iii) etinilestradiol en cantidad de 0,01 mg a 0,05 mg, (iv) excipientes farmacéuticamente aceptables, y (v) la drospirenona tiene un área superficial mayor que 10,000 cm2/g. Señaló que fue respecto de éstos que se establecieron las diferencias técnicas fundamentales entre las enseñanzas del estado del arte y la materia reivindicada.

En ese orden, la SIC adujo que la sensibilización de la drospirenona en medio ácido no es una característica de las composiciones reivindicadas en tanto no constituye una propiedad que defina la materia reclamada. Por ende, no hay lugar a afirmar que con base en esa propiedad fisicoquímica se estableció una diferencia respecto del arte previo divulgado.

Con fundamento en lo anterior, la SIC aseveró, por un lado, que no es cierto que al momento del examen de la solicitud la entidad haya catalogado al 17 Folio 857 del expediente. 24 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co problema técnico que allí se presentó como una de las características de ésta.

Por otra parte, la demandada explicó que la única diferencia que se reportó fue la ausencia de divulgación del área superficial de drospirenona, sin embargo, se indicó que en el estado del arte se reportaban estudios que daban cuenta de que la técnica de micronización y reducción de tamaño de partícula se había aplicado a otros progestágenos como la progesterona.

En el mismo sentido, la demandada aclaró que el examen de patentabilidad realizado no constituye un análisis en retrospectiva de la materia reclamada, tal como lo plantea la actora, con fundamento en las siguientes razones: (i) El examinador logró identificar las enseñanzas de cuatro documentos18 publicados entre los años 1989 y 1998, esto es, con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada (31 de agosto de 1999), los cuales resultaron relevantes para determinar la composición cualitativa y cuantitativa de las formulaciones reivindicadas y la aplicación de técnicas de micronización con el fin de producir incrementos en la biodisponibilidad de agentes activos con aplicación en terapia contraceptiva.

(ii) La invención se evaluó como un todo, es decir, se examinaron sus elementos técnicos característicos, el problema técnico planteado, la suficiencia de la descripción y la solución propuesta en forma global, sin entrar a examinar las características técnicas individuales de las composiciones reivindicadas. A partir de ese examen, se demostró que la combinación drospirenona + etinilestradiol, en las proporciones señaladas por el solicitante, se encontraba divulgada en el estado del arte anterior a la prioridad reivindicada.

Así mismo, los documentos del estado del arte fueron considerados como un todo, y se concluyó que éstos inducían al técnico medianamente versado en la materia a combinar los agentes activos definidos en la solución propuesta, con una expectativa razonable de éxito en cuanto a su efecto técnico. 18 (i) WO9804267 “Progestin/estrogen oral contraceptive” (1998);

(ii) WO9804269 “Monophasic contraceptive method and kit comprising a combination of progestin and estrogen” (1998); (iii) artículo 1 “Effects of a new oral contraceptive containing an antimineralocorticoid progestogen, drospirenone, on the rennin-aldosterone system, body weigth, blood pressure, glucose tolerance, and lipid metabolism” (1995); artículo 2 “Absorption of oral progesterone is influenced by vehicle and particle size” (1989). 25 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, afirmó que la evaluación del requisito de nivel inventivo exige que la invención, además de no ser obvia para una persona medianamente versada en la materia, sea el resultado de una actividad creativa del hombre, resultado que no puede constituir el producto de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente.

Sin embargo, en el presente caso, los hallazgos que presentó la accionante para evidenciar el salto cualitativo en la regla técnica asociada a la reducción del tamaño de la partícula de uno de los componentes, son producto de derivaciones evidentes del estado del arte, sin efecto técnico inesperado, pues ya se había usado en productos como la progesterona. 2.4.

Por otra parte, la demandada destacó que en la actuación administrativa se demostró que las cantidades y proporciones de los agentes activos combinados sí fueron divulgadas en el estado del arte. En efecto, los documentos D1 y D2 contemplan el límite superior del rango establecido para la dosis administrada de drospirenona y del activo etinilestradiol.

Así, basta con convertir las unidades de microgramo (µg) a miligramo (mg) para comprender que el estado del arte coincide con el rango previsto por el solicitante, al definir la dosis para la combinación de agentes contraceptivos. En efecto, en las publicaciones se señalan dosis de drospirenona cercanas al rango comprendido entre 250 µg – 4mg y de 10 – 20 µg para el etinilestradiol.

Por su parte, el accionante estableció como dosis las de 2 mg hasta 4 mg de drospirenona y 0,01 mg hasta 0,05 mg de etinilestradiol. Por ende, es claro que el rango citado en la materia reivindicada se encuentra incluido dentro del rango divulgado en las publicaciones del estado del arte. Así, en las publicaciones D1 y D2 se refieren a paquetes comerciales que comprenden formulaciones con dosis variables y un régimen monofásico, con el que se asegura la efectividad del tratamiento contraceptivo, siendo estas enseñanzas claramente relevantes.

Por su parte, el documento D3 pretende demostrar el efecto causado por el contraceptivo drospirenona sobre el sistema renina-aldosterona, el peso 26 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corporal, la presión sanguínea, la tolerancia a la glucosa y el metabolismo lipídico cuando se combina el progestágeno drospirenona con etinilestradiol.

Para ello, los investigadores administraron a cuatro grupos de veinte mujeres cada uno, diferentes cantidades de dichos fármacos, con el objetivo de evaluar el efecto de la combinación drospirenona + etinilestradiol. Así, no es posible afirmar que no existe evidencia científica de la eficacia contraceptiva de la mezcla de dichos activos.

Ahora bien, la Superintendencia reconoció que las composiciones farmacéuticas que contienen la asociación farmacológica drospirenona + etinilestradiol en tamaños micronizados, son nuevas, en tanto ninguno de los documentos D1, D2 o D3 divulgan que se hubiera aplicado la técnica de micronización a la drospirenona. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el mérito inventivo de la materia reivindicada, en razón a que, por una parte, las asociaciones farmacológicas que resultan de combinar de 2 a 4 mg de drospirenona micronizada + 0,01 a 0,05 mg de etinilestradiol se derivan de forma evidente del estado del arte (documentos D1, D2 y D3) y, por otro lado, D4 explica que la absorción de un fármaco administrado por vía oral se encuentra limitada por su velocidad de disolución, y como esto se relaciona con el área superficial de las partículas, es necesario disminuir el tamaño de partícula mediante técnicas como la micronización para conseguir un incremento en la velocidad de disolución. En consecuencia, la SIC determinó que, al combinar de manera individual la materia comprendida en los documentos D1, D2 o D3 con la divulgada en la anterioridad D4, es posible derivar del estado del arte que una de las formas mas comunes para mejorar la solubilidad de un fármaco en un medio acuosoluble consiste en disminuir su tamaño de partícula, y que la mejor técnica para mejorar la biodisponibilidad de fármacos con actividad análoga a la drospirenona, como la progesterona, es la micronización. Ahora bien, la SIC alegó que, aunque en los documentos no se mencione el problema técnico que indicó la solicitante en el memorial presentado el 31 27 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de enero de 2006, esto es, el relativo a la influencia del pH y la isomerización de drospirenona, ”la práctica de las oficinas de patentes ha sido enfática al señalar que para la selección de documentos mas cercanos a la invención, las oficinas de patentes deben considerar si en los documentos del estado del arte existen elementos que se acercan a la caracterización de la materia reivindicada y se encuentran en el mismo campo técnico de la invención, es decir, como ocurre en el presente caso: el control anticonceptivo mediante la administración de progestágenos y estrógenos como drospirenona + etinilestradiol.

En este orden de ideas, los documentos no necesariamente deben solucionar el mismo problema planteado por el accionante, basta con que traten de solucionar un problema técnico semejante como ocurre en el caso de la publicación D4”19. 2.5. Así mismo, la Superintendencia refutó el argumento de la demanda relativo a que, en atención a las marcadas diferencias en las propiedades fisicoquímicas entre la progesterona y la drospirenona, una persona medianamente versada en la materia no habría estado motivada a desarrollar la composición reivindicada con drospirenona micronizada, ya que ésta es inestable en el medio ácido del estómago.

En ese sentido, indicó que no es cierto que la drospirenona sea la única progestina clínicamente relevante que sea escasamente soluble en agua e inestable en medio ácido, de manera que sus propiedades fisicoquímicas puedan considerarse únicas. Al respecto, señaló que el documento D4 “absorption or oral progesterone is influenced by vehicle and particle size”, se refiere a una gran variedad de progestinas utilizadas para contracepción, dentro de las que se encuentra la progesterona.

Esta sustancia es equivalente biológico del activo drospirenona y respecto de aquella se concluyó que su administración por períodos prolongados resulta clínicamente ineficaz, ya que reporta tiempos de vida media biológicos muy cortos y muy baja absorción intestinal, de manera que su biodisponibilidad es reducida por la deficiencia en solubilidad en los fluidos gastrointestinales. 19 Folio 870 del expediente. 28 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, no es cierto que las propiedades fisicoquímicas de la progesterona sean marcadamente diferentes de las de la drospirenona, ni que esto redunde en su comportamiento a nivel gastrointestinal.

En efecto, a pesar de que estructuralmente se tratan de progestinas diferentes, el documento D4 señala que la progesterona tiene el mismo problema de solubilidad en medio acuoso que la drospirenona, circunstancia que en ambos ocasiona un problema técnico idéntico, esto es, la disminución en la absorción del agente activo y su biodisponibilidad.

A juicio de la demandada, D4 demostró que la reducción en el tamaño de la partícula surte un efecto positivo en la absorción y biodisponibilidad de la progesterona de manera que, independientemente de la zona del tracto gastrointestinal en el que se produce la inestabilización o disolución del agente activo, la consecuencia de la aplicación de la técnica es el aumento en la concentración plasmática del agente activo, derivado de la facilidad para humectar el sólido, siendo este un efecto asociado a la disminución en el ángulo de mojado (<90º) y a la mayor velocidad con que el activo se disuelve en el medio, lo cual le permite traspasar la barrera del epitelio gastrointestinal de forma mucho mas rápida.

En consecuencia, teniendo en cuenta que a la progesterona se le aplicó la técnica de micronización con el fin de asegurar su biodisponibilidad y mejorar su absorción, es claro que la solución que aporta la investigación divulgada en la solicitud de patente es el resultado de la aplicación de medios técnicos conocidos, destinados a resolver el mismo problema técnico y respecto de los cuales no existe evidencia de un efecto inesperado. 2.6.

La Superintendencia manifestó que no coincide con el argumento del accionante según el cual en los actos acusados se hizo caso omiso respecto de las advertencias de Bauer y Aulton que, a modo general, señalaban que no era deseable la disolución demasiado rápida de los compuestos que no son estables en las condiciones ácidas del estómago. 29 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, manifestó, en primer lugar, que en ninguno de los apartes de la memoria descriptiva de la solicitud se indica que la técnica de la micronización estuviera penalizada por el hecho de que probablemente indujera la inestabilidad del principio activo de forma más acelerada.

En segundo lugar, insistió en su argumento sobre la variación del problema técnico de la invención, pues ello explica el por qué en el sustento descriptivo de la solicitud no se hizo referencia a la posibilidad de que la drospirenona se inestabilice por efecto de la isomerización que causa el pH ácido del estómago, ni se manifestó que existía el prejuicio técnico asociado a que la utilización de la micronización incrementaría el riesgo de inestabilidad.

Fue por ello que, en su momento, la SIC advirtió a la solicitante sobre la incoherencia entre la materia reivindicada como solución a un problema técnico y el sustento descriptivo relacionado con ésta, ya que el nuevo problema técnico se encontraba fuera de contexto. Ahora bien, los documentos aportados por el recurrente en respuesta al requerimiento técnico de fondo de 25 de enero de 2007, indican que la vida media de la drospirenona micronizada sobrepasa la barrera de los 30 minutos (es decir, el tiempo límite a partir del cual la concentración inicial de la forma activa de la drospirenona micronizada se reduce en un 50% debido a la transformación en su isómero inactivo).

De la misma forma, los resultados de las pruebas de disolución in vivo realizadas por Tack y colaboradores, señalan que transcurridos 10 minutos sólo se produce la isomerización del 21% del agente activo. Dado que es bien sabido para un conocedor de las ciencias farmacéuticas que la velocidad de disolución se aumenta en la medida en que se reduce el tamaño de partícula de las sustancias, es evidente que con la aplicación de la técnica de la micronización se reduce la posibilidad de que el agente se inestabilice por efecto del tiempo de permanencia en contacto con el pH ácido del estómago.

Este mismo principio fue aplicado por los investigadores Hargrove y colaboradores (documento D4 folio 362 a 365), quienes utilizaron esta metodología para reducir los problemas asociadas a la absorción de la 30 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co progesterona.

En consecuencia, con este estudio se superan los prejuicios técnicos señalados por Bauer y Aulton respecto de la micronización de fármacos sensibles al ácido como drospirenona, como quiera que, al incrementar la velocidad de disolución, se reduce el tiempo de exposición al ácido de drospirenona y con ello la eventual inactivación por transformación al isómero inactivo.

Por ende, es claro que el camino para la solución al problema de la baja biodisponibilidad e inestabilidad de los principios activos causado por el efecto del pH del estómago, ya se encontraba allanado gracias a la aplicación de la técnica de la micronización, que permitía superar la dificultad asociada a la administración de drospirenona aplicando el mismo principio que se utilizó en el caso de la progesterona.

De igual forma, dijo que es equivocada la afirmación de la demandante según la cual la solubilidad de un activo solo depende de la temperatura de la solución, pues existen estudios en ciencias farmacéuticas que relacionan la reducción del tamaño de partícula con la mejora notable en la disolución que se basa en el incremento de la solubilidad del fármaco.

Así, según la ecuación de Ostwald-Freundlich la solubilidad es inversamente proporcional al radio de las partículas, por lo que es posible afirmar que al reducirlas a un micro nivel se pueden generar cambios en la solubilidad. 2.7. Sobre la ausencia de evidencia que la demandante alega frente a los argumentos de la SIC, la entidad afirmó que sus conclusiones se fundamentaron en los hallazgos que aportó el solicitante en el memorial de 31 de enero de 2006, en lo que respecta a los estudios de Bauer y Aulton, así como en el estudio realizado por Nickish et al, en el que se indica que el proceso de isomerización del agente activo drospirenona catalizado por ácido ocurre en un lapso de tres horas.

Adicionalmente, las conclusiones se fundaron en el estudio de Krause I y II y Jakobs sobre el metabolito de la drospirenona, espirerona, y en los datos reportados por Johannes Tack sobre la estabilidad de la drospirenona en pH 1. A partir de éstos fue posible afirmar que no es paradójico el resultado 31 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se encuentra con la micronización del activo, ya que lo que ocurre es que la difusión pasiva de la drospirenona micronizada sucede en un lapso menor que el proceso de isomerización. Ahora bien, frente al fenómeno de la difusión pasiva, aclaró que sus argumentos se fundamentan en el estudio sobre los factores que afectan la velocidad de disolución realizado por la farmacia Remington, en el que se señala que se ha demostrado una mayor velocidad de absorción de fármacos después de la micronización. 2.8.

Finalmente, la demandada aclaró que las razones del fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington citadas en la actuación administrativa no constituyen los argumentos fundamentales de la resolución por la cual se negó el privilegio de patente en Colombia. En realidad, dichos hallazgos fueron abordados en respuesta a los argumentos que planteó la solicitante en el recurso de reposición que formuló en contra de dicha resolución, pues ésta trajo a colación que en otros países se concedió una solicitud equivalente.

En esa medida, al resolver el recurso, la Superintendencia reiteró el principio de independencia que le asiste y mencionó que, a pesar de que la negativa de la patente era contraria a la decisión adoptada en otros Estados, coincidía con el fallo de la Corte Federal de Apelaciones 2008-1282. De esta forma, aunque se trata de un fallo no vinculante para la oficina colombiana, lo mencionó como un indicio de la objetividad con la que se valoró el mérito inventivo de la solicitud presentada.

Así entonces, al hacer referencia a fallos foráneos la SIC expuso que en otras latitudes también se consideró técnicamente factible la posibilidad de intentar la modificación en el tamaño de la partícula, en razón a que el resultado y efecto técnico se encontraba previsto en el estado del arte. Así, refirió que la Corte de Apelaciones del Circuito Federal fundamentó sus conclusiones en los hallazgos reportados por Johanes Tack cuando desarrolló la drospirenona e identificó su capacidad contraceptiva.

Así 32 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo, tuvo en cuenta los estudios de Krause I y II y Jakobs en lo que tiene que ver con la isomerización en medio ácido de la drospirenona y en la formación de metabolitos como la espirenona.

Por ello, señaló que la micronización era una estrategia para preservar la biodisponibilidad del agente activo y reducir el tiempo de contacto con el medio ácido, por lo que era obvio intentar disminuir los problemas asociados al activo con esa técnica. Igualmente, la Corte de Estados Unidos tuvo en cuenta que en el mercado existía un producto farmacéutico genérico aprobado por la FDA y comercializado por Barr Laboratories, de manera que la combinación de sustancias activas y su dosificación se encontraba en el estado de la técnica y de ninguna manera podía declararse derecho de exclusividad alguno sobre la combinación de activos en tamaños convencionales.

En esta medida, la Corte consideró que el único elemento diferenciador entre la materia reivindicada y el estado de la técnica estribaba en la micronización del tamaño de partícula para el caso de drospirenona, pero esta solución se encontraba dentro de las soluciones predecibles para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

En cuanto al argumento de la accionante sobre la supuesta falta de comunicación de las inconsistencias de sus argumentos en la actuación administrativa, destacó que los fundamentos técnicos que llevaron a la entidad a denegar la solicitud se encuentran en las enseñanzas de los documentos D1, D2, D3 y en especial D4, tal como se indicó en los estudios previos de la actuación, en los que se analizó el requisito del nivel inventivo.

Por ende, aclaró, en primer lugar, que las inconsistencias señaladas se pusieron en conocimiento del solicitante en las respuestas a sus argumentos. En segundo lugar, adujo que las referidas inconsistencias no constituyeron el motivo fundamental que dio origen a la decisión, pues en todo caso, ésta se sustentó en la ausencia del mérito inventivo. 33 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, afirmó que el argumento de que antes de la obtención del anticonceptivo “Yasmin” no existían productos comerciales, no es consistente con el hecho de que la empresa norteamericana Barr Laboratories Inc. contaba con un permiso para la comercialización de la combinación de drospirenona + etinilestradiol emitido por la FDA.

Por todo lo anterior, la Superintendencia concluyó afirmando que las resoluciones acusadas no incurrieron en violación de las normas de carácter supranacional señaladas en los artículos 16, 18 y 45 de la Decisión 486. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La sociedad demandante20 manifestó que, a partir de las pruebas documentales, periciales y testimoniales practicadas dentro del proceso, quedó demostrado, en primer lugar, que, contrario a lo sostenido por la SIC, desde la solicitud de patente se mencionó el problema de isomerización de la drospirenona, pues “los ejemplos 2 a 5 del capítulo descriptivo de la solicitud de patente, muestran los resultados correspondientes al perfil de disolución, a la biodisponibilidad oral y a la eficacia anticonceptiva de la composición que protege la solicitud”21.

Así mismo, con el dictamen pericial se demostró que “el problema técnico de la invención se refiere al aumento de la biodisponibilidad oral de la drospirenona mediante su sometimiento a operaciones de micronización, evitando a la vez su esperada isomerización que presuntamente disminuiría su efectividad”22. Finalmente, la prueba testimonial evidenció que “los problemas técnicos que a la fecha de la invención presentaba la drospirenona eran […] de orden de estabilidad y de solubilidad”23.

En segundo lugar, la demandante afirmó que las pruebas practicadas lograron demostrar que el arte previo no sugiere micronizar la drospirenona con el fin de aumentar su biodisponibilidad oral, debido a que los 20 Folios 1120 a 1141 del expediente. 21 Folio 1126 del expediente. 22 Folio 1127 del expediente. 23 Folio 1128 del expediente. 34 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compuestos que se relacionan en los estudios invocados por la SIC presentan características esenciales drásticamente distintas a las de la invención. Así mismo, resaltó que el testigo citado admitió que sin conocer los hallazgos de la invención no habría recomendado micronizar un compuesto que presenta problemas de estabilidad en medio ácido, y que a partir de D4 no era posible deducir la aplicación del procedimiento de micronización a la drospirenona.

Por último, la actora adujo que se probó con suficiencia que para el momento en el que se desarrolló la invención, no era posible predecir sus resultados, de manera que la solución propuesta frente al problema técnico planteado resultaba sorprendente e inesperada, teniendo en cuenta que el problema técnico superado es poder proporcionar un anticonceptivo oral que contiene drospirenona con una mayor biodisponibilidad oral.

El inventor utilizó la micronización para aumentar la biodisponibilidad de las formulaciones de la drospirenona de la solicitud de la patente de invención de la referencia, llegando a resultados contrarios a los enseñados por el arte previo. 3.2. La parte demandada24 precisó, por un lado, que la solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, en particular, con el requisito de nivel inventivo, por las siguientes razones: En primer lugar, insistió en la legalidad de las resoluciones acusadas, destacando que el problema planteado en la solicitud consistía en la necesidad de proporcionar una composición farmacéutica que inhiba la ovulación normal de la mujer, para ser usada como anticonceptivo.

Para resolverlo, la invención reivindicada proporciona una composición farmacéutica caracterizada porque contiene drospirenona micronizada (2 a 4 mg) y etinilestradiol (0,01 a 0,05 mg). 24 Folios 1096 a 1105 del expediente. 35 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, reiteró que el estado de la técnica disponible antes de la fecha de prioridad daba a conocer un método anticonceptivo que consiste en administrar (i) drospirenona (0,250 a 4 mg) y etinilestradiol (0,010 a 0,020 mg);

(ii) drospirenona (3 mg) y etinilestradiol (0,015 a 0,030 mg), o (iii) drospirenona (2 a 4 mg) y etinilestradiol (0,01 a 0,05 mg). Así mismo, era conocido que el tamaño de la partícula tiene un efecto sobre la absorción del fármaco progesterona, que es análogo a la drospirenona y que el tamaño de la partícula tiene un efecto directo sobre la disolución de la droga, pues el área superficial aumenta cuando se disminuye el tamaño de la partícula y al ser mayor el área expuesta al líquido, se aumenta la velocidad de disolución. Por tal motivo, es evidente que la micronización es una estrategia usualmente utilizada para aumentar velocidad de disolución de drogas poco solubles y aumentar, en consecuencia, la absorción y la biodisponibilidad.

Afirmó que la solicitud difiere de lo previsto en los documentos D1 a D3 en que la drospirenona está micronizada. En ese orden, aseveró que el efecto técnico proporcionado y directamente atribuible a dicha diferencia está dado a partir de las siguientes conclusiones que se presentaron en la descripción de la invención: 1. La velocidad de disolución de la drospirenona micronizada es mayor que la de la drospirenona de mayor tamaño. 2.

La biodisponibilidad de la drospirenona después de la administración de una tableta es de 76% y después de la administración de una suspensión es de 85%. 3. La administración de 3 mg de drospirenona tiene un mejor efecto para inhibir la ovulación que la administración de 2 mg. De lo anterior, destacó que solo el primer resultado se relaciona con el hecho de que la drospirenona está micronizada.

De ello se deduce que el efecto técnico presentado y directamente atribuible a la drospirenona micronizada, es que aumenta la velocidad de disolución, en comparación con la drospirenona de mayor tamaño. De ello, “se infiere, sin mayor esfuerzo intelectual, que el problema técnico objetivo es la necesidad de una 36 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co composición anticonceptiva de drospirenona que tenga mayor velocidad de disolución que las composiciones de drospirenona conocidas”25.

Sin embargo, recordó que el estado de la técnica en su generalidad enseña que con la disminución del tamaño de partícula se aumenta el área superficial del fármaco, por lo que se incrementa su velocidad de disolución y biodisponibilidad. Por lo anterior, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, la composición de la solicitud en debate se considera obvia y sin nivel inventivo, tal como se adujo en los actos acusados.

Finalmente, reprochó que la actora alega que la solicitud de patente ha sido concedida en oficinas extranjeras, pero no demuestra que dichas solicitudes se refieran a la misma materia que aquí se reclama, resultando insuficiente la sola enunciación de los países en los que ha sido concedida. Con todo, recordó que dichas decisiones no son vinculantes, pues el valor de la patente está circunscrito al territorio en el que fue concedida y su otorgamiento se somete a las condiciones y formalidades que para ello se exigen. 3.3.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 4. Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 323-IP-2018, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular26.

En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 1-. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 25 Folio 1101 del expediente. 26 Folios 1151 a 1159 del expediente. 37 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2-.

El requisito del nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En consecuencia, a efectos de determinar el cumplimiento de este requisito, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. 3-. La normatividad andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional a efectos de realizar el examen de patentabilidad.

En ese contexto, en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 se plantean dos supuestos diferentes: con la notificación del artículo 45 se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad realizado por la oficina de patentes, siendo potestativo de la autoridad notificar al solicitante dos o mas veces cuando ésta lo estime necesario.

Por su parte, el artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos. Sin embargo, en el marco del debido proceso, es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión frente a un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

No obstante, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Por el contrario, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. 38 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La misma regla aplica si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa.

Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes.

Se resalta que, en el marco del artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 7110 de 29 de febrero de 2008 y 21070 de 23 de abril de 2010, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada “UNA COMPOSICION FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO” y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra esta decisión, confirmándola, ambas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2.

CUESTIÓN PREVIA: SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE La Sala advierte que el apoderado de la actora invocó como vulnerados los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de 2000, normativa que entró en vigor el 1º de diciembre ese año27. Sin embargo, examinada la solicitud de patente de invención, se tiene que ésta se radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC el 31 de agosto de 2000, por lo que las disposiciones aplicables resultan ser las contenidas en la Decisión 344 de 1993. 27 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000. 39 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, la actora señaló que los actos acusados vulneran los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486, que corresponden a los requisitos de patentabilidad y admiten la posibilidad de requerir el informe de las oficinas nacionales competentes de los demás países miembros, mismas reglas que, con contenido equivalente, estaban previstas en los artículos 1º, 4º y 28 de la Decisión 344 anteriormente vigente.

Por tal motivo, la Sala estudiará los cargos de la demanda a la luz de las disposiciones vigentes para el momento de la solicitud de patente. La Sala destaca que tal determinación no implica desconocimiento de los principios de congruencia y debido proceso, habida cuenta que el asunto controvertido en el proceso versa en torno al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad28.

Las referidas normas de la Decisión 344 son del siguiente tenor: Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Adicionalmente, en atención a los argumentos planteados en la demanda y su contestación, la Sala advierte que en el presente asunto resulta igualmente aplicable el artículo 13, literal c) de la Decisión 344 de 1993, cuyo tenor indica: 28 Sobre este asunto en particular, puede consultarse la postura sostenida de la Sección Primera en las sentencias de mayo 27 de 2021, rad. 11001-03-24-000-2006-00291-00 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez), diciembre 10 de 2021, rad. 11001-03-24-000-2003-00350-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés) y noviembre 10 de 2023, rad.11001-03-24-000-2004-0042801 (C. P. Oswaldo Giraldo López). 40 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: […] c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

2.3. ANÁLISIS DEL ASUNTO 2.3.1. Con miras a decidir lo que en derecho corresponda, es preciso señalar, con arreglo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la definición de invención corresponde a “[…] aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico […]”29.

Por su parte, según la norma andina, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. Esta normativa se encarga de definir expresamente cada uno de los mencionados requisitos, los cuales son de estricto cumplimiento para el otorgamiento de una patente de invención. La novedad de la invención esta determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el previo o anterior estado de la técnica, es decir, por el hecho de que la tecnología no haya sido accesible al público a través de su descripción oral o escrita, de su utilización, comercialización o de cualquier otro medio, antes de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, debe predicarse con relación al estado de la técnica a nivel mundial. En segundo lugar, el que una invención sea susceptible de aplicación industrial significa que el invento puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

Por su parte, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del anterior estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia (artículo 4º Decisión 344). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida 29 Proceso 21-IP-2000. 41 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para este proceso, precisó que el requisito del nivel inventivo “[…] ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente […]”.

En este orden, de acuerdo con el referido Tribunal, una invención tiene nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos ya existentes en la materia para llegar a ella, es decir, que el invento no sea consecuencia directa de ese estado de la técnica, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

Para determinar el cumplimiento de este requisito, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención señala los siguientes criterios: (a) el nivel inventivo implica un proceso creativo, de manera que la materia técnica de la invención no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente en la fecha de la presentación de la solicitud;

(b) el examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no, de manera que no existen respuestas intermedias y debe tener en cuenta que la existencia o inexistencia de una ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo; (c) el examinador debe evitar cualquier tipo de subjetividad al efectuar el análisis y tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica mas cercano;

(d) si se ha determinado que la solicitud no cumple con el requisito de novedad, no será necesario evaluar el nivel inventivo, y (e) en la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 42 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Del mismo modo, el Manual establece que, para determinar si la invención deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema-solución, que consta de las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: el examinador debe preguntarse ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica mas cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica mas cercana constituyen la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. En este punto, en la interpretación prejudicial emitida dentro de este proceso, el Tribunal precisó: “[…] - Para definir el problema técnico no se deben incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

(…) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica mas cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (…)” - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos 43 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ". - “… Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo " - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? • ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica? Y • ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. […]”30 2.3.2.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda y su contestación, la Sala debe determinar si es nulo el acto administrativo que negó el privilegio de patente a la solicitud denominada “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO” por carecer de nivel inventivo, al desconocer lo señalado en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de 1993.

Para el efecto, y en consideración a los antecedentes expuestos, resulta necesario establecer, en primer lugar, cuál era el problema técnico que se pretendió solucionar a través de la invención tramitada bajo el expediente administrativo 00-65489. En ese sentido, deberá determinarse si, tal como lo aduce la demandada, la solicitante modificó el problema técnico inicialmente formulado con el fin de acreditar el nivel inventivo de la invención reivindicada.

Dilucidado lo anterior, deberá precisarse si la invención así planteada se deriva de forma clara y directa del estado de la técnica disponible antes de la fecha de la prioridad invocada o si, por el contrario, representa un avance 30 Folio 1157 del expediente. 44 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumple con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida.

Finalmente, deberá precisarse si los actos administrativos acusados desconocieron lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 344 al haber descartado el nivel inventivo de una solicitud de patente, siendo ésta equivalente a solicitudes que han sido concedidas en otras jurisdicciones. 2.3.3. Problema técnico sobre el que versa la solicitud tramitada bajo el expediente administrativo 00-65489 2.3.3.1.

En orden a determinar cuál fue el problema técnico que se adujo solucionar a través de la invención tramitada bajo el expediente administrativo 00-65489 resulta necesario recapitular las actuaciones surtidas en el trámite administrativo, así: (I) El 31 de agosto de 2000 la sociedad BAYER SCHERING presentó ante la SIC solicitud de patente de invención de la creación denominada “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”31.

En el acápite denominado «resumen de la invención», esta se presentó en los siguientes términos: “En el transcurso de la investigación que llevó a la presente invención, se encontró sorprendentemente que se requiere un nivel de dosificación mínimo de drospirenona, hasta ahora no revelado, para una actividad anticonceptiva confiable.

Similarmente, se ha identificado una dosificación máxima preferida con la cual pueden evitarse sustancialmente efectos colaterales desagradables, en particular una diuresis excesiva. Por lo tanto, en un primer aspecto, la presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende, como un primer agente activo, 6b, 7b; 15b, 16b-dimetilen-3-oxo-17a-pregn-4-en-21, 17-carbolactona (drospirenona) en una cantidad correspondiente a una dosis diaria, a ser administrada con la composición, de aproximadamente 2 mg a aproximadamente 4 mg, y, como un segundo agente activo, 17a- etiniilestradiol (etinilestradiol) en una cantidad correspondiente a una dosis diaria de aproximadamente 0,01 mg a aproximadamente 0,05 mg, 31 Folios 5 a 42 del cuaderno de antecedentes administrativos. 45 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjuntamente con uno o mas soportes o excipientes farmacéuticamente aceptables.

Además de las sustancias activas de por sí, se contempla poder emplear en la presente composición un éster o una prodroga de drospirenona, por ejemplo, una oxiiminopregnan- carbolactona según lo revelado en wo 98/24801. Similarmente, se contempla poder incluir en la composición ésteres o éteres de etinilestradiol. En otro aspecto, la invención se refiere a un método para inhibir ovulación en un mamífero, en particular un humano, que comprende administrar, a dicho mamífero, drospirenona en una cantidad en la gama de aproximadamente 2 mg a aproximadamente 4 mg por día, conjuntamente con etinilestradiol en una cantidad de aproximadamente 0,01 mg a aproximadamente 0,05 mg por día, siendo dichas cantidades efectivas para inhibir la ovulación en dicho mamífero.

En aún otro aspecto, la invención se refiere al uso de la drospirenona combinada con etinilestradiol para preparar una preparación farmacéutica para la inhibición de la ovulación en un mamífero, en particular un humano, comprendiendo la composición una cantidad de drospirenona correspondiente a una dosis diaria, a ser administrada con la composición, de desde aproximadamente 2 mg a aproximadamente 4 mg, y comprendiendo una cantidad de etinilestradiol correspondiente a una dosis diaria, a ser administrada con la composición, de desde aproximadamente 0,01 a aproximadamente 0,05 mg. […]”32.

A continuación, en el acápite de la solicitud denominado «Descripción detallada de la invención», ésta se caracterizó, en síntesis, a partir de los elementos que se exponen a continuación: “[…] La drospirenona, que puede ser preparada sustancialmente según lo descrito en, por ejemplo, US 4.129.564 o WO 98/06738, es una sustancia poco soluble en agua y búferes acuosos a varios valores de pH.

Además, la drospirenona es reordenada a un isómero inactivo bajo condiciones ácidas y es hidrolizada bajo condiciones alcalinas. Por lo tanto, para asegurar una buena biodisponibilidad, es ventajoso proveerla en una forma que promueve una rápida disolución de la misma. Se ha encontrado sorpresivamente que cuando la drospirenona es provista en una composición farmacéutica en forma micronizada (de modo que las partículas de la sustancia activa tienen un área superficial mayor que 10.000 cm2/g, y bajo el microscopio se determina la siguiente distribución del tamaño de las partículas: no mas de 2 partículas en una partida dada con un diámetro mayor de 30 μm, y preferentemente ≤ 20 partículas con un diámetro de ≥ 10 μm y ≤30 μm), se produce una disolución rápida del compuesto activo de la composición in vitro (“disolución rápida” es definida como la disolución de al menos 70% durante aproximadamente 20 minutos, en particular al menos 80% durante aproximadamente 20 minutos, de la drospirenona de una preparación 32 Folio 10 del anexo. 46 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de tabletas que contienen 3 mg de drospirenona colocadas en 900 ml de agua a 37º C, siendo la disolución determinada por el Método de las Paletas de la USP XXIII [USP XXII Paddle Method], usando un aparato para ensayo de disolución USP 2 [USO dissolution test apparatus 2] a 50 rpm).

En vez de proveer la drospirenona en forma micronizada, es posible disolverla en un solvente adecuado, por ejemplo metanol o acetato de etilo, y pulverizarla sobre la superficie de partículas de un soporte inerte, seguido por la incorporación en la composición de las partículas que contienen drospirenona en su superficie. Sin desear estar limitados a cualquier teoría en particular, parece que la velocidad de disolución in vitro de la drospirenona está relacionada con la velocidad de disolución in vivo, resultando en una absorción rápida de drospirenona in vivo en ocasión de la administración oral del compuesto.

Esto es una ventaja, debido a que la isomerización del compuesto en el ambiente gástrico y/o la hidrólisis en el intestino son reducidas sustancialmente, llevando a una alta biodisponibilidad del compuesto. Con respecto al etinilestradiol, que también es una sustancia poco soluble, si bien menos sensible a la degradación que la drospirenona bajo las condiciones que prevalecen en el tracto gastrointestinal, también es ventajoso proveerlo en forma micronizada o pulverizado de una solución, por ejemplo en etanol, sobre la superficie de partículas de un soporte inerte.

Esto tiene la ventaja adicional de facilitar una distribución mas homogénea del etinilestradiol en la composición, la que de otro modo podría ser difícil de obtener debido a la incorporación del etinilestradiol en cantidades extremadamente pequeñas. […]”33 En el escrito se señaló que la invención se describía con mas detalle a partir de cinco ejemplos, cuyas características y conclusiones se sintetizan a continuación: - Ejemplo 1: Preparación de tabletas que contienen drospirenona y etinilestradiol.

Se prepararon núcleos de tableta que contienen drospirenona micronizada (3,00 mg), etinilestradiol micronizado (0,03 mg), lactosa monohidrato (48,17 mg), almidón de maíz (14,40 mg), almidón modificado (9,60 mg), polivinilpirrolidona 25.000 (4,00 mg), estearato de magnesio (0,80 mg). - Ejemplo 2: Disolución de drospirenona en tabletas.

Se determinó la velocidad de disolución de las tabletas preparadas en el ejemplo 1 con el método de paletas USP XXIII usando un aparato para ensayo de disolución USP 2 (USP Dissolution Test Apparatus 2), que incluye 6 recipientes de vidrio cubiertos y 6 paletas. Las tabletas fueron colocadas en 900 ml de agua a una temperatura de 37ºC y agitadas a 50 rpm.

Los resultados se expusieron en las figuras 1, 2 y 4 obrantes en la solicitud, en las que se observa que la partida que contiene drospirenona macrocristalina exhibió una velocidad de disolución extremadamente baja, mientras que todas las partidas que contienen drospirenona micronizada exhibieron una velocidad de disolución mayor del 70% dentro de 30 minutos. 33 Folios 11 y 12 del anexo. 47 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual forma, las figuras evidencian “los resultados de la disolución de drospirenona de núcleos de tabletas y tabletas recubiertas con película respectivamente.

En ambos casos, más del 70% del agente activo es disuelto dentro de 30 minutos. Por lo tanto, el recubrimiento con película no influyó significativamente en la velocidad de disolución”34. - Ejemplo 3: Velocidad de disolución de etinilestradiol de tabletas in vitro. Se determinó la velocidad de disolución de etinilestradiol en tabletas preparadas según lo descrito en el ejemplo 1, usando el método de paletas USP.

Los resultados se representaron en las figuras 3 y 5 de la solicitud, en las que se muestra las velocidades de disolución de núcleos de tabletas y tabletas recubiertas con película, respectivamente. En ambos casos, mas del 70% del agente activo se disolvió dentro de 30 minutos. - Ejemplo 4. Biodisponibilidad de drospirenona y etinilestradiol de tabletas que contienen 3 mg de drospirenona y 0,03 mg de etinilestradiol.

Se realizó un estudio cruzado de etiqueta abierta con 42 mujeres saludables entre 18 y 35 años de edad. El propósito del estudio era investigar “la biodisponibilidad relativa de drospirenona y etinilestradiol de una formulación de tabletas que contiene 3 mg de drospirenona y 0,03 mg de etinilestradiol, en comparación con una suspensión oral que contiene 6 mg de drospirenona y 0,06 mg de etinilestradiol por frasco ampolla.

Se determinó la biodisponibilidad usando como parámetro las concentraciones en suero de cada agente activo”35. Se concluyó que la biodisponibilidad relativa de la drospirenona y etinilestradiol de tabletas es de 107% y 117% respectivamente, de manera que ambos son liberados completamente de las tabletas in vivo. De otra parte, “se determinó en dos estudios que la biodisponibilidad absoluta de drospirenona era de 76% ± 13% después de la administración de 2mg de drospirenona a 8 mujeres saludables y 85% ± 24% después de la administración oral de una suspensión microcristalina que contiene 3,13 mg de drospirenona a 6 mujeres postmenopáusicas”36. - Ejemplo 5.

Eficacia anticonceptiva de formulaciones que contienen drospirenona y etinilestradiol. Se realizó un ensayo de etiqueta abierta, aleatorizado, con 52 mujeres de entre 20 y 35 años en el que se les administró 1 ciclo de pre tratamiento, 3 ciclos de tratamiento con 2 tabletas diferentes que contenían 2 mg y 3 mg de drospirenona respectivamente, y que en lo demás correspondían a las tabletas preparadas en el ejemplo 1, y una fase de seguimiento.

El tratamiento fue precedido por una fase de lavado de 1 mes. Se concluyó que: (i) las dos preparaciones de ensayo eran igualmente buenas en cuanto a la tolerancia subjetiva y objetiva; (ii) con ninguna preparación se observaron efectos metabólicos negativos, y (iii) los resultados confirmaron los estudios anteriores que señalaban que la preparación de 2 mg de drospirenona estaba en la región umbral de la inhibición de la ovulación, mientras que la preparación de 3 mg de drospirenona tenía un efecto de inhibición de ovulación demostrable en todos los casos examinados. 34 Folio 23 del anexo. 35 Folio 24 del anexo. 36 Ibídem. 48 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con sustento en todo lo anterior, en la solicitud original se invocaron 45 reivindicaciones.

Tiempo después, mediante memorial radicado en septiembre de 2003, la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 42 cláusulas, en reemplazo del inicialmente presentado. Posteriormente, la solicitante presentó una segunda sustitución del capítulo reivindicatorio, el cual quedó consignado en los folios 127 a 137 del anexo.

En ambos memoriales se indicó que las referidas modificaciones no constituían una ampliación de la invención y que se encontraban sustentadas en la memoria descriptiva de la solicitud. (II) Mediante el oficio 8585 de 22 de septiembre de 2005 la Superintendencia le comunicó a la demandante el resultado del primer examen de patentabilidad de su solicitud.

En esa oportunidad, la entidad reprochó falta de claridad del capítulo reivindicatorio, pues existían ambigüedades relacionadas con la caracterización de la combinación farmacológica, las composiciones farmacéuticas que la contienen y la forma de presentación de los comprimidos. Así mismo, se le recomendó a la solicitante clarificar el objeto que es susceptible de protección y tomar las acciones correspondientes frente a la materia que se apartaba del concepto inventivo inicialmente presentado.

En tercer lugar, se identificaron cinco documentos que afectaban el atributo de novedad de la invención, en tanto comprendían la combinación farmacológica reivindicada y el sistema de administración junto con el método de aplicación desarrollado sobre la base de la dosificación diaria. Finalmente, se adujo que la invención evidenciaba falta de nivel inventivo, ya que una de las anterioridades (D6) revelaba un método de tratamiento que produce, entre otros, un efecto contraceptivo consiste en administrar una cantidad efectiva de dishidrospirenona y eventualmente una cantidad efectiva de un compuesto con actividad estrogénica como etinilestradiol.

(III) El 31 de enero de 2006 la solicitante radicó memorial de respuesta a las observaciones antes referidas. En atención a las objeciones relativas a la falta de claridad y unidad de la invención, desistió de las reivindicaciones 49 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 a 42 y adicionó 6 nuevas.

De esta forma, BAYER SCHERING modificó el capítulo reivindicatorio de la solicitud el cual, en definitiva, quedó integrado por las siguientes 8 reivindicaciones: “[…] 1. Una composición farmacéutica caracterizada por comprender, como primer ingrediente activo, drospirenona en una cantidad de desde 2 mg hasta 4 mg y, como segundo ingrediente activo, etinilestradiol en una cantidad de desde 0,01 mg hasta 0,05 mg, junto con uno o más soportes o excipientes farmacéuticamente aceptables, en donde dicha drospirenona tiene un área superficial mayor que 10,000 cm2/g. 2.

Una composición farmacéutica caracterizada por comprender, como primer ingrediente activo, drospirenona en una cantidad de desde 2 mg hasta 4 mg y, como segundo ingrediente activo, etinilestradiol en una cantidad de desde 0,01 mg hasta 0,05 mg, junto con uno o más soportes o excipientes farmacéuticamente aceptables, en donde dicha drospirenona está en forma micronizada. 3.

La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la drospirenona se pulveriza a partir de una solución de drospirenona sobre partículas de un soporte inerte. 4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el etinilestradiol está en forma micronizada o está pulverizado a partir de una solución sobre partículas de un soporte inerte. 5.

La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque comprende drospirenona en una cantidad de desde 2,5 mg hasta 3,5 mg, y etinilestradiol en una cantidad de desde 0,015 mg hasta 0,04 mg. 6. La composición de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque comprende drospirenona en una cantidad de 3,0 mg, y etinilestradiol en una cantidad de 0,03 mg. 7.

La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque dicha composición se encuentra en una forma de dosificación oral. 8. La composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque dicha forma de dosificación oral es una tableta, una cápsula o una píldora.[…]”37. De otra parte, en respuesta a las objeciones sobre la ausencia de novedad y nivel inventivo de la solicitud, BAYER SCHERING sostuvo que “la novedad y el nivel inventivo de la presente invención recaen en el hecho que la 37 Folios 417 y 418 del anexo. 50 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co drospirenona y el etinilestradiol usados están micronizados, lo cual, como demostraré mas adelante, no es en lo absoluto una característica trivial”38.

En ese orden, solicitó a la SIC reconsiderar la conclusión en torno al requisito de novedad, aduciendo que ninguno de los cinco documentos citados por la entidad aludía a la drospirenona y/o al etinilestradiol en forma micronizada. Por su parte, en cuanto al nivel inventivo, explicó que el documento D6 citado por la demandada no podía ser considerado como arte previo, pues en él se analiza el uso de dihidrospirenona y se menciona al estrógeno como un componente opcional.

Por el contrario, la invención reivindicada se centra en tratamientos de alcance simultáneo que se logran gracias a los múltiples efectos biológicos del compuesto, siendo el etinilestradiol un componente esencial de la formulación. En segundo lugar, señaló que las enseñanzas reveladas en la invención contradicen lo establecido en el arte previo, ya que los ensayos in vitro demuestran que cuando se utiliza drospirenona micronizada, el 80% de ésta no puede ser aprovechado, de manera que solo aproximadamente el 20% de la drospirenona inicial se encuentra activa y disponible para ser absorbida en los intestinos. Por consiguiente, las composiciones orales que contienen drospirenona son problemáticas porque es difícil lograr que una cantidad efectiva de drospirenona se disuelva en el fluido gástrico sin perder la forma activa debido a la isomerización. Así mismo, dichos ensayos prueban que cuando está micronizada la drospirenona se libera mas rápidamente, circunstancia que lleva a pensar que la administración oral de drospirenona micronizada conduciría a una menor biodisponibilidad en comparación con la administración oral de drospirenona no micronizada.

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia no habría propuesto desarrollar una composición farmacéutica en esas condiciones. Sin embargo, dijo que “en contra de las enseñanzas del arte previo y de las expectativas obvias, los inventores de la presente invención desarrollaron una composición oral que contiene drospirenona con una biodisponibilidad 38 Folio 407 del anexo. 51 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alta”39.

Por lo mismo, resaltó que la invención ofrece una ventaja técnica sobre las formulaciones reveladas en el arte previo, ya que desafió las enseñanzas anteriores y encontró sorprendentemente que se podía obtener una biodisponibilidad alta con una composición oral que contiene drospirenona en forma micronizada. Para respaldar sus argumentos, la solicitante refirió dos estudios cuyo contenido se sintetiza así: - Anexo I: Isomerización de la drospirenona a diversos valores de pH.

Se evaluó la vida media de la drospirenona micronizada durante el ensayo de disolución a diversos valores de pH. Por vida media se entiende el tiempo después del cual la concentración inicial de la forma activa de la drospirenona micronizada se reduce en un 50% debido a que se transforma en su isómero inactivo. Se concluyó que la drospirenona tiene una vida media aproximada de 31 minutos a pH, por consiguiente, la transformación de la drospirenona en su isómero inactivo es rápida cuando se expone a condiciones de pH bajo. - Anexo II.

Investigación comparativa de la disolución in vitro de la drospirenona micronizada versus la drospirenona no-micronizada en condiciones de disolución que simulan las condiciones in vivo del fluido gástrico y del fluido intestinal. El ensayo simuló las condiciones in vivo en las cuales la formulación oral sigue el siguiente curso: (1) se desintegra a partir de una tableta, píldora o cápsula, y la drospirenona comienza a disolverse en el fluido gástrico, (2) la formulación liberada y la drospirenona disuelta permanecen en el fluido gástrico durante un tiempo de hasta 90 minutos y (3) el contenido gástrico es evacuado hacia el intestino donde el pH es aproximadamente 7.

El estudio se realizó bajo las siguientes condiciones experimentales: Método de disolución: método 2 de las paletas de USP Medio de disolución 1: 900 ml de HCL 0,1N Medio de disolución 2: se mezclan 900 ml de HCL 0,1N con un buffer de ácido bórico/KC1 de pH 10 a fin de ajustar el pH al valor de 7 Velocidad de agitación: 50 rpm Se concluyó que, después de someter una formulación que contiene drospirenona en forma no micronizada a pH 1 durante 90 minutos y luego a pH 7 durante 270 minutos, la cantidad total de drospirenona activa que se libera es superior al 40%.

En contraste, luego de someter una formulación de drospirenona en forma micronizada a pH 1 durante 90 minutos y luego a pH 7 durante 270 minutos, la cantidad total de drospirenona activa disuelta es de aproximadamente 20%. 39 Folio 414 del anexo. 52 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, con la solicitud allegó el documento elaborado por Nickisch K, Bittler D, Laurent H and Wiechert, el capítulo reivindicatorio de las patentes equivalentes que fueron concedidas por las oficinas europeas, de Estados Unidos, México, Australia, China y Jordania, y el informe correspondiente al examen preliminar internacional emitido por la Oficina Internacional para la solicitud PCT/IB00/01213.

(IV) Mediante el oficio 814 de 25 de enero de 2007, la Superintendencia le comunicó a la demandante el segundo examen de patentabilidad de su solicitud, realizado a partir de los documentos y argumentos antes referidos. En esa oportunidad, luego de identificar cuatro documentos relacionados con la materia técnica reivindicada, anteriores a la fecha de prioridad, la SIC advirtió que era evidente que la materia procedía de los documentos D1, D2 y D3 “teniendo en cuenta que el nivel inventivo de la presente invención estriba en el hecho de combinar dos principios farmacológicamente activos y en la aplicación de técnicas para disminuir el tamaño de la partícula de las sustancias activas asociadas, como bien se deriva de la interpretación técnica y alcance de la cláusula 1 […]”40.

La entidad señaló que era de conocimiento general que la combinación farmacológica de un progestágeno y una sustancia estrogénica generaba resultados importantes frente al control de la concepción. Igualmente, explicó que, si se combina de manera individual la materia comprendida en los documentos D1, D2 o D3 con la reivindicada en la anterioridad D4, se advierte que una de las formas mas comunes para mejorar la solubilidad de un fármaco en un medio acuosoluble consiste en disminuir su tamaño de partícula.

Adujo que el D4 explica que la absorción de un fármaco administrado por vía oral se encuentra limitada por su velocidad de disolución, la cual se relaciona directamente con el área superficial de las partículas. Entonces, al disminuir el tamaño de la partícula mediante la micronización, se aumenta el área superficial de las partículas del fármaco 40 Folio 473 del anexo. 53 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y ello provoca un aumento en la dispersabilidad y velocidad de disolución, seguido de un incremento en la absorción y una mayor biodisponibilidad.

Por lo anterior, la SIC advirtió que “la solución que presenta como un salto cualitativo en la regla técnica ya desde la década de los 90’s venía utilizándose para resolver los problemas de solubilidad de fármacos hidrófobos como progesterona, un análogo terapéutico de la drospirenona”41. (V) En respuesta al oficio 8585 antes reseñado, la demandante manifestó que las conclusiones allí consignadas son producto de un análisis equivocado del arte previo.

Reconoció que la técnica de micronización era conocida al momento de la solicitud de patente, pero sostuvo que ésta era utilizada para resolver el problema de la biodisponibilidad de algunos fármacos escasamente solubles y estables en medio ácido, como la progesterona. Por tal motivo, señaló que, antes de aplicar ese procedimiento, el técnico habría analizado si la molécula a ser micronizada era adecuada para ello y dicha verificación lo habría llevado a descartar la micronización en la drospirenona, pues siendo un compuesto inestable en condiciones ácidas, habría pensado que su disolución demasiado rápida conduciría a una disminución de la biodisponibilidad.

Incluso, aunque el técnico en la materia hubiese continuado con la experimentación ignorando lo anterior, habría realizado ensayos in vitro que simulan las condiciones del pH gastrointestinal y, a partir de ellos, el técnico habría considerado esperable que el uso de drospirenona micronizada conduciría a una biodisponibilidad mas baja que el uso de drospirenona no micronizada.

No obstante, contrariando dichas evidencias y las expectativas del técnico en la materia, “los presentes inventores descubrieron que la biodisponibilidad de la drospirenona micronizada es alta cuando es administrada por vía oral. Esto resulta claramente a partir de los datos in vivo que se adjuntan al presente escrito y que muestran el resultado de un 41 Folio 475 del anexo. 54 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estudio farmacocinético en mujeres sanas […]”42.

Así, aportó un experimento cuyo objetivo consistía en determinar la farmacocinética de formulaciones que contienen 3 mg de drospirenona micronizada, frente a formulaciones que contienen 3 mg de drospirenona no micronizada, después de su administración oral individual. El experimento se llevó a cabo en la forma de un estudio cruzado intraindividual, al azar, no ciego, con 14 mujeres postmenopáusicas43 y se monitorearon los niveles en plasma de drospirenona terapéuticamente activa durante 7 días.

Los resultados revelaron que la cantidad de drospirenona activa que se absorbe y se encuentra presente en plasma es significativamente mayor cuando se administra drospirenona micronizada. Finalmente, la solicitante le pidió a la SIC tener en cuenta el éxito comercial del invento, pues a pesar de que tanto la molécula como la tecnología de micronización estuvieron disponibles para el técnico en la materia durante aproximadamente 20 años, nadie pensó en aplicar la drospirenona en forma micronizada. 2.3.3.2.

De la revisión de las actuaciones surtidas en el expediente administrativo 00-65489, la Sala advierte que el problema técnico planteado en la solicitud de patente original no coincide con aquel que invocó la solicitante en la etapa final del trámite administrativo, particularmente, en los memoriales radicados el 31 de enero de 2006 y el 25 de mayo de 2007.

En efecto, en el acápite «Descripción detallada de la invención» de la solicitud de patente radicada por BAYER SCHERING el 31 de agosto de 2000, se plantea que el objeto de la invención es una composición farmacéutica compuesta por drospirenona (administrada en un rango de 2mg a 4 mg) y etinilestradiol (en cantidad de 0,01 mg a 0,05 mg), para ser administrada en dosis diarias, encaminada a inhibir la ovulación en mujeres.

En ese aparte de la solicitud, se aclaró que la drospirenona era una sustancia poco soluble 42 Folio 576 del anexo. 43 Folio 622 del anexo. 55 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en agua y que en condiciones ácidas se reordenaba a un isómero inactivo, razón por la que resultaba conveniente suministrarla en una forma que permitiera su rápida disolución para asegurar su buena biodisponibilidad.

Como sustento de las conclusiones se aportaron tres estudios in vitro que, en síntesis, examinaron la velocidad de disolución de las tabletas que contenían drospirenona micronizada y no micronizada en un medio de disolución consistente en 900 ml de agua, y la velocidad de disolución del etinilestradiol. Adicionalmente, se presentaron dos estudios realizados in vivo, en los que se investigó (1) la biodisponibilidad relativa de cada uno de los fármacos cuando se administran en tabletas, en comparación con la biodisponibilidad de una suspensión oral que contenía una dosis superior a la de las tabletas, y (2) la eficacia anticonceptiva de formulaciones que contienen drospirenona y etinilestradiol.

Así entonces, es claro que, en los términos en que originalmente se describió la invención, ésta se presentó como un mecanismo anticonceptivo compuesto por dos fármacos, que ofrece un resultado óptimo en términos de biodisponibilidad, gracias a que, a través de la reducción del tamaño de las partículas, se logró una rápida velocidad de disolución. Valga destacar que en ninguna de las reivindicaciones formuladas se señaló de forma explícita que el uso del procedimiento de micronización de la drospirenona era para resolver el problema de inestabilidad en medio ácido de dicho fármaco y que el factor del medio ácido tampoco fue una variable estudiada en los ensayos que se presentaron como demostrativos de la invención. Así mismo, los estudios realizados en mujeres se encaminaron a comparar la biodisponibilidad de dos formas diferentes de administración de la composición reivindicada, así como el éxito en el efecto anticonceptivo deseado, sin que se refieran al aspecto de la estabilidad, a partir del seguimiento de la formulación por un tiempo prolongado.

Ahora bien, la revisión detallada de los antecedentes administrativos pone de presente igualmente que el asunto de la inestabilidad en medio ácido de la drospirenona solo fue planteado a partir del memorial radicado por BAYER 56 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SCHERING el 31 de enero de 2006, luego de conocer el resultado del primer examen de patentabilidad.

En efecto, fue en esa oportunidad cuando se señaló de forma explícita que la ventaja técnica que ofrecía la invención estaba dada a partir del hecho de que la drospirenona y el etinilestradiol se encontraban en forma micronizada, pues ello solucionaba el problema de la inestabilidad de aquella en el medio ácido y constituía una alternativa contraria al arte previo, que insinuaba que al aplicarse dicho procedimiento a la drospirenona, ésta perdería su forma activa en el fluido gástrico.

Así, fue en esa instancia cuando la solicitante respaldó su concepto sobre el nivel inventivo de la formulación a partir de ensayos que específicamente comparaban la velocidad de disolución de la drospirenona micronizada con la de la drospirenona no micronizada, utilizando en un primer momento un medio de disolución conformado por 900 ml ácido clorhídrico (HCL 0,1N), y posteriormente, un medio de disolución consistente en 900 ml de ácido clorhídrico con un buffer de ácido bórico/KC1 de pH 10.

Con estos estudios demostró que la cantidad de drospirenona activa disuelta es menor cuando se administra en forma micronizada, lo cual, según la actora, confirmaba la tesis de que era desaconsejable utilizar ese procedimiento respecto de ese fármaco y que ningún técnico en la materia habría pronosticado que sería exitosa una composición farmacéutica con drospirenona micronizada, tal como la reivindicada.

Por su parte, en respuesta al segundo examen de patentabilidad, la solicitante planteó que, a pesar de que era conocida la técnica de la micronización, ésta nunca se había aplicado respecto de la drospirenona por su sensibilidad al ácido y que fue la solicitante quien se atrevió a contradecir el estado del arte y las evidencias que arrojaban los estudios in vitro sobre la probabilidad de éxito.

Gracias a ello obtuvo la formulación que reivindica, siendo este aspecto el demostrativo del nivel inventivo. En esta oportunidad, allegó un experimento realizado con mujeres en el que se comparó la cantidad de drospirenona que alcanza el torrente sanguíneo cuando se administra micronizada, frente a la que se obtiene con la versión no 57 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co micronizada.

Los resultados obtenidos demostraron que, en realidad, la micronización de la drospirenona permite que el porcentaje activo del fármaco que alcanza el torrente sanguíneo sea el necesario para lograr el efecto anticonceptivo deseado. Todo lo anterior evidencia que, a pesar de que desde la solicitud de patente se hizo referencia al hecho de que la drospirenona era una sustancia poco soluble en agua y que en condiciones ácidas se reordenaba a un isómero inactivo, esa mención se realizó en el punto de descripción del fármaco, es decir, únicamente se enunció como una de las características de éste.

Así planteada, la enunciación de una cualidad de la drospirenona no tenia el alcance suficiente para hacer ver que dicha circunstancia determinaba el problema técnico que se pretendía resolver con la invención. La anterior conclusión se confirma si se tiene en cuenta que los experimentos divulgados en la solicitud original en nada se referían a la variable del medio ácido sobre la estabilidad de la drospirenona, al punto en el que los primeros experimentos allegados se evaluó la velocidad de disolución del fármaco utilizando como medio de disolución 900 ml de agua.

En ese sentido, se advierte que el debate sobre la conveniencia de la micronización de la drospirenona para efectos de la mejora de su estabilidad solo surgió luego de que la demandante aportara unos estudios específicamente referidos al comportamiento de ese fármaco en un medio de disolución ácido y estos solo fueron traídos a colación después de que la Superintendencia formuló reparos al nivel inventivo de la solicitud inicialmente planteada.

En este punto, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 13, literal c) de la Decisión 344 de 1993, la solicitud de patente de invención debe contener un capítulo descriptivo en el que se divulgue la invención de forma clara y completa, de manera que sea posible su comprensión y ejecución por parte de una persona capacitada en la materia técnica correspondiente.

Así, la invención debe detallarse de forma tal que permita 58 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el correcto entendimiento del problema técnico y la solución que frente a éste propone la invención, por lo que desde esa instancia debe exponerse de forma suficiente los datos que estructuran dicho problema técnico, así como las diferencias y eventuales ventajas de la invención con respecto a la tecnología precedente.

Por su parte, el artículo 17 de la Decisión 344 se refiere a la posibilidad de presentar modificaciones a la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, con la advertencia de que dicha modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”44.

Lo anterior guarda coherencia con los requisitos de presentación de las solicitudes de patente, pues es un criterio reiterado el que el acápite de «descripción detallada de la invención» constituye una sección que no puede ser objeto de modificaciones de fondo, luego de radicada la petición de registro. En ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual explica que en dicho acápite “el agente debe asegurarse de brindar un grado apropiado de información técnica al presentar la solicitud, ya que no tendrá́ otra oportunidad de modificar esa parte de la solicitud.

Durante la tramitación, el solicitante no puede modificar su solicitud para incluir nueva 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, intepretación prejudicial 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002, citada en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 33-IP-2013. 59 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co información técnica”.

Así las cosas, “el agente debe asegurarse de que la solicitud de patente: 1) refleje el material de divulgación suministrado por los inventores; 2) proporcione suficiente información para permitir que un experto en la materia pueda reproducir la invención; y 3) suministre suficiente detalle para poder reducir el alcance de las reivindicaciones durante la tramitación y eludir el antecedente más próximo del estado de la técnica” 45.

A la luz de lo anterior, no resulta admisible que a lo largo de la actuación administrativa el solicitante presente argumentos y experimentos que apunten a un problema técnico diferente al que se desprende del acápite descriptivo de la solicitud de patente, y que pretenda justificar dicha variación a partir de la sola mención de una característica de uno de los fármacos que integran la composición que reivindicaba.

Tampoco es lógico que el solicitante pretenda la protección de una invención, pero se abstenga de presentar los datos y experimentos que demuestran su nivel inventivo al momento de radicación de la solicitud para, en su lugar, exponerlos años después de la radicación de la solicitud de patente. Por lo mismo, no es admisible que en las respuestas a los exámenes de patentabilidad se incluyan modificaciones que supongan la ampliación del objeto inicial, pues ello contradice expresamente lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 344, así como la lógica de las exigencias del artículo 13 de la misma norma.

Así las cosas, le asiste razón a la entidad demandada en cuanto afirma que, si la invención pretendía solucionar el problema técnico relativo a la inestabilidad de la drospirenona como consecuencia de la exposición al fluido gastrointestinal, lo procedente era divulgar con claridad dicha situación desde el aparte descriptivo de la solicitud y aportar desde ese momento los estudios específicamente referidos a la afectación del fármaco a partir de su exposición al medio ácido. 45 Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patente, publicación de la OMPI No 867S, año 2007, págs.: 38 y 39. 60 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.3.3.

Ahora bien, sobre el aspecto examinado, también se refirieron las pruebas practicadas en el expediente. Por un lado, a pedido de la parte actora, el despacho recibió el testimonio del químico farmacéutico Helber de Jesús Barbosa Barbosa46, experto en farmacología y farmacotécnica, quien teniendo en cuenta la memoria descriptiva y el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente, realizó las siguientes afirmaciones en lo que se refiere al objeto de la invención que aquí se analiza: “PREGUNTADO: puede usted precisar cuál es el objeto de la invención CONTESTÓ: el objeto de la invención está referido al proceso de micronización de la drospirenona y su efecto sobre la absorción y la biodisponibilidad […] PREGUNTADO: En síntesis, cuáles eran los problemas técnicos que para la fecha de la invención presentaba la drospirenona CONTESTÓ: De orden de estabilidad y de solubilidad.

En lo referido a la estabilidad, al colocar esta sustancia en un medio cuyo pH está alrededor de uno (1), se degrada produciendo isómeros inactivos, lo cual afectaría el proceso de absorción, lo cual sería ilógico que se pusiese en una forma farmacéutica y colocarla en este ambiente hostil del estómago, cuyo pH también se puede encontrar alrededor de uno (1).

Esto quiere decir, que antes de absorberse ya estaría inestabilizado […] PREGUNTADO: ¿Cuál es entonces, el problema técnico que se supera con la invención tal y como se reivindicó por el solicitante? CONTESTÓ: El problema técnico superado es el uso de la drospirenona en forma micronizada para una formulación conducente a la obtención de una forma farmacéutica con el fin de que sirva como anticonceptivo […]”.

(Subrayas de la Sala) De otro lado, e igualmente a pedido de la parte demandante, obra en el expediente el dictamen pericial rendido por el químico farmacéutico José Manuel Lozano Moreno, a partir de la solicitud de patente núm. 00-65489, el capítulo reivindicatorio definitivo y los documentos identificados como D1, D2, D3 y D4. Frente a la pregunta sobre el problema técnico que plantea la solicitud de patente, el perito refirió que la drospirenona es una progestina recientemente incorporada como uno de los principios activos de los anticonceptivos orales.

Sin embargo, no había sido posible obtener una formulación oral para su administración debido a su sensibilidad en medio ácido y su baja solubilidad, por lo que “la solicitud de patente analizada propone entonces una solución a la necesidad de encontrar una formulación para administración oral de drospirenona que se disuelva rápidamente y se mantenga estable, con el fin de proporcionar una biodisponibilidad 46 Folios 927 a 935 del expediente. 61 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adecuada”.

En segundo lugar, describió que lo que se reivindica en la solicitud de patente es una composición farmacéutica que comprende una combinación de una progestina (drospirenona en dosis de 2 mg a 4 mg) y un estrógeno (etinilestradiol en dosis 0,01 mg a 0,05 mg), formulados junto con excipientes y auxiliares de formulación adecuados, en la que dicha drospirenona tiene un área superficial mayor que 10,000 cm/g. Así, “lo que reclama no es otra cosa que una formulación oral de drospirenona que después de ser micronizada conserva (e incluso mejora) la biodisponibilidad del fármaco, cosa que no parecía probable de acuerdo con la literatura determinada por la SIC”47.

Sobre el particular, la Sala observa que el testimonio y el dictamen pericial coinciden en que el objeto de la invención apuntaba a proveer una composición farmacéutica con efecto anticonceptivo, integrada por drospirenona y etinilestradiol, cuya ventaja se derivaba de la mejora en la biodisponibilidad de la drospirenona que se lograba con la aplicación del procedimiento de micronización. Conviene aclarar, según lo señalado en el dictamen pericial, que la biodisponibilidad es un término farmacocinético que alude a la fracción y a la velocidad en la que la dosis administrada de un fármaco alcanza su blanco terapéutico, es decir, la biodisponibilidad implica que el fármaco llegue realmente como especie activa hasta el tejido sobre el cual realiza su actividad48.

Ahora bien, en el dictamen se mencionó que el problema técnico que se pretendía solucionar estaba igualmente influenciado por la inestabilidad de la drospirenona en el medio ácido, de manera que la solución apuntaba no solo a la rápida disolución de la drospirenona sino a que ésta mantuviera además su estabilidad. Para la Sala, dicha conclusión es la que se deriva del examen de los argumentos expuestos por BAYER SCHERING en el curso de la actuación administrativa, pero no se desprende de los términos en los que fue descrita la invención en el acápite denominado «Descripción 47 Folio 1057 del expediente. 48 Folio 1056 del expediente. 62 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co detallada de la invención» de la solicitud de patente, tal como se explicó en el acápite precedente de esta providencia. Así las cosas, en este punto, la Sala concluye que, de conformidad con la exposición presentada por BAYER SCHERING en la solicitud de patente que se tramitó bajo el expediente administrativo 00-65489, el problema técnico que se derivaba de la invención allí reivindicada consistía en proporcionar una composición farmacéutica en las cantidades necesarias para provocar el efecto anticonceptivo deseado, al tiempo que se procuraba no causar efectos colaterales desagradables, provista de una forma que asegurara una buena biodisponibilidad, gracias a su rápida velocidad de disolución. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio debía concentrar el examen sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en torno a dicho problema técnico. 2.3.4.

Análisis sobre el nivel inventivo de la solicitud tramitada bajo el expediente administrativo 00-65489 Dilucidado lo anterior, deberá precisarse si la invención así planteada se derivaba de forma clara y directa del estado de la técnica disponible antes de la fecha de la prioridad invocada o si, por el contrario, representa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumple con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida. 2.3.4.1.

Sobre el particular, de los antecedentes administrativos se desprende lo siguiente: (I) Según se expuso, en la resolución 7110 de 2008 acusada, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención, al considerar que la invención reclamada no cumplía el requisito de nivel inventivo, al derivarse de manera evidente del estado de la técnica y de los conocimientos básicos de una persona normalmente versada en la materia. 63 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En dicho acto, al referirse al objeto de la invención, la SIC señaló que la solicitud reclamaba una composición farmacéutica caracterizada por comprender drospirenona en cantidad desde 2 mg hasta 4 mg y etinilestradiol en cantidad desde 0,01 mg hasta 0,05 mg, junto con uno o mas soportes o excipientes farmacéuticamente aceptables, en la que dicha drospirenona tiene un área superficial mayor que 10,000 cm2/g. Dijo que se reivindica la composición farmacéutica en una forma de dosificación oral tipo tableta, cápsula o píldora, en la que la drospirenona y el etinilestradiol están en forma micronizada y que se caracteriza porque dichos fármacos se pulverizan a partir de una solución sobre partículas de un soporte inerte.

La SIC tuvo como fecha para determinar el estado de la técnica el 31 de agosto de 1999, esto es, la de la prioridad reivindicada (EP 99202826.6). Como referencia del estado de la técnica más cercano consideró los siguientes documentos relacionados con la materia de la solicitud en los aspectos que se especifican a continuación49: Nº Documento Título Fecha de publicación D1 W09804267 Folios 179 a 193 Progestin/estrogen oral contraceptive 05/02/1998 D2 W09804269 Folios 195 a 208 Monophasic contraceptive method and kit comprising a combination of progestin and estrogen 05/02/1998 D3 Artículo 1 Folios 464 a 467 “Effect of a new oral contraceptive containing an antimineralcorticoid progestogen, drospirenone, on the rennin-aldosterone system, body weight, blood pressure, glucose tolerance, and lipid metabolism” 1995 D4 Artículo 2 Folios 362 a 365 “Absorption of oral progesterone is influenced by vehicle and particle size” October 1989 En los considerandos del acto acusado, la Superintendencia estimó evidente que la combinación de materia reivindicada procedía de manera indiscutible de los documentos D1, D2 y D3, por cuanto ya era de conocimiento general que la combinación farmacológica de un progestágeno y una sustancia estrogénica generaba resultados importantes frente al control de la concepción. A lo anterior añadió que: 49 Folio 867 del expediente. 64 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La diferencia señalada que forma parte de la sustentación del problema técnico, tal como se entiende de la lectura del folio 11, es parte de la aplicación de las técnicas mas reconocidas para aumentar la velocidad de disolución de los principios activos.

En dicho folio se establece que: “Cuando la drospirenona es provista en una composición farmacéutica en forma micronizada, de modo que las partículas de la sustancia tienen un área superficial mayor que 10.000 cm2/g y bajo el microscopio se determina que no más de 2 partículas en una partida dada presentan un diámetro mayor de 30µm y preferiblemente 20 partículas presentan un diámetro ≥10µm y ≥30µm, se produce una disolución rápida del compuesto activo de la composición in vitro.

De esta manera se comprueba que la velocidad de disolución in vitro de la drospirenona está relacionada con la velocidad de disolución in vivo, resultando en una absorción rápida de drospirenona in vivo con ocasión de la administración oral del compuesto, este hecho genera una ventaja debido a que la isomerización del compuesto en el ambiente gástrico y/o la hidrólisis en el intestino son reducidas sustancialmente, lo cual genera una alta biodisponibilidad del compuesto”.

Sin embargo, el solicitante hace caso omiso de las argumentaciones técnicas señaladas por la Oficina, en el sentido de que combinar de manera individual e independiente la materia comprendida en cada uno de los documentos D1, D2, o D3 con aquella reivindicada en la anterioridad D4, es posible derivar del estado del arte que una de las formas mas comunes y de primera elección para mejorar la solubilidad de un fármaco en un medio acuosoluble consistente en disminuir su tamaño de partícula […]”50.

En consecuencia, la SIC concluyó que la ventaja técnica concerniente a la reducción del tamaño de partícula y, por ende, el salto cualitativo que se atribuye el solicitante, hacía parte del acervo de conocimientos que el estado del arte mas próximo señalaba como parte de las alternativas para mejorar la velocidad de disolución de principios activos que no son fáciles de formular, en particular cuando se hace por vía oral.

Así, la persona con conocimientos técnicos habría sido capaz de resolver dicho problema disminuyendo el tamaño de la partícula, pues se sabe que una partícula con un área superficial muy grande no es fácilmente humectable, y que un mayor tiempo de permanencia en el medio ácido estomacal e intestinal puede generar la descomposición por metabolización del activo. 50 Folio 693 del anexo. 65 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la resolución demandada, la SIC igualmente se refirió a la respuesta dada por el solicitante a las observaciones efectuadas por la División de Nuevas Creaciones como resultado del examen de patentabilidad.

Sobre el particular precisó que, si el problema técnico partía de la inestabilidad de la drospirenona, no era comprensible la ausencia de evidencia técnica o de un estudio en el que se demostrara que la drospirenona micronizada tiene un comportamiento superior, en términos de estabilidad farmacéutica, frente a la drospirenona convencional.

Lo anterior, dado que de los ejemplos 2, 3, 4 y 5, presentados en la solicitud, no se obtenían datos suficientes que permitieran llegar a dichas conclusiones. (II) La solicitante formuló recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo insistiendo en el carácter especulativo y general de los documentos D1 a D3, pues a su juicio no se acompañan de estudios experimentales que demuestren que al emplear la drospirenona y el etinilestradiol en las cantidades allí indicadas se obtenga una anticoncepción confiable, y tampoco enseñan cómo incrementar la biodisponibilidad de la drospirenona.

De otra parte, adujo que las conclusiones de la SIC en torno a las evidencias del D4 no tienen en cuenta las diferencias entre la estructura de la progesterona y la de la drospirenona. Señaló que en atención a esas diferencias se deben resolver distintos problemas para cada fármaco, en aras de alcanzar una biodisponibilidad más alta. En ese sentido, reiteró los argumentos a favor del mérito inventivo, presentados en los memoriales radicados el 31 de enero de 2006 y el 25 de mayo de 2007.

Finalmente, la recurrente insistió en las conclusiones de las oficinas de patentes de Canadá, Estados Unidos, China, Europa, Nueva Zelanda, Rusia, México, Jordania y Perú en torno al mérito inventivo de la invención solicitada. Al respecto destacó que, a pesar de que dichas decisiones no son vinculantes para la SIC, lo cierto es que los criterios de patentabilidad en los que deben fundarse son análogos globalmente y las concesiones en esas jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos. 66 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (III) El recurso de reposición fue resuelto mediante la resolución 21070 de 23 de abril de 2010, en la que se adujo, en primer lugar, que la administración parte del principio general de la buena fe en sus actuaciones, por lo que considera fidedignas las afirmaciones sobre la efectividad del tratamiento contraceptivo que señalan los documentos del estado del arte (D1, D2 y D3).

En este punto, se refirió al contenido de cada documento y a partir de ello ratificó que el estado del arte anticipa tanto las características químicas de los elementos que se combinan como sus concentraciones, pues se señalan rangos de dosificación entre los que se encuentran las dosis específicas que reivindica el solicitante. En esa medida, aseveró que los documentos no pueden calificarse como especulativos cuando en sus antecedentes técnicos hacen referencia a un gran número de investigaciones científicas relacionadas con la actividad contraceptiva que se produce al combinar un agente progestágeno y un agente antiestrogénico.

Así mismo, insistió en que la aplicación de la técnica para aumentar el área superficial de las partículas mediante la reducción de su tamaño es una práctica común de las ciencias farmacéuticas y fue por ello que se puso en conocimiento del accionante el documento D4. De otra parte, la SIC destacó que el documento en el que se divulgó la invención no se acompañó de pruebas experimentales que reflejen la superioridad biológica de la combinación sinérgica derivado de la dosis, ni el efecto que causa la micronización sobre los parámetros farmacocinéticos de la drospirenona.

Resaltó que fue después del primer requerimiento técnico cuando la solicitante replanteó el problema técnico y lo asoció directamente con la inestabilidad y baja solubilidad de la drospirenona. Por ello, en el memorial de 31 de enero de 2006 adjuntó tablas y gráficas relacionadas con el efecto de la micronización en la concentración plasmática de la drospirenona, a pesar de que ese problema “no había sido planteado como eje central de la solución aportada y en la memoria descriptiva de la solicitud solo se hizo mención a esta situación como una característica más del activo drospirenona, sin que por ello el sustento técnico se orientara a demostrar la influencia del proceso de micronización 67 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sobre la biodisponibilidad de la fórmula combinada vs las fórmulas convencionales que se acompañan de un recubrimiento”51.

En el mismo sentido, señaló que con los datos aportados mediante memorial de 25 de mayo de 2007 el solicitante tampoco demostró un efecto inesperado, ya que era de conocimiento para la comunidad científica que la drospirenona requería generalmente un recubrimiento entérico para evitar el contacto del agente activo con el medio ácido del estómago.

No obstante, en los comprimidos que presentan tamaños micronizados esto ya no es necesario, en la medida en que al reducir el tamaño de la partícula se asegura un menor tiempo de permanencia en el medio y, por ende, menor contacto con el pH ácido del estómago, que genera una disminución de su solubilidad. Los estudios in vivo aportados en 2007 demuestran la anterior hipótesis, sin que por ello pueda considerarse como inesperado el resultado, ya que es una solución técnica a la que se acude comúnmente para reducir los problemas de solubilidad de agentes farmacológicos.

Por otra parte, se refirió a los resultados publicados por Tack y colaboradores, los cuales fueron puestos en conocimiento de la SIC mediante el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos. Afirmó que en ellos se demuestra que trascurridos 10 minutos después de que la drospirenona se somete a pH ácido (1), solo se isomeriza el 21% del activo, por lo que existía una expectativa razonable de que el 79% restante se difundiera rápidamente a través de la barrera biológica sin que se trasformara a su metabolito inactivo.

“Así las cosas, el efecto positivo de la micronización se deriva del aumento en la velocidad con que difunde el principio activo, efecto que era de esperarse dado que la reducción del tamaño de partícula aumenta la velocidad de disolución y por consiguiente disminuye el tiempo de permanencia en contacto con el medio ácido y acelera el paso a través de las barrera biológicas, por lo que se reduce la cantidad de principio activo inestabilizado por efecto del pH […]”52. 51 Folio 315 del expediente. 52 Folio 322 del expediente. 68 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así entonces, explicó que los resultados de Tack y colaboradores permiten concluir que las pruebas in vitro solo son un indicio, pero se requieren otras pruebas para concluir que definitivamente la técnica no produce resultados alentadores, ya que existían documentos que señalaban resultados positivos sobre solubilidad y velocidad de disolución en sustancias similares, de manera que existía una expectativa razonable de éxito con la aplicación de la técnica.

Con todo, resaltó que los argumentos del recurrente sobre el efecto positivo de la invención no se encuentran en la divulgación aportada y solo fueron expuestos cuando se trasladaron los documentos del estado del arte previo. Sin embargo, como dicha información era de fundamental relevancia, debió presentarse desde el momento en el que se divulgó el problema técnico y la solución aportada en el capítulo descriptivo. 2.3.4.2.

Por otra parte, las pruebas testimonial y pericial que se practicaron en el proceso por solicitud de la demandante se refirieron al tema del nivel inventivo. En relación con este aspecto, el químico farmacéutico Helber de Jesús Barbosa Barbosa realizó las siguientes afirmaciones en su testimonio: “[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho qué tan obvio puede resultar para una persona entendida o versada en la materia que la utilización del principio activo por usted mencionado produzca efectos anticonceptivos CONTESTÓ: es una sustancia que el mismo organismo la produce, y que se puede producir también sintéticamente, y que está involucrada en el ciclo menstrual en procesos de parto, en patologías de menopausia.

Información obtenida de la literatura y de mi formación académica fundamentalmente referida a la farmacología. Es anticonceptiva porque tiene que ver en el control de las curvas del proceso menstrual. Al tener influencia en este proceso permite variar las concentraciones en un tiempo T que conduce a un efecto anticonceptivo. PREGUNTADO: Sírvase explicar al despacho por qué razón o en qué circunstancias conoció usted la invención que se pretende patentar CONTESTÓ: fui contactado por la firma Olarte Moure solicitándome que como experto podría leer y conceptuar sobre las memorias de la invención de la patente PREGUNTADO: De acuerdo con su respuesta anterior, sírvase manifestar si conoce usted las razones de orden técnico – científico que condujeron a la negación de la patente aquí mencionada CONTESTÓ: Parte de la información suministrada por la compañía fue las resoluciones que negaban la invención de la patente así como la negación del recurso de reposición. Y que después de leerlas se fundamentan en que la mezcla propuesta para la 69 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formulación ya era conocida y, que un proceso tecnológico utilizado para mejorar la velocidad de disolución y como consecuencia de ello, la biodisponibilidad, era el proceso de micronización de los activos como técnica obvia que un experto debe conocer para esta finalidad.

Según lo encontrado allí, en los documentos suministrados, como son los referenciados como D1, D2, D3 y D4, en los cuales los tres primeros se hace referencia a la mezcla de drospirenona y del etinilestradiol en tamaño de partícula no micronizado. En el documento D4 hace referencia a una sustancia utilizada también como anticonceptiva y en forma micronizada para aumentar la biodisponibilidad.

Pero ello no indica que todas las sustancias se deban micronizar para surtir este proceso, ya que la micronización debe ser correlacionada con la estabilidad de la sustancia a micronizar y su relación con el medio donde se va a disolver y donde se va a absorber. Hacen referencia a la progesterona que se reporta en el documento D4 en forma micronizada, la sustancia drospirenona debía presentar el mismo fenómeno, pero en mi concepto se presentan grandes diferencias en su estabilidad, en su comportamiento frente al pH fundamentalmente al pH del estómago, en donde la drospirenona por sus características químicas es inestable en medio ácido, en donde se hidroliza produciendo metabolitos inactivos, lo cual indicaría que si se microniza se aumentaría el problema, contrario a la progesterona que puede presentar una mayor estabilidad frente a este mismo medio. […] En el caso particular del activo drospirenona, es inestable en medio ácido, proceso que se aumentaría si se reduce el tamaño de partícula a través de la micronización, como demuestran los estudios realizados y soportados en curvas de cantidad disuelta en función del tiempo, pero ello no indica que tengan exactamente el mismo comportamiento en su proceso de absorción y de biodisponibilidad, ya que los estudios de cantidad disuelta en función del tiempo se realizan in Vitro, quiere decir fuera del organismo.

Mientras que los procesos de absorción y de biodisponibilidad se realizan en el organismo in vivo como es el caso que presentó la sustancia en cuestión, ya que mostró un comportamiento dentro de la lógica del conocimiento relacionado con la micronización pero contrario en lo que respecta a la biodisponibilidad. […] PREGUNTADO: Como experto en formulación farmacéutica y sin conocer los hallazgos divulgados en la presente invención, recomendaría usted micronizar un compuesto que presenta problemas de estabilidad en medio ácido CONTESTÓ: no lo recomendaría, ni lo ejecutaría sabiendo que presenta este fenómeno de inestabilidad frente al pH […] PREGUNTADO: Encontró usted alguna sugerencia en D4 que pudiese motivarlo como experto en formulación a aplicar los procedimientos de micronización a que había sido sometida la progesterona para drospirenona CONTESTÓ: No, el documento D4 sólo hace referencia a la progesterona y el efecto de la reducción del tamaño de partícula en la absorción, en dicho documento nunca se cita la drospirenona […] PREGUNTADO: Teniendo en cuenta el arte previo determinado por la Superintendencia (documentos D1, D2, D3 y D4) por favor indique al Despacho cual es la diferencia entre este y la solicitud de patente CONTESTÓ: La diferencia está en que la Superintendencia considera la unión de dos activos en la propuesta de formulación y considera obvia la micronización como proceso de aumento de la disponibilidad, contrario a lo presentado por el solicitante quien realiza el proceso de micronización y su efecto sobre la absorción a través de la investigación realizada in vivo, a pesar de que este último tenga información de la inestabilidad del fármaco frente a las condiciones de pH […] PREGUNTADO: Con base en la información que tuvo la oportunidad de consultar, considera usted como experto en la materia que la formulación 70 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicada por el solicitante podía ser calificada por la Superintendencia como obvia CONTESTÓ: La formulación no es obvia PREGUNTADO: Revisadas las resoluciones y conceptos técnicos emitidos por la Superintendencia, encontró usted evidencia de la realización de algún tipo de experimento para que dicha entidad llegara a la conclusión de que la formulación no era patentable CONTESTÓ: No encontré PREGUNTADO: Encontró usted evidencia de que el solicitante de la invención hubiese desarrollado la experimentación debida a efectos de llegar a las conclusiones que reivindica CONTESTÓ: No, ya que practica pruebas que dentro de lo común se deben realizar para aumentar una variable en función de otra variable, sin embargo en el proceso investigativo se pueden encontrar situaciones que deben ser analizadas y contextualizadas. […]”53 (Subrayas de la Sala).

Por su parte, en punto del nivel inventivo, en el dictamen pericial, el químico farmacéutico José Manuel Lozano Moreno afirmó que entre los documentos D1, D2 y D3, citados como estado de técnica, y el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente existían dos diferencias: la primera, que aunque en los citados documentos se menciona el efecto contraceptivo de la mezcla de drospirenona y etinilestradiol, en ninguno se divulga ni alude a procesos tecnológicos relacionados con la micronización de la drospirenona.

En segundo lugar, los documentos se diferencian de la invención porque en ellos no se hace referencia a efectos inductores o promotores de biodisponibilidad de formulaciones con drospirenona. Por su parte, en cuanto a la anterioridad D4, el experto señaló que difiere de la solicitud de patente porque se refiere a progesterona y no a drospirenona.

En ese punto, destacó que las propiedades de la progesterona, que es estable en medio ácido, son considerablemente diferentes a la de la drospirenona, que es inestable bajo condiciones semejantes de acidez (pH = 1), lo cual influencia en la eficiente biodisponibilidad de la drospirenona a muy bajas concentraciones. Esas diferencias entre los dos compuestos hacen que referencias de formulación para la progesterona no sean aplicables a compuestos como la drospirenona.

Agregó que el efecto técnico que producen las diferencias existentes entre la invención y el estado de la técnica conformado por D1 a D4 consiste en 53 Folios 927 a 935 del expediente. 71 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se desvirtuó la creencia de que la drospirenona no podía micronizarse porque ello la haría mas sensible al medio ácido, en el que de por sí la drospirenona es inestable, afectando además la biodisponibilidad del fármaco.

Así, con la experimentación debida, de la invención llegó a una formulación no revelada en las anterioridades citadas D1 a D4, en la cual el fármaco micronizado se vuelve más soluble, pero conserva o incrementa su biodisponibilidad, a pesar de sus conocidos problemas de inestabilidad en medio ácido. Anotó que lo anterior sólo se pudo determinar después de realizar pruebas in vivo, porque incluso las pruebas in vitro confirmaban que la micronización afectaría directamente la biodisponibilidad de la drospirenona.

Finalmente, el experto manifestó que el efecto de la invención resolvió el problema planteado en la solicitud, porque se obtuvo una formulación que no estaba disponible en la literatura, consistente en un fármaco de administración oral, que se disuelve rápidamente por estar micronizado y que conserva su biodisponibilidad por efecto de dicha micronización. Igualmente, adujo que sin conocer los datos técnicos que la solicitud proporciona, no habría podido resolver el problema técnico de la forma como se plantea en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente, porque si bien D1 a D3 divulgan drospirenona + etinilestradiol, de ninguna manera insinúan que se deba micronizar para aumentar la velocidad de disolución. En cuanto a D4, es una referencia que divulga información sobre la progesterona, que si bien cuenta con propiedades anticonceptivas, es un ingrediente activo con particularidades muy distintas a la drospirenona.

Así, ninguna de las referencias, conjunta o separadamente, habría permitido al inventor de manera obvia llegar a la formulación que se reivindica. Para llegar a esa formulación, el inventor tendría que realizar la experimentación y mediante ensayo y error llegaría a la formulación que se reivindica o a otra formulación equivalente. 2.3.4.3.

Del recuento de los principales apartes de los actos acusados, la Sala advierte que, en definitiva, la decisión de la SIC de negar la solicitud 72 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de patente se fundamentó en que la invención carecía de nivel inventivo, en razón a que, por un lado, para una persona normalmente versada en la materia, la combinación de las enseñanzas que revelan las anterioridades contenidas en D1, D2, o D3 con lo divulgado en D4, le habría permitido anticipar de manera evidente la combinación y forma de administración objeto de la patente solicitada.

Por el otro lado, la decisión obedeció a que se estimó inválido el argumento de la solicitante según el cual las diferencias entre la drospirenona y la progesterona, en materia de estabilidad en medio ácido, hacían imposible considerar a D4 como anterioridad respecto de la invención reivindicada. Así, como se estimó que el argumento sobre la estabilidad de la drospirenona no fue divulgado en el acápite descriptivo de la solicitud de patente, se concluyó que la tesis señalada por el recurrente no desvirtuaba las bondades conocidas en la ciencia derivadas de la aplicación de la técnica de micronización para aumentar la velocidad de disolución de una progestina.

Con relación a dichas consideraciones, en asuntos como el que ahora ocupa la atención de la Sala se ha precisado que, aunque nada impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, la invención tampoco puede reducirse a ser resultado de derivaciones de lo ya existente, que para un experto medio en esa materia técnica resulten evidentes o elementales.

En ese sentido, la determinación del nivel inventivo de las creaciones resultantes de la combinación o mezcla de métodos, elementos o medios ya conocidos, comporta la comprobación del carácter inesperado y sorpresivo del resultado obtenido, que necesariamente debe representar un adelanto o un avance frente a los demás resultados alcanzados o conocidos hasta ese momento.

De esta forma, si hay indicaciones en el estado de la técnica que pudieran inducir a la persona del oficio normalmente versada en la materia, enfrentada al problema técnico aquí planteado, a combinar una progestina y un estrógeno y a aplicar a dicha composición un procedimiento conocido 73 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para mejorar la biodisponibilidad de uno de esos fármacos con el fin de obtener un medicamento con efecto anticonceptivo, entonces la invención puede considerarse obvia, porque no habría suficiente esfuerzo inventivo.

Así, si la invención reivindicada no tiene un efecto sorprendente e inesperado respecto del estado de la técnica más cercano, se entenderá entonces que carece de nivel inventivo. Con todo, según lo ha explicado el Tribunal de Justicia de la Comunicad Andina54, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquel no tendrá nivel inventivo, como tampoco lo tendrá una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades también conocidos, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

Como se anotó, aunque no se impide que se alcance el salto propuesto para la regla técnica utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, la invención tampoco podría reducirse a una combinación elemental de lo ya existente. En ese sentido, valga además precisar que el examen sobre la procedencia de la concesión de una patente debe abordarse a partir de los parámetros objetivos previamente considerados definitivos, de manera que en la determinación sobre su nivel inventivo resultan irrelevantes consideraciones subjetivas, como la valoración del éxito comercial del invento.

Así las cosas, sobre el tema objeto de debate, la Sala considera acertada, al tiempo que no encuentra razones que invaliden o desvirtúen la postura asumida por la SIC, en relación con la ausencia de nivel inventivo de la solicitud de la demandante, conclusión ésta a la que se llegó luego de un análisis detallado que implicó la comparación exhaustiva entre las anterioridades encontradas y tal solicitud. 54 Proceso 13-IP-2004. 74 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, debe tenerse en cuenta que, tanto las pruebas documentales como el testimonio y el dictamen pericial practicados coinciden en que los documentos D1, D2, y D3 divulgaron que, a partir de la combinación farmacológica de un progestágeno y un estrógeno, a saber, drospirenona y etinilestradiol, era posible alcanzar una actividad anticonceptiva eficaz.

De igual forma, coinciden en que esos documentos revelaban los rangos en que debían ser dosificados cada uno de dichos fármacos, en orden a lograr la contracepción deseada. En ese panorama, BAYER SCHERING llama la atención sobre el hecho de que en la composición que reivindica la drospirenona se encuentra micronizada, por lo que tiene un área superficial mayor que 10,000 cm2/g, siendo este un aspecto no contemplado en D1, D2 ni D3 y que redunda en la mayor biodisponibilidad de este fármaco.

Frente a esto, la Superintendencia reconoce que, en efecto, el hecho de que la asociación farmacológica se presente en tamaños micronizados es novedoso, al no existir evidencia anterior de su aplicación. A pesar de ello, advierte que como la micronización se utilizó como técnica para aumentar la velocidad de disolución de la drospirenona y, consecuentemente, mejorar su biodisponibilidad, la invención no tenía nivel inventivo, porque en D4 se había divulgado que la aplicación de ese procedimiento respecto de un progestágeno provocaría precisamente esa mejora en la capacidad de disolución de un principio activo problemático por su baja solubilidad.

La actora refuta la anterior conclusión argumentando que los resultados de D4 no eran admisibles, porque aquél abordó el problema de la biodisponibilidad de un fármaco que sí es estable en medio ácido, de manera que nadie habría considerado que lo allí señalado era aplicable para el caso de la drospirenona, pues ésta es inestable en medio ácido.

Así entonces, la inconformidad con D4 se plantea en atención a que el tema de la estabilidad del fármaco en el medio ácido, era el aspecto relevante de la invención que BAYER SCHERING reivindicaba. El testimonio y el peritazgo practicados coinciden en que el aspecto de la sensibilidad al ácido de la drospirenona hace diferente la invención de lo divulgado en la anterioridad D4. 75 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En definitiva, el reproche que se formula al estado del arte identificado por la SIC viene dado en consideración a la diferencia entre el comportamiento en el medio ácido de la progesterona, objeto del D4, y el de la drospirenona, objeto de la invención. Es dicha característica la que impediría extrapolar las conclusiones consignadas en D4 sobre la conveniencia de la micronización y aplicarla a la drospirenona para efectos de mejorar biodisponibilidad.

Del mismo modo, el mérito inventivo de lo reivindicado se determina a partir de dicha circunstancia pues, contra lo pronosticado, la aplicación del procedimiento de micronización a la drospirenona tuvo un efecto positivo en términos de su estabilidad en medio ácido. Para la Sala, la argumentación anterior desconoce que, según se concluyó en precedencia, el aspecto relativo a la influencia del ácido no era uno de los factores constitutivos del problema técnico que, según se expuso en el aparte de descripción detallada de la invención de la solicitud de patente, se solucionaría con aquélla.

Por el contrario, la invención se propuso como una herramienta para mejorar las condiciones de biodisponibilidad de la drospirenona y es claro que la anterioridad D4 revelaba que la biodisponibilidad de un fármaco mejora cuando se administra en formulaciones farmacéuticas mediante micronización de las partículas. En efecto, en el documento D4 “Absorption of oral progesterone is influenced by vehicle and particle size” se analizó la influencia del tamaño de la partícula en la absorción y la biodisponibilidad de la progesterona, sustancia que al igual que la drospirenona es utilizada en formulaciones anticonceptivas.

Dicho estudio se realizó partiendo del hecho de que la administración oral de progesterona se consideraba problemática, pues se estimaba que resultaba poco efectiva debido al bajo nivel de absorción gastrointestinal y a la corta vida media biológica que alcanzaba este fármaco a través de esta vía de administración. Para ello, se realizaron ensayos con diferentes preparaciones de progesterona micronizada.

El documento reveló que la consecuencia de la aplicación de la técnica de micronización consistía 76 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en que se aumentaba la concentración plasmática del agente activo, esto es, su biodisponibilidad, porque al disminuir el tamaño de la partícula se aceleraba la velocidad de disolución del fármaco, de manera que éste traspasa la barrera gastrointestinal de manera más rápida.

Así, D4 reveló que la técnica de micronización aumentaba la velocidad de disolución de agentes activos que presentan problemas de solubilidad y, en consecuencia, provocaba una mejora en su biodisponibilidad. Ahora bien, según se determinó previamente, el problema técnico derivado de la invención inicialmente reivindicada consistía en proporcionar una composición farmacéutica en las cantidades necesarias para provocar el efecto anticonceptivo deseado, suministrada de una forma que asegurara su rápida velocidad de disolución y buena biodisponibilidad.

Así, desde la solicitud de patente, se planteó que la solución para incrementar la velocidad de disolución de la drospirenona consistía en administrarla en forma micronizada, lo cual resultaba en su rápida absorción y alta biodisponibilidad del compuesto. Siendo ello así, como con la invención se proporciona una composición en la que, en últimas, se consigue una alta biodisponibilidad de la drospirenona gracias a su micronización, para una persona del oficio normalmente versada en la materia, ésta podría deducirse de manera evidente del estado de la técnica, pues, tomando las enseñanzas reveladas en D1, D2 o D3 sobre los fármacos y rangos de dosificación, y aplicando a éstos la técnica descrita en D4 para mejorar la biodisponibilidad de un fármaco cuya administración oral resultaba problemática, el técnico esperaría una composición con propiedades como las reivindicadas, o al menos similares, las cuales no constituyen un efecto sorprendente e inesperado.

Así las cosas, lo cierto es que la solución al problema de la baja biodisponibilidad de un principio activo que decía resolver la invención sí había sido planteada previamente, al micronizar una progestina con un efecto biológico equivalente, de manera que era esperable que, para superar 77 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la dificultad asociada a la administración oral de la drospirenona, la persona versada en la materia acudiera a la aplicación de la misma técnica.

Así entonces, al analizar en su conjunto las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra que, en efecto, como lo concluyó la SIC, la solicitud de la demandante, no obstante su novedad, carecía de nivel inventivo, puesto que se trata de una creación resultado de la combinación obvia de los elementos existentes en el estado de la técnica.

De esta forma, a juicio de la Sala, las pruebas practicadas en el proceso no logran invalidar los fundamentos técnicos de las resoluciones acusadas, en tanto que no desvirtúan plenamente el supuesto de que al resultado de la solicitud objeto de patente podía llegarse de manera obvia por una persona del oficio normalmente versada en la materia respectiva utilizando las enseñanzas reveladas en las anterioridades utilizadas por la SIC.

A este respecto se debe también poner de presente que las conclusiones a las que se arriba en las pruebas testimonial y pericial practicadas en el proceso no pueden ser tenidas en cuenta por la Sala, en consideración a que el planteamiento que se hace en ellas, en relación con el nivel inventivo, se refiere a un objeto de la invención que no se desprende de la memoria descriptiva de la solicitud de patente elevada por la demandante. 2.3.4.4.

En el anterior contexto, para la Sala no puede predicarse violación del artículo 4º de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues tal como lo concluyó la SIC, la solicitud elevada por BAYER SCHERING en agosto de 2000, carecía de nivel inventivo. De este modo, teniendo en cuenta la anterior conclusión, es igualmente del caso afirmar que no se vulneró el artículo 1º de la Decisión 344, en la medida en que, conforme a esta disposición, solo son patentables las invenciones que, además de ser nuevas y ser susceptibles de aplicación industrial, también cumplan con el citado requisito. 78 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.5.

Violación del artículo 28 de la Decisión 344 de 1993 En este punto la demandante destacó que durante el trámite administrativo insistió en la importancia que tenía el hecho de que la solicitud de patente en cuestión ha sido otorgada para patentes equivalentes en múltiples jurisdicciones, pues, a su juicio, ello demuestra el mérito inventivo de la solicitud.

Al respecto, reprochó que, si bien la SIC tiene la facultad de reconocer o no la validez de un examen de patente realizado en otra jurisdicción, para ejercer dicha facultad debe realizar la evaluación correspondiente. En esa medida, indicó que en el presente asunto la SIC ha debido exponer las razones por las que considera que las patentes de otras jurisdicciones no son indicio razonable de nivel inventivo.

En ese sentido, el alegado artículo 28 de la Decisión 344 señala55 que la oficina nacional competente podrá solicitar informes de otras oficinas de propiedad industrial y podrá también requerir al solicitante para que proporcione algunos documentos de las solicitudes extranjeras referidas a la misma invención que se examina, entre los que se encuentran, los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera.

Del tenor de la referida norma se desprende que para la oficina nacional competente es totalmente facultativo acoger los resultados sobre el examen de patentabilidad realizados por otras jurisdicciones, en el trámite de las solicitudes de patente bajo su examen. Con todo, pese que la demandante reconoce que las decisiones de las oficinas foráneas no son vinculantes, plantea la vulneración de la norma señalada aduciendo que en el presente asunto la Superintendencia no expuso las razones por las que considera que las patentes invocadas en la actuación administrativa por la solicitante no constituyen un indicio razonable del nivel inventivo de su solicitud.

Ahora bien, en la resolución 7110 de 29 de febrero de 2008, la Superintendencia se pronunció sobre los comentarios del solicitante frente 55 Como quedó dicho, en realidad la demanda invoca como infringido el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000, de contenido equivalente en lo pertinente al del artículo 28 de la Decisión 344, que es la norma aplicable. 79 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al examen de patentabilidad y, en cuanto a las decisiones de las oficinas de patentes extranjeras que la solicitante invocó, señaló, por un lado, que los referidos juicios no pueden servir de base para demostrar, de forma concluyente, que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el otorgamiento de una patente, y por otro, la entidad resaltó que en el presente asunto el examen de patentabilidad se realizó con fundamento en el estado de la técnica más cercano a la formulación reclamada, razón por la cual afirmó que estaban suficientemente explicadas las razones por las cuales la invención carece de nivel inventivo.

Por su parte, con respecto al argumento de las concesiones de patente foráneas, en la resolución 21070 de 23 de abril de 2010 la SIC manifestó que la solicitante desconoce el principio de soberanía de las decisiones relacionadas con la concesión de derechos de exclusividad, y que erróneamente basa su argumentación en la tesis de que, como los criterios de patentabilidad son análogos, deben conducir a las mismas conclusiones.

En esa medida, insistió en que la Superintendencia realizó un análisis objetivo sobre la patentabilidad de la invención y concluyó que la invención no tenía la altura inventiva requerida, con base en los documentos que hacían referencia la aplicación de la técnica de micronización para aumentar la velocidad de disolución y mejorar los parámetros farmacocinéticos.

Además, destacó que, a pesar de que dicha decisión era contraria a la adoptada por las oficinas de patentes y marcas de otros estados, el concepto de la entidad coincide con el emitido en Estados Unidos mediante por la Corte Federal de Apelaciones 2008-1282, situación que evidencia la capacidad de análisis y estudio técnico de la Superintendencia. De lo anterior se desprende que, contrario a lo manifestado por la actora, en los actos acusados sí se resolvió la cuestión relativa a los fallos adoptados en otras jurisdicciones respecto de solicitudes análogas que la actora catalogaba como indicios del nivel inventivo de la reivindicada por ella.

En efecto, la SIC explicó que las conclusiones derivadas del análisis objetivo de 80 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la solicitud formulada tenían entidad suficiente para encontrar desvirtuado el requisito de nivel inventivo, de manera que la sola invocación de las patentes concedidas en el extranjero no sería suficiente para desvirtuar la constatación realizada por la Oficina Nacional, situación que, además, se respaldaba por el principio de independencia y soberanía que le asiste.

Igualmente, de la revisión de los actos acusados se advierte que no es cierto que la decisión de la SIC se haya sustentado en el fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, pues en las resoluciones solo se mencionó dicha decisión como una consideración accesoria. En consecuencia, no son de recibo los argumentos que plantea la accionante en orden a desvirtuar el criterio adoptado en esa providencia. Tampoco se evidencia la actuación de mala fe que alega la demandante pues, al no haber constituido un fundamento de la decisión, la SIC no estaba en la obligación de exhibirlos en los informes previos de la actuación administrativa.

Bajo esa perspectiva, no es posible afirmar que la decisión adoptada en los actos administrativos acusados implique vulneración del artículo 28 de la Decisión 344, de contenido equivalente en lo pertinente al invocado artículo 46 de la Decisión 486 de 2000. 2.4. Conclusión. En ese contexto, considera la Sala que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, lo cual llevará a denegar las pretensiones de su demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 81 Radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01 Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.