CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA TESIS: LA ACTORA NO PUEDE OPONERSE AL DERECHO MARCARIO QUE EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO OSTENTA SOBRE LAS MARCAS CUESTIONADAS “TRASTEOS MEDELLÍN”, SOLICITADAS ANTE LA SIC.
LA PRIMERA DE ELLAS, EN EL AÑO 2008, ANUALIDAD PARA LA CUAL LA PARTE DEMANDANTE NO ACREDITÓ HABER USADO DE FORMA ANTERIOR, CONTINUA, REGULAR Y EFECTIVA EL NOMBRE COMERCIAL “TRASTEOS MEDELLÍN”. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001 de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 27913 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la jefe de la División de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; 16628 de 29 de marzo de 2011, “Por la cual se concede un registro”; y 53778 de 11 de septiembre de 2012, “Por la cual se concede un registro”, emanadas de la directora de Signos Distintivos de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que desde el 13 de julio de 1987 es propietaria del establecimiento de comercio identificado con matrícula mercantil 21- 110655-1, con el nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”, a través del cual ejerce la actividad de transporte de carga y mudanzas a nivel nacional, expresión que ha sido posicionada y distinguida en el mercado. 2º- Que en el año 2007 con el señor RICARDO RIVERA HURTADO celebró contrato de arrendamiento consensual sobre dicho establecimiento de comercio ubicado en la carrera 64 # 43-10, piso 2, de la ciudad de Medellín. 3 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Indicó que el 11 de noviembre de 2008, 14 de octubre de 2010 y 12 de enero de 2012, respectivamente, el señor RICARDO RIVERA HURTADO presentó solicitudes de registro como marca de los signos mixto, nominativo y mixto “TRASTEOS MEDELLÍN”, para identificar servicios comprendidos en las clases 394 y 355 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 4°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna por parte de terceros. 5º- Señaló que mediante las resoluciones núms. 27913 de 29 de mayo de 2009, 16628 de 29 de marzo de 2011 y 53778 de 11 de septiembre de 2012, la jefe de la división y directora de Dignos Distintivos de la SIC concedieron los registros como marca de los signos mixto, nominativo y mixto “TRASTEOS MEDELLÍN”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Las marcas fueron solicitadas para amparar los siguientes servicios: “[ ] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes […]”. 5La marca fue solicitada para amparar los siguientes servicios: “[ ] Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136, literales b) y d), 166, 167, 175 190, 191, 192, 193, 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), y 247 de la Decisión 486; 58 y 83 de la Constitución Política; 137, 149, 159 y 162 del CPACA; 33 de la Ley 256 de 1996; y 583, 603, 607 y 822 del Código de Comercio, por cuanto desconocieron sus derechos adquiridos sobre el uso del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN” en sus establecimientos de comercio.
Sostuvo que la entidad demandada concedió el registro de dicha expresión a un tercero obviando que la misma estaba siendo utilizada por ella y que el actuar del señor RIVERA HURTADO era de mala fe. Indicó que si bien la titularidad de una marca se obtiene con su registro ante la SIC no es menos cierto que la protección que otorga la normativa al nombre y enseña comercial que, al igual que la marca, también son signos distintivos que buscan impedir que terceros lo empleen para la misma rama de negocios, así como a la protección frente a actos de mala fe y deslealtad de los comerciantes que concurren al mercado a competir. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que una vez obtenido el registro de la expresión en mención el señor RIVERA HURTADO continuó de manera dolosa y de mala fe prorrogando los contratos de arrendamiento de su establecimiento de comercio y, con ello, ejecutando actos contrarios a los deberes de todo comerciante.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC y el señor RICARDO RIVERA HURTADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se les tuvo por contestada la demanda, por no aportar poder conferido por dicha entidad7 y resultar extemporánea8, respectivamente. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante auto de 22 de noviembre de 2019, se denegó la medida cautelar solicitada.
Posteriormente, a través de providencia de 16 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la audiencia inicial 7 Folio 186 del expediente físico. 8 Cabe señalar que el señor RIVERA HURTADO fue vinculado al proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso mediante auto de 25 de junio de 2014. De igual manera, la abogada MÉLIDA ESPERANZA MENDOZA CONTRERAS, designada como su curadora ad liítem, debidamente notificada del mismo, conforme consta a folio 182 del expediente.
No obstante, tal como consta en el informe secretarial visible a folio 186 ibidem, dentro del plazo previsto para el efecto, la mencionada abogada no presentó manifestación alguna, sino que lo hizo hasta el 27 de abril de 2018. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20219, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, consiste en determinar si las resoluciones núms. 27913 de 2009, 16628 de 2011 y 53778 de 2012, mediante las cuales la SIC concedió los registros como marcas de los signos mixtos y nominativo “TRASTEOS MEDELLÍN”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 136, literales b) y d), 166, 167, 175 190, 191, 192, 193, 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), 9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 246 y 247 de la Decisión 486 de 2000; 58 y 83 de la Constitución Política; 137, 149, 159 y 162 del CPACA; 33 de la Ley 256 de 1996; y 583, 603, 607 y 822 del Código de Comercio.
Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda. No se tuvo por contestada la demanda por parte de la SIC, por cuanto si bien la presentó oportunamente, no se allegó el poder otorgado por dicha entidad.
Igualmente, ocurrió con la contestación presentada por el curador ad lítem del señor RICARDO RIVERA HURTADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, por resultar extemporánea. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La parte demandada solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda.
Para el efecto, señaló que los actos administrativos acusados fueron proferidos dentro del marco de la legalidad y debidamente motivados, en los que se realizó un análisis fáctico, respetando todas las garantías propias de esas actuaciones administrativas, tales como el derecho al debido proceso y el principio de legalidad. IV.2.- En esta etapa procesal, la actora, el señor RICARDO RIVERA HURTADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Público, guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos10: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 10 Proceso 428-IP-2022. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11001032400020140016300 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 231-IP-2021, 90-IP-2021, 426-IP-2022 y 262-IP-2021, las cuales se encuentra publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023; 5247 de 13 de julio de 2023; 5155 de 12 de abril de 2023; y 4429 de 17 de marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, estos son, las resoluciones núms. 27913 de 29 de mayo 2009, 16628 de 29 de marzo de 2011 y 53778 de 11 de septiembre de 2012, concedió los registros de las marcas mixta, nominativa y mixta solicitadas, “TRASTEOS MEDELLÍN”, al señor RICARDO RIVERA HURTADO, para distinguir los siguientes servicios comprendidos en las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes […]” y “[…] Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, se desconocieron sus derechos adquiridos sobre el uso del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN” de sus establecimientos de comercio.
Sostuvo que la entidad demandada concedió los registros de dicha expresión a un tercero obviando que estas estaban siendo utilizadas por ella y que el actuar del señor RIVERA HURTADO era de mala fe. Señaló que, una vez obtenido el registro de la expresión en mención, el señor RIVERA HURTADO continuó de manera dolosa y de mala fe prorrogando los contratos de arrendamiento de su establecimiento de comercio y, con ello, ejecutando actos contrarios a los deberes de todo comerciante.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 428-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 231-IP-2021, 90-IP-2021, 426-IP-2022 y 262-IP- 2021, en las que se interpretaron los artículos 136, literales b) y d), 166, 167, 175 190, 191, 192, 193, 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), y 247 de la Decisión 486. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 136, literales b) y d), 166, 167, 175 190, 191, 192, 193, 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), y 247 ibidem, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que el signo cuestionado es similar a su nombre comercial y, además que, una vez obtenido el registro de la expresión solicitada, el señor RIVERA HURTADO continuó de manera dolosa y de mala fe prorrogando los contratos de arrendamiento de su establecimiento de comercio y, con ello, ejecutando actos contrarios a los deberes de todo comerciante, por lo que, para la Sala, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, el cual está previsto en el artículo 136, ibidem11.
Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 166, 167, 175, 237, 245, 246, literal a), y 247 ibidem, se excluyen del problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo: i) la cancelación por no uso de un registro marcario; ii) el registro de lemas comerciales; iii) si una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo; ni iv) las acciones de infracción marcaria y sus medidas cautelares. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, la actora tampoco desarrolló ni argumentó el concepto de su violación, por lo que la Sala se relevará de realizar su estudio.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.
Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: […] b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas. […]”..- De la vulneración del artículo 136, literal b) de la Decisión 486. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Previo a determinar si las marcas cuestionadas resultan similarmente confundibles con el nombre comercial de la actora, es del caso abordar la forma de adquisición de los derechos sobre estos.
El nombre comercial se encuentra regulado en el artículo 190 y siguientes de la Decisión 486, y ha sido definido como: “[…] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil […]”. Ahora, según lo establece el artículo 200 de la referida Decisión 486, la enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regulan el nombre comercial.
Y, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, que por supuesto es aplicable a la enseña comercial, “[…] El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”. Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.
Al respecto, la jurisprudencia13 y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue […]”. Sobre el nombre comercial y la prueba del uso, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201614, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”15 c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la 15 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.[…]” (Destacado fuera de texto) En consecuencia, se insiste que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.
Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre del comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, la actora era la titular del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”.
De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales: - Copia de la matrícula mercantil expedida por la Cámara de Comercio de Medellín a nombre de la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificada con el núm. 21-110655-1, constituida desde 13 de julio de 1987, en la que se advierte que tiene un establecimiento de comercio asociado a su matrícula titulado “TRASTEOS MEDELLÍN”, desde esa misma fecha.16 - Copia del certificado especial expedido por la Cámara de Comercio de Medellín a nombre de la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA, identificada con el núm. 21-110655-1, constituida desde 13 de julio de 1987, en la que se advierte que tiene un establecimiento de comercio asociado a su matrícula titulado “TRASTEOS MEDELLÍN”, desde esa misma fecha y que ha sido renovado en múltiples oportunidades hasta el 17 de abril de 2012.17.- Copia del impuesto de industria y comercio de 28 de septiembre de 2011, a favor de la ciudad de Medellín, por la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA. 18.- Copias de los comprobantes de pago y/o depósitos de arrendamiento pagados por el señor RICARDO RIVERA HURTADO en el BANCO CAJA AGRARIA a favor de la actora, realizados en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 16 Folios 8 a 9 del expediente físico. 17 Folio 10 del expediente físico. 18 Folio 11 del expediente físico. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2010, por montos de $2.000.000 y $600.000, en cada uno de los meses mencionados, por concepto de local comercial y/u oficina.19.- Copia de la audiencia pública adelantada el 12 de mayo de 2009, por el Juzgado Once Civil Municipal de Medellín, en el expediente identificado con el número único de radicación 2008-14444, en el que se llevo a cabo el interrogatorio extraprocesal al señor RICARDO RIVERA HURTADO, por la actora, en que se le preguntó, entre otras, si era arrendatario del establecimiento comercial TRASTEOS MEDELLÍN, de propiedad de la señora COSSIO MOSQUERA:20 19 Folios 12 a 18 del expediente físico. 20 Folio 19 del expediente físico. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Publicación sin fecha hecha en un directorio en el que el acápite de trasteos se publicita el establecimiento ACARREOS Y TRASTEOS MEDELLÍN, en la carrera 64 # 43-12, que ofrece, entre otros, mudanza a nivel urbano, nacional y a Venezuela.21.- Copia del requerimiento pre jurídico de fecha 2 de octubre de 2012, por competencia desleal y usurpación de marca dirigido a la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA, por el señor RICARDO RIVERA HURTADO, como representante legal de la sociedad ACARREOS TRASTEOS MEDELLÍN LTDA. y como propietario de las marcas “TRASTEOS MEDELLÍN”, en el que le pide cese inmediato de conductas comerciales y publicidad que incluya tal expresión.22 21 Folios 20 a 21 del expediente físico. 22 Folios 25 a 30 del expediente físico. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del escrito de 30 de octubre de 2012, en el que obra la respuesta dada por la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA al requerimiento antes mencionado.23.- Consulta en el Registro Único Empresarial y Social -RUES- en el que al digitar el nombre del señor RICARDO RIVERA HURTADO y su número de identificación, no arroja resultado alguno24. 23 Folios 32 a 34 del expediente físico. 24 Folio 33 del expediente físico. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA registró y/o matriculó el 13 de julio de 1987, bajo su nombre el establecimiento de comercio TRASTEOS MEDELLÍN, en la Cámara de Comercio de Medellín, teniendo como dirección la carrera 64 # 43-10, siendo renovado hasta el 17 de abril de 2012; ii) en el expediente no obra prueba alguna que desde el 13 de julio de 1987 hasta la fecha la actora le diera algún uso relativo al nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”; y iii) que el 11 de noviembre de 2008, 14 de octubre de 2010 y 12 de enero de 2012, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó los registros de las marcas mixtas y nominativa “TRASTEOS MEDELLÍN”.
Sobre el particular, cabe señalar que en el plenario no obran pruebas que acrediten que la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA demostró el uso como propietaria del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”, como se pasa a explicar a continuación: En primer lugar, la Sala advierte que las diferentes consignaciones y/o depósitos de arrendamiento pagados por el tercero con interés 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directo en las resultas del proceso a la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA, durante algunos meses del 2010, dan cuenta solamente que este tomó en arriendo un inmueble y/o local comercial durante ese período, siendo de propiedad de la actora; además, en la declaración extra procesal la actora le preguntó al tercero con interés directo en las resultas del proceso si era cierto que él había tomado en arriendo el establecimiento de comercio en 2007, a lo que respondió que no, lo cual, para la Sala, no ofrece claridad y exactitud de la fecha de inicio, ni tampoco obra en el expediente un contrato de arrendamiento que así lo corrobore.
En efecto, de las colillas de pago de dicho arrendamiento, se advierte que estos pagos correspondían a un local de tipo inmueble, como se observa en la siguiente imagen25: 25 Folio 13 del expediente físico. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En segundo lugar, por cuanto de la publicación hecha en un directorio en el que se publicita el establecimiento ACARREOS Y TRASTEOS MEDELLÍN, en la carrera 64 # 43-12, que ofrece, entre otros, mudanza a nivel urbano, nacional y a Venezuela, no se evidencia de manera alguna que la actora diera algún uso al nombre comercial TRASTEOS MEDELLÍN con anterioridad a la fecha de las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas, máxime si se tiene en cuenta que esta última publicación hace referencia es a la expresión “ACARREOS Y TRASTEOS MEDELLLIN”, en una dirección diferente y la cual no tiene fecha de publicación. En tercer lugar, debido a que el requerimiento prejudicial hecho por el señor RICARDO RIVERA HURTADO a la actora con el objeto de impedir conductas comerciales y publicidad que incluyera la expresión “TRASTEOS MEDELLÍN”, el 2 de octubre de 2012, ocurrió con ocasión a que ya el mencionado señor era titular de los registros marcarios cuestionados.
En cuarto lugar, si bien es cierto que la señora COSSIO MOSQUERA en 1987 inscribió el establecimiento de comercio “TRASTEOS MEDELLÍN” ante la Cámara de Comercio de Medellín y que ello podría tenerse como una fecha de primer uso, también lo es que no se advierte que en el plenario obren certificaciones de 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co revisores fiscales o contadores que demuestren ingresos por concepto de servicios de transporte y/o mudanza bajo el uso del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”, ni mucho menos facturas por la prestación de dichos servicios en cabeza de la actora, como propietaria de ese establecimiento de comercio o cualquier otro documento que probara la regularidad y la cantidad de comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial.
Por último, se observa que: i) las consultas realizadas en el registro único empresarial y social -RUES-, respecto de los datos del señor RICARDO RIVERA HURTADO que, a juicio de la actora, indican que aquel no fungía como comerciante; y ii) la copia de pago del impuesto de industria y comercio de fecha 28 de septiembre de 2011, son situaciones que no inciden y/u ofrecen certeza de que la actora fuese propietaria del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”.
Por lo tanto, de la lectura de las pruebas relacionadas, la Sala advierte que la señora COSSIO MOSQUERA no utilizó su nombre comercial en el mercado, ni obtuvo permanencia y/o continuidad en el desarrollo de la actividad, máxime si se tiene en cuenta que no aportó documento alguno para acreditar el uso del nombre comercial, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tales como “facturas comerciales, documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial”26, que permitan establecer de manera clara los tiempos en los cuales se realizó el uso del nombre comercial.
Al respecto, la Sala en anterior ocasión, esto es, en sentencia de 21 de octubre de 201027, indicó que frente a la prueba de uso del nombre comercial, basta con demostrar que los mismos han sido utilizados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del signo cuestionado y que dicho uso sea debidamente probado. Así discurrió la Sala: “[…] En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente.
En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con: […] 26 Proceso 05-IP-2016 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00348-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Criterio reiterado, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00452-00, C.P María Elizabeth García González y 19 de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00060-01, C.P María Elizabeth García González. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.
Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso. […]”.
Asimismo, debe tenerse en cuenta lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 142-IP-2019, en los siguientes términos: “[…] 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […]”.
(Destacado fuera de texto). Así las cosas, para la Sala en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo del nombre comercial desde el año 1987 hasta las fechas en que se solicitaron los registros de las marcas mixtas y nominativa “TRASTEOS 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MEDELLÍN”, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió de manera alguna hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó los registros de las marcas cuestionadas.
En este sentido, la Sala considera que la actora no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre la marca cuestionada, el cual data desde el año 2008, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva el nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”, razón por la cual tampoco se advierte vulneración alguna de los artículos 2° y 58 de la Constitución Política y 603, 606, 607 y 610 del Código de Comercio.
En este sentido, la Sala considera que la actora no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre las marcas cuestionadas, las cuales datan desde el año 2008, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”, razón por la cual NO se advierte vulneración alguna de los artículos 136, literal b), 190, 191, 192, 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 193, 194, literal b) y 195 Decisión 486; 58 y 83 de la Constitución Política; y 137, 149, 159 y 162 del CPACA..- De la vulneración del artículo 136, literal d), de la Decisión 486.
Ahora, la actora en la demanda alegó que el actuar del señor RIVERA HURTADO, al solicitar los registros de las marcas cuestionadas, era de mala fe, tanto es así que, al obtener sus concesiones, continuó prorrogando los contratos de arrendamiento del establecimiento de comercio de su propiedad y, con ello, ejecutando actos contrarios a los deberes de todo comerciante.
Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201028: “[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00209-01. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. ….
El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.29 También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.
Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”30 Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 31para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, se debe establecer si las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas “TRASTEOS MEDELLÍN”, para distinguir servicios de las clases 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, 29 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999. 30 Proceso 3-IP-99 31 Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;” 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar: i) si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca protegida de un tercero y, de ser así; ii) si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.
Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 597- IP-2018, a saber: “[…] 3.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 3.4.
Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en uno de los países miembros. En estos casos, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación. […] 3.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 3.8.
Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).- Primer requisito.
Si la marca cuestionada resulta idéntica o similar a una marca previamente protegida por un tercero. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal, tanto la interpretación prejudicial anteriormente transcrita, así como de la traída a colación en el presente proceso, fue claro en precisar que para examinar si la marca cuestionada estuvo incursa en la prohibición prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, debe probarse primero que existía una marca previamente protegida por un tercero, razón por la cual, la Sala no encuentra acreditado dicho requisito, toda vez que la única persona que figura como titular de una marca cuya 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominación sea “TRASTEOS MEDELLÍN”, según las pruebas que obran en el expediente, es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Cabe señalar que, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en el presente proceso, consideró lo siguiente: “[…] 6. Sobre si la solicitud de nulidad de registro de una marca (cuando se haya realizado en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o por mala fe) requiere que el tercero solicitante de la nulidad ostente un derecho marcario oponible al titular de la marca cuya nulidad pretende […] 6.5.3.
La doctrina respecto de la nulidad relativa precisa, al igual que la norma andina, que las causales señaladas en el artículo 136 de la Decisión 486, en el marco del ejercicio de una acción de nulidad, apunta específicamente a la afectación de derechos de terceras personas, tal como se puede observar a continuación: “el caso de la nulidad relativa, la cual apunta a proteger los intereses de terceros que pudieran haber sido afectados con el registro de la marca y, por ello, se hace expresa referencia a aquellas marcas que se hubieren concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, que trata de las causales que hacen una marca relativamente irregistrable.
Se trata de aquellas que, en la doctrina, se clasifican como prohibiciones relativas de registro originadas fundamentalmente por causales extrínsecas al propio signo y que apuntan a la afectación de derechos de terceras personas.” […] 6.5.5. En virtud de lo explicado se concluye que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario por contravención de lo regulado en el artículo 136 de la Decisión 486, siempre y cuando se acredite la violación del derecho de un tercero. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, para la fecha de la solicitud de registro de las marcas cuestionadas “TRASTEOS MEDELLÍN” no existía en cabeza de CELESTINA COSSIO MOSQUERA un derecho marcario que debiere ser protegido, de manera que la actora no acreditó el cumplimiento del primer supuesto previsto en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, en lo relativo a si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca protegida de un tercero, por lo que la Sala se eximirá de estudiar el segundo supuesto establecido en dicho literal.
Ahora, en lo tocante a la presunta configuración de actos de mala fe en la conducta del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al pretender generar confusión en el mercado para tomar provecho del proyecto de los derechos adquiridos que tenía del nombre comercial que alegaba ser titular, la Sala no evidencia dichos actos, habida cuenta que la Superintendencia demandada concedió los registros de las marcas cuestionadas, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia y que no se probó que el tercero interesado en las resultas del proceso, titular de las marcas “TRASTEOS MEDELLÍN”, haya obrado de mala fe o hubiese atentado contra la sana competencia, pues, conforme lo señaló esta 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sección, en sentencia de 11 de febrero de 201032, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.
Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia: “[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.
Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).
El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Al respecto, cabe señalar que no se evidencia del plenario que el actuar del tercero con interés directo en las resultas del proceso se 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2001-00299-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co haya realizado con la intención de violar las disposiciones de protección de registros marcarios o comerciales y, muchos menos, la de causar un perjuicio injusto o ilegal.
No debe olvidarse que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe y que, además, en el presente caso la actora no probó que ostentara un derecho sobre el nombre comercial previo a las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas “TRASTEOS MEDELLÍN”. Adicionalmente, los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso deben ser anteriores a las fechas de solicitudes de los registros contenidos en los actos administrativos que se demandan y no a hechos sobrevinientes, como lo pretende la parte demandante33.
En efecto, solo obra en el presente proceso con ocurrencia previa presuntamente a la fecha de la primera solicitud de registro de una de las marcas cuestionadas, es que el señor RICARDO RIVERA 33 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 31 de enero de 2019, de la siguiente manera: “[…] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio en que el análisis de la marca ICONO para otorgarle protección como marca, se centró en el acervo probatorio obrante dentro del expediente 06-58592.
No se evidencia del plenario que el actuar de la sociedad C.I. IBLU S.A. se haya realizado con la intención de violar las disposiciones de protección de registros marcarios registrados en otros países y, muchos menos, la de causar un perjuicio injusto o ilegal. No debe olvidarse que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. […]”.
(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00581-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co HURTADO tomó en arrendamiento un local comercial de propiedad de la actora, pues de ello da cuenta el interrogatorio extraprocesal arrimado, así como los volantes de pago del canon de arrendamiento, no obstante que los años allí mencionados son contradictorios, esto es, 2006 y 2007, los cuales tampoco son coincidentes a los períodos pagados por aquel según los depósitos de arrendamiento allegados al expediente, ni tampoco obra un contrato de arrendamiento que brinde certeza sobre tal situación. Así las cosas, no obran en el plenario pruebas adicionales o indicios razonables que le permitan a la Sala concluir que el comportamiento del señor RICARDO RIVERA HURTADO se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, esto es, que haya obrado de mala fe al solicitar los registros de las marcas cuestionadas “TRASTEOS MEDELLÍN”, en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, pues más allá de las afirmaciones rendidas por la señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA, relativas a que era dueña del establecimiento y, por ende, del nombre comercial “TRASTEOS MEDELLÍN”, no existen documentos en el expediente que den prueba de ello, razón por la que no se evidencia transgresión alguna de los artículos 136, literal d) de la Decisión 486; 33 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Ley 256 de 1996; y 583, 603, 607 y 822 del Código de Comercio.
En conclusión, al poseer las marcas cuestionadas las condiciones de distintividad necesaria y al no existir en cabeza de la actora un nombre comercial que deba ser protegido, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas; y que le asistió razón a la SIC al conceder las marcas “TRASTEOS MEDELLÍN”, para amparar los servicios de las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería al doctor LUIS ALBERTO CARRILLO LAITÓN como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 146 del expediente digital. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: TENER al doctor LUIS ALBERTO CARRILLO LAITÓN como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 146 del expediente digital CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actora: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Ausente con permiso GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.