CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Consejero Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-0324-000-2013-00194-00 Actora: Societe Des Produits Nestlé S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Suanny Lucía León Ospina Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Sentencia de Única Instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A. en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través del cual pretende obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedieron los registros de las marcas «FRESTEA» (nominativas), para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Felipe Muñoz (quien cedió sus derechos a la señora Suanny Lucía León Ospina).
I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad relativa conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] De conformidad con los hechos indicados y con base en los argumentos de Derecho que en lo sucesivo se expondrá, le solicito al honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones y condenas. 1 Folios 37 a 71 del cuaderno principal. 2 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio PRIMERA: Que DECLARE la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas: (i) RESOLUCIONES número 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca FRESTEA (NOMINATIVA) para amparar productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.
(ii) RESOLUCIONES número 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009, 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca FRESTEA (NOMINATIVA) para amparar productos comprendidos en la Clase 32 Internacional. SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación de los registros y certificados de las marcas FRESTEA, para distinguir productos en las Clases 30 y 32 Internacional.
TERCERA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]». I.1.1.- Los hechos 2. Manifestó que el 16 de mayo de 2008, el señor Felipe Muñoz2 solicitó el registro de las marcas nominativas «FRESTEA», para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Expresó que una vez publicadas dichas solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593 de 27 de junio de 2008, la sociedad Societe des Produits Nestlé S.A. presentó oposición con fundamento en las marcas «NESTEA», previamente registradas a su nombre, en las clases 30 y 32 del Nomenclátor Internacional. 4. Señaló que mediante la Resolución núm. 53220 de 17 de diciembre de 2008, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia Industria y Comercio decidió: i) declarar infundada la oposición presentada, y ii) concedió el registro de la marca solicitada «FRESTEA» (nominativa) para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; misma decisión que fue adoptada en la Resolución núm. 54416 de 22 de diciembre 2008, pero para identificar productos en la Clase 30 de la citada Clasificación. 5.
Mencionó que dentro la oportunidad legal, la sociedad opositora interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra los mencionados actos administrativos, siendo resueltos los primeros por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones núms. 4102 de 30 de enero de 2009 y 9752 de 27 de febrero de 2009, en el sentido de confirmar los actos administrativos impugnados; y los segundos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las,resoluciones 2 El señor Felipe Muñoz cedió los registros marcarios a la señora Suanny Lucía León Ospina, quien fue reconocida como sucesora procesal en el presente proceso. 3 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio núms. 7870 de 24 de febrero de 2009 y 13872 de 27 de marzo de 2009, en las cuales decidió confirmar nuevamente los actos acusados.
I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. La actora expuso que con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 135 literal b), 136, literal a) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.
Sostuvo que al realizar el examen comparativo de las marcas en conflicto se encuentra similitud ortográfica y visual por la idéntica extensión de ambas marcas, teniendo en cuenta que el signo «FRESTEA» reproduce casi en su totalidad a la marca «NESTEA». 8. Refirió que, de la simple observación de las marcas en conflicto, se puede deducir que sus similitudes son ostensibles, pues a excepción de dos letras, coinciden en todas las consonantes y vocales que componen ambos registros. 9.
Afirmó que las coincidencias ortográficas determinan un impacto visual semejante, que genera un riesgo de asociación y confusión, en el que el consumidor podría pensar que las marcas tienen el mismo origen empresarial, que es lo que se conoce como confusión indirecta. 10. Anotó que al materializarse esta coexistencia irregular en el mercado, las marcas generarían riesgo de confusión o asociación, debiendo por tanto dársele tratamiento preferente a los signos «NESTEA» por haber sido solicitados con anticipación en el tiempo. 11.
Adujo respecto a la violación del literal b) del artículo 135 que las marcas «FRESTEA», cuyo registro fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son lo suficientemente distintivas, pues, por el contrario, son prácticamente idénticas a las marcas «NESTEA» de su propiedad. 12. Indicó que se vulneró el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la entidad demandada desconoció arbitrariamente sus derechos previa y legítimamente constituidos en torno a la expresión «NESTEA», inobservando los argumentos en que fundamentó sus oposiciones en contra de los trámites marcarios del signo «FRESTEA». 4 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 13.
El apoderado judicial de la entidad demandada en el presente proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma de la demanda y del auto admisorio de la misma, dentro de la oportunidad procesal, no realizó manifestación alguna sobre la controversia. II.2.- Intervención del tercero interesado – Suanny Lucía León Ospina 14. El apoderado de la señora Suanny Lucía León Ospina como sucesora procesal del señor Felipe Muñoz, tercero interesado en las resultas del proceso, mencionó que las marcas «FRESTEA» y «NESTEA» solo coinciden en el uso de un elemento usual de la categoría y que los elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales adicionales a dicha expresión, la hacen totalmente diferenciable de las marcas del actor fundamento de la demanda. 15.
Sobre lo anterior, informó que el sufijo TEA ha sido reconocido como una expresión usual de la categoría en múltiples resoluciones; y que a la fecha han sido registradas más de 100 marcas con dicha expresión en la base de datos de la Administración, por lo que resulta evidente que la misma no es de uso exclusivo de la sociedad Nestlé. 16.
Apuntó que los prefijos o elementos adicionales que acompañan las marcas cotejadas, esto es, FRES y NES, son lo suficientemente distintivos para que las marcas cotejadas evoquen conceptos totalmente diferentes al consumidor y eviten de esa manera cualquier riesgo de confusión o asociación. 17. Concluyó mencionando que: “la diferencia conceptual entre los signos cotejados impide cualquier riesgo de confusión o asociación, en la medida en que la marca NESTEA evoca el origen empresarial del producto distinguido, este es NESTLÉ – el té o preparación para hacer una bebida comercializada por la sociedad Nestlé- y la marca FRESTEA le evoca al consumidor el concepto de Té Fresco, nada similar a la marca del actor.
Así las cosas, la similitud alegada entre las marcas por el actor debe ser descartada pues el hecho de que los signos confrontados difieran radicalmente en su aspecto ideológico es de alta relevancia para eliminar todo argumento tendiente a establecer cualquier riesgo de confusión o asociación […]”. III. AUDIENCIA INICIAL 18. Conforme al artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el 11 de junio de 2021 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en su calidad de demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de entidad demandada, la apoderada de la señora Suanny Lucía León Ospina, como tercera con interés 5 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio directo en las resultas del proceso y el agente del Ministerio Publico.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistió a la audiencia. 19. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486; posteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ninguna irregularidad procesal que pudiere invalidar las actuaciones surtidas hasta ese momento, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad que pudiere adolecer el proceso 20.
Dentro de la actuación procesal no se propusieron excepciones previas o mixtas, por lo que no se adoptó ninguna decisión al respecto. 21. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones números 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “FRESTEA”, para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de las marcas antes referidas, al desconocer que los signos son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y generan riesgo de asociación con las marcas previamente registradas NESTEA (mixta), clase 30, registro 259.403;
NESTEA (mixta), clase 32, registro 260.463 y NESTEA (nominativa), clase 32, registro 152.028 a nombre de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A. […]”. 22. Respecto de la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 23. Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 24.
Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 6 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 25.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 354-IP-2021 de fecha 28 de julio de 2022, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
También, el referido Tribunal, consideró que no era procedente la interpretación de los artículos 135, literal b) y 155, literal d), al considerar que no es objeto de controversia la irregistrabilidad absoluta del signo solicitado a registro ni la infracción de derechos de propiedad industrial. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1.5.
Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes en los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto o en riesgo de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes en cualquiera de sus formas pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.
(…) 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación judicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos solicitado a registro FRESTEA (denominativos) y las marcas NESTEA (denominativas). (…) 3.5.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento mas relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. (…) 4.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que 7 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficientes.
(…) 5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones «FRES y TEA» y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. […]». V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 27. Mediante auto de 24 de octubre de 2022, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante y la tercera interviniente reiteraron sus argumentos.
La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal. V.1. Intervención del Ministerio Publico 28. El agente del Ministerio Publico estimó que el signo solicitado a registro «FRESTEA» y la marca previamente registrada «NESTEA» contienen la expresión TEA considerada de uso común, lo cual puede determinar similitudes en la pronunciación; pero, igualmente, la inclusión de los vocablos NES y FRES en cada una de las expresiones, determinan que no tengan la misma sonoridad. 29.
Mencionó que la marca solicitada a registro presenta diferencias con la marca opositora, lo que permite al consumidor promedio distinguir los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado. 30. Expresó que entre las marcas en conflicto no se perciben grandes semejanzas y contienen elementos suficientes que permiten distinguir a primera vista que se tratan de marcas distintas. 31.
Concluyó que el cargo de nulidad propuesto no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que determina que debe negarse las súplicas de la demanda. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia 32. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en los artículos 149 de la Ley 1437 20113 y 13 del Acuerdo 80, expedido el 12 de marzo de 2019. 3 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 8 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio VI.2.- El problema jurídico 33.
Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través del cual pretende obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 54416 de 22 de diciembre de 2008, 9752 de 27 de febrero de 2009, 13872 de 27 de marzo de 2009, 53220 de 17 de diciembre de 2008, 4102 de 30 de enero de 2009 y 7870 de 24 de febrero de 2009, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca «NESTEA» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en las clases 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Felipe Muñoz quien cedió sus derechos a la señora Suanny Lucía León Ospina. 34.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas «FRESTEA» (nominativas), al desconocer que los signos son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y generan riesgo de asociación con las marcas previamente registradas «NESTEA» (nominativa y mixtas) pertenecientes a la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A. VI.3.- Violación de los artículos 135, literales b) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000 35.
En primer lugar, la Sala encuentra que aunque es cierto que la demandante en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135, literal b), 136, literal a) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, también es una realidad que al exponer el concepto de violación no desarrolló la presunta infracción de los artículos 135, literal b) y 155, literal d), de la mencionada Decisión 486. 36.
Ciertamente, los cargos incoados se circunscriben a considerar que los signos objeto de debate son similares y confundibles con las marcas «NESTEA», de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A. 37. En este orden de ideas, la Sala considera que para el caso que nos ocupa no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 135, literal b) y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, conforme lo manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso.
VI.4.- La normativa aplicable 38. En el caso sub judice, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor es el siguiente: 9 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
VI.5.- El examen de registrabilidad 39. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero; y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 40.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 41. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”4. 42.
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 43. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5. 44.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 10 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”6. 45. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
VI.6.- Las reglas de cotejo marcario 46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria7 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). 47.
De lo anterior, se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. VI.6.1 De las expresiones de uso común VI.6.1.2. De las expresiones de uso común 48. En relación con este tipo de palabras, utilizadas en muchas ocasiones para 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 7 Ibidem. 11 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio solicitar el registro de un signo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: «[…] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]» 49.
Así las cosas, puede afirmarse que las expresiones de uso común son aquellas palabras que por su amplia utilización en el mercado pasan a ser del dominio público y, por ende, no pueden ser registrados o reivindicados exclusivamente en favor de una persona, salvo, cuando se encuentran conformados por otros signos o expresiones que le otorguen distintividad.
VI.7.- El caso concreto 50. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: VI.7.1. Comparación de los signos 51. La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marcas cuestionadas FRESTEA (Nominativas) 12 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Marcas previamente registradas Mixtas (Registros 259403 - 260463) NESTEA Nominativa (Registro 152028) 52.
Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 53.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 54.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 55.
Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”8. 56.
Ahora, siguiendo la jurisprudencia de esta Sección y las indicaciones del Tribunal 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. C. P. Doctor Guillermo Vargas Ayala. Núm. único de radicación 2010 – 00471. 13 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de Justicia, se considera necesario analizar la posible exclusión del estudio de confundibilidad de la partícula TEA, en tanto que puede ser de uso común. 57.
No debe olvidarse que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 58.
Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 23 de enero de 20149, indicó que no deben tenerse en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario. Así se estimó: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” […]» (Negrillas fuera del texto). 59.
En este mismo sentido, la Sala en pronunciamiento de 11 de noviembre de 202110, determinó: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 9 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. Núm. único de radicación 11001032400020070023000. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Núm. único de radicación 11001032400020090022600, 14 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 60.
En consonancia con lo anterior, es menester hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, donde se señaló: «[…] 4.6. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.
El titular de una marca no puede impedir que las expresiones genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.11 […]». 61. Ahora, vale la pena mencionar que la causal de irregistrabilidad se aplica a los signos exclusivamente descriptivos.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente: «[…] no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.12 […]». 62. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, la Sala observa que la expresión TEA es de uso común en las clases 30 y 32. En efecto, una vez consultada la página web de la entidad demandada13 se encontró: NOMBRE TITULAR CLASE FECHA DE REGISTRO LIPTON ICE TEA UNILEVER N. V 30 7 marzo 2002 LIPTON ICE TEA UNILEVER N. V 32 7 marzo 2002 MR.
TEA POSTOBÓN S.A. 32 26 de febrero de 2004 ZUMM TEA LIGHT DULCES DE COLOMBIA S. A. 32 14 de octubre de 2003 THE TEA HOUSE THE TEA HOUSE LTDA 30 12 de octubre de 2005 KIELLAND TEA C I KIAYSER GROUP LTDA 32 27 de mayo de 2004 TEALICIOSO EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 32 9 de junio de 2006 MYHE ALTH TEA SUNNET S.A. 30 16 de septiembre de 2005 11 Ver Interpretación Prejudicial No 536-IP-2015 de 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 3003 del 26 de abril de 2017. 12 Interpretación Prejudicial Proceso 337-IP-2019. 13 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 14 de septiembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 15 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio JINSHENKANG THE SENSUAL TEA WORLDMEDIA MARKETING, S.C. 30 27 de diciembre de 2006 TEA WORLD TEA WORLD S.A.S 30 10 de abril de 2008 63.
En este sentido, la Sala advierte que la partícula “TEA”, al momento de la expedición de los actos acusados era de uso común dentro de las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que además de las marcas en conflicto, se encontraban registrada más de diez (10) marcas que la contienen y que fue registrada por sociedades diferentes. 64.
Por lo anterior, al ser la expresión “TEA” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 65.
De manera que la actora, como titular de una marca con un elemento de uso común, esto es, “TEA”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general. 66. Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto, en principio, la expresión de uso común “TEA”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. 67.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado F R E S T E A 1 2 3 4 5 6 7 Marcas previamente registradas 16 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 68.
En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala considera que las marcas en conflicto resultan disímiles, pues las expresiones solicitadas están conformadas por la raíz “FRES” que tiene tres consonantes (F, R, S) y la vocal (E); mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por la raíz “NES” que tiene las consonantes (N y S) y la vocal (E). 69.
Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común “TEA”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada una de las marcas en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. 70.
En efecto, en las marcas previamente registradas el vocablo “TEA” se encuentra acompañado de la raíz “NES”, mientras que en las marcas cuestionadas está combinado con el prefijo “FRES”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. 71. Cabe precisar, sobre el particular, que las marcas solicitadas al estar acompañadas de otro vocablo a su inicio “FRES”, genera unas marcas completamente distintivas, que pueden ser registrables; además, dicha expresión le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlas de las marcas previamente registradas, “NESTEA”. 72.
Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de las marcas registradas previamente, la Sala también puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello, se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: FRESTEA- NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA FRESTEA- NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA FRESTEA- NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA FRESTEA- NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA-FRESTEA-NESTEA 73.
Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados, pues, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, en la medida en que las raíces “FRES” y “NES” difieren en su sonoridad. 74. En efecto, la “F” al inicio de las marcas cuestionadas representa un fonema consonántico fricativo labiodental sordo, mientras que la “N” al principio de las marcas previamente registradas forma un fonema consonántico nasal alveolar.
N E S T E A 1 2 3 5 6 7 17 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 75. En lo atinente al aspecto ideológico, resulta necesario indicar que las expresiones mencionadas “FRESTEA” y “NESTEA” deben entenderse como de fantasía pues no tienen un significado en el idioma castellano. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida en que se trata, en todos los casos, como ya se mencionó, de marcas de fantasía. 76.
Por tal razón, la Sala, considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión. 77. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y el cargo por notoriedad de la sociedad demandante, tal y como esta Sala lo ha considerado en reiteradas oportunidades14.
V.7.2. Conclusión 78. El anterior examen permite concluir a la Sala que no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual no se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Núm. único de radicación 2009 00085 00. 18 Radicado: 11001-0324-000-2013-00194-00 Demandante: Societe Des Produits Nestle S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado (E) Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.