Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Demandante: The Kenneth´s Warren Institute Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: Oportunidad para la presentación de las modificaciones de la solicitud de patente.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por The Kenneth´s Warren Institute, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010 y 71697 de 23 de diciembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. The Kenneth´s Warren Institute1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 71697 de 23 de diciembre de 2010, “Por la cual 1 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 1 a 6. 2 Cfr. Folios 59-90. 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada, conceder, en favor de la parte demandada, la patente de la invención “PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1. 1.

Que se declare nula la Resolución No. 32758 expedida el 25 de junio de 2010 por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el privilegio de patente de invención titulada "PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA" a nombre de THE KENNETH S. WARREN INSTITUTE. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 71697 expedida el 23 de diciembre de 2010 por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 32758 expedida el 25 de junio de 2010 confirmándola, y se declaró agotada la vía gubernativa. 3.

Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el privilegio de patente de invención a la creación denominada *PROTECCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA a nombre de THE KENNETH S WARREN INSTITUTE, para la totalidad de las reivindicaciones contenidas en el capítulo reivindicatorio presentado el 13 de julio de 2010 dentro del expediente de trámite núm. 03.054.618. 4.

Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Cfr. Folio 26. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1. Presentó, el 27 de junio de 2003, ante la parte demandada, la solicitud de patente de invención titulada “PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 29 de octubre de 2004, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 545 sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 32758 de 25 de noviembre de 2010, negó la patente de invención solicitada. 4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 32758 de 25 de noviembre de 2010 presentando modificaciones a la solicitud de patente de invención. 4.5.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 71697 de 23 de diciembre de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32758 de 25 de noviembre de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de: i) los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984; y ii) los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: “[…]A TRAVÉS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIOLAN (sic) LOS ARTÍCULOS 35 Y 59 DE (sic) CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO […]”. 6.1. Refirió que la vulneración de dichos artículos se configuró, en tanto, los actos acusados no se pronunciaron sobre el capítulo reivindicatorio ni de los capítulos reivindicatorios subsidiarios presentados junto con el recurso de reposición. 5 “Régimen común de Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.2.

Señaló, que al presentar el recurso de reposición presentó tres sets de reivindicaciones: i) un Set A con las correcciones de las reivindicaciones originales; ii) un Set B con reivindicaciones subsidiarias; y iii) un Set C con reivindicaciones limitadas a composiciones farmacéuticas que comprenden EPO carbamilatos6, no obstante lo anterior, el acto que resolvió el recurso de reposición no se pronunció respecto de los capítulos reivindicatorios modificados7.

“[…]A TRAVÉS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, y 16 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. […]”. 6.3. Señaló que la invención contaba con novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, en relación con la novedad, adujo que la misma se hace evidente en que la nueva función técnica de la EPO así como el procedimiento para su aplicabilidad no se encontraba dentro del estado de la técnica8. 6.4.

Consideró que, contrario a lo expuesto por la parte demandada, el objeto de la invención es proveer nuevos usos para la administración de eritropoyetina, para lo cual provee por primera vez composiciones farmacéuticas que contienen formas modificadas de EPO que no han sido consideradas para uso farmacéutico. Al respecto refirió que las formas modificadas de EPO, si bien ya habían sido descritas, se tenían como inertes, razón por la cual es novedosa su aplicación en composiciones farmacéuticas. 6.5.

Indicó que no estamos ante el registro de un segundo uso, comoquiera que es la primera vez que se usan estas formas de EPO razón por la cual sería patentables en los términos de los artículos 14 y 169. 6.6. Adujo, respecto a D1 y a D6 que, “[…] aunque la referencia D1 puede incluir productos proteínicos con secuencia total o parcial de EPO nativa, variantes glicosiladas y no glicosiladas de EPO, y variantes truncadas y modificadas de las mismas, la referencia D1 no divulga composiciones farmacéuticas para protección de tejidos tal como se indica en las reivindicaciones pendientes.

La referencia D1 divulga EPO indinada y biotinilada solo como medios para rotular EPO (es decir, para detectar EPO en muestras biológicas). La referencia D1 no divulga composiciones farmacéuticas de EPO biotinilado o iodinado según se menciona en las 6 Cfr. Folios 70-71. 7 Cfr. Folio 72. 8 Cfr. Folio 75-76. 9 Cfr. Folio 78. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicaciones 30, 31, 37 y 47.

Por lo tanto, la referencia D1 no enseña todos los elementos de las presentes reivindicaciones y no puede usarse para combatir su novedad […]”10. 6.7. Argumentó, en relación con D2, que “[…] La referencia D2 no contempla formas específicas de EPO, ya que solo incluye una mención muy general en el sentido de que las formas EPO utilizadas según la invención, pueden referirse, entre otras cosas, a eritropoyetina humana, según ocurre naturalmente, o a productos de eritropoyetina o análogos de eritropoyetina (en general: variantes o derivados de eritropoyetina), que tienen modificaciones a la secuencia, tales como supresiones y sustituciones, o modificaciones a las composiciones de carbohidratos. […] Asimismo, la referencia D2 reconoce que se propone EPO eritropoyética cuando recomienda protocolos para eliminar o reducir los efectos secundarios asociados con tratamientos crónicos de la técnica anterior, por ej. policitemia, hipertensión arterial y otros eventos trombóticos (ver 18 y 5).

En particular, la referencia D2 indica que solo unas pocas administraciones de EPO son suficientes para el tratamiento, y por lo tanto, se evitan los efectos secundarios y los riesgos de los tratamientos continuos con EPO empleados para otras indicaciones Estos efectos secundarios de EPO, tales como alta presión sanguínea o eventos trombóticos, se deben a la función eritropoyética de EPO.

En consecuencia, la referencia D2 no enseña el uso de EPO con actividad eritropoyética defectuosa y por lo tanto no enseña todos los elementos de las reivindicaciones y por lo tanto no puede usarse para combatir su novedad. […]”11. 6.8. Manifestó que las referencias D3 a D12 divulgan las EPO específicas modificadas con reducida actividad eritropoyética que se reivindican, pero estas no mantienen la funcionalidad protectora de tejidos por lo cual, en su concepto, no son susceptibles de afectar la novedad de la invención12. 6.9.

Sustentó lo anterior, indicando que “[…] Las reivindicaciones de la presente solicitud de patente, requieren que las EPO (1) tengan modificaciones químicas específicas que de hecho se describen adecuadamente en la especificación de la solicitud, y (ii) que estas modificaciones resulten en una alteración estructural del producto EPO que lo hace incapaz de ligarse a receptores eritropoyéticos EPO en los glóbulos rojos, según se describe arriba.

Por ejemplo, las proteínas EPO que se mencionan en las reivindicaciones han estado sujetas a reacciones químicas que alteran las cadenas secundarias de los aminoácidos constituyentes, haciendo que las 10 Cfr Folio 80. 11 Cfr. Folios 80 y 81. 12 Cfr. Folios 81-84. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proteínas EPO resultantes sean físicamente incapaces de activar los receptores EPO en los glóbulos rojos.

Antes del hallazgo de los inventores, estas formas estructuralmente alteradas de EPO (si es que se conocían) no se consideraba que tuvieran ningún beneficio terapéutico, y por lo tanto, las composiciones farmacéuticas que comprendían dichas formas de EPO no se conocían o contemplaban. […]” Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] fundamentos de derecho […]”. 7.1.

Refirió, en este punto, el trámite de solicitud de patentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como, el sustento normativo de dicho trámite14, indicando que la solicitud de modificación de la patente fue presentada de forma extemporánea. “[…]. Legalidad de las resoluciones acusadas […]” 7.2. Señaló que los actos no adolecen de falta de motivación, comoquiera que se realizó un análisis de la solicitud en la que se determinó que los argumentos presentados por la parte demandante no desvirtuaban la falta de novedad de la invención15. 7.3.

Sostuvo, adicionalmente que: “[…] Con respecto a la reivindicación 1 de la solicitud estudiada, se aclara que las características técnicas estructurales (que son las que definen la materia que se desea proteger, las que se comparan con el estado de la técnica y deberían hacer a la materia reivindicada diferente del estado de la técnica) de las formas EPO reivindicadas son "las modificaciones (i) a (xviiii […]”.

Pero la reivindicación 1 también menciona que las formas EPO tienen "(a) actividad protectora de tejido según se determina in vitro por el estudio P19 ò in vivo por el estudio de lesión de la arteria cerebral media y (b) un nivel reducido de actividad eritropoyética comparada con eritropoyetina nativa', las cuales ((a) y (b)) no son 13 Cfr. Folios 77-82 14 Cr.

Folios 114-117. 15 Cfr. Folio 117. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co características técnicas estructurales porque no son las que definen la materia que se desea proteger, ni las que se comparan con el estado de la técnica. [ ]”16. 7.4.

Argumentó respecto del nivel inventivo que “[…]Se aclara que la pretendida ventaja, observada durante la administración de las composiciones, sería tema de evaluación durante el examen de nivel inventivo. Pero, dado que las composiciones no son nuevas, no hay un elemento diferencial, respecto al estado de la técnica, sobre el cual se pueda hacer evaluación de nivel inventivo, porque la pregunta: "¿hay nivel inventivo?" sólo surge si el objeto estudiado es nuevo. […]”17. 7.5.

Concluyó, señalando que, dentro de cada anterioridad, se encuentran enseñados los compuestos EPO reivindicados, resaltando que las diferencias, entre los compuestos obrante en dichas reivindicaciones y aquellos reivindicados por la parte demandante, se limitaban a los usos que se enuncian en las anterioridades y los que se refieren en la solicitud y que en su calidad de usos no serían sujetos de protección por vía de patente18. 7.6.

Por último, propuso la excepción de caducidad de la acción, argumentando que: “[…]Teniendo en cuenta que la Resolución No.32758 del 25 de junio de 2010 quedó debidamente ejecutoriada para la parte demandante el 01 de febrero de 2011, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado ante esa Honorable Corporación después del término legal de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado, es decir, un día después de su vencimiento, es decir el 02 de junio de 2011. […]”19.

Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 201620 suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 201721, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: 16 ibidem. 17 Cfr. Folio 79. 18 Cfr. Folios 120-123. 19 Cfr. Folio 123 20 Cfr. Folio 131. 21 Cfr. Folios 140-146. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. los cuales se interpretarán por ser procedentes. […]”22. 10.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 201623, resolvió sobre el decreto, la práctica, y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de mayo de 201824, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 13.

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la demanda25. 14. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) la reanudación del proceso; iii) sobre la excepción de caducidad; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017; ix) el marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad; x) el marco normativo y jurisprudencial sobre la oportunidad para la modificación de las solicitudes de patente; xi) el marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; y xii) el análisis del caso concreto. 22 Cfr. Folio 303. 23 Cfr. Folio 130. 24 Cfr. Folio148. 25 Cfr. Folios 154-159. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 16.

Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo26, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30827 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Sobre la reanudación del proceso 18. Vistos el artículo 33 del Anexo30 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 199931 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 200132 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 19.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) que el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual fue incorporada al expediente33; y iii) la Sala, en aplicación del principio de economía procesal, decretará la reanudación del trámite procesal. 26 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 27 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 30 Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. 31 Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 32 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. 33 Cfr. Folios 106 a 117 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la excepción de caducidad 20.

Visto el inciso 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre la caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé que la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses contados desde el día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, según sea el caso, so pena, de operar la caducidad de la acción. 21.

Atendiendo a que: i) la Resolución 71697 de 23 de diciembre de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición se notificó el 1.° de febrero de 2011, como consta en la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folio 50 del expediente; ii) el término de 4 meses vencía el 2 junio de 2011; y iii) la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 1.° de junio de 201134: esta Sala considera que, en el presente asunto, no se encuentra probada la excepción de caducidad, propuesta por la parte demandada.

Los actos administrativos acusados 22. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 22.1. La Resolución núm. 32758 de 25 de junio de 201035 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención denominada “PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”. 22.2.

La Resolución núm. 71697 de 23 de diciembre de 201036, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 32758 de 25 de junio de 2010. El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 34 Cfr Folio 90. 35 Cfr. Folios 51-57. 36 Cfr. Folios 47 a 49. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.1.

Si las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010; y 71697 de 23 de diciembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la patente de invención, denominada “PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA”, vulneraron o no los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 y los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000. 23.2.

En este sentido, se analizará si: i) la resolución que resolvió el recurso de reposición debió pronunciarse respecto del capítulo reivindicatorio modificado presentado por la parte demandante; de no ser así; ii) la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000; y iii) la solicitud de patente de invención cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000. 24.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017, en la que se interpretaron los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000. 25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena37, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 37 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200038 de la Comisión de la Comunidad Andina39.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina41. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que 38 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 39 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 40 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 41 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” La Interpretación Prejudicial 289-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 34.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por THE KENNETH S. WARREN INSTITUTE no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, procede el análisis e interpretación del Articulo 14 de la Decisión 486, que establece: […] 1.3.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, ¿tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial? 2. Análisis del requisito de novedad 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. […] 2.5.

En este marco, el Tribunal ha establecido las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 2.6..

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC) Novedad; todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falla de novedad se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debida- mente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad" 2.7. Finalmente, se deberá realizar un examen pormenorizado de los elementos o componentes tecnológicos que se encuentran en el estado de la técnica ya que, en ocasiones a un elemento se le puede asignar nombres distintos pero sus características son las mismas, en consecuencia, se afecta la novedad. […]” Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la oportunidad para la modificación de las solicitudes de patente 35.

Visto el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, bajo el entendido que no se permite agregar informaciones adicionales que resulten necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.

Marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad 36. Visto el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad 37. Visto el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene novedad, cuando no está comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende: i) todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida; y ii) el contenido de una solicitud de patente en trámite cuya fecha de presentación o prioridad fuese anterior a la solicitud de la patente examinada, siempre que dicho contenido se publique. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 38.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial de esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la oportunidad para modificar las solicitudes de patente y el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, la novedad.

De los cargos de violación de los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984 40. La parte demandante, respecto de este punto señala que se vulneró lo previsto en los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984, en la medida que el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición no se pronunció respecto de los tres sets de reivindicaciones presentados por la parte demandante junto con su recurso de reposición, reivindicaciones A con las correcciones, reivindicaciones B con unas reivindicaciones subsidiarias y reivindicaciones C con un segundo grupo de reivindicaciones subsidiarias. 41.

Sobre dicho punto, esta Sala, en reiterada jurisprudencia42, ha considerado que la solicitud de patente podrá ser sujeto de modificaciones, conversiones, divisiones o fusiones con anterioridad a la decisión final. En ese sentido ha señalado que: “[…] En punto de la oportunidad, la Corte Andina de Justicia destacó que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de concesión de patente, el cual, precisó, comprende todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega.

En ese escenario, advirtió que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo. Lo dicho, puntualizó, «quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla.

Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente». (…) En este contexto, cabe anotar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el acto administrativo contra el cual se interpusieron recursos solo adquiere firmeza cuando 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de diciembre de 2021, número único de radiación 11001-03-24-000-2003-00350-01, Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estos hayan sido resueltos.

Así se colige del artículo 62 del CCA, precepto que, en relación con la firmeza de los actos administrativos, dispuso: «ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4.

Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos». En el presente proceso está acreditado que la sociedad Novartis AG radicó una solicitud divisional respecto de la solicitud parental en la misma fecha en que presentó el recurso de reposición contra la Resolución no. 38861 de 29 de noviembre de 2002, esto es, el 9 de enero de 200343.

En ese orden de ideas, el trámite de concesión de patente no había concluido, de manera que la solicitud divisional fue presentada oportunamente. […]”. 42. Las consideraciones citadas supra fueron prohijadas recientemente en sentencia de 14 de diciembre de 202244, en la cual se consideró que: “[…] Es por ello que, para la Sala, no le asistió razón a la SIC al sostener en la Resolución 19071 de 27 de junio de 2007, que resolvió el recurso de reposición, que “antes de solicitar la fusión, esta Superintendencia había decidido ya discontinuar los trámites de las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (…) luego, dichas solicitudes no podían seguir su trámite para fusionarse con la solicitud en cuestión (01-108448) y, por lo tanto, se repite, la materia en ellas contenida no se podía tomar en consideración”; tal aseveración desconoce que el momento en que se entiende finalizado el trámite de la solicitud de patente es cuando el acto administrativo que la concede o la deniega queda en firme, de manera que era deber de la oficina nacional analizar la solicitud de fusión elevada por el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO en los expedientes núms. 01.108.446 y 01.108.450, a efectos de examinar si cumplía o no los requisitos señalados por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para así efectuar el examen definitivo de patentabilidad. […]” 43.

De conformidad con el expediente administrativo, la parte demandada negó la patente de invención denominada “PROTECCIÓN RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS QUE REACCIONAN A ERITROPOYETINA” mediante la Resolución núm. 71697 de 23 de diciembre de 2010. La parte demandante presentó recurso de reposición45 el cual acompañó con un nuevo capítulo reivindicatorio46 y pagó la tasa de modificación de la solicitud47. 44.

La parte demandada al resolver el recurso de reposición manifestó que “[…]Se aclara que la solicitud de patente se somete a trámite de acuerdo con los Art. 38 a 48 de la Decisión 486, y las modificaciones, conversiones, divisiones o fusiones, solo se pueden presentar antes de la decisión final prevista en el Art. 48: por lo tanto, el 43 Folios 228 a 233 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 28 y 29 del cuaderno principal. 44 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 14 de diciembre de 2022; Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 45 Cfr. Folio 209-215. 46 Cfr. Folios 217-230. 47 Cfr. Folio 216. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co capítulo reivindicatorio presentado en este Recurso de Reposición y la información adicional no serán tenidos en cuenta para el actual estudio […]”48. 45.

Atendiendo a que: i) el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, previó la posibilidad de que el solicitante de una patente modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial; ii) esta Sala ha considerado que la finalización del trámite ocurre cuando el acto que resuelve la solicitud de patente queda en firme; iii) la modificación de la solicitud ocurrió el 13 de julio de 2010, esto es, dentro del término de ejecutoria de la resolución que negó la patente de invención; y iv) la parte demandada no tuvo en cuenta el capítulo modificado de la patente al momento de resolver el recurso de reposición, esta Sala considera que la parte demandada vulneró los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984, al no haberse pronunciado sobre el capítulo reivindicatorio modificado presentado de forma oportuna por la parte demandante. 46.

Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los problemas jurídicos expresados supra, respecto de si la solicitud de patente de invención cumple o no con los requisitos previstos en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000, bajo el entendido de que el estudio de patentabilidad llevado a cabo por la oficina nacional pudo ser incompleto, por la falta de resolución de la solicitud de modificación elevada por el peticionario.

Sobre el restablecimiento del derecho 47. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, en síntesis que se ordenara a la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] conceder el privilegio de patente de invención […] para la totalidad de las reivindicaciones contenidas en el capítulo reivindicatorio […]”, lo cual es improcedente, toda vez que la Sala ha considerado que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la modificación de la solicitud de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y asimismo, determinar si la modificación de la solicitud cumple o no con los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino49. 48 Cfr. Folio 340 del cuaderno de Antecedentes Administrativos. 49 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 14 de diciembre de 2022; Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Por lo expuesto anteriormente, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio realice el estudio de las modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de patentabilidad.

Conclusiones 49. Comoquiera que: i) la parte demandada, al resolver el recurso de reposición, omitió pronunciarse frente al capítulo reivindicatorio modificado, presentado por la parte demandante; ii) la modificación de la solicitud se puede realizar hasta la firmeza del acto que decide la solicitud de patente; y iii) la modificación se realizó durante el término de ejecutoria del acto administrativo que resolvió, en primera instancia, la solicitud de patente, esta Sala considera que le correspondía a la parte demandada hacer el análisis de patentabilidad, teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado, por lo cual, se considera que se vulneraron los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 32758 de 25 de junio de 2010, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 71697 de 23 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110024400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar el estudio de las modificaciones de solicitud de patente presentada por la parte demandante, con el fin de estudiar si cumplen o no los requisitos previstos por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para efectuar el examen definitivo de patentabilidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente de la referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado Con salvamento parcial de voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.