CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. TESIS: LA MARCA MIXTA “SOL”, OTORGADA EN FAVOR DE LA SEÑORA LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, CON BASE EN LA CUAL PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA MIXTA CUESTIONADA “SOL”, CONCEDIDA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución núm. 27885 de 31 de agosto de 2007, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Jefe de la División2 de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 12 de febrero de 2007, la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "SOL", para distinguir productos comprendidos en la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna contra el registro solicitado. 3º: Que mediante la Resolución núm. 27885 de 31 de agosto de 2007, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos de la SIC. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca mixta "SOL", para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.6 4º: Que el 23 de octubre de 2007 se inscribió ante la SIC la transferencia del registro de la marca mixta “SOL” por parte de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., a favor del señor HERNANDO ALBERTO ACOSTA RODRÍGUEZ. 5º: Que el 31 de marzo de 2008 se solicitó e inscribió ante la SIC la transferencia del registro de la marca mixta “SOL” por parte del señor HERNANDO ALBERTO ACOSTA RODRÍGUEZ a favor de la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada vulneró los artículos 136, literal a), y 161 de la Decisión 486, por cuanto la SIC pasó por alto que ocurrió un decaimiento y consecuente nulidad del registro de la marca cuestionada “SOL”, pues desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho. 6 Hoy Gaseosas El Sol S.A., En liquidación. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la decisión contenida en el acto acusado perdió eficacia, por cuanto desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho bajo los cuales fue expedido, lo que da lugar a una ilegitimidad sobreviniente, por circunstancias posteriores a su emisión. Adujo que lo anterior, por cuanto, la marca cuestionada, a nombre de la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, es idéntica a la marca mixta “SOL”, identificada con certificado núm. 196013, registrada a nombre de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., lo que está dando lugar a que existan dos expresiones iguales que identifican los mismos productos a nombre de diferentes titulares.

Sostuvo que el decaimiento ocurrió cuando la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., decidió transferir la marca cuestionada al señor HERNANDO ALBERTO ACOSTA RODRÍGUEZ y conservar el registro de la marca mixta “SOL”, identificada con el certificado núm. 196013. Indicó que la marca mixta “SOL”, identificada con certificado núm. 196013, para ese momento, se encontraba embargada dentro del proceso ejecutivo singular promovido por la sociedad GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS LTDA., en contra de GASEOSAS EL SOL S.A., en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Girardot. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Arguyó que la cesión del registro de la marca mixta cuestionada “SOL” a favor del señor ACOSTA RODRÍGUEZ, se realizó con la intención de generar confusión en el mercado y los consumidores.

Expresó que las marcas enfrentadas son idénticas desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual; y que los productos que distinguen son los mismos, pues ambos pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico.

Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que las marcas en conflicto no solo son diferentes y diferenciables en atención a su especial composición, sino que, además, han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado sin generar riesgo alguno de confusión o asociación en el consumidor, quien, de manera clara, las ha identificado en el mercado en atención 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a sus conjuntos, razón por la que no es dable declarar nulo el acto administrativo acusado.

Manifestó que los presuntos actos de transferencia no son nulos por cuanto, como se dijo, las marcas enfrentadas no son confundibles entre sí, razón por la que no se podía negar la solicitud de inscripción de registro objeto de controversia. II.2. La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas.

Aseguró que lo que pretende la actora es eliminar del mercado mediante sendas acciones de nulidad y/o de nulidad y restablecimiento del derecho, los registros de las marcas de su propiedad “SOL” y obtener la titularidad exclusiva de tal expresión para distinguir el producto de cerveza en el mercado. II.-1. La sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma7, guardó silencio. 7 Mediante auto admisorio de 5 de febrero de 2010, obrante a folios 48 a 50 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 250 a 255 ibidem. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la SIC no podía aceptar la transferencia de la marca mixta “SOL” con certificado núm. 338569, ya que permitió que marcas iguales pertenecientes a una misma familia marcaria estén en cabeza de diferentes titulares, generando con ello un inminente riesgo de confusión y/o asociación en el mercado.

IV.-2. La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que una vez la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., traspasó todas sus marcas con la expresión “SOL”, cesó el uso y comercialización de productos amparados con tal expresión. IV.-3.

El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 261-24, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demanda.

Al respecto, manifestó que no se advierte que los actos administrativos acusados presenten vicio de nulidad alguna. IV.-4. La parte demandada en esta etapa procesal guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 8: “[…]

PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 del Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: […] 8 Proceso 248-IP-2022. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares [ ]

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados. C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486. 2.

Con relación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP-2022 y 391-IP-2022, de fecha 13 de marzo de 2023, motivo por el cual, no será objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia. 3.

En cuanto el artículo 161 de la Decisión 486 que también fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma regula aspectos relacionados con los contratos de licencias y transferencias de registros de marcas, y esta vinculada directamente con los siguientes temas específicos: 4.

Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos: - 311-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020. - 656-IP-2018 de 23 de octubre de 2019. - 15-IP-2020 de 6 de mayo de 2022. - 45-IP-2020 de 13 de enero de 2023. - 262-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. - 259-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - 65-IP-2022 de 13 de enero de 2023. -193-IP-2019 de 26 de julio de 2019. - 171-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020. […] “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020090000700 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 27885 de 31 de agosto de 2007, concedió el registro de la marca mixta “SOL” a la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., posteriormente cedida a la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, para amparar los siguientes productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la marca cuestionada es idéntica a la marca mixta “SOL”, identificada con certificado núm. 196013, registrada a nombre de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., lo que está dando lugar a que existan dos expresiones iguales que identifican los mismos productos a nombre de diferentes titulares.

Expresó que las marcas enfrentadas son idénticas desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual; y que los productos que distinguen son los mismos, pues ambos pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 248-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211, 391-IP-202212, 311-IP-201913, 656-IP-201814, 15-IP-202015, 45-IP- 202016, 262-IP-202117, 259-IP-202118, 65-IP-202119, 193-IP-201920 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4133 de 16 de diciembre de 2020. 14 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3871 de 18 de diciembre de 2019. 15 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022. 16 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5100 de 18 de enero de 2023. 17 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4429 de 17 de marzo de 2022. 18 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4373 de 9 de diciembre de 2021. 19 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5101 de 19 de enero de 2023. 20 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3785 de 9 de octubre de 2019. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 171-IP-201921, en las que se interpretaron los artículos 136, literal a) y 161 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que la actora alegó la vulneración del artículo 161 de la Decisión 486, también lo es que al exponer el concepto de su violación argumentó únicamente que la marca cuestionada era similarmente confundible con las previamente registradas, es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Por tal razón y comoquiera que la controversia gira en torno a una presunta confundibilidad entre las marcas enfrentadas, la Sala excluirá del análisis el artículo 161 ibidem. Precisado lo anterior, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 21 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4168 de 25 de febrero de 2021. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada22, se advierte que la marca mixta “SOL”, identificada con el certificado de registro núm. 196013, otorgada en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta cuestionada “SOL”, concedida a favor de la referida sociedad, pero que luego fue transferida a la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, fue cancelada totalmente el 18 de julio de 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio23, mediante la Resolución núm. 00044452, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 165 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros, como puede observarse a continuación: 22 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 19 de junio de 2024 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 23 En adelante SIC. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores a la solicitud de persona interesada, deviene en la cancelación de éste, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “SOL”, que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 16 de julio de 2024, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca mixta “SOL”, identificada con el certificado de registro núm. 196013, -otorgada en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., con base en la cual promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca mixta cuestionada, “SOL”, concedida a favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.- y posteriormente cedida a la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, fue cancelada totalmente el 18 de julio de 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 00044452, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio24, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 196013, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. 24 En adelante SIC 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

Al respecto, la Sala considera pertinente señalar que la cancelación total, por no uso, de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200825, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 25 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la parte actora, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad de éste resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 27885 de 31 de agosto de 2007, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “SOL”, a favor la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., posteriormente cedida a la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, terceros con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquier de las marcas en conflicto ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201926, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca mixta, “SOL”, concedida a la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A., se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad deprecada de la marca cuestionada, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.27 Por lo tanto, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca 27 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008- 00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixta “SOL”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00007-00 Actora: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.