CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020110029600 Demandante: Upsistemas S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Temas: Comparación entre marcas mixtas; expresiones de uso común y explicativas; y reglas cuando prevalece el elemento nominativo.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Upsistemas S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Upsistemas S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 1 Mediante apoderado Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 13 a 23. 2 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en adelante Decisión 486 de 2000; para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTOQUIA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 1.1. Solicito se declare la nulidad de la Resolución N° 31172 del 26 de septiembre de 2007 expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, (en adelante “Resolución 31172”), “por la cual se concede un registro”. 1.2.

Solicito que, como consecuencia de la declaración de las pretensiones contenidas en los anteriores numerales, se cancele el registro No. 340521 ( […] para la marca “COMUNIDAD CLUSTER/MEDELLÍN Y ANTIOQUIA” (MIXTA) en la clase 35 a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 12 de marzo de 2007, el registro como marca del signo mixto COMUNIDAD CLUSTER / 3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 13. 5 Cfr. Folios 14 y 15. 3 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MEDELLÍN Y ANTOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575, la cual no fue objeto de oposición. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007, concedió el registro como marca del signo mixto COMINIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: “[…] El acto administrativo objeto de la demanda de nulidad fue expedido en violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]” 6.1.

Señaló que si bien se encontraban sujetas a cotejo dos marcas mixtas y normalmente predominaría el elemento nominativo, para el caso sub examine, predominaba el elemento gráfico6, comoquiera que la expresión “COMUNIDAD CLUSTER” carecía completamente de distintividad para identificar servicios de la clase 35, comoquiera que, CLUSTER se refiere a una red de empresas en una zona geográfica determinada que tiene como objetivo compartir conocimiento y lograr mediante ello una ventaja competitiva, esto es, una expresión descriptiva del servicio de gestión comercial y asesoría en ese aspecto que identifica la marca, y la expresión “COMUNIDAD” quiere decir “cualidad común”, de ahí que 6 Cfr. Folio 17. 4 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMUNIDAD CLUSTER se refiera a una red empresarial con cualidades, comunes.

Mientras que las expresiones MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, eran una mera referencia territorial al lugar de dónde provienen o en dónde se prestan los servicios7 y por eso no dotaban a la marca de fuerza distintiva. 6.2. En ese orden resaltó que tanto en la marca UPSISTEMAS mixta como en la marca COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA mixta, el carácter predominante recae en el rombo en plano picado compuesto por 8 pequeños cubos azules y uno anaranjado8, reiterando, que el elemento gráfico tiene un mayor protagonismo que el elemento denominativo, en las marcas sometidas a cotejo, por su tamaño, ubicación y colores distintivos9. 6.3.

Así, indicó que había una total identidad en los elementos gráficos de los signos, y que de esta se desprendía un riesgo de confusión10, máxime, cuando ambas marcas identifican prácticamente los mismos servicios11. 6.4. Indicó respecto de la identidad de servicios que hay algunos servicios que se repiten de manera idéntica en ambas coberturas, resaltando, que la marca “COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLIN Y ANTIOQUIA” (MIXTA) cubría la totalidad de los servicios que hacen parte de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza12, de los cuales hacen parte los productos identificados por su marca. 6.5.

Concluyó, indicando que el consumidor podía verse expuesto a los riesgos de confusión indirecta y asociación, en la medida que su marca identifica los servicios de una empresa de alrededor de amplia trayectoria en el sector tecnológico y que la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA cobija una estrategia de la Cámara de Comercio de Medellín tendiente a construir tejido empresarial mediante de la conformación de redes de negocios y la identificación de oportunidades de mercado13, llevando a que el consumidor pueda considerarla como parte de su familia de marcas, asignándole o 7 Ibidem. 8 Cfr. Folio 18. 9 Ibidem. 10 Cfr. Folios 18 y 19. 11 Ibidem. 12 Cfr. Folio 20. 13 Ibidem. 5 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asignándoles algún tipo de vinculación económica o empresarial entre la parte demandante y el tercero14.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada15 contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, no presenta semejanzas gráficas ortográficas o fonéticas respecto de la marca mixta UPSISTEMAS, con lo cual, no se genera ningún riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial y tampoco induce al consumidor en algún riesgo de asociación17, quedando descartada “de plano” la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 200018. 7.2.

Concluyó manifestando que “[…] el acto administrativo acusado y expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es nulo, y se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante […]”19. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no contestó la demanda20. 14 Ibidem. 15 Mediante apoderado. Cfr. Folio 79. 16 Cfr. Folios 70 a 78. 17 Cfr. Folio 78. 18 Ibidem. 19 Ibidem. 20 El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2014, tuvo por no contestada la demanda por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso “[…] toda vez que no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien es cierto, el abogado Julián Mesa Gil allegó poder obrante a folio 54 del expediente, omitió allegar el documento idóneo que demuestre que el señor Jorge Villegas Betancur ostenta la calidad de representante legal de la tercera interesada […]”. 6 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201721, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 332-IP-2018 el 26 de febrero de 201922, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual será interpretado por ser procedente […]” Reanudación del proceso y auto de pruebas 11.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 4 de diciembre de 202023, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 23 de julio de 202124, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado previsto en el mencionado artículo. 21 Cfr. Folio 90. 22 Cfr. Folios 98 a 107. 23 Cfr. Folios 409 a 413. 24 Cfr. Folio 115. 7 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

Durante el término legal, las partes demandantes25 y demandada26 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación. 14. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 332-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo27, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 18. El acto administrativo acusado es el siguiente: 25 Cfr. Índice SAMAI 44 26 Cfr. Índice SAMAI 45 27 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 8 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.1.

Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 200730, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de conceder el registro como marca del signo mixto COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN ANTIOQUIA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Sala considera preciso señalar que si bien en el caso concreto, la parte demandante no presentó recursos contra la resolución demandada, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Sección31 y atendiendo carácter sui generis de la acción de nulidad relativa, que consiste en una acción pública de carácter comunitario, el agotamiento del procedimiento administrativo no corresponde a uno de los requisitos para su interposición, ya que exigir tal requisito se contrapondría a la normativa comunitaria que regula la materia.

El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda y su contestación y en la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 19.1. Si la Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, para identificar “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera o no el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 19.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre la marca concedida y la marca mixta UPSISTEMAS, con registro núm. 34052132, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 30 Cfr. Folio 7. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00391-00. 32 Cfr. Folio 10. 9 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 19.4.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena33, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200034 de la Comisión de la Comunidad Andina 35. 33 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 34 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 35 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 10 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36 21.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 36 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 332-IP-2019 de 26 de febrero de 2019 28. La Sala procederá a destacar las partes relevantes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso38: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos COMUNIDAD CLUSTER MEDELLÍN & ANTIOQUIA (mixto) y UPSISTEMAS (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 38 Cfr. Folios 98 a 107 12 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado COMUNIDAD CLUSTER MEDELLÍN & ANTIOQUIA (mixto) y la marca UPSISTEMAS (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] · 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Signos conformados por palabras en Idioma extranjero 3.1. En atención a que el signo solicitado COMUNIDAD CLUSTER MEDELLÍN & ANTIOQUIA incluye términos en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 3.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. · 3.5.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE. con las reglas propias de este idioma. 3.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero la autoridad nacional competente debe examinar si consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 13 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. […]” (Destacado del texto).

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 30.

De conformidad con el marco normativo desarrollado supra sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 31. En este sentido, las marcas sujetas a cotejo son como se muestran a continuación: Marca Mixta de la parte demandante Marca mixta concedida mediante el acto acusado UPSISTEMAS39 COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA40 Titular: Upsistemas S.A. Titular: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Certificado núm. 340521 Certificado núm. 342299 39 Cfr. Folio 9 40 Cfr. Folio 6 14 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 35 “Servicios de administración comercial; trabajos para oficina; venta y comercialización de productos, repuestos y servicios de terceros” Clase 35 "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" 32.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar marcas mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 33. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.

Esta Sección41, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”42. 35. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 41 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 15 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”43. 36.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”44. 37. En este sentido, la Sala procederá a determinar si la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, de la que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 38.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”45. 39.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 44 Ibidem. 45 Cfr. Folio 169. 16 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito ortográfico, fonético y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”46. 40.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre unas marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca. 41. En este sentido, la Sala considera que, en las marcas mixtas en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate. 42.

Respecto del argumento de la parte demandante consistente en que el elemento nominativo de la marca concedida mediante el acto administrativo no puede ser el predominante porque está compuesto por expresiones de uso común, la Sala considera que tal circunstancia no elimina la prevalencia del elemento nominativo sobre el figurativo; comoquiera que su efecto, de ser así, es que la 46 Ibidem. 17 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca sea débil y deba soportar que otros empresarios utilicen las mismas expresiones para identificar los productos o servicios, según corresponda. 43.

Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. [ ] a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio: b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende; entra otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 18 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. EI grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea 19 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”47. 44.

De igual forma, la Sala precisa, que una de las marcas en conflicto, está compuesta por dos o más palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 45. Esta Sección, tratándose de marcas con elemento nominativo compuesto, en sentencia de 22 de mayo de 201448, consideró: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”. 46.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada una de las marcas objeto de comparación antes de proceder al cotejo49, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”50. 47.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el 47 Cfr. Folios 100 a 102. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 332- IP-2018 de 26 de febrero de 2019, págs. 3 a 5 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. 20 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”51. 48.

Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, para lo cual se debe tener en cuenta: “[…] 2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]”52 (Destacado del texto). 49.

Atendiendo a que la parte demandante manifiesta que el elemento nominativo de la marca concedida mediante el acto administrativo acusado es descriptivo, es necesario determinar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP- 2016. 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015. 21 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas, en principio, deben ser excluidas del estudio. 50.

En cuanto a las expresiones descriptivas, la Sala recuerda que son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 51.

La Sala considera que, en el caso sub examine, las expresiones MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, que hacen parte del compuesto marcario, son descriptivas desde el aspecto geográfico tanto del origen empresarial como del destino de los servicios prestados. Y en ese sentido no serían apropiables y por tanto deberán excluirse del cotejo marcario. Al respecto es preciso señalar que Antioquia es una ubicación geográfica ampliamente reconocida en Colombia por la prestación de servicios de gestión empresarial, comoquiera, que dicha región, especialmente su capital, Medellín, que hace parte de la Zona Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con una amplia tradición en la creación de empresas53, así como el desarrollo de grupos empresariales, como EPM o el GEA, entre otros y la instauración de programas de 53 “[…] Por estar cerca de la capital antioqueña, el Norte del Valle de Aburrá es una zona altamente industrial, 26,5 % de su actividad productiva se concentra en dicho sector; el comercio, la administración pública y las actividades profesionales, científica y técnica complementan su economía, para 2019, estos aportaron conjuntamente 64,6 % del valor agregado.

En contraste, el Occidente del departamento, continúa siendo una región agrícola, pero cuya economía se Sector agropecuario 31,4% Comercio 11,9% Administración pública 11,5% Actividades Inmobiliarias 9,0% Manufactura 8,2% Construcción 8,2% Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,4% Transporte y telecomunicaciones 3,4% Informática y comunicaciones 2,4% Actividades artísticas y de entretenimiento 2,4% Servicios de electricidad, gas y agua 2,3% Actividades financieras y de seguros 1,4% Explotación de minas y canteras 0,6% SUROESTE Sector agropecuario 20,0% Manufactura 17,5% Comercio 11,0% Administración pública 10,7% Construcción 10,0% Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,9% Actividades Inmobiliarias 7,1% Servicios de electricidad, gas y agua 7,0% Transporte y telecomunicaciones 3,2% Informática y comunicaciones 2,0% Actividades artísticas y de entretenimiento 1,8% Actividades financieras y de seguros 1,3% Explotación de minas y canteras 0,5% NORTE Comercio 20,3% Administración pública 16,7% Actividades profesionales, científicas y técnicas 11,1% Explotación de minas y canteras 11,0% Sector agropecuario 9,9% Actividades Inmobiliarias 7,2% Transporte y telecomunicaciones 5,9% Construcción 4,7% Informática y comunicaciones 3,3% Actividades artísticas y de entretenimiento 3,2% Manufactura 3,0% Servicios de electricidad, gas y agua 2,6% Actividades financieras y de seguros 1,3% BAJO CAUCA 16 ha diversificado en otros sectores que han alcanzado un alto nivel de importancia, como son la administración pública, el comercio y las actividades inmobiliarias, para 2019 cada uno de estos sectores aportó aproximadamente 14,3 % al valor agregado de la región (Gráfico 9).[…]” CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA Y OTROS: desempeño economía de Antioquia 2021. < https://www.camaramedellin.com.co/portals/0/transparencia/2022/estudio_economico_supersociedades_2021 _ccma.pdf?ver=2022-05-12-151046-307> 22 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desarrollo empresarial como RUTA N, que fomentan la innovación y la creación de un mayor tejido empresarial. 52.

Asimismo, la Sala considera que la expresión CLUSTER contenida en la marca concedida mediante el acto administrativo acusado, no puede ser considerada descriptiva de los servicios que identifica la marca mixta, en la medida en que, al ser una palabra que no tiene un significado en idioma castellano, no informa de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los servicios y no obra material probatorio que demuestre el conocimiento que de ella tiene el mercado colombiano. 53.

En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala54 ha considerado: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). […]” 54. Por último, la Sala considera importante destacar que las marcas objeto de estudio contienen expresiones explicativas, las cuales no hacen parte de las mismas y no entran a ser parte del análisis de registrabilidad. 55. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el propósito de utilizar elementos explicativos es presentar información sobre los 54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00. 23 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos o servicios que se ofertan en el mercado; sin embargo, estos elementos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, y tampoco deben ser parte del examen de registrabilidad ni del cotejo de marcas.

En este sentido, en la Interpretación Prejudicial 17-IP-2014, indicó: “[…] Se advierte, que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo de marcas […]” 56. En efecto, revisados los actos administrativos que concedieron el registro de cada una de las marcas55 y los certificados de registro expedidos56, que obran en el expediente, la Sala observa que la marca mixta UPSISTEMAS, cuyo titular es la parte demandante, contiene en la parte inferior la frase explicativa “integradores de infraestructura tecnológica”, mientras que la marca mixta concedida mediante el acto administrativo acusado incluye la expresión COLOMBIA, como explicativa: las cuales, se reitera, no pueden ser tenidas en cuenta al momento del cotejo marcario.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 57. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en conflicto.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA C O M U N I D A D C L U S T E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA U P S I S T E M A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 Cfr. Folios 7 y 9 56 Cfr. Folios 6 y 10 24 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 58.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de nueve (9) y siete (7) letras y la segunda por una (1) palabra de diez (10) letras. 59. La marca concedida tiene cuatro (4) sílabas en la palabra CO-MU-NI-DAD que es una palabra aguda, por cuanto la sílaba tónica recae en la última sílaba y la palabra CLUSTER tiene dos (2) sílabas CLUS-TER.

En tanto que, la marca mixta previamente registrada UPSISTEMAS tiene cuatro (4) sílabas UP-SIS-TE-MAS y tiene su sílaba tónica en la penúltima. Además, es una palabra grave. 60. Teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, toda vez que no tienen ninguna partícula en común, que como ya se analizó las hacen diferentes en su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar.

Comparación fonética 61. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: COMUNIDAD CLUSTER – UPSISTEMAS COMUNIDAD CLUSTER – UPSISTEMAS COMUNIDAD CLUSTER – UPSISTEMAS COMUNIDAD CLUSTER – UPSISTEMAS COMUNIDAD CLUSTER – UPSISTEMAS COMUNIDAD CLUSTER – UPSISTEMAS 62.

Así las cosas, la marca concedida y la marca previamente registrada no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión y la diferencia indiscutible de las palabras que las conforman sino, porque, dichas palabras tienen diferentes números de sílabas y por lo tanto diferente cantidad de golpes de voz; en consecuencia, para la Sala, no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre la marca solicitada y la marca previamente registrada. 25 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación Ideológica 63.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”57, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 64.

Respecto de este punto, la Sala considera que la marca previamente registrada UPSISTEMAS no tiene significado alguno en el idioma castellano, y la marca concedida COMUNIDAD CLUSTER está compuesta por dos palabras, la primera palabra que significa en idioma castellano “[…]1. f. Cualidad común (II que pertenece o se extiende a varios) […]”;

“[…] 2.f. Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación […]”; “[…] 3. F. Conjunto de naciones unidas por acuerdos políticos y económicos […]”; y “[…] 4. f. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes […]” 58 y la segunda no tiene significado alguno en el idioma castellano, pero si en el idioma inglés59. 65.

Así las cosas, atendiendo las marcas confrontadas contienen las expresiones en idioma extranjero UPSISTEMAS y CLUSTER y que no son de conocimiento ni comprensión del público, la Sala considera que se tratan de unas partículas producto del ingenio de los empresarios y, en consecuencia, las marcas en conflicto son de fantasía, por lo que no es posible compararlas ideológicamente. 66.

Una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 58 Diccionario de la Real Academia Española, sito web https://dle.rae.es/comunidad?m=form. Consultado el 11 de noviembre de 2021. 59 La expresión “CLUSTER” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/CLUSTER?m=form”.

No obstante, dicha expresión se traduce del idioma inglés al español como “grupo”; información obtenida de la página electrónica del servicio de traducción idiomática en línea de Google: “https://www.google.com/search?q=CLUSTER+traductor&sxsrf=AOaemvIxCr8pzMgt8Pm5je9gOrmu2ELrwg% 3A1636493509749&ei=xeiKYYadLaOFwbkP1PmZ4Ac&oq=CLUSTER+traductor&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM yBQgAEIAEMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIAB AHEB4yCAgAEAgQBxAeMggIABAIEAcQHjoECAAQQ0oECEEYAFAAWJ4LYJYRaABwAngAgAGqBIgB6A6S AQswLjMuMS4yLjAuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws- wiz&ved=0ahUKEwjGk82ynYz0AhWjQjABHdR8BnwQ4dUDCA4&uact=5&shem=ssmd”. 26 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten las mismas, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 67.

Por lo expuesto anteriormente y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes, así como de los elementos adicionales que las conforman: la Sala considera que no existe similitud entre las marcas, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 68. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 69.

En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA y UPSISTEMAS, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca concedida mediante el acto administrativo no se encuentra incursa en la citada causal de irregistrabilidad.

De la familia de marcas 70. La familia de marcas ha sido considerada como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Esta Sección en sentencia del 9 de julio de 202060, prohijó una 60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 27 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencia de 10 de mayo de 201861, sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 71.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine, no es necesario pronunciarse respecto de si las marcas de la parte demandante configuran o no una familia de marcas, comoquiera que, aun cuando dichas marcas conformaran una familia, lo cierto es que, como se desarrolló a lo largo de esta providencia, las diferencias entre la marca cuyo registro se discute y las marcas previamente registradas excluyen la existencia de riesgo de confusión entre la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso y aquellas de que es titular la parte demandante.

Conclusión 72. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca mixta COMUNIDAD CLUSTER / MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra incursa en la causal prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con la marca mixta UPSISTEMAS, cuyo titular es la parte demandante, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal. 73.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la 61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 28 Número único de radicación: 11001032400020110029600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución núm. 31172 de 26 de septiembre de 2007 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Presidente (E) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Ausente en comisión CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.