11001032400020100038500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. TESIS: EL SIGNO “ESBELTA” NO ES DISTINTIVO PARA AMPARAR PRODUCTOS DE LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE ESTÁ COMPUESTO POR UNA IDEA LAUDATORIA EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD ACTORA, SE PRESENTA DE MANERA DIRECTA AL CONSUMIDOR COMO UNA EXPRESIÓN CALIFICATIVA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE ÉSTOS LE PROPORCIONAN A QUIEN LOS CONSUME UNA FIGURA ESBELTA.

LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS DE ELEMENTOS ADICIONALES PARA PODER SER CONSIDERADAS COMO DISTINTIVAS, SITUACIÓN QUE NO OCURRIÓ EN EL CASO SUB EXAMINE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones1: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 16850 de 31 de marzo de 2009, "Por la cual se decide una solicitud registro" y 48203 de 25 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 15384 de 23 de marzo de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca nominativa “ESBELTA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1 Cabe señalar que estando el proceso de la referencia para fallo en el Despacho del doctor Oswaldo Giraldo López, mediante escritos de 17 de enero y 22 de marzo de 2023, el citado Consejero manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia, el cual fue declarado fundado mediante auto de 27 de abril de 2023, razón por la cual paso el expediente al Despacho que seguía en turno el 23 de mayo del año en curso. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 3 de diciembre de 2003 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “SVELTY”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 292 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con su marca “ESBELTA”, previamente registrada en la citada Clase 29; y que, asimismo, dio respuesta a dicha oposición argumentando la excepción de cancelación por no uso. 3°: Que el 17 de mayo de 2004 presentó acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca “ESBELTA” de propiedad de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., identificada con el 2 El signo fue solicitado para identificar los productos “[…] Leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, substancias de leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogurts, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteicas para la alimentación; substitutos de crema para café y/o el té. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co certificado de registro núm. 110531, fundamento base de la oposición formulada en contra del signo “SVELTY”; y que en dicha acción solicitó que se suspendiera el trámite de registro de este último signo hasta tanto se resolviera la citada acción. 4º: Que el 8 de julio de 2004 la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo “ALPINA ESBELTA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y que mediante la Resolución núm. 4230 de 28 de febrero de 2005 la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió su registro. 5º: Que a través de las resoluciones núms. 4415 de 27 de febrero de 2006, 13776 de 30 de mayo de ese año y 36690 de 29 de diciembre de dicha anualidad, la SIC canceló por no uso el certificado núm. 110531 correspondiente a la marca mixta “ESBELTA”, de propiedad de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 5º: Que el 17 de abril de 2007 presentó la solicitud de registro como marca del signo “ESBELTA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 294 de la Clasificación Internacional de Niza, invocando el 4 El signo fue solicitado para identificar los productos “[…] Leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, substancias de leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogurts, leche de soya 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho preferente derivado de la cancelación total por no uso del registro de la marca “ESBELTA”, con certificado núm. 110531. 6º: Que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., formularon oposición con base en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba con sus marcas previamente registradas “ALPINA ESBELTA” y “ESBELT”, respectivamente. 7º: Que a través de la Resolución núm. 16850 de 2009 la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas y denegó el registro como marca del signo “ESBELTA” para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que la misma resultaba descriptiva y, por lo tanto, carente de distintividad. 8º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 48203 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteicas para la alimentación; substitutos de crema para café y/o el té. […]”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segundo, a través de la Resolución núm. 15384 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, habida cuenta que el signo solicitado no es descriptivo sino, por el contrario, evocativo respecto de los productos que pretende identificar en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Arguyó que el significado de la palabra “ESBELTA” no tiene relación lógica o inteligible con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza pues, a lo sumo, sería evocativa respecto de éstos, al sugerir que con su consumo la persona no perdería la proporción corporal. Indicó que la relación de la expresión “ESBELTA” con los productos de la citada Clase 29 no es esencial, unívoca o clara para el consumidor, por cuanto el concepto de esbeltez implica características que no son del todo relacionadas con el consumo de alimentos, tales como la altura de las personas. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 168 de la Decisión 486, habida cuenta que desconoció el derecho preferente que le asistía al haber cancelado totalmente por no uso el registro de la marca “ESBELTA”, de propiedad de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Manifestó que el derecho preferente es una prerrogativa prevista en la normativa andina a favor de quien cancela el registro de una marca; y que una vez obtenida dicha cancelación, surge la posibilidad para el accionante de solicitar ante la SIC la marca cancelada.

Explicó que si bien es cierto que el derecho preferente es una opción o alternativa, también lo es que una vez invocado en debida forma no puede la entidad demandada desconocerlo, de manera que debe preservarlo para su verdadero titular. Aseveró que la SIC desconoció el derecho preferente que ostenta respecto de la expresión “ESBELTA”, puesto que denegó el registro como marca del signo cuestionado, cuando éste se había solicitado invocando el citado derecho.

Mencionó que no puede dejarse de lado que la entidad demandada sí reconoció el carácter distintivo de la expresión “ESBELTA”, pues había 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concedido su registro como marca a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 209 de la Constitución Política y 84 del CCA, toda vez que actuó, a su juicio, sin justificación alguna ni amparo legal para ello, pues no respetó el derecho preferente que le asistía al haber obtenido la cancelación total por no uso del registro de la marca “ESBELTA”, con certificado de registro núm. 110531 y de propiedad de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Afirmó que al conceder el registro como marca del signo “ALPINA ESBELTA” al tercero con interés directo en las resultas del proceso, incurrió en la contradicción y violación de las normas anteriormente citadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que la expresión “ESBELTA”, solicitada para registro como marca por parte de la actora, consiste en un vocablo que no logra 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar el origen empresarial respecto de otras marcas en el comercio, lo que, a su juicio, privaría en caso de registro, a otros comerciantes del uso de la palabra en mención. Señaló que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen la distintividad requerida para ser registrado como marca, de manera que no permite al consumidor identificar claramente el producto que ofrece, pues no tiene la capacidad de ser individualizado frente a otras marcas que distinguen los mismos productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que “ESBELTA” es una palabra que por sí sola corresponde a una expresión descriptiva que no puede ser registrada como marca, toda vez que consiste en una locución de tal simpleza y tan frecuentemente empleada que no permite inferir un determinado origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta que el Diccionario de la Real Academia la define como “[…] Alto, delgado y de figura proporcionada […]”.

Manifestó que el derecho preferente de ninguna manera constituye un registro automático u obligatorio del signo solicitado, puesto que en todos los casos debe darse lugar al examen de registrabilidad respectivo, atendiendo a la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que en ese mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 024-IP-2010, en la que sostuvo que “[…] Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente-, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo […]”.

II.2. Las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma5, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5 Mediante auto admisorio de 15 de diciembre de 2010, visible a folios 99 a 100 del cuaderno físico núm.1 y en concordancia con los despachos comisorios núms. 047 y 048, obrantes a folios 105 a 109, ibidem. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-1.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual adujo que el signo cuestionado “ESBELTA” es una expresión simple que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas en el mercado; y que, además, dicha palabra por sí sola corresponde a un vocablo descriptivo que no puede ser registrado como marca.

IV.2. En esta etapa procesal, tanto la actora como los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad […] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta 6 Proceso 514-IP-2016. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. […] 1.6.

El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de lo productos que pretende distinguir en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.Signos descriptivos 2.1.

En el presente caso se alegó que la denominación “ESBELTA” posee carácter descriptivo. 2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 2.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo, y por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 3. Derecho preferente derivado de la acción de cancelación 3.1.

Nestlé sostiene que la SIC desconoció que había ejercido su derecho preferente y procedió a denegar el registro del signo solicitado ESBELTA por una causal de irregistrabilidad que no resultaría aplicable. Asimismo, señaló que si en un primer momento la SIC consideró que la denominación ESBELTA es 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrable, resultaría arbitrario que posteriormente señale lo contrario. 3.2.

En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el artículo 168 de la Decisión 486. Dicha disposición señala lo siguiente: […] 3.3. A la luz de lo mencionado en el artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro. […] 3.5.

Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser el titular directo de la marca cancelada, ya que debe someterse al proceso normal de registro. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. denegó el registro como marca del signo nominativo “ESBELTA” a la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos gastrointestinales 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”, al estimar que éste era descriptivo y, por ende, carecía de distintividad.

A juicio de la actora, el signo solicitado no es descriptivo sino, por el contrario, evocativo respecto de los productos que pretende identificar en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales b) y e)7, y 168 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]” y que no se interpretaría “[…] el artículo 1348 de la Decisión 486, toda vez que no es materia de controversia lo referente a la definición de una marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la 7 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 8 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado signo nominativo “ESBELTA” es evocativo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta descriptivo. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 20089, en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200).

Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala). 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2002-00279-01. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva.

Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara. Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad.

Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto.

De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable […]” (Resaltado fuera de texto)”. Ahora, la Interpretación Prejudicial 290-IP-2017 hace énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.

Al efecto, expresó: “[…] 4.1. (…) Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 4.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 4.3 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, el Tribunal, en la citada Interpretación Prejudicial, hizo alusión a las denominaciones descriptivas y a las expresiones laudatorias y precisó que la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que expresiones laudatorias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, de tal manera que en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por expresiones laudatorias, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, en los siguientes términos: “[…] 51.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 52.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. [..]” (Destacado fuera de texto). En el caso sub examine, el signo nominativo "ESBELTA” fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Leche, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones hechas a partir de leche, substancias de leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogurts, leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a partir de soya; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteicas para la alimentación; substitutos de crema para café y/o el té […]".

Ahora, la Sala pone de presente que el único elemento a analizar es el denominativo, dado que el signo cuestionado está conformado únicamente por las palabras que constituyen la expresión “ESBELTA”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia Española1011, dicho término significa: “[…] 1. adj.

Alto, delgado y de figura proporcionada. […]”. De lo expuesto, la Sala considera que el signo “ESBELTA” se encuentra representado por una palabra que se considera como laudatoria en el mercado, de la cual se desprende su finalidad y función de éste, que no es otra que procurar la publicidad comercial del producto, esto es, la idea de obtener con dichos artículos una figura delgada y proporcionada.

Ciertamente, la Sala encuentra que la expresión que se pretende registrar como marca está compuesta por una idea laudatoria en relación con la sociedad actora, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión calificativa de los productos ofrecidos, en el entendido de que éstos le proporcionan a quien los consume una figura esbelta, sin contar con elementos diferentes que le otorguen la distintividad requerida. 10 Información obtenida de la página electrónica oficial de la Real Academia Española, que permite la consulta de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española: “https://dle.rae.es/”.

Consultado el 5 de junio de 2023. 11 Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el signo analizado. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nótese que el signo cuestionado resulta ser descriptivo de los productos que ampara, por cuanto a partir del significado de la palabra “ESBELTA” se desprende que el consumidor promedio entiende las características del mismo, en tanto que se trata un producto que le ofrecerá a su consumidor una figura delgada y proporcionada.

En ese sentido, la Sala advierte que no se puede permitir el registro de signos descriptivos o expresiones laudatorias, pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de productos, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro. Así las cosas, es evidente que no se requiere de un conocimiento especializado para que el consumidor promedio entienda cuáles son los efectos específicos que se busca con este producto, asociados a la figura y delgadez de quien los consume, de manera que la calificación que se hace del producto en cuestión no puede beneficiar a una sola sociedad, pues existen otros empresarios en el sector alimenticio que también son titulares de productos dirigidos a personas que deseen la consecución de figuras esbeltas.12 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00080-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo expuesto anteriormente, es evidente que el signo solicitado a registro no le permite al consumidor diferenciarlo de otros productos que se ofertan en el mercado, determinando con ello que éste pueda caer en error al adquirir el bien y tampoco poder asociarlo con un origen empresarial determinado.

Así las cosas, el signo cuestionado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto, además de que se descarta que las expresiones laudatorias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, se daría a conocer a los consumidores una información que puede ser o no cierta y, por ende, privar al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado.

En ese sentido, la Sala también considera que el signo solicitado no es distintivo, ya que no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del producto que realmente desea adquirir, por lo que al no ser distintivo tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.

Por todo lo anterior, al constituir la expresión objeto de controversia un término laudatorio y, por lo tanto, descriptivo y carente de 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad de los productos que pretende distinguir en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que “ESBELTA” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Ahora, la actora también alegó que la SIC desconoció el derecho preferente que ostenta respecto de la expresión “ESBELTA”, puesto que denegó el registro como marca del signo cuestionado, cuando éste se había solicitado invocando el citado derecho. Al respecto, en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, se indicó lo siguiente: “[…] 3.2.

Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 3.6.

Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser el titular directo de la marca cancelada, ya que debe someterse al proceso normal de registro. […]” (Destacado fuera de texto). De lo anterior, se desprende que quien haya logrado obtener la cancelación total de un registro marcario a través de la acción de cancelación por no uso, le asiste un derecho preferente para solicitar el registro de esa misma marca que canceló, siempre y cuando lo ejerza en el tiempo y en la forma establecidos.

Ahora, también se advierte que en la citada interpretación el Tribunal afirmó que el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.

En el caso sub examine, se advierte que la actora presentó acción de cancelación por no uso en contra del registro núm. 110531 correspondiente a la marca mixta “ESBELTA”, de propiedad de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.; y que mediante las resoluciones 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núms. 4415 de 27 de febrero de 2006, 13776 de 30 de mayo de ese año y 36690 de 29 de diciembre de dicha anualidad, la SIC lo canceló totalmente por no uso.

Posteriormente, invocando el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso, la actora presentó el 17 de abril de 2007 la solicitud de registro como marca del signo “ESBELTA”, para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ante la entidad demandada. A su turno, la SIC, a través de los actos administrativos acusados, denegó su registro por cuanto la misma resultaba descriptiva respecto de los productos que pretendía distinguir en la citada Clase 29.

Al respecto, la Sala observa que no le asiste razón a la actora al afirmar que se vulneró su derecho preferente, toda vez que como bien lo indicó el Tribunal éste no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable el derecho a ser el titular directo de la marca cancelada, pues debe someterse al proceso normal de registro, conforme ocurrió en el caso sub lite.

En efecto, la Sala pone de presente que el derecho preferente no le otorga a la actora el derecho al registro automático del signo 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado “ESBELTA”, sino la prelación, derivada del ejercicio de la acción de cancelación presentada contra el registro núm. 110531.

Se observa entonces que una vez se presentó la nueva solicitud de registro como marca del signo cuestionado, ésta fue sometida al examen de registrabilidad respectivo por parte de la SIC, en el que concluyó que la misma era irregistrable, por cuanto resultaba descriptiva respecto de los productos que pretendía distinguir sin que ello implique la vulneración a su derecho preferente que, como ya se dijo, únicamente le otorga una prelación. Ahora bien, en cuanto al argumento de la actora consistente en que la SIC violó los artículos 209 de la Constitución Política y 84 del CCA al conceder el registro como marca del signo “ALPINA ESBELTA” al tercero con interés directo en las resultas del proceso, debido a que se muestra contradictorio e incongruente, la Sala considera que la entidad demandada no tiene que aplicar el criterio utilizado en otros casos o registrar como marcas expresiones que no debieron serlo, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas13; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Sobre este asunto, es del caso poner de presente que la Interpretación Prejudicial 282-IP-2017, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como frente a decisiones emanadas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso concreto;

“[…] es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares […]”. Asimismo, precisó que “[…] no se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites de la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa y las 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos […]”.

En este orden de ideas, al no poseer el signo solicitado “ESBELTA” la condición de “distintividad” necesaria, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00385-00 Actora: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2023. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.