Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150027600 Demandante: Integral de Servicios Técnicos S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Integral S.A. Temas: Riesgo de confusión entre marcas nominativas y mixtas;

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industria Integral de Servicios Técnicos S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18487 de 21 de marzo de 2014, y 75838 de 15 de diciembre de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Integral de Servicios Técnicos S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y 1 Por medio de apoderada. Cfr. Folios 47 a 50. 2 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho2, que se adecuó3 a la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18487 de 21 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de signos distintivos y 75838 de 15 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta INTEGRAL, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Integral S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRETENSIONES PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18487 de fecha 21 de marzo de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 13-244522, la cual concede el registro de la marca INTEGRAL, para distinguir servicios de la clase 35, a favor de la sociedad INTEGRAL S.A. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 75838 de fecha 15 de diciembre de 2014, notificada mediante edicto desfijado el 23 de enero de 2015, la cual confirma la resolución No. 18487.

TERCERA: Que como consecuencia de las anterior (sic) declaración (sic), a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca INTEGRAL, para distinguir servicios de la clase 35. 2 Previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 3 Cfr. Índice 59 del aplicativo web SAMAI. 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; por la cual se adopta el “Régimen común sobre propiedad industrial” 5 Cfr. Folios 13 y 14. 3 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 309 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6:. 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 15 de octubre de 2013, el registro como marca del signo mixto INTEGRAL para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 31 de octubre de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 678, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con base en sus marcas mixtas: i) INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS; ii) INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS; iii) INTEGRAL DRILLING SERVICES INTEGRAL SISMIC SERVICES; y iv) INTEGRAL TECHNICAL SERVICES. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18487 de 21 de marzo de 2014, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta INTEGRAL, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 18487 de 21 de marzo de 2014. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 75838 de 15 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18487 de 21 de marzo de 2014. 6 Cfr. Folios 35 a 38 4 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la marca mixta INTEGRAL no cumple con los requisitos previstos en la norma citada, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 6.2.

Indicó que, debido a la evidente similitud entre la marca MIXTA INTEGRAL y las marcas INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS, INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, INTEGRAL DRILLING SERVICES INTEGRAL SISMIC SERVICES e INTEGRAL TECHNICAL SERVICES de su titularidad, se debe concluir que la primera no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segundo cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000 6.3. Argumentó que: i) la marca INTEGRAL reproduce la expresión INTEGRAL, de las marcas de las cuales es titular; y ii) que esta era la parte distintiva de los conjuntos previamente registrados comoquiera que las expresiones que la acompañaban eran meramente descriptivas, confusión que se hacía más evidente en el hecho que las marcas compartían identificaban los mismos servicios. 5 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tercer cargo: violación del literal b) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000 6.4.

Señaló que era titular del nombre comercial INTEGRAL la cual era similarmente confundible con la marca demandada, en tanto, compartían la expresión INTEGRAL y que era sobre aquella expresión que recaía la mayor fuerza distintiva de los conjuntos por lo cual se presentaba un riesgo confusión. Contestaciones de la demanda La parte demandada 7.

La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que la palabra INTEGRAL no era apropiable y, en ese sentido, los elementos adicionales que tenía la marca la hacían fácilmente identificable, razón por la cual no carecía de distintividad.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.2. Argumentó que la marca demandada y el nombre comercial no tienen semejanzas que generen confusión, en razón a que cuentan con elementos gráficos que lo dotan de fuerza distintiva. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.3.

Manifestó que la marca demandada no tiene su fuerza distintiva en la expresión INTEGRAL que es inapropiable por ser un término usual y que, en tal 7 Por intermedio de apoderada. Cfr. 171 a 174 8 Cfr. Folio 68 a 72. 6 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentido, lo que se debe analizar es sus elementos gráficos los cuales son suficientemente disimiles. 7.4.

Señaló que no había conexidad competitiva entres los productos o servicios identificados por las marcas cotejadas, en tanto, no utilizaría los mismos canales de comercialización y distribución. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

Indicó que la expresión INTEGRAL es de uso común para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y que, siguiendo la argumentación expuesta por la parte demandante, se concluiría que sus marcas no habrían debido registrarse comoquiera que estas incluyen la expresión INTEGRAL, la cual ya había sido registrada previamente. 8.2.

Señaló que su marca tiene una serie de características graficas relacionadas con las integrales aritméticas, lo que la dota de una especial fuerza distintiva y diluye el riesgo de confusión con las marcas de las que es titular la parte demandante. Asimismo, adujo que “[…] Las marcas con la que se opone al registro la sociedad INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S.A.S., se caracteriza por tener un logo en el cual se encuentra la expresión INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS en un rectángulo color rojo con letra color blanca, lo cual hace a los signos totalmente diferentes. […]”11. 8.3.

Manifestó que las marcas estudiadas, en su conjunto y no de forma fraccionada como lo pretendía la parte demandante, presentaban diferencias que evitaban la configuración del riesgo de confusión y que, en todo caso, presentaban diferencias desde el aspecto ortográfico y fonético, en tanto las marcas de la parte demandante, contaban con un mayor número de grafemas. 9 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 191 10 Cfr. Folios 175 a 190 11 Cfr. Folio 107 7 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.4. Refirió que, en razón a la inexistencia de similitudes entre las marcas cotejadas, no era necesario analizar la conexidad competitiva entre productos o servicios identificados. 8.5.

Indicó, respecto del nombre comercial INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA, que dicho nombre comercial no tenía ninguna relación con los actos administrados acusados y que, la parte demandante, no había demostrado la titularidad de ningún nombre comercial que pudiera tenerse como opositor. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de abril de 201812, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000, aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 426-IP-2018 de 3 de diciembre de 201813, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, y los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación de los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinentes. 3. No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486, pue son es cuestión controvertida el concepto de una marca. 4. De oficio se interpretarán los literales e) y g) del artículo 135 y los artículos 190, 191, 192 y 193 de Decisión 486, debido a que en el proceso interno se discute el riesgo de confusión de un nombre comercial. […]”14 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria, que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y audiencia inicial 12 Cfr. Folio 148 13 Cfr. Folios 227 a 239 14 Cfr. Folio 228 8 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 201915, una vez recibida la interpretación prejudicial, por un lado, resolvió sobre la reanudación del proceso y, por el otro, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y en la audiencia inicial realizada el 29 de abril de 201916: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) hizo una advertencia sobre la audiencia de pruebas y viii) realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 202217: i) prescindió de la audiencia de pruebas; declaró saneado el proceso; prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, las partes demandante18 y demandada19; y el tercero con interés directo en el resultado del proceso20 presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 16.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 202321, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núms: i) 507633, mixta INTEGRAL, 15 Cfr. Folios 197-199. 16 Cfr. Folios 210-225. 17 Cfr. Índice 48 del aplicativo web “SAMAI” 18 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 19 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 55 del aplicativo web “SAMAI” 21 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 9 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; ii) 481372 y 486750 de las marcas mixtas y nominativas INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS; iii) 401319, 401320, 401321, 401322, 401323 y 401324 de las marcas mixtas INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS; iv) 443602 de la marca mixta INTEGRAL DRILLING SERVICES; v) 442185 de la marca mixta INTEGRAL SEISMIC SERVICES; vi) 442186 de la marca mixta INTEGRAL TECHNICAL SERVICES; y vii) 436617 de la marca mixta INTEGRAL PETROLEUM SERVICES; que identifican servicios de las clases 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 42 ibidem. 17.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202320, dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 426-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el numeral 8.º del artículo 14922 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 22 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 10 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21.1. Resolución núm. 18487 de 21 de marzo de 201424 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta INTEGRAL, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.

La Resolución núm. 75838 de 15 de diciembre de 201425, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18487 de 21 de marzo de 2014. El problema jurídico 22. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 22.1.

Si las resoluciones núm. 18487 de 21 de marzo de 2014 y 75838 de 15 de – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 24 Cfr. Folios 3-9 25 Cfr. Folios 10-11 11 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro de la marca mixta INTEGRAL, para identificar “Gestión de negocios comerciales y administración comercial”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 22.2.

En este sentido, se analizará si la marca mixta INTEGRAL, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida mediante los actos administrativos acusados es similarmente confundible con las marcas de titularidad de la parte demandante: i) INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS, con certificados de registro núm. 401319, 401320, 401321, 401322, 401323, 401324 para identificar servicios de las clases 46, 42, 38, 37, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente; ii) INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, con certificados de registro núms. 481372 y 486750, para identificar servicios de las Clases 35, 36, 37, 38, 39 y 42 ibidem; iii) INTEGRAL DRILLING SERVICES con certificado de registro núm. 443602, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; iv) INTEGRAL SISMIC SERVICES, con certificado de registro núm. 442185, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; v) INTEGRAL TECHNICAL SERVICES con certificado de registro núm. 442186, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; y vi) INTEGRAL PETROLEUM SERVICES con certificado de registro núm. 436617, para identificar servicios de la Clase 39 ibidem. 22.3.

Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida INTEGRAL y el nombre comercial INTEGRAL cuya titularidad alega la parte demandante. 22.4. Si la marca mixta INTEGRAL para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación internacional de Niza cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y de oficio, interpretó y los literales e) y g) del artículo 135 y los artículos 190, 191, 192 12 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 193 ibidem.

Asimismo, no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por no ser materia de la controversia aquello que puede o no constituir marca. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25.

La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena26, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200027 de la Comisión de la Comunidad Andina28. 26 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 28 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 13 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros31. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 31 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 426-IP-2018 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que son idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero. riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo 32 Cfr. Folios 161-181 15 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio b) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es: se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios (i) Criterio del consumidor medio: […] (ii) Criterio del consumidor selectivo: […] (iii) Criterio del consumidor especializado: […] 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar que elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento 16 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso […] c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico 17 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto 20 3.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. […] 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca 4.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […] Características del nombre comercial 5.5.

Las principales características del nombre comercial son las siguientes: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales: El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella, es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social 18 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Protección del nombre comercial 5.6 Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Articulo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial […] 5.9.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 5.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables. o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 6.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. La demandante alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre si de los productos y servicios […] 19 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario. […] 6.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios 6.6 Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […]” Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 34.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las palabas o combinación de palabras […]”; y “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 20 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 36.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sea idénticos o asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 37.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo. en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 38. En este sentido, las marcas sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Marca concedida Marcas previamente registradas 33 Certificado núm. 507633 Certificado núm. 44218634 Certificado núm. 43661735 33 Cfr. Folio 8. 34 Cfr. Folio 251. 35 Cfr. Folio 257. 21 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado núm. 44218536 Certificado núm. 44360237 Certificados núms. 40131938, 40132039, 40132140, 40132241, 40132342, 40132443 Certificado núm.48137244 INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS Certificado núm. 48675045 Nombre Comercial INTEGRAL46 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la 36 Cfr. Folio 249. 37 Cfrs Folio 247. 38 Cfr Folio 245 39 Cfr Folio 239 40 Cfr Folio 243 41 Cfr Folio 241 42 Cfr Folio 253 43 Cfr Folio 255 44 Cfr Folio 233 45 Cfr. Folio 235 46 Cfr. Folio 30. 22 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas y mixtas.

Respecto del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 38. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se indicaron como violados los artículos 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) el artículo 134 ibidem fue desarrollado desde la perspectiva de la distintividad extrínseca que hace parte de los supuestos de irregistrabilidad previstos en el artículo 136 ibidem; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente interpretar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión, y de oficio los literales e) y g) del artículo 135 y los artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000. 39.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 ibidem, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar que las marca demandada y las marcas previamente registradas y el nombre comercial de la parte demandante, son confundibles, y que la marca concedida cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos o similares productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 23 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta INTEGRAL solicitada por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad enunciada supra.

Aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 42. Precisado lo anterior, y antes de proceder a realizar el cotejo entre la marca concedida y marcas previamente registradas, la Sala precisa que, de conformidad con lo previsto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 200047, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 43.

Esta Sección, mediante sentencia de 24 de enero de 200848, respecto de la declaración de nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, consideró que: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Asimismo, consideró que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 47 La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. 48 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 24 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44. Asimismo, esta Sección, en la sentencia de 21 de febrero de 201949, en relación a la aplicación y el alcance de lo previsto en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, consideró que: “[…] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. […]” (Destacado fuera del texto) 45. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros.

En este sentido, cuando estos derechos dejan de existir, desaparece el interés de la parte demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha considerado esta Sección50: 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020090062200 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020120011500 25 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 46.

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a que: 46.1 La presente acción se adecuó como acción de nulidad relativa; y 46.2. Las marcas previamente registradas: i) INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS, con certificados de registro núm. 401319, 401320, 401321, 401322, 401323, 401324 para identificar servicios de las clases 46, 42, 38, 37, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente; ii) INTEGRAL DRILLING SERVICES con certificado de registro núm. 443602, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; iii) INTEGRAL SISMIC SERVICES, con certificado de registro núm. 442185, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; iv) INTEGRAL TECHNICAL SERVICES con certificado de registro núm. 442186, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; y v) INTEGRAL PETROLEUM SERVICES con certificado de registro núm. 436617, para identificar servicios de la Clase 39 ibidem caducaron, como consta en los reportes de los estados actuales de los registros, visibles en el índice 64 del aplicativo web “SAMAI”. 47.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de esta Sección, en relación a la aplicación de la regla prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente las marcas citada supra, comoquiera que, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, las marcas previamente registradas, en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de 26 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no se encuentran vigentes. 48.

Así, respecto de las marcas previamente registradas y mencionadas supra, y, debido a su caducidad, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable en el caso sub examine. En consecuencia, la Sala considera que, de conformidad con lo previsto en norma citada supra, no pueden ser usadas como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta INTEGRAL. 49.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que debe realizar el cotejo marcario entre la marca mixta INTEGRAL y las marcas mixta y nominativa INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS con certificados núms. 481372 y 48650 respectivamente, para identificar servicios de las clases 35, 36, 37, 38,39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Cotejo entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 50.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas indicadas supra, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”51. 51 Cfr. Folios 167. 27 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas cotejadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”52. 52.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre una marca mixta y unas marcas mixta y nominativa, respecto de las marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 53. En este sentido, la Sala considera que, observando las marcas en su conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 54. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 52 Cfr. Folio 166. 28 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”53. 55.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso indicaron que la palabra INTEGRAL es de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual no se puede reconocer un derecho exclusivo de uso a la parte demandada. 53 Cfr. Folios 169-170. 29 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si las marca en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 56.

Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen54. 57.

En ese orden de ideas, es preciso señalar que: 57.1. De conformidad con la revisión hecha en el aplicativo SIPI55 de la Superintendencia de Industria Comercio, para el momento que se expidieron los actos administrativos, la expresión INTEGRAL era de uso común, en marcas para la identificación de servicios de la Clase 35 de la Clasificación internacional de Niza, hecho que se hace evidente en su uso reiterado por distintas empresas, como se enuncia a continuación: Marca Certificado núm. Tipo Titular Clase GESTION INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA GIS LTDA 17149 mixta Gestion Integral De Suministro Ltda Gis Ltda. 35 SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO OUTSOURCING SIMOUT 16258 nominativa Simout S.A. 35 RFI (REMUNERACIÓN FLEXIBLE INTEGRAL) 317959 mixta Human Capital Outsourcing S.A.S. 35 CIS CENTRO DE INFORMACION EN SEGURIDAD INTEGRAL SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL 380345 mixta Consejo Colombiano De Seguridad 35 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008. 55 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 24 de octubre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GESTIÓN INTEGRAL 404385 mixta Sancho Bbdo Worldwide Inc S.A. 35 GIP GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. 378770 mixta Gestion Integral De Proyectos S.A.S. 35 INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 401323 mixta Integral De Servicios Técnicos S.A.S. 35 57.2.

Por lo expuesto anteriormente, la expresión INTEGRAL es de uso común para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación internacional de NIZA y correspondería excluirla del cotejo, sin embargo, de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala56, así como lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina57, esta Sala considera que podrá, de modo excepcional, hacerse el cotejo considerando dicho componente, en cuyo caso, se deberá analizar las marcas en su conjunto.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y las marcas registradas Comparación ortográfica 58. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. 59.

Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra que existe una clara similitud ortográfica, como se observa a continuación: 56 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 11 de noviembre de 2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón;

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009- 00226-00. 57 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 31 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I N T E G R A L I N T E G R A L E N E R G Y S O L U T I O N S 60.

Así las cosas, se advierte que entre las marcas bajo estudio no se presenta una similitud ortográfica. Ello comoquiera que la marca concedida se compone de (1) palabra de (3) silabas, con una secuencia vocálica de “I, E, A”, mientras que las marcas previamente registradas, se compone de (3) palabras, (9) silabas y una secuencia vocálica “I, E, A, E, E, E, I,E ”, con lo cual se presentan amplias diferencias que diluyen el riesgo de confusión que podría derivarse de la expresión INTEGRAL que, como se explicó supra, era de uso común, para la identificación de servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Comparación fonética 61. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlas de viva voz y de manera sucesiva: INTEGRAL - INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS INTEGRAL - INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS INTEGRAL - INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS INTEGRAL - INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS 62.

La Sala advierte que no existe similitud fonética comoquiera que se advierten diferencias en extensión y la estructura de las marcas. Ello comoquiera que no comparten terminaciones, la marca demandada tendría una sola silaba tónica mientras que las marcas de la parte demandante tendrían tres, una por palabra, de igual forma, se precisa que las similitudes recaen de forma exclusiva en la expresión INTEGRAL que no es apropiable por ninguno de los titulares.

Por lo que, tal como se indicó previamente, es una expresión de uso común, por lo cual las diferencias encontradas son suficientes para descartar la similitud desde la perspectiva fonética. 32 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación conceptual 63.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos distintivos, de manera que la similitud se configura si los evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”58. 64.

En el presente caso, la Sala advierte que el término integral común a las marcas cotejadas, es un adjetivo puede significar “[…]integral Del lat. mediev. integralis. 1. adj. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Panorámica integral. Educación integral. 2. adj. Que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña. Es un demócrata integral. 3. adj.

Dicho de un vegetal, especialmente de un cereal, o de otra sustancia: Que conserva todos sus componentes naturales. Arroz, harina, caña, leche integral. 4. adj. Dicho de un producto alimenticio: Elaborado a partir de una sustancia integral. Pan integral. 5. adj. Fil. Dicho de cada una de las partes de un todo: Que entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede subsistir, aunque incompleto, sin ella. 6. adj.

Mat. Dicho del signo (∫): Que indica integración. 7. f. Mat. Resultado de integrar una expresión diferencial. […]”59 65. Ahora bien, lo anterior no es suficiente para considerar que las marcas poseen similitud ideológica en porque, tal como se dijo previamente, la expresión INTEGRAL es de uso común para la identificación de servicios de la Clase 35. 66.

Asimismo, las marcas de la parte demandante cuentan con las expresiones ENERGY y SOLUTIONS. Estas últimas significan, en inglés, energía y soluciones. Al respecto, como lo ha considerado esta Sección60, en atención a los señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina61, cuando las 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 59 https://dle.rae.es/integral; consultada el 24 de octubre de 2023. 60 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia De 20 De octubre De 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Número Único De Radicación: 110001032400020140041800 61 Tribunal Andino de Justicia de La Comunidad Andina, interpretación prejudicial 91-IP-2021 de 9 de marzo de 2022 33 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras tengan una raíz equivalente en castellano y posean gran similitud fonética se entenderá que son conocidas por los consumidores colombianos. 67.

Así las cosas, en la marca previamente registrada se compone de la expresión ENERGÍA la cual significa “[…]1. f. Eficacia, poder, virtud para obrar.2. f. Fís. Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, y que se mide en julios. (Símb. E)[…]”62; y SOLUCIONES, que es el plural de la expresión solución, que significa: “[…]solución Del lat. solutio, -ōnis. 1. f. Acción y efecto de disolver. 2. f. Acción y efecto de resolver una duda, dificultad o problema. 3. f. Satisfacción que se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la dificultad de un argumento. 4. f. En el drama y poema épico, desenlace de la trama o asunto. 5. f. Paga, satisfacción. 6. f. Desenlace o término de un proceso, de un negocio, etc. 7. f. Mat.

Cada una de las funciones o cantidades que satisfacen las condiciones de un problema o de una ecuación. 8. f. Quím. disolución (‖ mezcla). […]”63 68. Así, la inclusión de las referidas partículas le da un alcance conceptual diferente a las marcas previamente registradas de las que es titular el demandante, respecto del alcance y el tipo de servicios que se prestan por la marca previamente registrada y que le permite diferenciarlo de la marca demandada. 66.

Una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten las mismas, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 62 https://dle.rae.es/energ%C3%ADa; consultada el 24 de octubre de 2023. 63 https://dle.rae.es/soluci%C3%B3n#YJYpM0U; consultada el 24 de octubre de 2023. 34 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67.

Por lo expuesto anteriormente y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la existencia de elementos comunes, así como de los elementos adicionales que las conforman: la Sala considera que no existe similitud entre las marcas, por lo que no se configura el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 68. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 69.

En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre las marcas INTEGRAL e INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, la marca concedida mediante el acto administrativo no se encuentra incursa en la citada causal de irregistrabilidad.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 70. Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en el marco normativo expuesto supra relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado para ser registrado como marca sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 71.

Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debió haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial y, en tanto, que la parte demandante no cumplió con dicha carga, comoquiera que no allegó pruebas relacionadas con el uso del nombre comercial, la Sala se eximirá de 35 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co analizar si la marca demandada se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues no se encuentra probada la existencia del nombre comercial aducido por la parte demandante.

Conclusión 72. La Sala concluye que la marca mixta INTEGRAL, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se presenta similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión, respecto de las marcas mixta y nominativa INTEGRAL ENERGY SOLUTIONS, de las que es titular la parte demandante, en tanto la expresión INTEGRAL, no es apropiable y los elementos que las acompañan son suficientes para dotarlas de distintividad extrínseca. 73.

La parte demandante no aportó pruebas que permitieran acreditar la existencia del nombre comercial, razón por la cual no es posible estudiar la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 respecto de los signos distintivos con certificado de registro núms.: i) INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS, con certificados de registro núm. 401319, 401320, 401321, 401322, 401323, 401324 para identificar servicios de las clases 46, 42, 38, 37, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente; ii) INTEGRAL DRILLING SERVICES con certificado de registro núm. 443602, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; iii) INTEGRAL SISMIC SERVICES, con certificado de registro núm. 442185, para identificar servicios de la Clase 37 ibidem; iv) INTEGRAL TECHNICAL SERVICES con certificado de registro núm. 442186, para identificar 36 Número único de radicación: 11001032400020150027600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios de la Clase 37 ibidem; y v) INTEGRAL PETROLEUM SERVICES con certificado de registro núm. 436617, para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.