CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020160035900 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: C.I. Inversiones Voziphone S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Apple, Inc. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo - Marca Notoria.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad C.I. Inversiones Voziphone S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8402 de 27 de febrero de 2015 y 100060 de 22 de diciembre de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad C.I. Inversiones Voziphone S.A.S., en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y 1 La Sala mediante auto de 12 de diciembre de 2017 declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8402 de 27 de febrero de 2015 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de signos distintivos la Superintendencia de Industria y Comercio; y 100060 de 22 de diciembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto “VOZIPHONE”, para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Que se declaré la Nulidad de la siguiente decisión de al (sic) Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución No.00008402 del 27 de febrero de 2015, mediante la cual, el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la compañía APPLE INC, y negó el registro de la marca VOZIPHONE (Mixta), para distinguir servicios de la clase 38 internacional, a nombre de la compañía C.I INVERSIONES VOZIPHONE SAS, que fue confirmada por resolución No.10060 del 22 de diciembre de 2015. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.2.Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ordenar a la entidad demandada declarar infundada la oposición presentada por la compañía APPLE INC y por ende conceder el registro de la marca VOZIPHONE (Mixta) en clase 38 internacional a nombre de la compañía C.I INVERSIONES VOZIPHONE SAS, de la resolución No.00008402 del 27 de febrero de 2015, y lo pertinente con la resolución No.10060 del 22 de diciembre de 2015, mediante la cual la División 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición presentada por la compañía APPLE INC, y negó el registro de la marca VOZIPHONE (Mixta), para distinguir productos de la clase 38 internacional, a nombre de la compañía C.I INVERSIONES VOZIPHONE SAS, que fue confirmada por la Delegatura de la misma entidad, por resolución No, 10060 del 22 de diciembre de 2015, mediante la cual resolvió el recurso de apelación que la opositora interpuso contra aquella.

Se DECLARE la NULIDAD de la resolución No. 10060 del 22 de diciembre de 2015 proferida por la Delegatura de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirmo la decisión contenida en la Resolución No. 00008402 del 27 de febrero de 2015, que declaro fundada la oposición presentada por la compañía APPLE INC, y confirmo la negación del registro de la marca VOZIPHONE(/Mixta), para identificar servicios de la clase 38 internacional, solicitada por la compañía C.I INVERSIONES VOZIPHONE SAS, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno, por haberse agotado la via gubernativa. 2.3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y comercio publicar en la gaceta de la propiedad industrial, la sentencia que se dicte en el proceso. […]” Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Que el 20 de noviembre de 2013 solicitó el registro como marca del signo mixto “VOZIPHONE” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

Que la referida solicitud se publicó el 29 de noviembre de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 680, la cual fue objeto de oposición por parte de la sociedad APPLE INC, en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el signo solicitado reproduce su marca notoria “IPHONE”. 5.3.

Que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8402 de 27 de febrero de 2015, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “VOZIPHONE” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 5.4.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 8402 de 27 de febrero de 2015. 5.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 100060 de 22 de diciembre de 2015: i) confirmó la Resolución num. 8402 de 27 de febrero de 2015; y ii) reconoció la notoriedad de la marca “IPHONE” con certificado 374221, para distinguir teléfonos inteligentes, para el periodo comprendido entre el año 2012 hasta octubre de 2015.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1. Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 7.1. Mencionó que el signó solicitado “VOZIPHONE” es una expresión susceptible de registro, por cuanto está conformado por elementos ortográficos, gramaticales, fonéticos y visuales que, en una visión de conjunto, permiten que sea jurídica y válidamente aceptado como marca. 7.2.

Manifestó que la parte demandada cotejó erradamente las solicitudes, ya que para tomar la decisión basó su análisis parcial sobre una expresión común y, por ende, débil, para reivindicar derechos exclusivos sobre la expresión “IPHONE”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 7.3. Insistió en que no existe similitud entre los signos cotejados, por lo que la parte demandada desconoció la preceptiva doctrinal y jurisprudencial que señala que el análisis debe hacerse forzosamente en su conjunto y no en forma fraccionada. 7.4.

Adujo que un signo puede tener un elemento registrado por otra marca, siempre y cuando el mismo goce de un grado de distintividad suficiente frente a la ya registrada o usada. 7.5. Expresó que el signo solicitado al estar acompañado del prefijo VOZ, le imprime no solo un significado distinto, sino que también lo hace diferenciable desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. 7.6.

Reiteró que el cotejo de marcas se limitó deliberadamente a fraccionar el signo solicitado desconociendo su componente y la previa existencia de un establecimiento de comercio denominado VOZIPHONE. 7.7. Concluyó que tiene un mejor derecho sobre la expresión “VOZIPHONE”, ya que su uso viene siendo anterior, permanente y continuo desde marzo de 2006.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1. Indicó que en el estudio se evidenció que el público, sea o no consumidor de teléfonos inteligentes, reconoce e identifica la marca “IPHONE” como distintiva de dichos productos. 8.2. Expresó que la marca “IPHONE” cuenta con el cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para darle el status de notoria en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 8.3.

Argumentó que el signo “VOZIPHONE” no puede ser registrado, pues el mismo consiste en una expresión que afecta la identidad de la marca “IPHONE”, cuyos derechos están en cabeza de la sociedad opositora, al punto que el consumidor pertinente relacionaría el signo solicitado con la sociedad APPLE INC. 8.4. Adujo que es evidente la conexión competitiva entre los signos en disputa, pues existe identidad entre los servicios ofrecidos, al utilizar los mismos canales de comercialización, de publicidad y al estar relacionados por su finalidad.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1. Mencionó que los signos en conflicto presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales, por lo que, de permitirse su coexistencia, inducirían en error al momento de elegir el producto y/o servicio deseado. 9.2.

Argumentó que la parte demandante adicionó al signo solicitado la partícula VOZ, que es de uso común y, por lo tanto, no debe ser tenida en cuenta dentro del cotejo marcario, en la medida que nadie puede alegar derechos exclusivos sobre la misma. 9.3. Indicó que el signo “VOZIPHONE” fue solicitada para amparar los mismos servicios de la marca “IPHONE”, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 9.4.

Expresó que la mera existencia del nombre comercial “VOZIPHONE” y su supuesto uso en el comercio, no implica que su titular cuente con un mejor derecho o con un derecho anterior que permita su registro como marca, sin importar la existencia de la marca previamente registrada y notoriamente conocida “IPHONE”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 9.5.

Manifestó que el signo solicitado “VOZIPHONE” es irregistrable a la luz del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues reproduce la marca notoria “IPHONE”, sin que tenga elementos adicionales suficientemente distintivos como para considerar que el publico consumidor contará con las herramientas suficientes para identificar que se trata de marcas que tienen un origen empresarial diferente. 9.6.

Concluyó que ante el consumidor que identifica la marca notoria “IPHONE”, son inminentes los riesgos de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, por lo que la parte demandada dio correcta aplicación a la normativa andina, al negar el registro de la marca solicitada. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el11 de diciembre de 2018, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Así mismo, solicitó la interpretación de los artículos 228 a 232 ibidem. 10.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 88-IP-2019 de 23 de octubre de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 228 al 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 228 y 230 de la referida Decisión por ser pertinentes.

No se interpretarán los Artículos 134, 229, 231 y 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca, las causales para que no se niegue la calidad de notorio de un signo, la prescripción y prohibición del uso no autorizado de la marca notoria. De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literal g), 136 Literales a) y h) 151 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conformación de marcas con denominaciones de uso común; marca notoria y 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 la conexión entre los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […]”. 10.2.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de agosto de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 22 de agosto de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6º del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, prescindió de la audiencia de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de enero de 2025, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 12.1.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2. La parte demandada, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 12.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 Intervención del Ministerio Publico 13.

El Agente del Ministerio Público consideró que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 88-IP-2019 de 23 de octubre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20193, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 17.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 3 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 17.1. La Resolución núm. 8402 de 27 de febrero de 2015, mediante la cual la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del del signo mixto “VOZIPHONE” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.2.

La Resolución núm.100060 de 22 de diciembre de 2015, mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en la que: i) confirmó la Resolución núm. 8402 de 27 de febrero de 2015; y ii) reconoció la notoriedad de la marca “IPHONE” con certificado 374221, para distinguir teléfonos inteligentes, para el periodo comprendido entre el año 2012 hasta octubre de 2015.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1. Si las resoluciones núm. 8402 de 27 de febrero de 2015 y núm. 100060 de 22 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del signo como marca mixta VOZIPHONE, para identificar “servicio de telecomunicaciones, suministro de acceso a telecomunicaciones y enlaces a bases de datos de computador internet comunicador por computador, intercomunicaciones de computadores e internet, suministro de telecomunicaciones inalámbricas vía una red de comunicaciones electrónica, transmisión de datos e información vía medios electrónicos, computador, teléfono, teléfono móvil correo electrónico y medios de comunicación electrónica, servicios de tecnología vip, telecomunicación de información incluyendo páginas web, servicios de tableros electrónicos de anuncios, entrega de mensajes por transmisión electrónica, servicios de difusión por internet. suministro de acceso a usuarios a internet, servicios de tecnología inalámbrica y equipos asociados, servicios de comunicación a través de redes informáticas comunicaciones por redes de fibra óptica, servicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones, conexión por telecomunicaciones a una red de informática mundial, mensajería 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 electrónica”, servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 134, literal a); 136, literales a) y h); 190, 191 у 193 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004.

Y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. En este sentido, se analizará: 18.2. Si la parte demandada vulneró o no el artículo 134, literal a), al negar el registro del signo “VOZIPHONE”, solicitado para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la configuración de un error de derecho por falta de aplicación de dicha normativa. 18.3.

Si la parte demandada vulneró o no el artículo 136, literales a) y h), al negar el registro del signo “VOZIPHONE”, solicitado para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta “IPHONE”, con registros núms. 374210, 298976, 374221, 372904, 430747 y 473464, cuyo titular es Apple, Inc., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 18.4.

Si la parte demandada vulneró o no los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486, por indebida aplicación, al negar el registro del signo VOZIPHONE, solicitado para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, porque, en criterio de la parte demandante, se desconoció la existencia y uso del nombre comercial VOZIPHONE; y 18.5.

Si la parte demandada aplicó, en debida forma, los artículos 228 a 232, al negar el registro del signo VOZIPHONE, solicitado para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la "alta notoriedad de la marca mixta “IPHONE”, con registros núms. 374210, 298976, 4 De conformidad con la fijación del litigio señalada por Despacho sustanciador en la Audiencia inicial de 22 de agosto de 2019. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 374221, 372904, 430747, у 473464, cuyo titular es Apple, Inc., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena5, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20006 de la Comisión de la Comunidad Andina7. 5 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 6 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 7 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8 21.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 8 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 9 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 88-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo VOZIPHONE (mixto) es confundible o no con las marcas IPHONE (denominativas - mixtas) resulta pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo VOZIPHONE (mixto) y las marcas IPHONE (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VOZIPHONE (mixto) y las marcas IPHONE (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VOZIPHONE (mixto) y las marcas IPHONE (denominativas). 4.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. […] 4.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Marcas de fantasía 5.1. La SIC sostiene que las marcas en conflicto son de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 […] 5.4. En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto son o no de fantasía con relación a los productos o servicios que identifican. 6.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 6.1. En atención que los signos en conflicto se encuentran conformados por la expresión en idioma extranjero PHONE, cuyo significado es TELÉFONO, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. […] 6.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los servicios de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 7.

Marcas evocativas 7.1. Como en el proceso interno se manifestó que el signo solicitado a registro tiene la expresión VOZ, la cual es un término evocativo dentro de los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 7.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación VOZ y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 8.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 8.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias IPHONE (denominativas - mixtas) se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 8.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 8.2.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […] 8.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas IPHONE (denominativas - mixtas) son notoriamente conocidas, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 9.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza 9.1. Se alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 9.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. 29.

Sobre el particular, se destaca que en la citada interpretación prejudicial, el Tribunal estimó que “[…] No se interpretarán los Artículos 134, 229, 231 y 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca, las causales para que no se niegue la calidad de notorio de un signo, la prescripción y prohibición del uso no autorizado de la marca notoria. […]”, por lo que la Sala se relevará de realizar su estudio.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 30. De conformidad literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 31.

Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 32.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO vozIPhone (mixta) Solicitante: C.I. INVERSIONES VOZIPHONE S.A.S. Clase 38: “servicio de telecomunicaciones, suministro de acceso a telecomunicaciones y enlaces a bases de datos de computador internet, comunicador por computador, intercomunicaciones de computadores e internet, suministro de telecomunicaciones inalámbricas vía una red de comunicaciones electrónica, transmisión de datos e información vía medios electrónicos, computador, teléfono, teléfono móvil correo electrónico y medios de comunicación electrónica, servicios de tecnología voip, telecomunicación de información incluyendo páginas web, servicios de tableros electrónicos de anuncios, entrega de mensajes por transmisión electrónica, servicios de difusión por internet, suministro de acceso a usuarios a internet, servicios de tecnología inalámbrica y equipos asociados, servicios de comunicación a través de redes informáticas, comunicaciones por redes de fibra óptica, servicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones, conexión por telecomunicaciones a una red de informática mundial, mensajería electrónica.”. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 Marcas previamente registradas IPHONE (nominativa) Certificado núm. 374210 Titular: APPLE INC. Clase 38: “telecomunicaciones; servicios de comunicación y de telecomunicación; suministro de acceso a sitios web en internet; entrega de música digital, videos y otros trabajos de multimedia vía telecomunicaciones; suministro de telecomunicaciones inalámbricas vía una red de comunicaciones electrónica; mensajería digital inalámbrica, servicios de localizador, y servicios de correo electrónico, incluyendo servicios que permitan al usuario enviar y/o recibir mensajes a través de una red inalámbrica de datos; servicios de localizador de una o doble vía; comunicación por computador, intercomunicación de computadores; servicios de telex, telegramas y teléfono; arriendo, contratación alquiler de aparatos de comunicaciones y buzones de correo electrónico; servicios de tableros electrónicos de anuncios; consultaría en comunicación electrónica; servicios de facsímil, servicios de colección de mensajes y transmisión; transmisión de datos e información vía medios electrónicos, computador, cable, radio, teleimpresora, telecartas, teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, telecopiadora, televisión, microondas, rayos láser, comunicaciones satelitales o medios de comunicación electrónica; transmisión de datos mediante aparatos audiovisuales controlados por aparatos procesadores de datos o computadores; radiodifusión o transmisión de programas de radio y televisión; servicios de tiempo compartido para aparatos de comunicación; suministro de acceso a telecomunicaciones y enlaces a bases de datos de computador e internet; transmisión electrónica de archivos difundidas y descargables de audio y video vía computador y otras redes de comunicación; servicios de difusión por internet; transmisión de un sistema de posicionamiento global de la ubicación del usuario a otros vía redes de telecomunicación y de comunicación global; entrega de mensajes por transmisión electrónica; suministro de servicios de conexión y acceso a redes de comunicación electrónica, para la transmisión o recepción de audio, video o contenido multimedia; suministro de acceso a sitios web de música digital en internet; suministro de acceso a sitios web con contenido de mp3 en internet; entrega de música digital por telecomunicaciones; motores de búsqueda de operaciones; suministro de conexiones de telecomunicaciones a internet o bases de datos; suministro de acceso a usuarios a internet (servicios de proveedores); servicios de correo electrónico; telecomunicación de información (incluyendo páginas web), programas de computador y cualquier otro dato; radiodifusión de video, radiodifusión de video pregrabados con contenido musical y entretenimiento, programas de televisión, películas, noticias, deportes, juegos, eventos culturales, y programas de entretenimiento de todo tipo, vía una red global de computadores; emisión de ondas con contendido de video vía una red global de computadores; suscripción de radiodifusión de audio vía una red global de computadores; radiodifusión de audio, radiodifusión de música, conciertos, y programas de radio, vía una red global de computadores, emisión de ondas con contenido de audio vía una red global de computadores; transmisión electrónica de archivos de audio y audio video vía una red de comunicaciones; suministro de motores de búsqueda para obtener datos en una red global de computadores; servicios de comunicación de reunión de usuarios para la transferencia de música, video y grabaciones de audio vía una red comunicaciones; suministro de tableros electrónicos de anuncios para la transmisión de 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 mensajes entre usuarios de computador acerca de entretenimiento, música, conciertos, videos, radio, televisión, filmes, noticias, deportes, juegos, y eventos culturales; información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con todo lo anteriormente mencionado”.

IPHONE (nominativa) Certificado núm. 298976 Titular: APPLE INC. Clase 9ª: “hardware o equipos de computador y software o programas de computador” IPHONE (nominativa) Certificado núm. 374221 Titular: APPLE INC. Clase 9ª: “aparatos electrónicos móviles y operados a mano para el envío y recibo de llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos, video, mensajes instantáneos, música, contenido audiovisual y otros contenidos multimedia, y otros datos digitales; reproductores de mp3 y otros formatos digitales de audio y video; computadores operados a mano; asistentes personales digitales; mecanismos de navegación electrónicos, a saber, satélite global de posicionamiento (gps) receptores base para navegación; organizadores electrónicos; block de notas electrónicos; portador de datos magnético; teléfonos; teléfonos móviles; máquinas tragamonedas para computador; video teléfonos; cámaras; receptoras de radio; transmisores de radio; cámaras de video; aparatos de computador y programas de computador; programas de computador y programas originales de fábrica, a saber, programas de sistemas de operación, programas de sincronización de datos, y programas de aplicación de desarrollo de herramientas para computadores personales y operados a mano; programas de computador de reconocimientos de caracteres; programas de desarrollo telefónico; programas de computador para teléfonos móviles; programas de computador y aparatos de computador para la recuperación de información de teléfonos-base; programas de computador para el re-direccionamiento de mensajes; programas de computador de juegos de computador; programas de computador pre-grabados para el manejo de información personal; programas de computador para el manejo de bases de datos; programas de computador para correo electrónico y mensajes electrónicos; programas de computador para servicios de localizadores; programas de computador para la sincronización de bases de datos; programas de computador para el acceso, navegación, y búsqueda en las bases de datos en línea; aparatos de computador y programas de computador para el suministro de sistemas integrados de comunicación telefónica con redes globales de información computarizada; partes y accesorios para 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 aparatos electrónicos digitales operados a mano y móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles; cubiertas para teléfonos móviles; estuches para teléfonos móviles; estuches de cuero o imitación cuero para teléfonos móviles; cubierta de teléfonos móviles hechas de tela o materiales textiles; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; auriculares; auriculares en estéreo; auriculares de oído; altoparlantes en estéreo; altoparlantes de audio; altoparlantes de audio caseros; altoparlantes en estéreo personales; micrófonos; aparatos de audio para carro; aparatos para conectar y cargar instrumentos digitales electrónicos portátiles y operados a mano; manuales de usuario legibles electrónicamente, formatos legibles por máquinas o legibles por computador para uso con, y vendido como una unidad junto, con todos los bienes mencionados anteriormente; partes y accesorios para todo lo anterior.” WORKS WITH iPHONE (mixta) Certificado núm. 372904 Titular: APPLE INC. Clase 9ª: “línea completa de partes electrónicas y mecánicas y accesorios para teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, y archivos de audio y video; estaciones de puertos electrónicos; bases especialmente diseñadas para sostener teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; cargadores de baterías; paquetes de baterías; conectores, alambres, cables, y adaptadores eléctricos; controles remotos alámbricos e inalámbricos para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; auriculares y audífonos; amplificadores de estéreo y estaciones para base de altavoz; adaptadores de estéreo para automóvil; grabación de audio; audio, video y/o receptores de señal de radio; audio, video y/o transmisión de radio; escáner de imágenes; robots; visor de video, a saber monitores de video para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; lectores de tarjetas y memorias electrónicas; una línea completa de software o programas de computador para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, audio, imágenes y archivos de video; software o aplicaciones de programas de computador para grabación y organización de calendarios y horarios, para hacer listas, e información de contactos; software o programas de computador para juegos; software o programas de computador para funciones de reloj y alarmas de reloj; carcasas, sacos, y bolsas, todos para ser usados con teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, audio, imágenes y archivos de video; accesorios que tienen la intensión de ser integrados con teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales.” 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 MY IPHONE (mixta) Certificado núm. 430747 Titular: APPLE INC. Clase 9ª: “software o programas de computador para uso en ubicar y rastrear geográficamente dispositivos electrónicos.” Made for iPhone (mixta) Certificado núm. 473464 Titular: APPLE INC. Clase 10ª: “una línea completa de accesorios médicos para uso con teléfonos móviles, computadores portátiles, y dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales para grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio y vídeo; audífonos; dispositivos de ayuda auditiva para personas con discapacidad auditiva; productos para mejorar la audición; aparatos acústicos para personas con discapacidad auditiva y partes o piezas para éstos.” 33.

La Sala procederá a determinar si el signo mixto “VOZIPHONE”, solicitado para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 34. Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos y nominativos. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 35.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 36.

Esta Sección10, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”11. 37. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”12. 38.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y 10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”13. 39.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto “VOZIPHONE” solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 40. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas. 13 Ibidem. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 (i) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”.

(Destacado de la Sala) 41. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

(Destacado de la Sala) 42. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas y mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 43.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 44. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

(Destacado de la Sala) 45. Adicionalmente, en el caso concreto, la Sala revisará si las expresiones VOZ, WORKS, WITH, MY, MADE y FOR son expresiones de uso común que no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 46.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen14. 47.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201415, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 15 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 48.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202116, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 49.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 4.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”. 50.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”17.

(Destacado fuera del texto) 51. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección18, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 52.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 53. En cuanto al término “IPHONE”, la Sala advierte que, una vez consultado el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada19, las únicas marcas que figuran registradas con el término “IPHONE” son aquellas de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, por lo que no pueden tenerse como de uso común. 17 Ibidem. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 19www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 8 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 54.

Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que: i) la expresión VOZ es de uso común para los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) los términos WORKS, WITH y MY son de uso común en la Clase 9ª ibidem; iii) el vocablo MADE es de uso común en la Clase 10ª ibidem; y iv) la palabra FOR es de uso común en la citada Clase 10ª.

Lo anterior, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar los productos y servicios de las clases mencionadas. 55. Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada20. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PROPIA VOZ AVANTEL S.A.S 408439 38 VIVA VOZ VIVA VOZ S.A. E.S.P. 292170 38 UNA VOZ EN TU ALCOBA CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S. A. 309052 38 LA VOZ DEL SUROESTE LA VOZ DEL SUROESTE LTDA 317996 38 TELEFONIA VOZ IP ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.-ETB S.A. ESP. 370730 38 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE E2E WORKS PROCESS [&] TECHNOLOGY CORP 289338 9ª S-WORKS SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC. 410058 9ª WORKSEG SERVIGUANTES S.A.S. 475669 9ª BUILD-A-BEAR WORKSHOP UILD-A-BEAR WORKSHOP, INC. 315102 9ª 20www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 8 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 ACNIELSEN WORKSTATION PLUS CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C. 287694 9ª MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ENJOY WITH INTEL VIIV INTEL CORPORATION 318128 9ª FROM BOGOTA WITH LOVE ZEMOGA SAS 405091 9ª ENHANCING LIFE WITH LIGHT KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 410646 9ª POWER UP WITH DURACELL DURACELL U.S. OPERATIONS, INC. 465681 9ª TRANSFORMING THE WAY COMPANIES INTERACT WITH THEIR CUSTOMERS ASPECT SOFTWARE, INC. 328281 9ª MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MY SCENE MATTEL, INC. 279488 9ª MY GYM PARTNER´S A MONKEY THE CARTOON NETWORK, INC. 310809 9ª MYAGUA COMPUNET S.A. 300094 9ª MY RICH UNCLE IGT 351174 9ª MY BOOK WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. 434754 9ª MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE AMADEUS SIS AG SURGICAL INSTRUMENT SYSTEMS 240579 10ª ALMADENT ALMADENT 345622 10ª KROMADENT KROMADENT DE COLOMBIA LTDA 382080 10ª PLASMADERM CINOGY ANDINA S.A.S. 481929 10ª MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE A PROMISE FOR LIFE ABBOTT LABORATORIES 360195 10ª PANASONIC/IDEAS FOR LIFE PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 287574 10ª AXON FOR SPINE SYNTHES GMBH 360665 10ª QUALITY FOR LIFE OTTO BOCK HEALTHCARE GMBH 442653 10ª 56.

En ese sentido, la Sala advierte que: i) la expresión VOZ es de uso común para los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) las palabras 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 WORKS, WITH y MY son de uso común en la Clase 9ª ibidem; iii) el término FOR es de uso común en la Clase 10ª ibidem, y iv) el vocablo MADE es de uso común en la Clase 10ª ibidem. 57.

Por lo tanto, se excluirán del cotejo los términos WORKS, WITH, MY, MADE, FOR, al ser de uso común e inapropiables. Sin embargo, respecto de la expresión VOZ, que hace parte del signo cuestionado, se advierte que si bien es cierto que, en principio, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, también lo es que al estar constituido por una sola palabra, éste no puede fraccionarse21, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando el signo en su conjunto. 58.

En consecuencia, la Sala el cotejo marcario debe hacerse, entre el signo VOZIPHONE, solicitado por la parte demandante, y las marcas IPHONE, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación ortográfica 21 Regla fijada por la Sala en sentencia de 23 de noviembre de 2023, en la que se precisó lo siguiente: “[…] Por todo lo anterior, la Sala considera que si bien es cierto que las partículas “CA” y “P” deberían ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son elementos químicos que resultan ser descriptivos, al consistir en ingredientes de los productos que distingue la marca cuestionada, también lo es que al excluirlos dicha marca se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, comoquiera que, por un lado, la marca cuestionada está formada por una sola palabra, que no puede ser fraccionada y, por el otro, está compuesta por otros elementos de uso común (“SILI” y “MAG”), como se pasará a explicar a continuación. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2018-00107-00.

Posición que fue reiterada en sentencia de 15 de diciembre de 2023, en la que la Sala sostuvo: “[…] Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SILVER”, que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que dichas expresiones están formadas por una sola palabra, que no pueden ser fraccionadas, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2019-00406-00. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 59.

Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “VOZIPHONE” y las marcas previamente registradas, “IPHONE”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “IPHONE”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la adición de la partícula “VOZ”, en la raíz del signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “IPHONE”, máxime si se tiene en cuenta que dicho vocablo es de uso común e inapropiable de manera exclusiva. 60.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado adiciona el vocablo VOZ, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en IPHONE, lo que lleva a que el signo solicitado “VOZIPHONE” no sea suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas. 61.

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “VOZIPHONE” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “IPHONE”. Comparación fonética 62. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque el signo solicitado “VOZIPHONE” reproduce totalmente la expresión “IPHONE”, siendo este el elemento principal de la marca previamente registrada “IPHONE”; y aunque la primera tiene en su conjunto otra expresión (“VOZ”), se insiste, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “IPHONE”. 63.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE - IPHONE VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE - IPHONE VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE - IPHONE VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE – IPHONE – VOZIPHONE - IPHONE Comparación Ideológica 64.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”22, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 65.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que en el signo cuestionado, “VOZIPHONE” se encuentra el término “VOZ”, que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia23, significa: “[…] f. Sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. […]”. 66. Por su parte, el término “IPHONE”, podría resultar evocativo de la palabra “PHONE”, que se encuentra escrita en inglés y traduce a celular. 67.

Sin embargo, la Sala considera que las expresiones enfrentadas deben tenerse como de fantasía, porque la unión de las partículas que los conforman no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. 68. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 23 https://dle.rae.es/voz?m=form 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo solicitado es semejante a las marcas previamente registradas, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marcas registradas, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 69. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 70.

Según lo previsto en el inciso 2º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 71.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201824, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 72.

En lo relacionado a la conexión competitiva esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201825 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. 73. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 74.

En el caso sub examine, el signo mixto “VOZIPHONE” fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “servicio de telecomunicaciones, suministro de acceso a telecomunicaciones y enlaces a bases de datos de computador internet, comunicador por computador, intercomunicaciones de computadores e internet, suministro de telecomunicaciones inalámbricas vía una red de comunicaciones electrónica, transmisión de datos e información vía medios electrónicos, computador, teléfono, teléfono móvil correo electrónico y medios de comunicación electrónica, servicios de tecnología voip, telecomunicación de información incluyendo páginas web, servicios de tableros electrónicos de anuncios, entrega de mensajes por transmisión electrónica, servicios de difusión por internet, suministro de acceso a usuarios a internet, servicios de tecnología inalámbrica y equipos asociados, servicios de comunicación a través de redes informáticas, comunicaciones por redes de fibra óptica, servicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones, conexión por telecomunicaciones a una red de informática mundial, mensajería electrónica”.[…]”. 75.

Por su parte, las marcas nominativas y mixtas “IPHONE” previamente registradas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso identifican los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 9ª: “hardware o equipos de computador y software o programas de computador” […]”. “[…] Clase 9ª: “aparatos electrónicos móviles y operados a mano para el envío y recibo de llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos, video, mensajes instantáneos, música, contenido audiovisual y otros contenidos multimedia, y otros datos digitales; reproductores de mp3 y otros formatos digitales de audio y 38 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 video; computadores operados a mano; asistentes personales digitales; mecanismos de navegación electrónicos, a saber, satélite global de posicionamiento (gps) receptores base para navegación; organizadores electrónicos; block de notas electrónicos; portador de datos magnético; teléfonos; teléfonos móviles; máquinas tragamonedas para computador; video teléfonos; cámaras; receptoras de radio; transmisores de radio; cámaras de video; aparatos de computador y programas de computador; programas de computador y programas originales de fábrica, a saber, programas de sistemas de operación, programas de sincronización de datos, y programas de aplicación de desarrollo de herramientas para computadores personales y operados a mano; programas de computador de reconocimientos de caracteres; programas de desarrollo telefónico; programas de computador para teléfonos móviles; programas de computador y aparatos de computador para la recuperación de información de teléfonos-base; programas de computador para el re- direccionamiento de mensajes; programas de computador de juegos de computador; programas de computador pre-grabados para el manejo de información personal; programas de computador para el manejo de bases de datos; programas de computador para correo electrónico y mensajes electrónicos; programas de computador para servicios de localizadores; programas de computador para la sincronización de bases de datos; programas de computador para el acceso, navegación, y búsqueda en las bases de datos en línea; aparatos de computador y programas de computador para el suministro de sistemas integrados de comunicación telefónica con redes globales de información computarizada; partes y accesorios para aparatos electrónicos digitales operados a mano y móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles; cubiertas para teléfonos móviles; estuches para teléfonos móviles; estuches de cuero o imitación cuero para teléfonos móviles; cubierta de teléfonos móviles hechas de tela o materiales textiles; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; auriculares; auriculares en estéreo; auriculares de oído; altoparlantes en estéreo; altoparlantes de audio; altoparlantes de audio caseros; altoparlantes en estéreo personales; micrófonos; aparatos de audio para carro; aparatos para conectar y cargar instrumentos digitales electrónicos portátiles y operados a mano; manuales de usuario legibles electrónicamente, formatos legibles por máquinas o legibles por computador para uso con, y vendido como una unidad junto, con todos los bienes mencionados anteriormente; partes y accesorios para todo lo anterior.” […]”.

“[…] Clase 9ª: “línea completa de partes electrónicas y mecánicas y accesorios para teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, y archivos de audio y video; estaciones de puertos electrónicos; bases especialmente diseñadas para sostener teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; cargadores de baterías; paquetes de baterías; conectores, alambres, cables, y adaptadores eléctricos; controles remotos alámbricos e inalámbricos para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; auriculares y audífonos; amplificadores de estéreo y estaciones para base de altavoz; adaptadores de estéreo para automóvil; grabación de audio; audio, video y/o receptores de señal de radio; audio, video y/o transmisión de radio; escáner de imágenes; robots; visor de video, a saber monitores de video para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; lectores de tarjetas y memorias electrónicas; una línea completa de software o programas de computador para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales 39 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, audio, imágenes y archivos de video; software o aplicaciones de programas de computador para grabación y organización de calendarios y horarios, para hacer listas, e información de contactos; software o programas de computador para juegos; software o programas de computador para funciones de reloj y alarmas de reloj; carcasas, sacos, y bolsas, todos para ser usados con teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, audio, imágenes y archivos de video; accesorios que tienen la intensión de ser integrados con teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales.”[…]”.

“[…] Clase 9ª: “software o programas de computador para uso en ubicar y rastrear geográficamente dispositivos electrónicos.” […]”. “[…] Clase 10ª: “una línea completa de accesorios médicos para uso con teléfonos móviles, computadores portátiles, y dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales para grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio y vídeo; audífonos; dispositivos de ayuda auditiva para personas con discapacidad auditiva; productos para mejorar la audición; aparatos acústicos para personas con discapacidad auditiva y partes o piezas para éstos.” […]”.

“[…] Clase 38: “telecomunicaciones; servicios de comunicación y de telecomunicación; suministro de acceso a sitios web en internet; entrega de música digital, videos y otros trabajos de multimedia vía telecomunicaciones; suministro de telecomunicaciones inalámbricas vía una red de comunicaciones electrónica; mensajería digital inalámbrica, servicios de localizador, y servicios de correo electrónico, incluyendo servicios que permitan al usuario enviar y/o recibir mensajes a través de una red inalámbrica de datos; servicios de localizador de una o doble vía; comunicación por computador, intercomunicación de computadores; servicios de telex, telegramas y teléfono; arriendo, contratación alquiler de aparatos de comunicaciones y buzones de correo electrónico; servicios de tableros electrónicos de anuncios; consultaría en comunicación electrónica; servicios de facsímil, servicios de colección de mensajes y transmisión; transmisión de datos e información vía medios electrónicos, computador, cable, radio, teleimpresora, telecartas, teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, telecopiadora, televisión, microondas, rayos láser, comunicaciones satelitales o medios de comunicación electrónica; transmisión de datos mediante aparatos audiovisuales controlados por aparatos procesadores de datos o computadores; radiodifusión o transmisión de programas de radio y televisión; servicios de tiempo compartido para aparatos de comunicación; suministro de acceso a telecomunicaciones y enlaces a bases de datos de computador e internet; transmisión electrónica de archivos difundidas y descargables de audio y video vía computador y otras redes de comunicación; servicios de difusión por internet; transmisión de un sistema de posicionamiento global de la ubicación del usuario a otros vía redes de telecomunicación y de comunicación global; entrega de mensajes por transmisión electrónica; suministro de servicios de conexión y acceso a redes de comunicación electrónica, para la transmisión o recepción de audio, video o contenido multimedia; suministro de acceso a sitios web de música digital en internet; suministro de acceso a sitios web con contenido de mp3 en internet; 40 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 entrega de música digital por telecomunicaciones; motores de búsqueda de operaciones; suministro de conexiones de telecomunicaciones a internet o bases de datos; suministro de acceso a usuarios a internet (servicios de proveedores); servicios de correo electrónico; telecomunicación de información (incluyendo páginas web), programas de computador y cualquier otro dato; radiodifusión de video, radiodifusión de video pregrabados con contenido musical y entretenimiento, programas de televisión, películas, noticias, deportes, juegos, eventos culturales, y programas de entretenimiento de todo tipo, vía una red global de computadores; emisión de ondas con contendido de video vía una red global de computadores; suscripción de radiodifusión de audio vía una red global de computadores; radiodifusión de audio, radiodifusión de música, conciertos, y programas de radio, vía una red global de computadores, emisión de ondas con contenido de audio vía una red global de computadores; transmisión electrónica de archivos de audio y audio video vía una red de comunicaciones; suministro de motores de búsqueda para obtener datos en una red global de computadores; servicios de comunicación de reunión de usuarios para la transferencia de música, video y grabaciones de audio vía una red comunicaciones; suministro de tableros electrónicos de anuncios para la transmisión de mensajes entre usuarios de computador acerca de entretenimiento, música, conciertos, videos, radio, televisión, filmes, noticias, deportes, juegos, y eventos culturales; información, servicios de asesoría y consultoría relacionados con todo lo anteriormente mencionado”.[…]”. 76.

Por lo anteriormente expuesto, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen la marca previamente registrada en la misma Clase, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, coinciden en los servicios amparados; comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser ofrecidos en los mismos lugares; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las expresiones. 77.

De otro lado, la Sala estima que entre los productos de las Clases 9ª y 10ª y los servicios de la Clase 38, se presenta una evidente complementariedad, y en ese sentido una conexión competitiva. Así, se encuentra que para que los servicios pretendidos puedan ofrecerse a los consumidores, se necesita utilizar necesariamente aparatos que emitan o reciban datos, sonidos e imágenes, como los que amparan las marcas previamente registradas. 78.

Asimismo, el grado de complementariedad entre los productos y servicios es 41 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 evidente, pues no se puede concebir un servicio de telecomunicaciones, sin que existan equipos de telecomunicaciones. 79. Además, los productos y servicios pertenecen a un mismo género, ya que se desenvuelven en el mercado de las telecomunicaciones. 80.

Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios o productos tienen un mismo origen empresarial. 81.

De otro lado, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios o productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular. 82.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios o productos identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. 83. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201526, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 42 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 84.

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas previamente registradas, “IPHONE”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales27: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. 85. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 86.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la parte demandante también alegó era titular de un derecho exclusivo sobre el nombre comercial “VOZIPHONE”, con anterioridad a la solicitud de registro. 27 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 43 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 87.

Sobre el particular, la Sala considera que el uso de un nombre comercial no es presupuesto para que se conceda el registro de una marca, pues la oficina nacional competente está en la obligación de efectuar el respectivo estudio de registrabilidad pertinente, y negar la solicitud cuando el signo solicitado se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de 2000. 88.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial permite a su titular, entre otras cosas, oponerse a solicitudes de registros marcarios o al uso de signos idénticos o similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha titularidad no permite desvirtuar el riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas. 89.

Por todo lo anterior, comoquiera que la parte demandante no está invocando la titularidad del derecho exclusivo sobre un nombre comercial para impedir que un tercero registre un signo como marca; sino que lo invoca para que le registren ese mismo signo como marca, la Sala considera innecesario entrar a estudiar, con base en las pruebas aportadas, si la parte demandante es o no titular del derecho exclusivo sobre el nombre comercial VOZIPHONE. 90.

Ahora, la actora también alegó que el signo cuestionado “VOZIPHONE” no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de las marcas que sirvieron como fundamento de la oposición, sino que, por el contrario, es completamente distintiva. 91. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer la sentencia de 22 de mayo de 201428, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00. 44 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. […]” (Destacado fuera de texto). 92. También resulta pertinente traer a colación la interpretación prejudicial 43-IP- 2012 que, respecto de las marcas notorias, precisó que: 45 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 “[…] La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. […] Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. […] La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección 46 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue. […] El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. […] La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. (Destacado fuera de texto). 93. Al respecto, la Sala pone de presente que la actora no debatió la valoración probatoria efectuada durante el trámite administrativo por la SIC ni el estatus de notoriedad de las marcas opositoras “IPHONE”, razón por la cual la se tendrá como un hecho cierto. 94.

Así las cosas, para la Sala, lo anterior permite concluir que las marcas “IPHONE” del tercero con interés directo en las resultas del proceso, al ser consideradas como notoriamente conocidas, deben gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el 47 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado. 95.

En ese sentido, si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sí puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, así como la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios29, máxime si se tiene en cuenta las semejanzas presentadas entre éstas y la conexidad competitiva que se presenta entre sus productos, de manera que no podría accederse al registro como marca del signo cuestionado “VOZIPHONE”. 96.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la parte demandada al negar el registro como marca del signo mixto “VOZIPHONE”, para amparar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en allí se adoptó. 97.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de abril de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2008-00383-00. 48 Núm. único de radicación: 11001032400020160035900 SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.