CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “RAYCO”, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDA GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 08836 de 29 de marzo de 2007, “Por la cual se decide solicitud de registro de marca”; 22993 de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 de julio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 45094 de 28 de diciembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 5 de octubre de 2004, la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “DISTRIBUIDORA RAYCO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 204 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en sus marcas, nombre y enseña comercial “RAYCO”, 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] muebles en general y sus partes, espejos, marcos […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente solicitadas y registradas en las clases 1ª, 7ª, 9ª, 11, 35, 37, 38, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 08836 de 29 de marzo de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “DISTRIBUIDORA” para distinguir productos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero, a través de la Resolución núm. 22993 de 30 de julio de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 45094 de 28 de diciembre de 2007, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal a), en concordancia con el párrafo primero del artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Ello, por cuanto, a su juicio, debió denegarse el registro de la marca “DISTRIBUIDORA RAYCO”, toda vez que sí se probó el riesgo de confusión y asociación con sus marcas previamente registradas “RAYCO”, por lo que carece de aptitud distintiva.

Señaló que la entidad demandada no tuvo en cuenta la tendencia en el mercado a la diversificación de actividades ni su capacidad financiera y tecnológica, así como tampoco el reconocimiento y prestigio de los productos y servicios distinguidos con su marca “RAYCO”. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que la marca cuestionada, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, es idéntica a sus signos “RAYCO”, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual.

Sostuvo que existe riesgo de asociación entre los productos y servicios que distinguen los signos enfrentados, en virtud de su capacidad 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co financiera y tecnológica para la diversificación de sus actividades económicas.

Agregó que existe riesgo de confusión indirecta, esto es, respecto de la procedencia de los productos o servicios, dado que es titular de las marcas “RAYCO”, en las clases 1ª, 7ª, 9ª, 35, 37, 38, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que es titular del nombre y enseña comercial “RAYCO”; y que tiene un mejor derecho respecto de la expresión “RAYCO”, en virtud de su uso previo desde el año 1981, teniendo en cuenta que el signo cuestionado fue solicitado en el 2004.

Mencionó que sus marcas previamente registradas “RAYCO” son notoriamente conocidas, en razón a que los productos y servicios que distingue gozan de una alta difusión y han logrado el reconocimiento y prestigio de los círculos interesados en los sectores específicos, esto es, en aquellos relacionados con la electrónica, telecomunicaciones y obras civiles.

Adujo que ha invertido en los últimos cinco años previos a la presentación de la demanda, la suma de $ 45.498.049.670, de conformidad con la certificación expedida por su contadora; y que ha recibido por concepto 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de ventas e ingresos operacionales, para los años de 2005, 2006 y 2007, los valores correspondientes a $5.902.708.820, $ 10.990.539.757 y 15.471.095.451, respectivamente.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC, contestó la demanda de manera extemporánea. II.2. La sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la marca cuestionada, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, aunque es similar a las previamente registradas, “RAYCO”, no presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen a éstas.

Adujo que el signo solicitado pretende amparar muebles en general y sus partes, espejos y marcos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las previamente registradas amparan productos y servicios de las clases 1ª, 7ª, 9ª, 35, 37, 38, 40 y 42, por lo que era posible afirmar que éstos no guardan relación alguna.

Que lo anterior se debe a que no pertenecen a una misma Clase, los canales de comercialización son totalmente diferentes, no tienen los 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismos medios de publicidad ni van dirigidos a consumidores semejantes; y que tampoco existe una relación o vinculación entre los productos y servicios que distinguen.

Indicó que la actora no logró demostrar en la instancia administrativa que sus marcas “RAYCO” fuesen notorias al momento de la presentación de registro de la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO”, dado que no daban cuenta sobre el nivel de ventas, la inversión efectiva en publicidad ni el nivel de conocimiento de la marca entre los consumidores del sector pertinente en Colombia o en el mundo.

Explicó que tiene un mejor derecho respecto del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO”, por cuanto ha usado dicha expresión desde el año 1979, pues desde entonces se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Solicitó que, con las pruebas aportadas al proceso, se declare que su nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO”, tiene un primer uso y, por lo tanto, mejor derecho que el nombre y enseña comercial “RAYCO” de la actora.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, puesto que entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva, por lo que no llevarían a error o confusión al público consumidor. Explicó que dichos productos y servicios no guardan ningún tipo de relación, tienen distintas finalidades y van dirigidos a diferentes consumidores, de manera que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa comunitaria.

Adujo que la sociedad actora no allegó suficientes pruebas que demostraran que las marcas previamente registradas, “RAYCO”, fuesen notorias en el sector de telecomunicaciones, habida cuenta que no probaban el nivel de ventas ni la inversión efectiva en publicidad. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.

Mediante Concepto 057/11 de 13 de septiembre de 2011, el Agente del Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que aunque las marcas enfrentadas “RAYCO” y “DISTRIBUIDORA RAYCO” pueden resultar idénticas o muy similares, entre los productos y servicios que identifican no existe conexidad competitiva.

Señaló que la marca cuestionada fue solicitada para identificar productos diferentes a los de las previamente registradas, no solo porque se encuentren incluidas dentro de distintas clases del Nomenclátor, sino por que su comercialización se realiza por canales diversos, toda vez que el mercadeo de los productos de la Clase 20 se realiza a través de almacenes, tiendas, bazares, supermercados, establecimientos de comercio y puntos de fábrica, que no permitirían generar riesgo de confusión respecto de su origen empresarial.

Que resultaría poco probable que los canales de distribución y los medios de publicidad a emplear sean los mismos, por lo que tampoco existiría riesgo de confusión. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que tampoco existe riesgo de confusión y/o asociación entre la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO” y el nombre y enseña comercial de la actora, toda vez que sus actividades van encaminadas a la comercialización de sustancias químicas que se utilizan como abonos, extintores, fotografías, conservar alimentos, producir sustancias adhesivas, entre otros; maquinarias que tienen como finalidad principal la de ser utilizadas para incubar huevos y motores para poner en movimiento objetos; reproducir sonidos, imágenes, acumular electricidad, hacer cálculos, así como los ordenadores o computadores; servir para refrescar el ambiente como ocurre con los aparatos de aire acondicionado y para calentar sustancias; la explotación o la dirección de una empresa comercial; y la prestación de servicios relacionados con la comunicación entre personas por medios sensoriales.

IV.3. En esta etapa procesal, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en el mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre y enseña comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo fue solicitado para registro, determinar si el nombre y enseña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: El signo notorio será protegido si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La Corte Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no del signo RAYCO (denominativo). De no probarse la notoriedad alegada, la corte consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva entre la Clase 20 y las Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Proceso 86-IP-2015. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre productos y servicios de diferentes Clases de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- Impedimento Mediante escritos de 3 de mayo de 2016 y 7 de noviembre de 2019, los consejeros de estado, doctores ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS y OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, respectivamente, manifestaron impedimento para conocer del presente asunto, los cuales se declararon fundados mediante autos de 11 de noviembre de 2016 y de 19 de abril de 2021, por lo que, en consecuencia, se ordenó separarlos del conocimiento del mismo.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 08836 de 2007, concedió el registro de la marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO” a la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] muebles en general y sus partes, espejos, marcos […]”.

Al respecto, la demandante alegó que la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO” es idéntica a sus signos “RAYCO”, desde 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los puntos de vista ortográfico, fonético y visual; y que existe riesgo de asociación entre los productos y servicios que distinguen, en virtud de su capacidad financiera y tecnológica para la diversificación de sus actividades económicas.

Indicó que es titular del nombre y enseña comercial “RAYCO”; y que tiene un mejor derecho respecto de la expresión “RAYCO”, en virtud de su uso previo desde el año 1981, teniendo en cuenta que el signo cuestionado fue solicitado en el 2004. Mencionó que sus marcas previamente registradas, “RAYCO”, son notoriamente conocidos, en razón a que los productos y servicios que distinguen gozan de una alta difusión y han logrado el reconocimiento y prestigio de los círculos interesados en los sectores específicos, esto es, en aquellos relacionados con la electrónica, telecomunicaciones y obras civiles.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 1908, 191, 192, 200, 224, y 228, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”; no 8 Este artículo junto con los 191, 192, 200, 224 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co así la de los artículos 134 y 135 literal b), de la Decisión 486, por “[…] no resultar pertinentes para la resolución del presente caso […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. […] Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en el proceso 509-IP-2019, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MARCA MIXTA CUESTIONADA9 RAYCO MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con otra marcas nominativas, “RAYCO”, así como el nombre comercial “RAYCO”, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta cuestionada, para lo cual 9 Folio 80 del cuaderno núm. 1. 10 Folio 80 del cuaderno núm. 2. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distingue. De manera que no existe duda alguna que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial 509-IP-2019, enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos y servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. […]”.

Ahora bien, previo a realizar el cotejo entre las marcas objeto de controversia, la Sala estima necesario poner de presente que conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, la marca previamente registrada “RAYCO”, con certificado núm. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 374743, que identifica servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 10 de marzo de 2015.

Asimismo, se evidenció que las marcas previamente registradas “RAYCO”, identificadas con los certificados de registro núms. 293978 y 379443, de propiedad de la actora, que amparaban productos y servicios de las clases 7ª y 35 de la citada Clasificación, fueron canceladas totalmente por la SIC respectivamente, el 17 de mayo de 2011 y el 21 de diciembre de 2012.

En virtud de lo anterior y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de diciembre de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “RAYCO” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 374743, -otorgada en favor de la actora y con base en una de las cuales promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con el signo cuestionado “DISTRIBUIDORA RAYCO”-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 10 de marzo de 2015, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la entidad demandada.

Asimismo, se evidencia que las marcas previamente registradas “RAYCO” identificadas con los certificados de registro núms. 293978 y 379443, de propiedad de la actora, fueron canceladas totalmente por la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, el 17 de mayo de 2011 y el 21 de diciembre de 2012. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que dicha información no obra en el expediente, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual de los registros marcarios núms. 374743, 293978 y 379443, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, la parte actora guardó silencio. Así las cosas, y reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 48611, la Sala considera que no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a dichas marcas, comoquiera que al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa las marcas otorgadas en favor de la actora, con base en las cuales promovió la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con la marca cuestionada “DISTRIBUIDORA RAYCO”, no se encuentran vigentes. 11 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.[…]”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Considerando lo expuesto, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta cuestionada, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, y las marcas nominativas, “RAYCO”, identificadas con los certificados de registro núms. 293977, 141964, 320218, 390269, 141971 y 355901, que distinguen productos y servicios de las clases 1ª, 9ª, 11, 37, 38 y 42 de la citada Clasificación.12 Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, entre el signo cuestionado, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, y las marcas previamente registradas, “RAYCO”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el solicitado reproduce totalmente la expresión “RAYCO”, contenida en las previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la palabra “DISTIBUIDORA” en el signo cuestionado, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “RAYCO”. 12 En un caso similar, esto es, en sentencia de 26 de junio de 2020, la Sala señaló que no había lugar a realizar el cotejo con la marca “KINDER HUEVO CON SORPRESA”, toda vez que la misma había caducado al momento de resolver la acción de nulidad relativa.

Así lo precisó, en dicha oportunidad: “[…] 58. Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente.[…]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00295-00.

Reiterado en sentencia de 2 de diciembre de 2021, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00292-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada está compuesta por las palabras “DISTIBUIDORA” y “RAYCO”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo las marcas previamente registradas, esto es, en “RAYCO”, lo que lleva a que el signo solicitado “DISTRIBUIDORA RAYCO” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “RAYCO”, siendo este el elemento principal de las marcas previamente registradas “RAYCO”; y aunque el signo solicitado tiene una palabra adicional, esto es, “DISTRIBUIDORA”, la expresión de mayor fuerza en el conjunto marcario es “RAYCO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO - DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO - DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO - DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO - DISTRIBUIDORA RAYCO – RAYCO Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “RAYCO”, contenida en las marcas en disputa, corresponde a un vocablo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la palabra “DISTRIBUIDORA”, que hace parte de la marca cuestionada, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, significa: “[…] empresa dedicada a la distribución de productos comerciales […]”.13 Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por contener expresiones de fantasía las marcas en controversia, la Sala estima que no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. 13 Consultado en https://dle.rae.es/distribuidor#DzJIPaW el 28 de febrero de 2022. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201814 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada, “DISTRIBUIDORA RAYCO”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] muebles en general y sus partes, espejos, marcos […]”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las marcas previamente registradas, “RAYCO”, distinguen los siguientes productos y servicios:.- Clase 1ª: “[…] productos químicos destinados a la industria; productos para la purificación del agua, del aire, de desechos industriales; productos químicos cambiadores de iones, productos para la depuración de gases; productos químicos destinados a la ciencia, horticultura y silvicultura, neutralizantes de gas toxico, productos destinados a la purificación de aceite, productos para la industria química, productos para la descontaminación ambiental, productos para la destrucción de toda clase de basura, desechos sólidos y todo tipo de desperdicios clínicos, tóxicos, químicos, e industriales, productos para la conservación mantenimiento y recuperación del medio ambiente. […]”..- Clase 9ª: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes; cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores. […]”. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 11: “[…] aparatos de distribución de agua, aparatos para purificar el agua, el aire, el gas, válvulas para control de flujo, instalaciones para moderadores nucleares y combustibles, aparatos para la desinfectación, purificación de las aguas del alcantarillado, con exclusión de los artículos electrodomésticos y artículos para el hogar y con exclusión de repuestos para automóviles […]”..- Clase 37: “[…] servicios de mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos científicos, de señalización, de control (inspección), de socorro y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, equipos para el tratamiento de la información, alarmas, radares, radios, repetidores convencionales, radios móviles y portátiles, consolas, telefonía inalámbrica, telefonía rural y urbana y sistemas trunking. […]”..- Clase 38: “[…] Comunicaciones. […]”..- Clase 42: “[…] servicios científicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software), alquiler de ordenadores, alquiler de software de ordenador, alquiler de tiempos de acceso a un ordenador para la manipulación de datos, análisis para la 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co implantación de sistemas de ordenador, reconstrucción de base de datos, estudio de proyectos técnicos. […]”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por la marca cuestionada, y aquellos de las clases 1ª, 9ª y 11 de la citada Clasificación, que identifican las marcas previamente registradas, van a consumidores diferentes, habida cuenta que los productos que ofrecen las previamente registradas están dirigidos a los sectores químicos y de la industria, mientras que los productos que ampara la marca cuestionada están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, están encaminados a un público interesado en productos para ornamentar espacios, como los son los muebles o los espejos o marcos. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 28 de noviembre de 2018, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto).

También se advierte que dichos productos tienen finalidades diferentes, pues los de la marca cuestionada (muebles, sus marcos y espejos) tienen como finalidad, como ya se indicó, ornamentar espacios; mientras que los de las marcas previamente registradas en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto la comercialización de diferentes productos químicos, aparatos, instrumentos y/o máquinas con diferentes propósitos (científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de socorro, de enseñanza, distribución y purificación de agua o gas, entre otros), razón por la que se puede inferir que sus mercados, formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.

Adicionalmente, cabe señalar que los productos que ampara la marca cuestionada en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza hacen una expresa exclusión de los artículos para el hogar. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No son complementarios ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues los productos amparados por la marca cuestionada se relacionan con el área de la decoración y los productos de las marcas previamente registradas de la actora con las áreas de la química y de la industria.

De igual manera ocurre con los servicios que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 37, 38 y 42 puesto que; i) están dirigidos a consumidores diferentes, dado que, como ya se dijo, los productos que distingue la marca cuestionada están dirigidos específicamente al sector de la decoración, mientras que los servicios de las marcas previamente registradas están dirigidos al sector de mantenimiento de equipos, de las comunicaciones y científicos; ii) presentan finalidades distintas, habida cuenta que la finalidad de la marca cuestionada es la de ornamentar espacios; y iii) tampoco son complementarios o sustituibles entre sí, toda vez que los servicios de mantenimiento de equipos así como las comunicaciones y los servicios científicos no pueden ser reemplazados por muebles o espejos, ni mucho menos requerir de estos últimos para su funcionamiento.

Es del caso precisar que el consumidor de los productos, amparados por la marca cuestionada, vale decir, el interesado en adquirir un mueble o un espejo, difícilmente podría decidir en sustituir el mismo 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por los servicios de mantenimiento de equipos, de comunicaciones o científicos, que ofrecen las marcas de la actora.

Por tal razón, la Sala observa que entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “RAYCO”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “DISTRIBUIDORA RAYCO” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, entre otras, en sentencia de 11 de febrero de 201015, así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Posteriormente, en sentencia de 27 de mayo de 202116, la Sala discurrió de la siguiente manera: “[…] 71. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 135-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019, señaló lo siguiente respecto del rompimiento del principio de especialidad en las marcas notoriamente conocidas, partiendo de lo dispuesto en el artículo 224 de la Decisión 486: “[…] 3.5.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida en el sector pertinente; esto es, por consumidores reales y potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que aplique; o, los círculos empresariales que actúan en los giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004- 00376.Reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00564-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de mayo de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2010-00142-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en cualquier país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección de un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en un país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente […]” (Destacado de la Sala). 72.

La Sala considera que las marcas notorias corresponden a aquellas que son conocidas en el sector pertinente, lo cual implica que comprenden: i) los productos o servicios que identifican; ii) los productos o servicios que son idénticos, similares o conexos y iii) los productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del mismo sector.

En este sentido, la marca notoria no tendrá protección respecto de productos o servicios de sectores diferentes, debido a que su presencia se concentra en un sector determinado, a diferencia de las marcas renombradas. 73. Las marcas notorias rompen los principios de territorialidad, registral y uso real y efectivo, toda vez que recibe una protección especial en cualquier Estado miembro de la comunidad andina, un signo notorio es protegido a pesar de no estar registrado y puede ser notoria una marca o signo que no se esté usando en el mercado para identificar algún producto o 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicio.

En este sentido, una marca o signo notorio es protegido en los diferentes Estados miembros de la Comunidad Andina a pesar de no estar registrada o no estar en uso en alguno de los Estados miembros. 74. Asimismo, la Sala considera que las marcas notorias rompen el principio de especialidad de una forma relativa, diferente a las marcas renombradas que, al ser conocidas en todos los sectores, rompen el mencionado principio de forma absoluta.

Esta característica de las marcas notorias implica que la marca que ha sido reconocido como tal es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, como se indicó supra, y, en ese sentido, no tiene protección respecto a productos o servicios de diferentes sectores. 75.

En este orden de ideas, la Sala considera que en aquellos eventos en los cuales las marcas no presentan un riesgo de confusión o de asociación, ya sea porque no existe similitud o identidad o porque no existe conexidad competitiva entre los productos o servicios que identifica, no hay lugar a estudiar la notoriedad de las mismas; y, en este sentido, reitera la posición de la Sala en oportunidades anteriores. 76.

En aquellos eventos en los cuales las marcas sean similares o idénticas, para el estudio de notoriedad es necesario que los productos o servicios que identifica cada una pertenezcan al mismo sector, o lo que es lo mismo, que presenten conexidad competitiva. La notoriedad, como se ha explicado supra, se predica de un sector pertinente por lo que en aquellos eventos en los cuales los productos sean de sectores diferentes o no exista conexidad competitiva no hay posibilidad que el uso de la otra marca o signo sea susceptible de casuar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o marca, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 77.

Además de lo expuesto, la Sala considera que el error en que podría incurrir el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca previamente registrada se perjudique económicamente por el desvío de la clientela, solo es posible si los titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro del mismo mercado o sector y si los productos y servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados, situación que no se presenta en el sub examine, por cuanto la especialidad de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas previamente registradas frente a la especialidad de los productos de la clase 5 de la citada Clasificación que identifica la marca cuestionada, son totalmente diferentes como se explicó supra, al realizar el análisis de confundibilidad. 78.

Así las cosas, la Sala considera que la protección de una marca notoria no puede extenderse a todos los sectores ni a productos o servicios que no sean idénticos o similares o tengan relación con aquellos que identifica el signo o la marca notoria; y, por lo tanto, no puede impedir el registro de marcas que, aunque sean similares o identificas en su conformación, identifiquen productos o servicios de sectores diferentes. […]” (Destacado fuera de texto) Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

Ahora, comoquiera que la actora señaló que tiene un mejor derecho al haber probado el uso real y efectivo del nombre y enseña comercial “RAYCO”, es del caso antes abordar la forma de adquisición de los derechos sobre los mismos. El nombre y la enseña comercial tienen en común la misma denominación “RAYCO”. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486, en los siguientes términos: “[…] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil […]”. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se encuentra incursa en la misma, ya que este signo distintivo tiene como destino proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga una empresa.

La enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regula el nombre comercial, según lo dispone el artículo 200 de la referida Decisión 486. Ahora, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, que por supuesto es aplicable a la enseña comercial, “[…]El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”.

Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la jurisprudencia17 y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate.

La prueba del uso corresponderá a quien la alegue […]”. Además, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201618, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”19 c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” (Destacado fuera de texto) 19 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.

A continuación, se presentan las pruebas aportadas por la actora en lo referente a su actividad empresarial20:.- Copia del certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que consta que la sociedad RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA., fue constituida el 20 de abril de 1981, bajo el núm. 102134, del libro IX..- 129 copias auténticas de facturas comerciales expedidas por la actora a diferentes clientes, expedidas en los años 2001, 2002 y 2003, que reflejan la venta de equipos varios de telecomunicaciones, aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros..- 7 copias auténticas de contratos celebrados por la actora con varias empresas, entre los años de 2001, 2002 y 25 de julio de 2003, con el objeto de prestar servicios relacionados con el mantenimiento 20 Folios 4 a 204 del cuaderno núm. 2 y el anexo núm. 1. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co preventivo y correctivo de redes de microondas, equipos auxiliares, unidades terminales remotas y equipos de cómputo..- Fotografías correspondientes a los directorios telefónicos de Páginas Amarillas, en los años 2001, 2002 y 2003, en la que se evidencia publicidad realizada por la actora..- Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito entre el FONDO ROTARIO DEL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE SEGURIDAD -D.A.S.- y RAYCO LTDA, de fecha 21 de diciembre de 2006, por concepto de venta de “[…] 3.

Repetidora marca MOTOROLA de 100 Watt, subbanda de 450 Mhz – 470 Mhz. 4. Repetidora marca MOTOROLA de 100 Watt, subbanda de 465 Mhz – 496 Mhz […]”..- Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito entre la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAYCO LTDA, de fecha 26 de diciembre de 2006, por concepto de venta de cinco repetidores análogos marca “MOTOROLA”, “QUANTAR LIMITED”, en banda UHF, con ciclo continuo de operación..- Copia auténtica del contrato de prestación de servicios núm. GT- 217-2007 celebrado entre GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. y RAYCO LTDA, en el que la segunda sociedad se comprometió a prestar 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los siguientes servicios profesionales: “[…] 1) programación, puesta en marcha del software del centro de control y el Frond End Processor Motorola Moscad para la recepción de datos en 60 puntos el Valle del Cauca. 2) Capacitación de manejo y configuración del programa relacionada en el numeral 1. 3) Capacitación y control. […]”..- Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito entre el FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA y RAYCO LTDA, de fecha 2006, por concepto de venta de repuestos y mantenimiento de equipos de comunicaciones de la POLICÍA NACIONAL..- Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito entre el FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ -FOPAE- y RAYCO LTDA, de fecha 6 de marzo de 2007, por concepto de venta de radios y accesorios que fuesen compatibles con el número único de seguridad para las instalaciones de la entidad..- Copia auténtica del contrato de prestación de servicios suscrito entre MOTOROLA DE COLOMBIA LTDA y RAYCO LTDA, de 15 de mayo de 2007, en el que la segunda sociedad se comprometió a la instalación de consolas y equipos relacionados para el sistema NUSE 123. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y RAYCO LTDA, de fecha 9 de agosto de 2007, por concepto de venta de radios de comunicación troncalizados..- Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y RAYCO LTDA, de fecha 25 de septiembre de 2007, por concepto de venta de radios móviles troncalizados en 800 Mhz y radios portátiles troncalizados en el rango de 800 Mhz..- Copia auténtica del contrato civil de obra celebrado entre RTS LIMITADA y RAYCO LTDA, de fecha 24 de diciembre de 2007, por valor de $197.762.518..- 15 copias auténticas de facturas de venta expedidas por la actora, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, así como de enero, febrero y abril del 2008, en las que en la parte superior izquierda aparece la denominación “RAYCO LTDA., RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA”. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Copia auténtica de certificación expedida por la compañía BUREAU VERITAS, de fecha 22 de enero de 2008, en la que señala que “[…] el Sistema de Gestión de Calidad de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de la norma señalada a continuación: norma ISO 9001:2000.

Alcance del Sistema: Diseño, suministro, instalación, puesta en operación, mantenimiento y sistemas; en el campo de las telecomunicaciones y la electrónica, incluye proyectos llave en mano […]”. -. Copias de fichas publicitarias en las que figura la denominación “RAYCO LTDA., RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA”, durante los años 2007 y 2008. -.

Fotografías de diferentes distinciones otorgadas en los años 2005 y 2007 (algunos sin fecha) a la actora por parte de Seguros Bolívar, Motorola, Petrobras y ARP Bolívar. -. Certificación expedida por la contadora pública, señora ALEIDA CASTAÑEDA, de fecha 15 de mayo de 2008, en la que señala que el valor invertido en gastos de publicidad por la compañía durante los años de 2005, 2006 y 2007 asciende a las sumas de $22.220.687, $35.047.615 y $47.182.900, respectivamente. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Certificación expedida por la contadora pública, señora ALEIDA CASTAÑEDA, de fecha 15 de mayo de 2008, en la que indica que las cifras de ventas y de ingresos de la actora, eran las siguientes: “[…] CONCEPTO 2005 2006 2007 VENTAS […] TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 5.902.708.820 10.990.539.757 15.471.095.451 OTROS INGRESOS […] TOTAL OTROS INGRESOS 59.897.417 49.735.803 129.446.604 […]”.- Certificación expedida por la contadora pública, señora ALEIDA CASTAÑEDA, de fecha 15 de mayo de 2008, en la que indica que de acuerdo con el estudio realizado para determinar el valor de la marca de RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA, en todas y cada una de las clases para las que se encontraba registrada en esa época, asciende a la suma de $4.200.000.000, aproximadamente..- Certificación expedida por la contadora pública ALEIDA CASTAÑEDA, de fecha 15 de mayo de 2008, en la que indica que el 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co valor total de la inversión efectuada para promover la actividad y los servicios de la sociedad RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA, durante los cinco años anteriores a la emisión de dicho documento, asciende a la suma de $ 45.498.049.670..- Copia auténtica del balance general de activos y pasivos de la actora, correspondiente al año 2007..- Copia auténtica del estado de cambios en el patrimonio y en la situación financiera de la actora, correspondiente al año 2007..- Declaración juramentada de la señora LUCY AMPARO MANRIQUE TOVAR, representante legal de la compañía FERREUNIÓN Y CIA LTDA, de fecha 21 de mayo de 2008, en la que señala que ha mantenido relaciones comerciales desde hace más de 20 años con la sociedad RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) la actora demostró que en el año de 2001 efectuó el primer uso del nombre comercial “RAYCO” y que en el año 2008 dio el último uso al mismo; ii) en el expediente no obra prueba alguna que desde 25 de julio de 2003 hasta el 21 de diciembre de 2006 le haya dado algún uso relativo al 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mencionado nombre comercial; y iii) el 4 de octubre de 2004, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO”.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento de la sociedad actora relativo a que el uso del nombre y enseña comercial “RAYCO” se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la solicitud de registro del signo cuestionado, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre y enseña comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de la marca concedida.

En efecto, la actora demostró que el primer uso que le dio al nombre y enseña comercial “RAYCO” fue en 2001 y el último uso que le dio al citado signo corresponde al año 2008; sin embargo en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre y enseña comercial desde el año 2003 hasta la fecha en que se solicitó el registro de la marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO” (4 de octubre de 2004), por lo que se tiene que el uso dado al nombre y enseña comercial no se extendió hasta el momento en que 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca cuestionada21.

En este sentido, la Sala considera que la actora no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ostenta sobre la marca cuestionada, el cual data del año 2004, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva el nombre y enseña comercial “RAYCO”.

Ahora, en relación con la solicitud del tercero con interés directo en las resultas del proceso, relativa a que se declare que tiene un uso previo y, en consecuencia, mejor derecho respecto del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO”, la Sala no accederá a ello. Lo anterior, por cuanto el derecho de un nombre comercial está previsto como una causal de irregistrabilidad de las marcas, esto es, en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, con la finalidad de que sea alegado como fundamento en una oposición y así demostrar un uso anterior, público, real y continuo respecto de alguna expresión en controversia. 21 Criterio señalado por la Sala en sentencia de sentencia de 6 de noviembre de 2020, núm. único de radicación 2009-00391-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Reiterado en sentencia de 2 de diciembre de 2021, núm. único de radicación 2009-00292-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente caso, señaló lo siguiente: “[…] b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. […]” (Destacado fuera de texto). 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior quiere decir que quien alegue el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial lo hace con la finalidad de demostrar un uso previo a una solicitud de registro de marca para así poder oponerse a su concesión. Pero lo que no figura en dicha Interpretación o en las normas que rigen esta materia es la posibilidad de que el nombre comercial del solicitante de una marca sea relevante al momento de obtener el registro de esta última, máxime si se tiene en cuenta que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos completamente diferentes que se rigen bajo diferentes requisitos para su obtención. Por tal razón, la entidad demandada acertó cuando en la Resolución núm. 08836 de 2007, acusada, señaló lo siguiente: “[…] 4.

Nombre comercial alegado por el solicitante del registro de marca En principio, el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como una causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición, en tanto que de los mismos se haya hecho un uso anterior, público, ostensible, real y continuo.

Lo que no aparece en las normas que rigen la materia es la posibilidad de que el nombre o enseña comercial de la sociedad solicitante sea relevante al momento de adquirir una marca, es decir, que carece de fundamento tal argumento. Lo anterior es claro si se tiene en cuenta que las casuales de irregistrabilidad de la 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión vigente, son de observancia obligatoria y no pueden ser pasadas por alto en atención al derecho previo que exista sobre un nombre o enseña comercial. […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos, es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso.

Así las cosas, la Sala considera que esta instancia no es la indicada para declarar un mejor derecho o uso previo del nombre comercial “DISTRIBUIDORA RAYCO”, comoquiera que dicho argumento no es relevante para decidir si procede o no el registro de la marca “DISTRIBUIDORA RAYCO”, aquí cuestionada. Por todo lo anterior, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados conexidad competitiva que pueda inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “DISTRIBUIDORA RAYCO”, para amparar los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, sin que se evidencie, como lo afirma la actora, un aprovechamiento indebido de su reputación y/o un perjuicio.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DECLARAR frente al cotejo de las marcas “RAYCO”, con registros núms. 374743, 293978 y 379443 y “DISTRIBUIDORA RAYCO”, que se configura lo previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00203-00 Actora: RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 10 de marzo de 2022. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CAMILO CALDERÓN RIVERA SERGIO GONZÁLEZ REY Conjuez Conjuez CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.