Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020150023400 Demandante: Purdue Pharma L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Procaps S.A. Temas: Patentes; recurso de reposición; debido proceso.

Reiteración de jurisprudencia. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Purdue Pharma L.P. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013 y 72889 de 1 de diciembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Purdue Pharma L.P., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Mediante apoderado. Cfr. Folio 2 a 12 2 Cfr. Folios 44 a 67 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza una división de solicitud”, y 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgarle la patente de invención denominada “PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN QUE CONTIENE UN ANALGÉSICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU USO ILÍCITO”, y de forma subsidiaria, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio admitir a trámite la solicitud divisional y realizar el correspondiente examen de forma.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1. Petición de Nulidad: Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución Nº 66554 del 18 de noviembre de 2013, mediante la cual, el Superintendente de Industria y Comercio decidió rechazar la solicitud divisional de patente tramitada bajo el expediente No. 09- 028553A a nombre de mi representada, la sociedad PURDUE PHARMA LP 2.1.2.

Resolución N° 72889 del 1 de diciembre de 2014, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada en contra de la Resolución N° 66554 del 18 de noviembre de 2013, confirmándola en todas sus partes y se declaró agotada la via gubernativa. 22. Restablecimiento del derecho: 2.2.1.

Restablecimiento Principal: 2.2.1.1 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar la patente a la solicitud divisional de mi representada, la sociedad PURDUE PHARMA L.P., que se tramitó en el expediente administrativo No. 13-194929 por cuanto la misma cumple con todos los requisitos de ley. 3 Prevista en el artículo 138 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 4 Cfr. Folios 930 a 931 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.1.2.

Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del Certificado de registro de patente de la solicitud divisional No. 13-194929 para la invención denominada "PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN, QUE CONTIENE UN ANALGESICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU USO ILICITO, en el Registro de la Propiedad Industrial. 2.2.2 Restablecimiento Subsidiario: En el evento que el Honorable Consejo de Estado no acceda a la anterior petición principal de restablecimiento del derecho, respetuosamente solicito lo siguiente: 2.2.2.1.Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio admitir a trámite la solicitud divisional de mi representada que se tramitó en el expediente administrativo No. 13-194929 por cuanto la misma cumple con los requisitos previstos en la ley para estos efectos. 2.2.2.2.Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que efectúe el correspondiente Examen de fondo de la solicitud divisional de patente de mi representada, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, efectuando los requerimientos que considere, y otorgándole el término legal respectivo para dar respuesta a tales requerimientos. 2.3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]” 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. Presentó, el 19 de marzo de 2009, ante la parte demandada, la solicitud de patente de invención denominada “FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA NO MANIPULABLES QUE INCLUYEN UN ANALGÉSICO OPIOIDE”, a la que se le otorgó el número de radicado interno 09-28553. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 20 de mayo de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 616, contra la que se presentó oposición por parte de PROCAPS S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.3. Presentó, el 2 de enero de 2012, respuesta a la oposición presentada por la sociedad PROCAPS S.A y un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 59 reivindicaciones. 5 Cfr. Folios 47 a 50 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

La parte demandada, mediante oficio notificado el 25 de septiembre de 2012, puso en conocimiento de la parte demandante el examen de patentabilidad efectuado, en que se presentaron objeciones de claridad de las reivindicaciones y afectaciones al nivel inventivo. 4.5. Presentó, el 31 de enero de 2013: i) respuesta a las observaciones efectuadas por la parte demandada; ii) nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 56 reivindicaciones; y iii) una solicitud divisional con 164 reivindicaciones a la que se asignó el radicado núm. 09-028553A. 4.6.

La parte demandada, mediante oficio notificado el 9 de abril de 2013, presentó observaciones, respecto de la solicitud divisional, en relación con la claridad de las reivindicaciones, se efectúo un análisis de la oposición presentada y se objetó la patentabilidad por nivel inventivo. 4.7. Presentó el 15 de agosto de 2013: i) respuesta a las observaciones efectuadas por la parte demandada; ii) nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 30 reivindicaciones; y iii) dos solicitudes divisionales con 15 y 37 reivindicaciones a las que se les asignó los radicados 13-149919 y 13-194929. 4.8.

El Superintendente de Industria y Comercio, dentro del trámite administrativo núm. 13-194929, mediante la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013, rechazó la solicitud divisional presentada. 4.9. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013. 4.10. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013.

Normas violadas 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14, 28, 30, 36 y 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006; y los artículos 6 y 29 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así7: Violación del artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 6 de la Constitución Política de Colombia 6.1. Indicó que, la parte demandada, con la expedición los actos administrativos acusados, violó el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, en tanto, a su juicio, los únicos motivos para el rechazo de una solicitud de patente divisional es que se hubiese presentado con posterioridad a la finalización del trámite o que se ampliara el objeto reivindicado.

En ese sentido, no es una causal de negación el hecho de que existan reivindicaciones superpuestas, por el contrario, de conformidad con la guía para el examen de patentes de la parte demandada, debe admitirse y, dentro del análisis, requerir al solicitante para que eliminara aquellas reivindicaciones superpuestas. 6.2. Manifestó que la parte demandada, al resolver el recurso de reposición interpuesto dentro del trámite administrativo núm. 13-194929, realizó la comparación respecto de la solicitud parental, sin tener en cuenta que la misma había sido modificada y que, en tal sentido, debió tenerse en cuenta lo indicado en la solicitud parental en los términos que había sido modificada, y no en la forma previa a su modificación. Asimismo, señaló que, en todo caso, el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y la guía para examen de solicitudes de patente de invención de la parte demandada no indican las reivindicaciones superpuestas como una causal de rechazo de la solicitud divisional. 6.3.

Precisó que las diferencias entre la solicitud divisional y la solicitud parental eran que la solicitud parental no hacía mención alguna a “[…] una composición 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folios 54 a 67. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co farmacéutica en la que el agente activo puede aplanarse sin romperse, donde un espesor del agente activo luego del aplanado corresponde a no más que alrededor de 60% del espesor del agente activo antes del aplanado y donde dicho agente activo aplanado proporciona una tasa de disolución in vitro, cuando se mide en un Aparato 1 USP (canastillo) a 100 rpm en 900 ml de fluido gástrico simulado sin enzimas (SGF) a 37°C, donde la cantidad porcentual del agente activo liberado a 0,5 horas de disolución se desvía no más de alrededor de 20 puntos porcentuales desde la tasa de disolución in-vitro correspondiente del agente activo no aplanado.[…]”8.

Violación de los artículos 36 y 46 de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 6.4. Manifestó que, la parte demandada, en lugar de rechazar la solicitud divisional, al realizar en el examen de fondo debió proponer las objeciones sobre la superposición de las reivindicaciones y, en consecuencia, darle la oportunidad de corregirlas. 6.5.

Señaló que, la parte demandada, al resolver el recurso de reposición interpuesto, presentó argumentos nuevos. Lo anterior, comoquiera que el rechazo inicial se había sustentado en la identidad de materia respecto de la solicitud núm. 09- 028553, mientras que, en el recurso, se consideró que la igualdad de materia se presentaba, respecto de la solicitud núm. 09-028553A y que, en todo caso, no fue sino en la resolución que resolvió el recurso de reposición que se argumentó por qué se consideraba que se reivindicaba el mismo objeto, limitando su derecho de defensa.

Violación de los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de 2000 6.6. Manifestó que, a su juicio, la parte demandada violó, por falta de aplicación, los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que se no se había hecho el estudio de fondo de la solicitud de patente divisional y que esta cumplía con todos los requisitos, referidos en dichos artículos.

Contestación de la demanda 8 Cfr. Folio 57. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7. La parte demandada9, contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que la primera condición para la procedencia de una solicitud divisional es que se divida el objeto de la invención. Al respecto, adujo que, en el caso sub examine, esto no había ocurrido en tanto el objeto reclamado en la solicitud 13- 194929, consistente en un agente activo en forma de un comprimido o multiparticulado que se encontraba en el objeto reivindicado tanto en la solicitud divisional 09-028553- A como en la 09-028553. 7.2.

Indicó que la materia reclamada en la solicitud divisional núm. 13-194929, replicaba las señaladas en las solicitudes núms. 09-028553-A y 09-028553 y que los aspectos que se aducían como diferenciadores consistían en unos resultados a alcanzar y no en características técnicas. 7.3. Aseveró que no había ninguna variación en la motivación expuesta en los actos administrativos acusados comoquiera que las reivindicaciones eran las mismas tanto en la solicitud divisional 09-028553-A como en la 09-028553. 7.4.

Por último, manifestó que no violó lo dispuesto en los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que, a su juicio, no eran aplicables al caso sub examine ya que lo que se debatía era si debió o no darse trámite a la solicitud divisional presentada y no respecto de su patentabilidad. 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso11, contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

Precisó que la solicitud divisional núm. 13-1949929, recogió los errores que se habían advertido por la parte demandada en el oficio 6120, respecto de la solicitud 09- 028553-A. Ello, en tanto, eran completamente iguales. En este sentido, señaló que no se había negado la posibilidad de que la parte demandante conociera las objeciones pues estas se habían planteado previamente y el rechazó había sido fruto de la 9 Mediante apoderado.

Cfr. Folios 135-138 10 Cfr. Folios 120-134 11 Mediante apoderado. Cfr. Folios 135-138 12 Cfr. Folios 120-134 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desatención de las objeciones que se habían presentado en las solicitudes parentales, especialmente en el oficio 6120.

Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 16 de septiembre de 201913, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 23 de septiembre de 201914, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindió de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de octubre de 201015, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación remitir, vía electrónica, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la solicitud de interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 557-IP-2019 de 11 de diciembre de 202016, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14. 28, 30, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretará el Articulo 36 de la Decisión antes mencionada por ser pertinente. […]”17. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13 Cfr. Folios 240-241 14 Cfr. Folios 252-265 15 Cfr. Folios 268 y 269 16 Cfr. Folios 282-286. 17 Cfr. Folio 283. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 6 de marzo de 202318: i) reanudó el proceso; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iii) corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la oportunidad para alegar, podría presentar el concepto, si a bien lo tiene. 14.

Durante el término legal, las partes demandantes19 y demandada20, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso21 reiteraron en esencia los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 557-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020; vii) el marco normativo sobre las solicitudes de patente divisionales; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 18 Cfr. Índice 60 del aplicativo SAMAI 19 Cfr. Índice 67 del aplicativo SAMAI 20 Cfr. Índice 69 del aplicativo SAMAI 21 Cfr. Índice 68 del aplicativo SAMAI 22 Mediante cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 201323, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio rechazó una solicitud de patente divisional. 19.2. La Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 201424, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013 y 72889 de 1 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se rechazó la solicitud divisional de la patente de invención titulada “PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN QUE CONTIENE UN ANÁLGESICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU USO ILÍCITO”, vulneran los artículos 14, 28, 30, 36 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y los artículos 6, 29 y 61 de la Constitución Política, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido, se analizará, si la solicitud divisional con radicado núm. 13- 194929, presentada por la parte demandante, cumplió con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina para ser tramitada como tal y, en ese sentido, si debió ser aceptada para su examen; en caso afirmativo, si la solicitud divisional debió tener un trámite que le permitiera a la parte demandante conocer las objeciones, corregir los errores y, en general, desarrollar las etapas de una solicitud de patente; y 23 Cfr. Folio 16. 24 Cfr. Folios 17-27. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.3.

Si de conformidad con el procedimiento aplicable a una solicitud divisional, resultaba procedente el rechazo directo de la misma o si con tal decisión se vulneró el debido proceso de la parte demandante. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 557-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 en la que interpretó el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, y se abstuvo de interpretar los artículos 1, 28, 30 y 45 ibidem. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, y acceder al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, dispone en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 577-IP-2019 de 11 de diciembre 2020 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…]1.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características: 30 Cfr. Folios 282-286 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. b) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. c) Limitaciones: Solo se puede fraccionar la solicitud Inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial.

Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. d) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. e) Clases: Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quién lo solicita: i) A iniciativa del solicitante, es aquella que nace de la propia decisión del solicitante, por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, ii) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. f) Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo.

Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario pueda presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitaría. Si se presenta en el término para interponer recursos, es decir cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue presentada oportunamente.

Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente. 1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional pretendida dentro del proceso interno fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes. […]”.

Marco normativo sobre las solicitudes de patente divisionales 32. Visto el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante de una patente podrá dividir la solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite y, en tanto, dicha división no represente una ampliación de la protección que correspondería a la solicitud inicial. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33.

Adicionalmente dicha división podrá ser requerida por la autoridad competente cuando la invención que se pretende registrar no cuente con el requisito de unidad de invención. Análisis del caso concreto 34. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el debido proceso y el trámite de las solicitudes divisionales. 36. La Sala advierte que, la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, sobre el debido proceso, en tanto, por un lado, se había afectado su derecho de defensa comoquiera que la motivación expuesta en la Resolución núm. 665554 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza una división de solicitud”, se fundamentó en la identidad entre las reivindicaciones de la solicitud inicial núm. 09-028553, mientras que la Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, se sustentó en la identidad de la materia reclamada respecto de la solicitud núm. 09-028553-A y 09-028553-A-6.

Y, por el otro, a su juicio, ante la presencia de reivindicaciones superpuestas entre la solicitud parental y la divisional, la parte demandada debió haberse pronunciado en el examen de fondo y haberle dado la oportunidad de corregirlas. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37.

Esta Sala, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23 de junio de 202331, reiteró lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 119 de 201632 y, en ese sentido, consideró que: “[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas.

Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.

La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.

De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar. Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo permita injustificadamente.

Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución […]” 38. De igual forma, esta Sala, en la sentencia citada supra, reiteró lo considerado en sentencia T-324 de 201533, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se consideró que: “[…] 22.

En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.[…]” 31 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00. 32 Corte Constitucional; Sentencia de 7 de marzo de 2016; M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; expediente T- 5.204.534. 33 Corte Constitucional; Sentencia de 25 de mayo de 2015;

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA; expediente T-4664494. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39. En este sentido, esta Sala, en Sentencia de 31 de mayo de 201834, siguiendo el criterio reiterado de la Sección35, consideró que realizar un cambio en la motivación expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los recursos interpuestos, implicaba una afectación al debido proceso, comoquiera que imposibilitaba que el administrado fuera escuchado en el trámite del procedimiento administrativo y, en consecuencia, que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada.

En ese sentido esta Sala consideró que: “[…] II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca, «MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA» (nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000, conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de 1998.

II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[…] los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales […]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó, oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad. […]” 40.

En este mismo sentido, esta Sala reiteró, en sentencia de 23 de junio de 202336, que: “[…] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia de 31 de mayo de 2018.

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00. 35 Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°. de febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599- 00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 36 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión 486.

Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que “[…] no era exclusivamente descriptiva […]” y que se configuraba la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada “PORCELANATO”, de propiedad de COLCERÁMICA S.A.; y que, además, entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. […]” 41. Ahora bien, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la parte demandada al expedir la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “por la cual se rechaza una división de solicitud”, señaló que: “[…]

CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 13-194929- 00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 09- 028553-00000-0000 del 19 de marzo de 2009, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable. En virtud de lo expuesto, se RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 13-194929- 00000-0000 con relación a la solicitud N° 09-028553-A-00005-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa. […]”37 42. Ahora bien, al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra la resolución citada supra, la parte demandada argumentó que: “[…] Teniendo en cuenta que la solicitud correspondiente al expediente 13-194929 corresponde a una solicitud divisional del expediente 09-028553-A, y que este último expediente es una divisional del expediente 09-028553, se realizó un análisis de diferentes capítulos reivindicatorios presentados y estudiados en los respectivos expedientes.

Al realizar la comparación con la solicitud 09-028553 se encuentra que efectivamente la materia reclamada en la solicitud divisional 13-0194929 se encuentra comprendida 37 Cfr. Folio 16. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el capítulo reivindicatorio 09-028553-00000-0000, sin embargo, el capítulo que fue objeto de estudio mediante Oficio N° 16676 fue el radicado bajo el N° 09-028553 00009-0000 y el capítulo reivindicatorio que fue objeto de negación mediante a resolución Nº 15222 presentado mediante radicado N° 09-028553-00012-0000 reclamaban un proceso para preparar una forma de dosificación farmacéutica oral mientras que la presente solicitud divisional reclama una forma de dosificación farmacéutica sólida, por lo tanto se trata de materia diferente.

Ahora bien, comparando la materia reclamada en la presente solicitud divisional con solicitud 09-028553-A se evidencia que, la materia de la presente solicitud se encuentra comprendida en la materia que fue objeto de estudio mediante Oficio N° 6120 del 09 de abril de 2013, y que si bien la redacción y el número de reivindicaciones difieren del capítulo reivindicatorio que fue objeto de negación mediante la resolución N° 66191 del 18 de noviembre de 2013, la materia no difiere en cuanto a sus características técnicas esenciales.

Para mayor claridad a continuación se comparan las reivindicaciones radicadas bajo el N° 13-194929-00000-0000 con la materia comprendida en la solicitud divisional en los radicados N° 09-028553-A-00000- 0000 y N° 09-028553-A-00006-0000. […]”38 43. Atendiendo a la motivación de los actos acusados transcrita supra, la Sala considera que: i) el fundamento para rechazar la solicitud divisional se sustentó en la coincidencia de la materia reivindicada en ella, respecto de la materia reivindicada en la solicitud núm. 09- 028553-00000-0000 de 19 de marzo de 2009; ii) al expedir la Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, la parte demandada indicó que no había identidad entre la materia reivindicada en la solicitud divisional y aquella reivindicada en la solicitud 09- 028553- 00000-0000; y iii) se tuvo en cuenta la similitud de la solicitud divisional con las reivindicaciones obrantes en los radicados núms. 09-028553-A-00000-0000 y 09- 028553-A-00006-0000, argumentos que no habían sido expuestos en la motivación de la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza una división de solicitud”. 44.

Así las cosas, la Sala, siguiendo los criterios jurisprudenciales desarrollados supra, considera que, comoquiera que la parte demandada expuso argumentos nuevos al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto dentro del procedimiento administrativo, vulneró el derecho a la parte demandante de ser oída dentro del mismo, así como la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada, por lo que, vulneró el derecho de defensa y contradicción de la parte demandante y, en consecuencia, vulneró el derecho previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 38 Cfr. Folios 17 y 18 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.

Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los problemas jurídicos expresados supra, respecto de si la solicitud divisional de patente de invención cumplía o no con los requisitos para ser tramitada y si debió ser rechazada de forma automática o se debió dar un trámite que le permitiera pronunciarse sobre las objeciones que planteara la Superintendencia de Industria y comercio.

Sobre el restablecimiento del derecho 46. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que se ordenara a la parte demandante “[…] otorgar la patente a la solicitud divisional […]”. Al respecto, la Sala considera que es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la modificación de la solicitud de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y, asimismo, determinar si la modificación de la solicitud cumple o no con los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino. 47.

De igual forma, la parte demandante solicitó que se ordene a la parte demandada “[…] admitir a trámite la solicitud divisional de mi representada que se tramitó en el expediente administrativo No. 13-194929 […]”. Al respecto, la Sala considera que le corresponde a la parte demandada, en su calidad de oficina nacional de la Propiedad Industrial, proceder a llevar a cabo el estudio sobre la admisión a trámite o no de la solicitud patente divisional. 48.

Por lo expuesto anteriormente, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la parte demandada que proceda a llevar a cabo el estudio sobre la procedencia o no del trámite la solicitud divisional con radicado núm. 13-194929. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

21 Núm. único de radicación: 11001032400020150023400 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza una división de solicitud”, y 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio proceda a llevar a cabo el estudio sobre la procedencia o no del trámite la solicitud divisional con radicado núm. 13-194929, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente de la referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.