11001032400020200032800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Dfs Green Trading S.A.S. Medio de control: Nulidad relativa Tema: Propiedad industrial.

Concesión del registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto) para distinguir productos comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Aplicación del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

Decisión: Acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, en cuanto concedieron el registro de la marca cuestionada para las clases 21 y 35 del nomenclátor internacional. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Lupesa S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, en contra de la Resolución núm. 203828 del 7 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y la Resolución núm. 29260 del 17 de junio de 2020 “Por la cual se concede un registro”.

A través de los mencionados actos administrativos, la Superintendencia de Industria y Comercio2 revocó la Resolución núm. 44870 del 10 de septiembre de 2019 “Por la cual se decide una solicitud de registro”3; en su lugar, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Lupesa S.A., y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto) solicitado para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S. 1 De que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 En adelante SIC. 3 Mediante el acto administrativo, la SIC (i) declaró fundada la oposición de Lupesa S.A.;

(ii) negó el registro de la marca “KP KIMAX PET” (mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y (iii) ordenó resolver sobre las clases suspendidas. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA El 13 de agosto de 2020, la sociedad Lupesa S.A. presentó demanda a través de su apoderado judicial, en la que formuló las siguientes4: I.1.1. Pretensiones 2.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 203828 del 7 de mayo de 2020, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° SD2018/0099320, en la que se declaró infundada la oposición presentada por Lupesa S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta KP Kimax Pet, en clases 21 y 35 internacional, solicitada por DFS Green Trading S.A.S. 2.2.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución N° 29260 del 17 de junio de 2020, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° SD2018/009320, en la que se devolvió el expediente administrativo a la Dirección de Signos Distintivos y se concedió el registro del signo mixto KP Kimax Pet, para productos y servicios de las clases 21 y 35 internacional, a nombre de DFS Green Trading S.A.S. 2.3.

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, para resarcir el daño causado y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por Lupesa S.A. y, en consecuencia, NEGAR el registro de la marca mixta KP Kimax Pet, solicitada para identificar productos y servicios de las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de DFS Green Trading S.A.S. 2.4.

En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2.6.

Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Dfs Green Trading S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2018/0099320, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 853 del 28 de febrero de 2019. I.1.2.2. Contra la solicitud en mención, la sociedad Lupesa S.A. formuló oposición con sustento en que la cuestionada, en cuanto se pidió para las clases 21 y 35, es 4 La demanda y sus anexos se encuentran digitalizados en el índice 3 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “RIMAX SHIA” (nominativas) en las clases 20 y 21; “RIMAX” (mixtas y nominativa) para las clases 20 y 35; “RIMAX SILLA PLEGABLE” (mixta) en la clase 20, “RIMAX DINASTIA” (mixta) en la clase 20, “RIMAX” (nominativa) en la clase 21, “DURIMAX” (nominativa) en la clase 20, “RIMAXCO” (nominativa) en la clase 20, “RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA” (nominativa) en las clases 20 y 21, así como el lema comercial “NO INVENTE RIMAX LO TIENE” en la clase 20.

I.1.2.3. Mediante la Resolución núm. 44870 del 10 de septiembre de 2019, la SIC (i) declaró fundada la oposición formulada por Lupesa S.A.; (ii) negó el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” solicitado para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que, respecto de dicha cobertura, la marca cuestionada es similarmente confundible con las opositoras; y (iii) señaló que “la decisión de concesión del signo solicitando con relación a las clases 7, 18 y 28 deberán (sic) ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única”.

I.1.2.4. La sociedad solicitante presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 203828 del 7 de mayo de 2020, en el sentido de (i) revocar la decisión contenida en la resolución anterior, y en su lugar, (ii) declarar infundada la oposición presentada por Lupesa S.A. En consecuencia, (iii) ordenó devolver el expediente a la Dirección de Signos Distintivos para continuar con el trámite respecto de las clases suspendidas.

I.1.2.5. Mediante la Resolución núm. 29260 del 17 de junio de 2020, finalmente se concedió el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S. I.1.3. Norma violada y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. En primer lugar, consideró que los elementos nominativos “KP” y “PET” son débiles, pues “KP” son las iniciales de “KIMAX” y “PET”, al tiempo que “PET” es descriptiva para los productos y servicios que la cuestionada pretende identificar. Siendo así, su adición no le aporta distintividad a la marca cuestionada, y deben excluirse del cotejo correspondiente por tratarse de vocablos inapropiables de forma exclusiva.

I.1.3.2. En ese escenario, adujo que entre “KIMAX” de la cuestionada y “RIMAX de sus marcas previamente registradas, concurren suficientes similitudes de tipo ortográfico y fonético que resultan de la reproducción de las 4 letras “I-M-A-X”. I.1.3.3. Explicó que las expresiones confrontadas contienen el mismo número de sílabas, esto es, “KI-MAX” y “RI-MAX”, y además poseen una coincidencia en la sílaba tónica que se sitúa al inicio de los vocablos, así como en la terminación “MAX”.

I.1.3.4. En cuanto al aspecto conceptual de las marcas, sostuvo que “KP KIMAX PET” no posee un significado más allá de la acepción que le corresponde al vocablo “PET” que se refiere a “mascota”. De la misma forma, “RIMAX” tampoco sugiere una idea especifica al consumidor. En consecuencia, las expresiones confrontadas son de fantasía, razón por la cual resulta imposible considerar que a empresarios diferentes se Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio les ocurra la misma idea en relación con una denominación marcaria, lo que a su vez deja claro que la cuestionada es una reproducción de las marcas previas.

I.1.3.5. Afirmó que las diferencias entre las nominaciones objeto de cotejo son mínimas e insuficientes para que las marcas confrontadas logren coexistir en el mercado sin que provoquen un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. I.1.3.6. En lo que respecta a la conexidad competitiva, manifestó que la marca cuestionada fue concedida para identificar productos y servicios en las clases 21, esto es, máquinas dispensadoras de alimentos, comedores y bebederos, y en la 35 para publicidad, venta por internet, establecimientos y puntos de venta físicos de todo tipo de productos y artículos para animales, así como venta de alimentos para animales.

I.1.3.7. A partir de lo anterior, adujo que la cobertura mencionada encuentra una relación competitiva con los productos y servicios que identifican las marcas opositoras, particularmente aquellos comprendidos en la clase 20, tales como artículos elaborados con materias plásticas, los de la clase 21, en cuanto a utensilios y recipientes para uso doméstico se refiere, y los servicios de la clase 35 de abastecimiento para terceros, promoción de ventas, redacción de texto publicitarios entre otros.

I.1.3.8. Explicó que se cumple el criterio de intercambiabilidad, pues los utensilios y recipientes para uso doméstico son perfectos sustitutos de las máquinas dispensadoras de alimentos en la medida en que cumplen una misma función, esto es, servir de contenedor de comida para mascotas. Al mismo tiempo, concurre complementariedad porque los bebederos y comederos usualmente están fabricados con materiales plásticos.

I.1.3.9. En cuanto a los servicios, señaló que aquellos comprendidos en la 35 sobre publicidad y venta por internet, son complementarios de los productos en la clase 21 que se ofertan a través de la marca cuestionada, porque los primeros constituyen el medio a través del cual se comercializan los últimos. I.1.3.10. Informó que, a través de las marcas opositoras, ha venido desarrollando una línea para mascotas que consta de recipientes, armarios y casas para gatos y perros elaborados a partir de plástico, y que este hecho especifico refuerza la conexidad competitiva entre las coberturas reprochadas.

I.1.3.11. Advirtió que posee una familia de marcas a su favor, la cual se encuentra formada a partir de la expresión “RIMAX”. I.1.3.12. Concluyó que las decisiones administrativas acusadas le ocasionan un daño ilícito consistente en la concesión indebida de un signo similar a sus marcas previamente registradas, el cual puede ser resarcido con la declaración de nulidad de los actos acusados y la orden de negar el registro marcario demandado.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC contestó la demanda, a través de su apoderada judicial, de la siguiente manera5: Manifestó que, si bien las marcas confrontadas cuentan con una cadena vocálica y consonántica parecida, lo cierto es que poseen elementos nominativos y gráficos adicionales que permiten su correcta diferenciación en el mercado. 5 Índice 18 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Explicó que la cuestionada incluye las iniciales “KP” y la palabra “PET”, y que, aunque esta última es inapropiable en forma exclusiva por ser usual en el mercado, al analizar las marcas en su conjunto, cobra relevancia como el elemento que posibilita una impresión distinta y a su vez presenta una idea conceptual diferenciable respecto de las marcas previamente registradas “RIMAX”.

Señaló que la cuestionada, al incluir la partícula extranjera “PET”, la cual es de conocimiento generalizado del consumidor por ser usualmente utilizada, permite al público entender que la marca oferta una línea de productos relacionada con las mascotas. Mientras tanto, las opositoras incursan en otro tipo de productos y servicios. Concluyó que, ante los elementos particularizadores, las marcas confrontadas logran coexistir en el mercado sin sugerir un riesgo de confusión y/o asociación para los consumidores.

Advirtió que como las marcas comparadas no poseen suficientes semejanzas ortográficas, fonéticas ni conceptuales, no es necesario analizar la conexidad competitiva en cuanto a los productos y servicios que identifican en el mercado. I.2.3. El tercero presentó contestación de la demanda, a través de su apoderada judicial, con sustento en lo siguiente6: Adujo que, desde una aproximación en conjunto de las marcas, es posible considerar que aquellas son completamente diferentes en su aspecto visual, que denota una extensión de palabras diferentes, distinta grafía, y elementos figurativos distinguibles.

Señaló que el impacto visual que producen en el público consumidor es suficiente para descartar que aquel pueda confundirse al momento de solicitar determinados productos o servicios dentro del mercado. En otras palabras, un consumidor medio jamás confundiría las marcas confrontadas. Explicó que, en cuanto a las nominaciones, aquellas no poseen semejanzas ortográficas, fonéticas ni conceptuales, pues (i) cuentan con una longitud distinta en cada caso, en donde la cuestionada posee 10 grafías mientras que las previas cuentan con 5;

(ii) presentan un número de sílabas disímil a saber: “KP-KI-MAX-PET” y “RI-MAX”; y (iii) se componen de raíces y terminaciones diferentes. Destacó que la última palabra en los conjuntos es la de mayor recordación en la mente del consumidor, de tal manera que, si las confrontadas cuentan con una terminación distinta, es imposible que aquellas generen confusión en el mercado.

Sostuvo que como las marcas no poseen suficientes semejanzas, no es necesario descender a la conexidad competitiva. En todo caso, adujo que entre los productos y los servicios comprendidos en la clase 21 y 35 no existe una relación de tipo competitivo porque se comercializan y publicitan de manera diferente, además satisfacen necesidades específicas.

Expuso que la cuestionada protege máquinas dispensadoras, mientras que las marcas previas ofertan productos consistentes en utensilios para uso domésticos, cepillos y materiales para su creación, los cuales se comercializan a través de canales distintos como fabricas especializadas para los primeros, e hipermercados respecto de los últimos. 6 Índice 19 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio De la misma forma, la cuestionada oferta servicios de venta de alimentos para animales en dispensadores, al tiempo que las previas distinguen productos relacionados con material de limpieza, utensilios, y recipientes para el uso doméstico, de tal forma que también poseen una naturaleza diferente, se comercializan a través de canales distintos, y satisfacen necesidades específicas.

I.2.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.2.5. Finalmente, se dio traslado del escrito de las contestaciones de la demanda a la parte actora7, término durante el cual guardó silencio. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante auto de 28 de agosto de 20238 el despacho sustanciador prescindió de la realización de la audiencia inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre las solicitudes probatorias.

La fijación del litigio se efectuó en los siguientes términos: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y los respectivos escritos de contestación, consiste en determinar si las resoluciones 203828 de 7 de mayo de 2020 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y 29260 de 17 de junio de 2020 “por la cual se concede un registro”, en virtud de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: i) revocó la resolución número 44870 de 10 de diciembre de 2019, ii) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LUPESA S.A., y iii) concedió el registro de la marca “KP KIMAX PET” (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DFS GREEN TRADING S.A.S., infringen el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 203828 de 7 de mayo de 2020 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y 29260 de 17 de junio de 2020 “por la cual se concede un registro”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que declare fundada la oposición presentada por LUPESA S.A., y en consecuencia, niegue el registro de la marca “KP KIMAX PET” (mixta) en las clases 21 y 35 de la Clasificación de Niza, de titularidad de la sociedad DFS GREEN TRADING S.A.S. En el mismo sentido, el despacho deberá determinar si hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, que dicte su decisión dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la decisión judicial que se dicte en el asunto de la referencia. Finalmente, se deberá decidir si hay lugar a condenar en costas y agencias en derecho a la autoridad demandada.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 7 de mayo de 2024, el despacho ordenó correr el traslado para presentar alegatos de conclusión9, término durante el cual: 7 De conformidad con el informe secretarial del 31 de mayo de 2022, obrante en el índice 25 del expediente en SAMAI. 8 Índice 29 del expediente en SAMAI. 9 Índice 40 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.4.1. La parte actora10 insistió en sus argumentos de nulidad de los actos administrativos demandados. I.4.2. El Ministerio Público allegó concepto11 en el que consideró que entre las marcas confrontadas no concurren suficientes semejanzas de tipo ortográfico, fonético ni conceptual, pues se trata de nominaciones con una cadena vocálica y consonántica característica, que provoca un impacto sonoro distinto, así como una idea diferente a los consumidores.

Adicionalmente, los productos y servicios no poseen una relación de tipo competitivo. En consecuencia, aquellas pueden coexistir en el mercado sin que se presente un riesgo de confusión y/o asociación en el público. Por ende, deben negarse las pretensiones de la demanda. I.4.3. El tercero reiteró su alegato en cuanto a la viabilidad del registro de marca demandado12.

I.4.4. La SIC13 insistió en sus consideraciones sobre la legalidad de los actos administrativos acusados. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto del 5 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado14, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina15.

Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar las interpretaciones prejudiciales 121-IP-2020 y 145- IP-2022, en cuanto al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y particularmente sobre la comparación entre signos denominativos compuestos. I.6. ACTUACIONES ADICIONALES I.6.1. A través de auto del 16 de febrero de 202616, el despacho sustanciador ordenó que, por Secretaria de la Sección, se descargara del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC el reporte correspondiente al estado actual de los registros de la marca cuestionada y de las opositoras, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

I.6.2. Los resultados de la búsqueda realizada, que obran en el expediente de la referencia, mostraron que las marcas opositoras “RIMAX” (mixta) con certificado núm. 168974, y “DURIMAX” (nominativa) con certificado núm. 287678, en la actualidad se encuentran caducadas como consecuencia de la falta de renovación17. 10 Índice 45 del expediente en SAMAI. 11 Índice 46 del expediente en SAMAI. 12 Índice 47 del expediente en SAMAI. 13 Índice 48 del expediente en SAMAI. 14 Índice 35 del expediente en SAMAI. 15 En adelante TJCA. 16 Índice 53 del expediente en SAMAI. 17 Índice núm. 57 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.6.3. Al respecto se corrió traslado a las partes procesales para que se pronunciaran sobre lo encontrado18, término durante el cual no se presentaron escritos19. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución núm. 203828 del 7 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y de la Resolución núm. 29260 del 17 de junio de 2020 “Por la cual se concede un registro”.

A través de los mencionados actos administrativos, la SIC revocó la Resolución núm. 44870 del 10 de septiembre de 2019 y, en su lugar, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Lupesa S.A., por lo que concedió el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S. II.2.

LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, las contestaciones, así como las interpretaciones prejudiciales concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Ahora bien, en este momento del análisis conviene precisar que, aunque la demandante mencionó como uno los signos distintivos registrados a su favor el lema comercial “NO INVENTE RIMAX LO TIENE” en la clase 20, lo cierto es que no invocó el literal c) del artículo 136 ibidem como norma infringida ni desarrolló un concepto de violación encaminado a demostrar que la marca cuestionada se encuentra incursa en dicha causal.

Adicionalmente, los actos administrativos acusados no se pronunciaron sobre la eventual configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en dicha norma. Además de lo anterior, el auto del 28 de agosto de 2023, mediante el cual se dispuso la fijación del litigio sin incluir la causal en comento, no fue objeto de recurso por las partes procesales.

Por esa razón, tampoco se aplicó la doctrina del acto aclarado respecto de la mencionada norma comunitaria. En consecuencia, la Sala prescindirá del estudio de confundibilidad entre la marca cuestionada y el lema comercial “NO INVENTE RIMAX LO TIENE” registrado a favor de la demandante en la clase 20. 18 Índice núm. 60 del expediente en SAMAI. 19 De conformidad con el informe secretarial del 16 de marzo de 2026, obrante en el índice núm. 61 del expediente en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.3. CUESTIÓN PREVIA II.3.1. De la configuración del supuesto previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 Según se ha dicho, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI de la SIC, algunas de las marcas opositoras que dan sustento a la demanda de la referencia han perdido vigencia para la fecha en que se dicta la presente sentencia como resultado de su caducidad, tal como se muestra a continuación: (i) “RIMAX” (mixta) con certificado núm. 168974, estuvo vigente hasta el 19 de octubre de 2024; y (ii) “DURIMAX” (nominativa) con certificado núm. 287678, estuvo vigente hasta el 8 de octubre de 2024.

Por lo anterior, se impone dar aplicación al supuesto del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a los registros marcarios mencionados. La norma comunitaria en comento prevé lo siguiente: “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolver la nulidad.” De conformidad con la disposición comunitaria transcrita, es dable considerar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

En consecuencia, en el examen de registrabilidad de la marca cuestionada deberá considerarse únicamente aquellas marcas opositoras que se encuentran vigentes en la actualidad, de tal manera que se excluirán de aquel los registros marcarios señalados en este punto, respecto de los cuales se declarara la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en la parte resolutiva de esta providencia. II.4.

PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre la marca cuestionada “KP KIMAX PET” (mixta) concedida para productos y servicios comprendidos, entre otras, en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S., y las marcas opositoras “RIMAX SHIA” (nominativas), “RIMAX” (mixta y nominativas), “RIMAX SILLA PLEGABLE” (mixta), “RIMAX DINASTIA” (mixta), “RIMAXCO” (nominativa), “RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA” (nominativa) previamente registradas para identificar productos en las clases 20, 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: (i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y (ii) la relación entre los productos y servicios que amparan las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son parcialmente nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto), en cuanto a los productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, incumbe a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro núm. 657886, correspondiente a la marca “KP KIMAX PET” (mixta), en cuanto fue concedido para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S. II.5.

ANÁLISIS DEL ASUNTO II.5.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden, al momento de realizar la comparación de las marcas en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a (i) el grado de sustitución, (ii) la complementariedad, y (iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.5.2. El caso concreto A efectos de determinar si la marca cuestionada “KP KIMAX PET” (mixta) concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en primer lugar, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y las marcas opositoras “RIMAX SHIA” (nominativas), “RIMAX” (mixtas y nominativa), “RIMAX SILLA PLEGABLE” (mixta), “RIMAX DINASTIA” (mixta), “RIMAX” (nominativa), “RIMAXCO” (nominativa), y “RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA” (nominativa) previamente registradas para identificar productos y servicios en las clases 20, 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que las marcas en disputa distinguen. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: Marca cuestionada (mixta) Certificado de registro núm. 657886 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 720, 1821, 2122, 2823 y 3524 de la Clasificación Internacional de Niza 20 Máquinas para marcar; comedores y bebederos, electrodomésticos inteligentes. 21 Collares; arneses para animales; collares para animales; correas para animales; mantas para animales; polainas para animales; ropa para animales; trajes para animales; bolsos para llevar animales; bolsos para transportar animales; collares electrónicos para animales de compañía; collares para animales de compañía; correas de cuero para animales; frenos para animales [arreos];ropa para animales de compañía; collares con chapa sanitaria para animales de compañía; collares, correas y ropa para animales. 22 Máquinas dispensadoras de alimentos; comedores y bebederos. 23 Juegos y juguetes; juguetes para animales de compañía. 24 Publicidad; venta por internet, en establecimientos y puntos de venta físicos de todo tipo de productos y artículos para animales; venta de alimentos para animales en dispensadores.

Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen RIMAX (nominativas) Certificados de registro núms. (i) 399444 y (ii) 503672 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

(ii) En la clase 20: artículos elaborados con materias plásticas, a saber: abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos; decoraciones de materias plásticas para alimentos; anaqueles [baldas] de muebles; anaqueles para clasificadores; andadores para niños; tablones de anuncios; aparadores [muebles]; arcas no metálicas; muebles plásticos; muebles de oficina; anaqueles para archivadores; muebles archivadores; archiveros; armarios; armeros para fusiles; asientos; atriles; banastas de pesca; bancos de trabajo no metálicos; bancos [muebles]; bandejas no metálicas; barricas no metálicas; barriles no metálicos; baúles para juguetes; parques de bebés; estanterías de biblioteca; biombos (muebles); bisagras no metálicas; botelleros [muebles]; botiquines [armarios para medicinas]; boyas de amarre no metálicas; buzones de correo no metálicos ni de obra; caballetes [muebles]; cajas de materias plásticas; cajas no metálicas; cajas para juguetes; cajones; cajas de materias plásticas; camas; cambiadores de pared [muebles]; cambiadores para bebés [colchonetas]; canapés [sillones]; canastos no metálicos; carritos de servicio; carritos [mobiliario]; casetas de perro; casilleros; cestas no metálicas; clavijas no metálicas; cofres no metálicos; recipientes no metálicos para combustibles líquidos; cómodas; compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas; contenedores flotantes no metálicos; corrales de bebés; cubos de materias plásticas; depósitos no metálicos ni de obra; mesas de dibujo; divanes; sillas plásticas; mesas; escaleras de materias plásticas; mobiliario escolar; escritorios [muebles]; estanterías; asientos; sillones; guarniciones no metálicas para camas; jardineras [muebles]; jaulas de embalaje; mostradores [mesas]; paragüeros; portalibros; puertas de muebles; pupitres; recipientes de materias plásticas para embalar; revisteros.

Y en la clase 35: Servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas]; verificación de cuentas; marketing; promoción de ventas para terceros; ventas en pública subasta; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; tramitación administrativa de pedidos de compra; redacción de textos publicitarios; importación; exportación; publicidad televisada; servicios de subcontratación [asistencia comercial]; sondeos de opinión; comercialización de productos; sistematización de datos en bases de datos informáticas; servicios de telemarketing; reproducción de documentos; relaciones públicas; recopilación de estadísticas; publicidad radiofónica; publicación de textos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; publicidad radiofónica; estudio de mercados; publicidad por correspondencia; publicidad por correo electrónico; publicidad exterior; producción de películas publicitarias; previsiones económicas; análisis del precio de costo; peritajes comerciales; búsqueda de patrocinadores; consultoría en organización de negocios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; asistencia en la dirección de negocios; distribución de muestras; mercadotecnia; gestión comercial de licencias de Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen productos y servicios para terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor.

(mixta) Certificado de registro núm. 202290 Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

(mixta) Certificado de registro núm. 598750 Para identificar servicios comprendidos en la clase 35: Servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas]; verificación de cuentas; marketing; promoción de ventas para terceros; ventas en pública subasta; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; tramitación administrativa de pedidos de compra; redacción de textos publicitarios; importación; exportación; publicidad televisada; servicios de subcontratación [asistencia comercial]; sondeos de opinión; comercialización de productos; sistematización de datos en bases de datos informáticas; servicios de telemarketing; reproducción de documentos; relaciones públicas; recopilación de estadísticas; publicidad radiofónica; publicación de textos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; estudio de mercados; publicidad por correspondencia; publicidad por correo electrónico; publicidad de exterior: consultoría en organización de negocios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; asistencia en la dirección de negocios; distribución de muestras; mercadotecnia; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor.

(mixta) Certificado de registro núm. 268426 Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Sillas y toda clase de muebles. (mixta) Certificado de registro núm. 437994 Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Muebles plásticos. RIMAXCO (nominativa) Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Productos químicos industriales.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen Certificado de registro núm. 161612 RIMAX SHIA (nominativas) Certificados de registro núms. (i) 579502 y (ii) 574388 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Artículos elaborados con materias plásticas, a saber; abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos; decoraciones de materias plásticas para alimentos; anaqueles [baldas] de muebles; anaqueles para clasificadores; andadores para niños; tablones de anuncios; aparadores [muebles]; arcas no metálicas; muebles plásticos; muebles de oficina; anaqueles para archivadores; muebles archivadores; archiveros; armarios; armeros para fusiles; asientos; atriles; banastas de pesca; bancos de trabajo no metálicos; bancos [muebles]; bandejas no metálicas; barricas no metálicas; barriles no metálicos; baúles para juguetes; parques de bebés; estanterías de biblioteca; biombos (muebles); bisagras no metálicas; botelleros [muebles]; botiquines [armarios para medicinas]; boyas de amarre no metálicas; buzones de correo no metálicos ni de obra; caballetes [muebles]; cajas de materias plásticas; cajas no metálicas; cajas para juguetes; cajones; cajas de materias plásticas; camas; cambiadores de pared [muebles]; cambiadores para bebés [colchonetas]; canapés [sillones]; canastos no metálicos; carritos de servicio; carritos [mobiliario]; casetos de perro; casilleros; cestos no metálicas; clavijas no metálicas; cofres no metálicos; recipientes no metálicos para combustibles líquidos; cómodas; compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas; contenedores flotantes no metálicos; corrales de bebés; cubos de materias plásticas; depósitos no metálicos ni de obra; mesas de dibujo; divanes; sillas plásticas; mesas; escaleras de materias plásticas; mobiliario escolar; escritorios [muebles]; estanterías; asientos; sillones; guarniciones no metálicas para camas; jardineras [muebles]; jaulas de embalaje; mostradores [mesas]; paragüeros; portalibros; puertas de muebles; pupitres; recipientes de materias plásticas para embalar; revisteros.

(ii) Para identificar productos comprendidos en la clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario. RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA (nominativa) Certificado de registro núm. 615497 Para identificar productos comprendidos en la clase 2: Artículos elaborados con materias plásticas, a saber, abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos; decoraciones de materias plásticas para alimentos; anaqueles [baldas] de muebles; anaqueles para clasificadores; andadores para niños; tablones de anuncios; aparadores [muebles]; arcas no metálicas; muebles plásticos; muebles de oficina; anaqueles para archivadores; muebles archivadores; archiveros; armarios; armeros para fusiles; asientos; atriles; banastas de pesca; bancos de trabajo no metálicos; bancos [muebles]; bandejas no metálicas; barricas no metálicas; barriles no metálicos; baúles para juguetes; parques de bebés; estanterías de biblioteca; biombos (muebles); bisagras no metálicas; botelleros [muebles]; botiquines [armarios para medicina, cajas]; boyas de amarre no metálicas; buzones de correo no metálicos ni de obra; caballetes [muebles]; cajas de materias plásticas; cajas no metálicas; cajas para juguetes; cajones; cajas de materias plásticas; camas; cambiadores de pared [muebles]; cambiadores para bebés [colchonetas]; canapés [sillones]; canastos no metálicos; carritos de servicio; carritos [mobiliario]; casetos de perro; casilleros; cestos no metálicas; clavijas no metálicas; cofres no metálicos; recipientes no metálicos para combustibles líquidos; cómodas; compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas; contenedores flotantes no metálicos; corrales de bebés; cubos de materias plásticas; depósitos no metálicos ni de obra; mesas de dibujo; divanes; sillas plásticas; mesas; escaleras de materias plásticas; mobiliario escolar; escritorios [muebles]; estanterías; asientos; sillones; guarniciones no metálicas para camas; jardineras [muebles]; jaulas de embalaje; mostradores [mesas]; paragüeros; portalibros; puertas de muebles; pupitres; recipientes de materias plásticas para embalar; revisteros.

Y en la clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Una vez verificadas las marcas a cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixtas y nominativas, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, el TJCA en el proceso 26-IP-1998, sostuvo lo siguiente: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico.

En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. II.5.2.1. Ahora bien, la Sala encuentra necesario precisar que las opositoras “RIMAX SILLA PLEGABLE” (mixta) con certificado de registro núm. 268426, y “RIMAX DINASTIA” (mixta) incluyen en su aspecto gráfico el símbolo “®” a través del cual se indica que la marca ha sido registrada, por lo que se trata de un elemento meramente informativo y carente de fuerza distintiva.

En consecuencia, no será considerado en el examen de confundibilidad correspondiente. II.5.2.2. Resuelto lo anterior, corresponde a la Sala establecer si las marcas en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos de la comparativa.

Ello, de conformidad con el criterio del TJCA, el cual ha reiterado lo siguiente25: Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas, comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello significa que su marca es débil porque tiene un fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. (Destacado de la Sala). Al respecto, conviene traer a colación que, sobre las partículas genéricas y descriptivas el TJCA, en el Proceso 398-IP-2019, se refirió en el siguiente sentido: Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia y oficio […].

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 25 Proceso 344-IP-2022. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo. Pues bien, la Sala observa que la marca opositora “RIMAX SILLA PLEGABLE” (mixta) con certificado de registro núm. 268426, identifica los productos “sillas y toda clase de muebles” comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese orden, la expresión “SILLA PLEGABLE” resultaría genérica en la medida en que responde de manera directa a la pregunta qué es el producto que identifica la marca cuestionada en comento, pues dicho vocablo se refiere a un tipo de silla que puede encontrarse incluida en la cobertura de la marca. Así mismo, se advierte que la marca opositora “RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA” (nominativa) con certificado de registro núm. 615497, incluye en su cobertura productos comprendidos en la clase 2, tales como “[…] abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos; decoraciones de materias plásticas para alimentos; anaqueles [baldas] de muebles; anaqueles para clasificadores; andadores para niños; tablones de anuncios; aparadores [muebles]; arcas no metálicas; muebles plásticos; muebles de oficina; anaqueles para archivadores; muebles archivadores; archiveros; armarios […]” entre otros, así como “utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario” comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Considerando lo anterior, la expresión “SIMPLIFICA TU VIDA” deviene descriptiva para los productos mencionados en el párrafo anterior, pues aquella logra responder a la pregunta cómo son los productos que pretende identificar la marca que la contienen, en tanto que informa al consumidor sobre el potencial funcional que poseen los bienes ofertados con dicha marca.

Dicho en otras palabras, la expresión anuncia en forma directa un beneficio que ofrecen los artículos incluidos en la cobertura correspondiente, lo que es suficiente para que el consumidor asuma que los productos en materias plásticas, las decoraciones, anaqueles, muebles, aparadores, entre otros, así como los utensilios de uso doméstico y culinario, son de tal utilidad que pueden emplearse de diversas maneras y en una variedad de contextos de uso, lo cual facilita las labores de su diario vivir.

Entonces, es razonable considerar que cuando un consumidor medio se encuentra en el mercado con la marca “RIMAX SIMPLIFICA TU VIDA”, logra considerar que los productos en materias plásticas, las decoraciones, anaqueles, muebles, aparadores y utensilios de uso doméstico y culinario, se caracterizan por ser prácticos y por hacer mas sencilla la vida del usuario facilitando las tareas de almacenamiento, organización y uso cotidiano. Finalmente, la marca cuestionada incluye el vocablo “PET” en su aspecto nominativo, el cual era de uso común para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 20, 21, y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para la época en que se expidieron los actos administrativos acusados, tal y como se advierte de los siguientes resultados de la consulta realizada a través del Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, veamos26: 26 Consulta realizada el 29 de abril de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En consecuencia, las expresiones “SILLA PLEGABLE”, “SIMPLIFICA TU VIDA” y “PET” resultarían débiles, por lo cual procede su exclusión del cotejo correspondiente. En efecto, al tratarse de elementos genéricos, descriptivos y de uso común para los productos que pretenden distinguir las marcas confrontadas, no serán apropiables en forma exclusiva por el titular marcario.

Finalmente, la Sala advierte la expresión “KP”, analizada en su conjunto, no constituye una expresión de uso común para identificar los servicios objeto de estudio. En cualquier caso, no hay lugar a fraccionarla para analizar si cada una de sus letras es de uso común, pues se trata de una contracción o abreviatura de las palabras “KIMAX PET”.

La anotada conclusión sería distinta si se tratara de simples combinaciones de letras carentes de significado propio. Siendo así, la confrontación deberá efectuarse respecto de las expresiones restantes en cada conjunto, eso es, en la marca cuestionada “KP KIMAX”, y en las opositoras “RIMAX”, “RIMAX SHIA”, “RIMAX DINASTIA”, y “RIMAXCO”.

II.5.2.3. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, así27: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

II.5.2.4. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala descenderá a la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo 27 Proceso 145-IP-2022. Marca Certificado Titular Clase LAMIPET 489335 ACEBRI S.A.S 20 PET RESCUE 524699 KING.COM LIMITED 20 FASHION PET´S 525649 NOHEMI CHALA RODRIGUEZ 20 ENJOYPET 527555 CUBRICOM S.A.S. 20 MOLD PET 425776 MOLDPET S.A.S. 21 ECOPET 431165 LUZERNE BRANDS S. DE R. L. 21 ALMO NATURE PET FOOD + ALMORE 484612 ALMO NATURE BENEFIT S.P.A. 21 PET LOVE 550151 GABRICA S.A.S. 21 PETCOL 296383 CAROLINA SOTO VESGA 35 SELECT PETS 320745 SELECT PETS DE COLOMBIA SAS 35 HIGH PET 387774 PLASTILENE S.A.S. 35 PETSMART 587474 PETSMART LLC 35 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio consolidadas por el TJCA.

En ese sentido, en cuanto a su estructura, se observa lo siguiente: Marca cuestionada K P K I M A X 1 2 3 4 5 6 7 Marcas opositoras R I M A X 1 2 3 4 5 R I M A X S H I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R I M A X D I N A S T I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R I M A X C O 1 2 3 4 5 6 7 II.5.2.4.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el TJCA y del análisis de las marcas a comparar, la Sala advierte que entre aquellas concurren suficientes semejanzas desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “KP KIMAX”, que corresponde a la marca concedida a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de 2 palabras, 7 letras, 5 consonantes (K-P-K-M-X), 2 vocales (I-A), y 3 sílabas (KP-KI-MAX).

Por su parte, la marca opositora “RIMAX” posee con una extensión de 1 palabra, 5 letras, 3 consonantes (R-M-X), 2 vocales (I-A), y 2 sílabas (RI-MAX). Así mismo, la marca opositora “RIMAX SHIA” cuenta con una extensión de 2 palabras, 9 letras, 5 consonantes (R-M-X-S-H), 4 vocales (I-A-I-A), y 3 sílabas (RI-MAX-SHIA). Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio De otro lado, la marca opositora “RIMAX DINASTIA” se caracteriza por ser una expresión con una extensión de 2 palabras, 13 letras, 7 consonantes (R-M-X-D-N-S-T), 6 vocales (I-A-I-A-I-A), y 5 sílabas (RI-MAX-DI-NAS-TIA).

Finalmente, la opositora “RIMAXCO” se encuentra conformada por una palabra, 7 letras, 4 consonante (R-M-X-C), 3 vocales (I-A-O), y tres sílabas (RI-MAX-CO). Pues bien, la Sala advierte que las marcas confrontadas coinciden en el uso de la secuencia vocálica y consonántica “(I-M-A-X)” que conforma la estructura ortográfica principal de la expresión “RIMAX”, la que a su vez representa el vocablo con mayor fuerza distintiva en los conjuntos marcarios previamente registrados.

A partir de lo anterior, resulta posible considerar que entre las expresiones cotejadas recaen semejanzas ortográficas, consistentes en la secuencia coincidente que se presenta en la misma ubicación de la expresión predominante en cada conjunto, a saber, “(KIMAX)” y “(RIMAX)”. La similitud ortográfica se aprecia de forma ostensible respecto de la marca cuestionada “KP KIMAX” (mixta) y las marcas opositoras “RIMAX” (nominativas y mixtas), en las que se advierte que además de la concurrencia de la secuencia vocálico-consonántica “(I-M- A-X)”, comparten la terminación “MAX”.

Ahora bien, en cuanto a la cuestionada “KP KIMAX” y las opositoras “RIMAX SHIA”, “RIMAX DINASTIA” y “RIMAXCO”, si bien se avizora una variación de elementos ortográficos como resultado de las partículas adicionales que se incluyen en las opositoras, a saber, “SHIA”, “DINASTIA” y “CO”, ello no desvirtúa que la cuestionada pretende utilizar el vocablo distintivo de las marcas previas, esto es, “RIMAX”, optando por cambiar la consonante inicial de dicho vocablo, y adicionando el elemento “KP”.

Por ello, resulta posible concluir que la marca cuestionada “KP KIMAX” no incluye suficientes elementos adicionales que la doten de distintividad respecto de las marcas opositoras “RIMAX”, “RIMAX SHIA”, “RIMAX DINASTIA” y “RIMAXCO”, de tal suerte que el cambio de la “R” por la “K” y la inclusión de las consonantes “KP” en la raíz de la expresión, no representan “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora […]”28.

II.5.2.5. En lo tendiente al aspecto fonético, al pronunciar las expresiones que constituyen la marca cotejada “KP KIMAX” y las marcas opositoras “RIMAX”, “RIMAX SHIA”, “RIMAX DINASTIA”, y “RIMAXCO” se advierten suficientes semejanzas con la virtualidad de inducir a error al consumidor al momento de solicitar los productos y servicios en el mercado.

Lo anterior es así porque la marca cuestionada utiliza el núcleo de la nominación con mayor distintividad en las marcas opositoras, a saber, “RIMAX”, proponiendo únicamente el cambio de la “R” por la “K” y adicionando las consonantes “KP”, sin que dichas variaciones sean suficientes para generar una verdadera impresión armónica distintiva.

Al respecto, esta Sala considera que, al tratarse de variación mínimas, es altamente probable que un consumidor promedio pase por alto u olvide la dicción correcta que 28 Criterio reiterado de esta Sección: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01; sentencia de 18 de julio de 2024;

C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 11001 03 24 000 2010 00345 00; sentencia de 1 de agosto de 2024; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2010 00344 00; sentencia de 6 de febrero de 2025; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2005 00376 00. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sugiere la consonante “K” en la cuestionada, así como la pronunciación de las consonantes “KP”, opte por solicitar los productos y/o servicios haciendo énfasis o poniendo su atención en la estructura coincidente, esto es, “IMAX”.

En este punto del análisis, conviene traer a colación las consideraciones adoptadas por esta Sección en un asunto en que se analizó la semejanza entre expresiones que presentaban variaciones mínimas. En dicha oportunidad se dilucidó así29: En ese orden, entre las expresiones existe una coincidencia en la secuencia consonántica- vocálica de mayor extensión y potencia sonora “O-R-B-I”, a partir de lo cual es posible colegir que la variación mínima en el cambio de la consonante “S” por la vocal “A” que propone el cuestionado, es insuficiente para generar una verdadera impresión armónica distintiva.

En este punto, valga la pena recordar que esta Sección se pronunció en un asunto en el que estudió las semejanzas entre las expresiones “BRUMA” y “BRUNA”, en donde concurría una mínima variación sonora por el uso de una consonante intermedia distinta. En esa oportunidad se consideró así[30]: A lo anterior se agrega que las nominaciones poseen una coincidencia en cuanto a su estructura silábica “BRU-MA” y “BRU-NA”, en donde se advierte la potencia sonora de la raíz “BRU”, la cual ha sido reproducida por la marca cuestionada, de tal manera que la sílaba tónica ocupa la misma posición en ambas nominaciones.

Siendo así, la variación en las consonantes intermedias se torna difícil de distinguir al momento de vocalizar las expresiones cotejadas. En esa medida, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: ORBIA – ORBIS – ORBIA – ORBIS ORBIA – ORBIS – ORBIA – ORBIS ORBIA – ORBIS – ORBIA – ORBIS ORBIA – ORBIS – ORBIA – ORBIS En consecuencia, en esta oportunidad la Sala coincide con las consideraciones del Tribunal, según las cuales, existe similitud fonética entre el signo y las marcas previas porque la sílaba tónica se halla en la misma ubicación en ambos conjuntos nominativos, a lo cual debe agregarse que concurre coincidencia en la conjunción con mayor extensión y relevancia en las expresiones, esto es, “OR-BI”.

Por lo tanto, esta Sala reitera que el cambio en las letras finales, aunque representan un fonema distinto en sí mismas, no le otorgan un verdadero contraste melódico a la integridad del signo cuestionado respecto de las marcas previamente registradas. En ese escenario, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: KP KIMAX - RIMAX KP KIMAX - RIMAX KP KIMAX - RIMAX KP KIMAX - RIMAX 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de marzo de 2026, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, rad: 25000 23 41 000 2022 00353 01 Actora: Rede Agro Fidelidade e Intermediação S/A. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de septiembre de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes (E), rad. 11001 03 24 000 2020 00432 00.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio KP KIMAX – RIMAX SHIA KP KIMAX – RIMAX SHIA KP KIMAX – RIMAX SHIA KP KIMAX – RIMAX SHIA KP KIMAX – RIMAX DINASTIA KP KIMAX – RIMAX DINASTIA KP KIMAX – RIMAX DINASTIA KP KIMAX – RIMAX DINASTIA KP KIMAX – RIMAXCO KP KIMAX – RIMAXCO KP KIMAX – RIMAXCO KP KIMAX – RIMAXCO De lo anterior sale a la vista que, en cuanto a la marca cuestionada “KP KIMAX” y las opositoras “RIMAX” la semejanza fonética se presenta con suficiente intensidad como resultado de la reproducción de la mayoría de las letras presentes en la nominación previa, las que a su vez constituye la estructura vocálico-consonántica de aquella, esto es, “I-M-A-X”.

Como resultado, se genera una armonía con suficientes semejanzas al momento de ser pronunciadas por el consumidor. A lo dicho se agrega que, respecto de esas marcas, también se observa el uso de la misma terminación “MAX”, a partir de lo cual se refuerza la existencia de una impresión sonora similarmente confundible. En consecuencia, las variaciones que propone la marca cuestionada son insuficientes para que las expresiones consigan una impresión fonética diferenciable, pues como se advirtió, la cuestionada pretende utilizar la estructura base de la nominación con mayor fuerza distintiva y sonora en las marcas opositoras, a saber, “RIMAX”.

Ahora bien, en cuanto a la cuestionada “KP KIMAX”, y las opositoras “RIMAX SHIA”, “RIMAX DINASTIA”, y “RIMAXCO”, conviene señalar que la semejanza fonética se predica por el empleo de la estructura que caracteriza al vocablo distintivo de las opositoras, a saber, “IMAX”, por lo tanto, las variaciones que se advierten en las opositoras, a saber, “SHIA”, “DINASTIA” y “CO”, no desvirtúan en forma alguna las semejanzas advertidas.

En particular, la Sala advierte que, si bien la partícula “CO” en la marca opositora “RIMAXCO” consigue introducir una variación en el ritmo y cadencia, pues torna la palabra aguda “RIMAX” en la palabra grave “RIMAXCO”, dicha circunstancia no desvirtúa la similitud sonora advertida entre las marcas cotejadas, pues la coincidencia en la partícula inicial “IMAX” hace que en conjunto se trate de una armonía difícil de distinguir al momento de vocalizar las expresiones cotejadas.

Adicionalmente, la coincidencia en la partícula intermedia “PLAN”, y la imperceptible variación que le imprime la consonante “T” al final de la marca previa, resulta en conjunto con una armonía difícil de distinguir al momento de vocalizar las expresiones cotejadas. Con todo, cabe señalar que el deber de adicionar partículas distintivas recae sobre la marca cuestionada, lo cual no se cumple en el presente asunto, pues es claro que aquella pretende utilizar la estructura base del vocablo distintivo en las marcas previas, a saber, “IMAX”, agregando únicamente las consonantes “KP” y “K”, sin que esa adición sea Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio suficiente para desvirtuar las semejanzas fonéticas presentes en los conjuntos comparados.

Lo anterior, sin perjuicio de que algunas de las opositoras posean elementos adicionales, pues la similitud avizorada recae sobre el vocablo con mayor fuerza distintiva “RIMAX”. II.5.2.6. En cuanto al aspecto conceptual o ideológico, este hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si las marcas confrontadas proponen una noción similar o idéntica.

Al respecto se advierte que la marca cuestionada incluye las consonantes unidas “KP”, las cuales pueden representar el acrónimo o contracción de la expresión “KIMAX PET”, sin embargo, se trata de una acepción a la que un consumidor medio no logra llegar de manera automática y natural, de tal suerte que dicho vocablo debe considerarse como de fantasía. A su vez, “KIMAX” es una nominación carente de significado en idioma castellano, pues se trata de un vocablo que resulta del ingenio creativo del titular de la marca que la contiene, razón por la cual también se tendrá como de fantasía. Por otra parte, las marcas opositoras presentan los vocablos “RIMAX” y “SHIA” los cuales no cuentan con un significado en nuestro idioma ni se trata de expresiones con una acepción de reconocimiento natural y automático por parte del público consumidor medio.

Así mismo, una de las opositoras incluye la partícula “CO” que en castellano aluden a “[…] 1. pref. con-. Coetáneo, cooperar, colateral, corresponsable”31. Sin embargo, la adición de dicho elemento a la expresión distintiva “RIMAX”, no le imprime al conjunto previo una acepción que logre ser reconocida por el consumidor, pues la combinación genera una única nominación de fantasía, a saber, “RIMAXCO”.

Finalmente, en una de las opositoras también se observa la palabra “DINASTIA” que alude a “dinastía”, la cual en nuestro idioma significa “1. f. Serie de príncipes soberanos pertenecientes a una familia. 2. f. Familia en cuyos integrantes se mantiene a lo largo de generaciones una misma profesión u ocupación, a menudo perpetuando la influencia política, económica o cultural”32.

En ese escenario, como la marca cuestionada y las opositoras incluyen elementos de fantasía carentes de un significado concreto en nuestro idioma, no es posible realizar una comparación entre aquellas, en lo que respecta a su aspecto conceptual. Resuelto lo anterior, la Sala logra colegir que como entre las expresiones “KP KIMAX” que compone la marca cuestionada y “RIMAX”, “RIMAX DINASTIA”, “RIMAXCO”, y “RIMAX SHIA” de las opositoras existen semejanzas de tipo ortográfico y fonético con la virtualidad de llevar al consumidor a error al momento de adquirir los servicios que distinguen, se cumple el primer presupuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Pese a lo dicho, para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en los conjuntos comparados, sino que además es necesario que los productos y/o servicios que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva. 31 Consulta realizada el 29 de abril de 2026, a través del vínculo web https://dle.rae.es/co-?m=form 32 Consulta realizada el 29 de abril de 2026, a través del vínculo web https://dle.rae.es/dinast%C3%ADa Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.5.2.6.

Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201833, trajo a colación los criterios expuestos por el TJCA, así: […] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. (Destacados de la Sala). Valga señalar que, para verificar la conexión entre los productos amparados, puede bastar con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para encontrar acreditada dicha conexidad.

En el caso de estudio, la marca cuestionada “KP KIMAX PET” (mixta) fue concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 7, 18, 21, 28 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, rad. 2009-00314-00.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Al respecto, conviene señalar que la demandante pretende que se declare la nulidad parcial de los actos, en cuanto accedieron al registro de la marca cuestionada para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Siendo así, esta Sala se detendrá a analizar los criterios de conexidad competitiva respecto de los allí comprendidos, así: (i) Productos comprendidos en la clase 21: Máquinas dispensadoras de alimentos; comedores y bebederos. (ii) Servicios comprendidos en la clase 35: Publicidad; venta por internet, en establecimientos y puntos de venta físicos de todo tipo de productos y artículos para animales; venta de alimentos para animales en dispensadores.

Mientras tanto, las marcas opositoras comprenden las coberturas que a continuación se presentan: Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen RIMAX (nominativas) Certificados de registro núms. (i) 399444 y (ii) 503672 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; asistencia en la dirección de negocios; distribución de muestras; mercadotecnia; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor.

(mixta) Certificado de registro núm. 268426 Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Sillas y toda clase de muebles. (mixta) Certificado de registro núm. 437994 Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Muebles plásticos. RIMAXCO (nominativa) Certificado de registro núm. 161612 Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Productos químicos industriales.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Pues bien, en primer lugar, esta Sala encuentra necesario dividir el análisis de conexidad competitiva en cuanto a productos y servicios se refiere. De esta forma, en lo que respecta a los productos comprendidos en las clases 20 y 21, se advierte una correspondencia competitiva por las razones que a continuación se exponen: Marcas opositoras Productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen RIMAX SHIA (nominativas) Certificados de registro núms.

(i) 579502 y (ii) 574388 (i) Para identificar productos comprendidos en la clase 20: Artículos elaborados con materias plásticas, a saber; abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos; decoraciones de materias plásticas para alimentos; anaqueles [baldas] de muebles; anaqueles para clasificadores; andadores para niños; tablones de anuncios; aparadores [muebles]; arcas no metálicas; muebles plásticos; muebles de oficina; anaqueles para archivadores; muebles archivadores; archiveros; armarios; armeros para fusiles; asientos; atriles; banastas de pesca; bancos de trabajo no metálicos; bancos [muebles]; bandejas no metálicas; barricas no metálicas; barriles no metálicos; baúles para juguetes; parques de bebés; estanterías de biblioteca; biombos (muebles); bisagras no metálicas; botelleros [muebles]; botiquines [armarios para medicinas]; boyas de amarre no metálicas; buzones de correo no metálicos ni de obra; caballetes [muebles]; cajas de materias plásticas; cajas no metálicas; cajas para juguetes; cajones; cajas de materias plásticas; camas; cambiadores de pared [muebles]; cambiadores para bebés [colchonetas]; canapés [sillones]; canastos no metálicos; carritos de servicio; carritos [mobiliario]; casetos de perro; casilleros; cestos no metálicas; clavijas no metálicas; cofres no metálicos; recipientes no metálicos para combustibles líquidos; cómodas; compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas; contenedores flotantes no metálicos; corrales de bebés; cubos de materias plásticas; depósitos no metálicos ni de obra; mesas de dibujo; divanes; sillas plásticas; mesas; escaleras de materias plásticas; mobiliario escolar; escritorios [muebles]; estanterías; asientos; sillones; guarniciones no metálicas para camas; jardineras [muebles]; jaulas de embalaje; mostradores [mesas]; paragüeros; portalibros; puertas de muebles; pupitres; recipientes de materias plásticas para embalar; revisteros.

Y en la clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Entre los productos que identifica la marca cuestionada comprendidos en la clase 21, particularmente los comedores y bebederos, y los de la clase 20 incluidos en las coberturas de las marcas opositoras, de forma especial, las bandejas no metálicas, cajas de materias plásticas, canastos no metálicos, contendores flotantes no metálicos, cubos de materias plásticas y los recipientes de materias plásticas para embalar; así como con los utensilios y recipientes para uso doméstico de la clase 21, existe una relación de tipo competitivo, en la medida en que comparten una finalidad, cual es la contención de cualquier elemento líquido o sólido, tal como podrían ser los alimentos y bebidas.

Por ello, respecto de los mencionados productos se cumple el criterio de intercambiabilidad, pues dependiendo de la necesidad y el contexto en que se utilicen, puede suceder que un consumidor medio, ante la escases de implementos o como un estrategia de ahorro en su economía, emplee en forma indiscriminada tanto los comedores y bebederos como cualquier forma de recipiente en materia plástica u otras de fácil manejo, tales como bandejas, cubos, demás recipientes para embalar, así como utensilios y recipientes para uso doméstico, con el mismo objetivo de entregar los alimentos y bebidas a sus animales.

Es por lo anterior que, para un consumidor medio, son de recambio entre sí. Adicionalmente, para esta Sala se presenta el criterio de complementariedad, respecto de los productos de la clase 21 que oferta la marca cuestionada, a saber, comedores y bebederos, y los de la clase 20 de los registros opositores, particularmente, los muebles plásticos y las casetas de perro.

Estos productos lograrían ser complementarios entre sí, pues un consumidor puede encontrarse en la necesidad de adquirirlos con la finalidad de equipar, ambientar y mejorar los espacios en los que dispone a sus animales, de tal manera que se trata de elementos que integran un mismo contexto de consumo. Finalmente, se advierte que los mencionados artículos comparten canales de comercialización, pues se acostumbra a ofertarse principalmente en supermercados, cacharrerías, e incluso en veterinarias y establecimientos de comercio dedicados al expendio de productos para animales.

Lo mismo sucede con los canales de publicidad porque tanto los bebederos y comederos, como las bandejas no metálicas, cajas de materias plásticas, canastos no metálicos, contenedores flotantes no metálicos, cubos de materias plásticas, los recipientes de materias plásticas para embalar, los muebles plásticos, las casetas de perro, y los utensilios y recipientes para uso doméstico usualmente se promocionan a través de televisión, internet y volantes.

Ahora bien, en cuanto a los servicios comprendidos en la clase 35, tales como publicidad, venta por internet, en establecimientos y puntos de venta físicos de todo tipo de productos y artículos para animales, que se ofertan a través de la marca cuestionada, y aquellos de esa misma clase internacional que integran las coberturas opositoras, a saber, promoción de ventas para terceros, publicidad televisada, comercialización de productos, publicidad radiofónica, difusión de anuncios publicitarios, estudio de mercados, y asistencia en la dirección de negocios, entre otros servicios comerciales para terceros, esta Sala también considera que todos ellos responde a una misma naturaleza y finalidad cual es, por un lado, constituir estrategias de divulgación comercial en cuanto a publicidad se refiere, y por otro lado, canales y herramientas de comercialización para la oferta de productos.

En consecuencia, se trata de servicios respectivamente intercambiables porque un consumidor puede considerar, ante un ligero aumento en los precios, por ejemplo, adquirir las asistencias de publicidad de la cuestionada en lugar de los distintos métodos de publicidad y difusión publicitaria que ofertan las marcas opositoras, o viceversa, sin ninguna dificultad, en tanto que son estrategias de recambio entre sí. En el mismo sentido, podrá optar por los servicios de venta por internet o en establecimientos y puntos Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de venta físicos que propone la cuestionada, en vez de los de comercialización de productos que distinguen las opositoras, o en forma inversa.

Así mismo, es posible considerar que son servicios complementarios, en tanto que el consumidor que requiere servicios de publicidad, venta por internet, en establecimientos y puntos de venta físicos de todo tipo de productos y artículos para animales, y venta de alimentos para animales en dispensadores, puede llegar a precisar las asistencias de verificación de cuentas, promoción de ventas para terceros, tramitación administrativa de pedidos de compra, redacción de textos publicitarios, alquiler de espacios publicitarios, consultoría en organización de negocios, mercadotecnia, gestión de licencias de productos y servicios para terceros, e información y asesoramiento comercial, con el propósito de consolidar y desarrollar sus actividades comerciales, por lo que integran un mismo entorno funcional.

Por lo dicho, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los productos y servicios confrontados es posible establecer una asociación en la mente del consumidor, como resultado de la coincidencia en cuanto a su naturaleza y finalidad, así como en la coincidencia del entorno funcional que se advierte entre ellos. Lo anterior sugiere la posibilidad de que el consumidor, al adquirir los productos y servicios que se ofertan a través de la marca cuestionada “KP KIMAX PET”, piense que: (i) se trata de las marcas opositoras que incluyen la nominación “RIMAX”, (ii) que los primeros son una nueva línea de las marcas opositoras, o que (iii) entre sus titulares existe una relación económica o colaboración comercial.

Lo anterior, afectaría el derecho de libre decisión del público consumidor y beneficiaria la actividad comercial del tercero en detrimento de las marcas previamente registradas. Finalmente, aunque los productos y servicios de la marca cuestionada, y los productos que distingue la marca opositora “RIMAXCO” comprendidos en la clase 20 internacional, a saber, “productos químicos industriales”, no encuentren una relación de tipo competitivo, esto no desvirtúa en forma alguna el cumplimiento de los criterios de conexidad competitiva en cuanto a los demás registros opositores, ni la configuración de la causal de irregistrabilidad invocada sobre la marca cuestionada.

II.5.2.7. De conformidad con las consideraciones adoptadas, para esta Sala se encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En tal sentido, resulta factible colegir que al coexistir las marcas confrontadas en el mercado se generaría un riesgo de confusión y de asociación para el público consumidor, en tanto que convergen suficientes semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre las expresiones cotejadas, así como una conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por cada una de ellas.

En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el TJCA ha señalado lo siguiente34: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 34 Proceso 70-IP-2008. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas.

Así lo ha señalado el TJCA35: […] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). (Destacado de la Sala). De esa manera, se impone acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, en cuanto concedieron el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, ante la constatación de que aquellos inobservaron las normas comunitarias aplicables al asunto y erraron al considerar la viabilidad del registro marcario pretendido, pues la marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En consecuencia, se ordenará a la SIC que cancele parcialmente el registro identificado con el certificado núm. 657886, en lo que respecta a los productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 del nomenclátor internacional, toda vez que el registro marcario es uno solo, de manera que debe continuar vigente para las demás clases concedidas, a saber, 7, 18 y 28.

II.5.2.8. Finalmente, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201636. II.5.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre las marcas confrontadas existen similitudes de tipo ortográfico y fonético, así como una evidente conexidad competitiva en cuanto a los productos y servicios comprendidos en las clases 20, 21 y 35 que distinguen, con la virtualidad de generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

Por lo tanto, se impone acceder a las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia y declarar la nulidad parcial de los actos administrativos que accedieron al registro marcario cuestionado. II.5.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. 35 Proceso 59-IP-2001. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.

En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […]”.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.5.5. SOBRE PODERES La Sala reconocerá a la abogada Sandra Viviana Méndez Quevedo como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el índice 48 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con los certificados de registro núms. 168974 y 287678 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial Resolución núm. 203828 del 7 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y la Resolución núm. 29260 del 17 de junio de 2020 “Por la cual se concede un registro”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto concedieron el registro como marca del signo “KP KIMAX PET” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro núm. 657886, correspondiente a la marca “KP KIMAX PET” (mixta), únicamente respecto de los productos y servicios comprendidos en las clases 21 y 35 internacional, de titularidad de la sociedad Dfs Green Trading S.A.S.

CUARTO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.

QUINTO: RECONOCER a la abogada Sandra Viviana Méndez Quevedo como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el índice 48 del expediente de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

SEXTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Radicado: 11001 03 24 000 2020 00328 00 Demandante: Lupesa S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 28 de mayo de 2026. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.