CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad absoluta Número único de radicación: 11001032400020070014600 Demandante: Eternit Colombiana S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con Interés: Colombit S.A. Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Signos descriptivos. Competencia desleal. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Eternit Colombiana S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31567 de 28 de noviembre de 2005, 23211 de 31 de agosto de 2006 y 29004 de 30 de octubre de 2006.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 1. Eternit Colombiana S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpreta como acción de nulidad absoluta3, para que se declare la nulidad de de las resoluciones núms. 31567 de 28 de noviembre de 2005, por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 23211 de 31 de agosto de 2006, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 29004 de 30 de octubre de 2006, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COLOMBIT (las expresiones LIBRE DE ASBESTO irán como explicativa), que identifica productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Colombit S.A., en adelante, el tercero con interés directo las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 31567 del 28 de Noviembre del 2.005 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.022753 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. en contra de la marca LIBRE DE ASBESTO de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la CLASE 19 de la clasificación internacional, y se concedió su registro. 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 23211 del 31 de Agosto del 2.006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.022753 por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 31567 del 28 de Noviembre del 2.005 en el sentido de confirmar la declaración de infundada de la oposición y la concesión 1 Actuando por medio de apoderado.

Cfr. folios 2 a 3 2 Cfr. Folios 27 a 51 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folios 28 a 29 3 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 del registro de la marca LIBRE DE ASBESTO de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la CLASE 19 de la clasificación internacional. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 29004 del 30 de Octubre del 2.006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.022753 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 31567 del 28 de Noviembre del 2.005 en el sentido de confirmar la declaración de infundada de la oposición y la concesión del registro de la marca LIBRE DE ASBESTO de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la CLASE 19 de la clasificación internacional. 4.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro que se le haya asignado a la marca LIBRE DE ASBESTO de la sociedad COLOMBIT S.A. para distinguir productos de la CLASE 19 de la clasificación internacional. 5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en en las resultas del proceso, solicitó el registro de la marca mixta COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO, para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, núm. 551 de 29 de abril de 2005, siendo objeto de oposición de su parte, con fundamento en las causales de irregistrabilidad de los literal b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y particularmente porque la expresión LIBRE DE ASBESTO sirve para describir características y calidades de ciertos productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 31567 de 28 de noviembre de 2005, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta COLOMBIT (las expresiones LIBRE DE ASBESTO irán 4 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 como explicativa) para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 31567 de 28 de noviembre de 2005. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 23211 de 31 de agosto de 2006, confirmó la Resolución núm. 31567 de 28 de noviembre de 2005 y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 29004 de 30 de octubre de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31567 de 28 de noviembre de 2005. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 Los literales b) y e) del artículo 135 y el artículo 137 del de la Decisión 486 de 2000. 5.2.

Artículo 35 del Código Contencioso Administrativo Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. En ningún momento puede sostenerse que la marca sea COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO, pues es irregistrable, al denominarse LIBRE DE ASBESTO, tal como fue solicitado y publicado.

Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 5 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 6.2. La indicación de que un producto se denomine LIBRE DE ASBESTO hace referencia a que dicho producto no contiene asbesto y nada más, pero no indica, como lo hace ordinariamente una marca, una procedencia empresarial o una idea de una calidad o garantía específica. 6.3.

La denominación LIBRE DE ASBESTO solamente es una expresión descriptora e informativa que no transmite un mensaje ni genera un impacto de recordación entre el público consumidor y, por lo demás, no es otra cosa que una expresión que ordinariamente es utilizada por los fabricantes de productos, mediante la cual se informa al mercado sobre esa característica. 6.4.

Considerar que la marca concedida puede distinguir tejas, formaletas, productos de metálicos, productos de la construcción y demás comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, no sería otra cosa que privar al mercado de una expresión necesaria para tal o cual calidad, y en consecuencia, se privaría al mercado de una competencia libre y sin obstáculos en relación con la fabricación, distribución y comercialización de productos libres de asbesto, ya que estos no podrían ser identificados como tales, aun sin consideración a su procedencia u origen empresarial. 6.5.

La marca concedida no constituye otra cosa más que una expresión genérica, descriptiva e indistinguible, que no puede ser registrada como marca por razón de su incapacidad para funcionar como tal de acuerdo con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.6.

La marca concedida consiste en una indicación que sirve en el comercio para la información y descripción de la calidad y características de los productos para los cuales habrá de ser utilizado. 6.7. La expresión LIBRE DE ASBESTO se usa en el comercio para indicar que un producto destinado a la construcción no contiene asbesto, lo cual constituye en una alusión directa a una característica de composición y/o fabricación de un producto. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 6.8.

En caso de concederse la marca solicitada en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, la parte demandante se vería absolutamente imposibilitada para promocionar y suministrar la información correspondiente a los productos que fabrica sin la utilización de asbesto. Violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 6.9.

Para determinar que una solicitud de registro está incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, se debe concluir la existencia de indicios razonables que permitan inferir con la solicitud de registro de marca se va a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 6.10. El tercero con interés directo en las resultas del proceso diseñó y viene ejecutando una campaña de información y publicidad premeditada, tendenciosa, mentirosa y de mala fe, dirigida contra la parte demandante y sus productos, en la cual afirma y da entender que tienen asbesto están prohibidos y son peligrosos. 6.11.

Las señales mentirosas como las que publicita el tercero con interés directo en las resultas del proceso son un claro irrespeto al principio de la buena fe comercial, que es el pilar fundamental sobre el cual debe girar el accionante de los comerciantes en el mercado. 6.12. La parte demandante tiene una clientela que se viene construyendo desde hace más de 60 años, que ha adquirido y adquiere productos para construcción que fabrica, desarrollando un vínculo de permanencia, en virtud de los estándares de calidad, seguridad para la salud, servicios y atención. 6.13.

Los símbolos utilizados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en su campaña comercial contienen un explicito mensaje de advertencia que el asbesto está prohibido y/o es peligroso, actos que son idóneos para desviar deslealmente la clientela. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 6.14.

La inducción en error a los consumidores por parte del tercero con interés directo en en las resultas del proceso, debe entenderse aquí al referirse malintencionadamente al asbesto como peligroso y/o prohibido, sin hacer ninguna calificación sobre cual asbesto, en qué condiciones, aplicado de qué manera y durante cuáles periodos, en qué tipo de productos y todas las demás precisiones que delimitarían la afirmación, se están omitiendo las aseveraciones verdaderas. 6.15.

Con el registro de la marca se busca perfeccionar una conducta totalmente desleal en el mercado, en perjuicio de los actores del mismo, situación que encuadra en el supuesto de hecho previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, y por tanto deberá accederse a la pretensión de nulidad de los actos acusados. Violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo 6.16.

En el presente caso, se presentó un grave error por la parte demandada al efectuar el estudio de registrabilidad, pues la marca fue solicitada como figurativa y se concedió como mixta. 6.17. Lo anterior determina, que los actos acusados se encuentran falsamente motivados, ya que fueron expedidos con base en un hecho que no corresponde a la realidad y están aquejados de claros errores de apreciación y calificación de los hechos, lo que conllevó a que la parte demandada hubiera tenido como tales unos que no corresponden a la realidad.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. En la marca COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO, la expresión “libre de asbesto” va como explicativa, lo que determina que, además de reunir los requisitos marcarios establecidos, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 5 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 245 6 Cfr. Folios 152 a 156 8 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 7.2. La marca registrada no describe en forma directa e indirecta las características usuales de los productos, como los que comúnmente del producto de que se trate. 7.3. La concesión del registro se estima sobre el conjunto marcario, sin que pueda ejercerse monómio alguno sobre la expresión LIBRE DE ASBESTO. 7.4.

La marca COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO, donde la expresión “libre de asbesto” va como explicativa, es distintiva y, por lo tanto, susceptible de ser registrada. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en en las resultas del proceso7, contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

La marca registrada deberá ser analizada en su conjunto, con la integridad de los elementos que la conforman y no únicamente con la expresión “libre de asbesto” como lo pretende hacer la parte demandante, pues el signo solicitado cuenta la expresión COLOMBIT, más la gráfica de una casa entre otros elementos que en su conjunto resultan ser la marca solicitada. 8.2.

La marca registrada tiene la capacidad para individualizar y/o diferenciar los productos que representa dentro de un mercado específico y resulta ser distinto a los demás registrados, pues debe observarse la impresión de conjunto del signo, en particular la creatividad artística e imaginativa de los elementos que la componen. 8.3. La marca registrada no es exclusivamente descriptiva y el hecho de que se incluyan algunas palabras con esta naturaleza, no la convierte en irregistrable, máxime que la expresión LIBRE DE ASBESTO va como explicativa, sin que el solicitante pueda ejercer el monopolio sobre estas palabras, ni tener una ventaja competitiva frente a sus competidores. 7 Cfr. Folio 157 8 Cfr. Folios 163 a 188 9 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 8.4.

Si bien es cierto, que, por error mecanográfico, se mencionó dentro del formulario de solicitud de la marca que era figurativa, esto fue subsanado por la parte demandada dentro de la actuación administrativa, al determinar que la expresión solicitada es de aquellas que se denominan como mixtas. 8.5. En el presente caso, no hay indicios de la ocurrencia de un acto de competencia desleal, pues como ya se ha mencionado la frase “libre de asbesto” es explicativa, la cual no puede ser utilizada de manera exclusiva por su titular, tal como lo estableció en los actos acusados la parte demandada. 8.6.

No ha actuado de manera desleal, por cuanto la marca cuestionada no contiene ningún mensaje falso, ni mucho menos que vaya contra el demandante. 8.7. Tampoco existe mala fe comercial pues, como lo manifestó la parte demandada, dentro de la marca simplemente se incluye un mensaje descriptivo de los productos que efectivamente no contienen asbesto. 8.8.

Frente al cargo de falsa motivación de los actos acusados, al hacer una simple comparación entre la marca presentada para registro, la marca publicada en la gaceta y la efectivamente registrada, resulta evidente que hay una absoluta coincidencia entre lo que serían los fundamentos de hecho y el acto administrativo final. 8.9. La indicación de que los productos son libres de asbesto resulta de gran importancia para los consumidores, pues el asbesto es una sustancia carcinógena que implica una serie de cuidados para su manipulación. Auto de pruebas 9.

El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 30 de abril de 20109, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. 9 Cfr. Folios 264 a 265 10 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 Interpretación Prejudicial 10. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 22 de marzo de 201810, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 330-IP-2018 de 3 de diciembre de 201811, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretarán los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 para analizar el tema de la presunta competencia desleal. […]”. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del trámite y alegatos de conclusión 13.

El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 202412, por un lado, reanudó el trámite procesal y, por el otro, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

Alegatos de conclusión 13.1. La parte demandante13 guardó silencio en esta etapa procesal. 10 Cfr. Folio 324 11 Cfr. Folios 333 a 343 12 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 82 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 13.2. La parte demandada14 guardó silencio en esta etapa procesal. 13.3.

El tercero con interés directo en en las resultas del proceso 15, guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 14. El Ministerio Público16, guardó silencio en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 330-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; ix) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas; x) el marco normativo relativo a los actos de competencia desleal y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo17, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14 ibidem 15 ibidem 16 ibidem 17 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 18. Los actos acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución 31567 de 28 de noviembre de 2005, mediante la cual la Jefe de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta COLOMBIT (Las expresiones “LIBRE DE ASBESTO” irán como explicativa) para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Resolución núm. 23211 de 31 de agosto de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31567 de 28 de noviembre de 2005 y concedió el recurso de apelación. 18.3. La Resolución núm. 29004 de 30 de octubre de 2006, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31567 de 28 de noviembre de 2005.

El problema jurídico 19. Le Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y el tercero con interés directo en en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1. Si las resoluciones núms. 31567 de 28 de noviembre de 2005, 23211 de 31 de agosto de 2006 y 29004 de 30 de octubre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta COLOMBIT (las expresiones LIBRE DE ASBESTO irán 13 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 como explicativas) que identifica "[ ] materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicos; monumentos no metálicos [ ]", productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marca; vulneran los literales b) y e) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 y el artículo 35 del Decreto 01 de 1984 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 19.2.

En este sentido, se analizará en primer lugar si la marca mixta COLOMBIT (las expresiones LIBRE DE ASBESTO irán como explicativas), cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso: i) cumple con el requisito de distintividad; y ii) consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones del producto que pretende identificar. 19.3.

En segundo lugar, si la solicitud del registro del signo se efectuó para perpetrar actos de competencia desleal; y 19.4. En tercer lugar, si los actos acusados se encuentran falsamente motivados. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 330-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, en la cual interpretó los literales b) y e) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los artículos 258 y 259 ibidem. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 14 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 330-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso25: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1.

En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO (mixto) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) ( ) carezcan de distintividad; 1.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar. identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. [ ] 1.8.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca. adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas 25 Cfr. Folios 333 a 343 17 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 2.1.

En el presente caso, COLOMBIT S.A. señaló que su signo COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO (mixto) no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. [ ] 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y. por tanto, su marca sería considerada débil.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2.6.

Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 2.7. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serio para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 2.8. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 3.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 3.1. Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo COLOMBIT LIBRE DE ASBESTO (mixto) habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema. 3.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” Definición de competencia desleal 18 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 3.3.

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena le empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor 3.4.

Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. [ ] 3.14. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( ) 3.15.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 3.16.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 3.17. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 3.18.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. [ ]”. Marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 19 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 31.

Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones descriptivas 32. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. Marco normativo relativo a los actos de competencia desleal 33. Visto el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, se podrá denegar el registro de una marca cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Análisis del caso concreto 34. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y los signos conformados por denominaciones descriptivas y actos de competencia desleal; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: 20 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 36. La Sala advierte que, en el caso sub examine, la marca mixta contiene la denominación COLOMBIT (las expresiones "LIBRE DE ASBESTO" irán como explicativas); la expresión “los productos del futuro, hoy”; la palabra “superboard”; la letra a; y de unos elementos gráficos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala procederá a determinar si para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 37. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en los marcos normativos expuestos supra.

Del cargo de violación de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 38. El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden 26 Cfr. Folio 11 27 Cfr. Folio 12 MARCA MIXTA 26 COLOMBIT (las expresiones "LIBRE DE ASBESTO" irán como explicativas) Titular: Colombit S.A. Clase 19: “materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.”27 21 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado28. 39.

Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo se encuentra la prevista en el literal b), la cual indica que no podrán registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 40.

También se encuentra la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) ibidem, la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir. Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos. También ha explicado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

Así lo indicó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso: “[…] 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y. por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca […].29” (Destacado fuera del texto). 42.

En el mismo sentido, la Sala ha considerado, sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se 28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 29 Cfr. Folio 337. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar.

Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial proferida para ese caso, se consideró que: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 2.4.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […].30” (Destacado fuera del texto). 43.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que tanto la descriptividad de un signo se predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar en el mercado. En este sentido, resulta necesario analizar el signo solicitado para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza para así proceder a definir si resulta descriptiva en ella y, por 30 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00422-00 23 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 lo tanto, incursa en la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 44.

En primer lugar, según su nota explicativa, la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, incluye de manera general: “comprende principalmente los materiales de construcción no metálicos. (…) Esta clase comprende en particular: las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, tablas, paneles); las maderas contrachapadas; el vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejas de vidrio); las microesferas de vidrio para la señalización de carreteras; los buzones de obra.”. 45.

La parte demandante consideró que la marca registrada, al incluir la expresión LIBRE DE ASBESTO, carece de suficiente fuerza distintiva para ser registrada, ya que designa de manera clara, inmediata y directa una característica y cualidad de los productos que se pretenden amparar. 46. La Sala advierte que la palabra ASBESTO, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española31, significa lo siguiente: “[…] Mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto, pero de fibras duras y rígidas, parecidas al cristal hilado, y de efectos nocivos para la salud. […]” 47.

Ahora bien, teniendo en cuenta la composición de la marca como fue expuesto anteriormente, la Sala encuentra que, si bien la expresión LIBRE DE ASBESTO posee un significado comprensible para el consumidor, esta fue concedida como explicativa. 48. Esta Sección, en cuanto a las frases explicativas, ha considerado32 que: “[…] Nótese, entonces, que la frase GAVILAN NARANJA al ser explicativa no hace parte de la marca objeto de comparación por lo que el cotejo correspondiente se realizará entre los signos figurativos, tal y como lo precisó el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia: “Debe quedar claro, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular 31Consultado en https://dle.rae.es/asbesto 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020.

Núm. Único de radicación 11001-03-24-000-2007-00285-00. MP. Augusto Roberto Serrato Valdés. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición” (negrilla fuera de texto). 63.

Por lo anterior, no le asiste razón al tercero con interés en las resultas del proceso al señalar que la marca previamente registrada es mixta y no figurativa, en tanto que, se reitera, la expresión “GAVILAN NARANJA” es explicativa. […]” (Resaltado fuera del texto) 49. Esta Sección, en sentencia de 23 de junio de 202333, consideró que: “[…] la Sala considera importante destacar que las marcas objeto de estudio contienen expresiones explicativas, las cuales no hacen parte de las mismas y no entran a ser parte del análisis de registrabilidad. […]”.” 50.

Adicionalmente, esta Sala, en sentencia de 25 de agosto de 202334, consideró que: “[ ] Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, para efectos del estudio de confundibilidad, la Sala tomará como elemento preponderante del signo mixto el elemento denominativo, el cual corresponde a CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA, toda vez que las frases explicativas AVIATION TRAINING CENTER PIONEROS EN FORMACIÓN, al no hacer parte de la marca, no entran en el examen de registrabilidad. [ ]” (Resaltado por la Sala). 51.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la expresión LIBRE DE ASBSTEO, al ser explicativa, no hace parte de la marca concedida, por lo que no puede ser considerara como descriptiva de los productos identificados por esta. 52. En este orden, la Sala considera que la marca no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a los productos que pretende identificar en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 53.

Asimismo, la Sala advierte que la marca contiene las expresiones COLOMBIT, “los productos del futuro, hoy”; “superboard”, así como elementos gráficos adicionales, por lo que, se considera que cumple con el requisito de distintividad previsto en el literal b) del artículo 135 ibidem. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2023, núm. Único de radicación 11001032400020110029600.

MP. Hernando Sánchez Sánchez. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2023, núm. Único de radicación 11001032400020140067900. MP. Hernando Sánchez Sánchez. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 54. Finalmente, la Sala advierte que el signo solicitado contiene la letra “a”.

Al respecto, considera que una letra, como lo es, en el caso sub examine la letra a, individualmente considerada, no otorga distintividad al conjunto marcario comoquiera que, al poder ser utilizada por cualquier persona en la composición de la parte denominativa de una marca, no puede ser apropiable en exclusiva. En consecuencia, la Sala considera que los elementos indicados en el numeral supra, son suficientes para otorgar distintividad intrínseca al conjunto.

Del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 55. La Sala advierte que parte demandante manifestó que, con el registro de la marca para identificar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, se busca perpetrar una conducta desleal en el mercado, por lo que, a su juicio, la parte demandada, al expedir los actos acusados, violó lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. 56.

En ese sentido, adujo que el tercero con interés directo en en las resultas del proceso está ejecutando una campaña de desinformación contra la parte demandante y sus productos, en la que afirma y da entender que todos los productos que contienen asbesto son prohibidos y peligrosos. Igualmente, indicó que se encuentra en curso un proceso abreviado por competencia desleal contra el tercero con interés directo en en las resultas del proceso por los mismos hechos que aquí se describen. 57.

De allí que, la Sala analizará si para el momento en que se concedió la marca COLOMBIT (las expresiones "LIBRE DE ASBESTO" irán como explicativas), existían indicios razonables que permitieran inferir que dicho registro marcario tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 58. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha considerado, lo siguiente: “[…] El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante manifiesta que se violó el artículo 137 de la Decisión 486. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados, Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. […]”35 (Destacado de la Sala) 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 5-IP-2013 de 17 de abril de 2013 27 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 59. Por lo tanto, la Sala advierte que, para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que se haya probado en debida forma que el registro marcario tuvo como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida, esto es, la parte demandante debió, mediante el material probatorio, desvirtuar la presunción de buena fe que cobija el actuar del tercero con interés directo en las resultas del proceso. 60.

La Sala observa que la parte demandante no allegó pruebas que permitieran demostrar los actos de competencia desleal. Asimismo, teniendo en cuenta que la parte demandante adujo que existe un acto de competencia desleal por el hecho que en la marca solicitada aparece la expresión LIBRE DE ASBESTO, dicha postura carece de fundamento, la Sala reitera que, comoquiera que dicha expresión es explicativa y, en consecuencia, no hace parte de la marca, no se puede aducir que, con fundamento en esta, se encuentra probado que dentro del proceso de registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 61.

Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, registrara la marca COLOMBIT (las expresiones "LIBRE DE ASBESTO" irán como explicativas) con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del artículo 137 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Del cargo de falsa motivación 62. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que los actos acusados estaban falsamente motivados y que la marca fue solicitada como figurativa y se concedió como mixta. 63. Al respecto, la Sala considera que el cargo no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que la marca es distintiva como se indicó supra.

Asimismo, la Sala advierte que la 28 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 solicitud de registro de la marca se realizó indicando que es figurativa, pero, durante la actuación administrativa este se consideró como mixto y así fue concedido, tal como se evidencia en los actos acusados. Conclusión 64. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta COLOMBIT (las expresiones "LIBRE DE ASBESTO" irán como explicativas) no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 65.

Asimismo, los actos acusados no violaron el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, pues no probó que el registro de la marca COLOMBIT (las expresiones "LIBRE DE ASBESTO" irán como explicativas) tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal, motivo por el cual, no prosperan los cargos.

Adicionalmente, los actos acusados fueron expedidos con una debida motivación. 66. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 31567 de 28 de noviembre de 2005, 23211 de 31 de agosto de 2006 y 29004 de 30 de octubre de 2006 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 67. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020070014600 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.