CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Jafer Enterprises R&D, S.L.U. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: World Institute of Scientology Enterprises - WISE Temas: Examen de registrabilidad marcas mixta y nominativa.

Decisión 486 de 2000. Oposición del artículo 7° de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929. Reiteración Jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016 y 86677 de 19 de diciembre de 2017.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 del expediente físico principal, visible en el índice 22 del expediente digital en “SAMAI”. 2 Cfr. Folios 36 a 55. 2 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 20164, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 86677 de 19 de diciembre de 20175, dictada por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] Primera: Declarar la nulidad de Resolución N° 70466 del 20 de octubre de 2016 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se negó a JAFER el registro de la marca PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixta) para identificar productos de clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Declarar la nulidad de la Resolución N° 86677 del 19 de diciembre de 2017, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 70466 del 20 de octubre de 2016 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Tercera: Ordenar a la SIC conceder a JAFER el registro de la marca PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS (mixta) para identificar los productos comprendidos en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con la cobertura de protección vista en la solicitud de registro.

Cuarta: Ordenar a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Quinta: Ordenar a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA. […]” 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el 21 de mayo de 2015 solicitó a la parte demandada el registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 729 de 10 de junio de 2015, y fue objeto de oposición por parte de la sociedad World Institute of Scientology Enterprises6 con fundamento en su marca “PROSPERITY”, registrada en Estados Unidos de América, y “PROSPERITY BY WISE”, concedida en Colombia, ambas destinadas a identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Que en el escrito de contestación a la oposición presentada por WISE, explicó que no tenía conocimiento sobre la existencia y uso de la marca “PROSPERITY” registrada en Estados Unidos de América y que, de acuerdo con su solicitud, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54574 de 16 de septiembre de 2013, canceló por no uso la marca nominativa “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148250. 4.4.

Que la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 70466 de 20 de octubre de 2016, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad WISE y negó el registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 En adelante WISE. 4 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 4.5.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 70466 de 20 de octubre de 2016. 4.6. Que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 86677 de 19 de diciembre de 2017, confirmó el acto administrativo recurrido. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de violación 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de violación así: Violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 5.1. Que el análisis conjunto de las marcas objeto de cotejo permite advertir diferencias que evitan la configuración del riesgo de confusión entre los consumidores, especialmente si se considera que la expresión “PROSPERITY” carece de fuerza distintiva por aludir al concepto de bienestar o prosperidad, por esta razón, en el mercado coexisten diversas marcas que emplean este término. 5.2.

Que los destinatarios de los productos identificados con cada una de las marcas son distintos, dado que las publicaciones relacionadas con el sector de la belleza no tienen relación competitiva con las que corresponden a la formación administrativa, manejo de negocios, consultoría y administración de empresas. Por lo tanto, no resulta probable que un consumidor desprevenido confunda un producto con otro. 5.3.

Que las expresiones “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y las características de la gráfica que la acompañan dotan de distintividad al signo solicitado. Violación del artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 5 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 5.4.

Que la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. no tenía conocimiento, antes de presentar la solicitud de registro del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, de la existencia, uso o aplicación de la marca opositora en los Estados Unidos de América, ni de que esta identificara productos de la misma clase del signo solicitado. 5.5.

Que la parte demandada no adelantó un examen probatorio que permitiera acreditar el conocimiento previo de la marca opositora por parte de la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., lo cual implicó la omisión de uno de los requisitos exigidos por el artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de Washington de 19297 para oponerse al registro de la marca.

Por el contrario, se limitó a presumir el conocimiento respecto de la marca “PROSPERITY”, registrada en los Estados Unidos de América para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 5.6. Que la cancelación por no uso de la marca nominativa “PROSPERITY”, con número de registro 148250, permite concluir que dicha marca no estaba siendo utilizada en el comercio, razón por la cual no era posible que la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. tuviera conocimiento sobre su uso. 5.7.

Que las actuaciones administrativas núms. 11044231, 13241737, 13250571 y 13250575 no prueban que tenía conocimiento previo de la existencia de la marca opositora, sino la facultad de solicitar la aplicación del derecho preferente derivado de la cancelación de la marca nominativa “PROSPERITY”. Asimismo, aclaró que el contrato de cesión de signos distintivos celebrado entre Jafer Limited y Jafer Enterprises R&D S.L.U. se suscribió, con posterioridad a dichas actuaciones, esto es, el 14 de diciembre de 2015, por lo que, en dado caso, este conocimiento previo no le era extensible. 5.8.

Que varios empresarios han solicitado el registro como marca de signos que comprenden las palabras “PROSPERIDAD” y “PROSPERITY” sin que ello signifique que conocían con anterioridad de la existencia y uso de la marca “PROSPERITY” en países miembros de la Convención de Washington de 1929. 7 En adelante Convención de Washington de 1929. 6 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 5.9.

Que no existe identidad entre las marcas objeto de cotejo, debido a las diferencias en los idiomas en que se expresan, los elementos que las conforman y el público al cual están dirigidas. 5.10. Que no se configura un riesgo de confusión, toda vez que la marca opositora no era utilizada en Colombia ni en otro país miembro de la Comunidad Andina, dado que se empleaba en un ámbito privado, entre los miembros de una organización cerrada. 5.11.

Que el derecho marcario permite reproducir expresiones contenidas en marcas previamente registradas, cuando se incluyan elementos que permitan su diferenciación. Violación del artículo 9 de la Convención de Washington de 1929 y 165 de la Decisión 486 de 2000 5.12. Que los actos demandados desconocen los artículos 9 de la Convención de Washington de 1929 y 165 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto se omitió valorar que la marca “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148250, fue previamente cancelada por falta de uso; y se otorgó una protección indebida a un signo extranjero cuyo uso no es de naturaleza marcaria, al acreditarse que su circulación se limita a un ámbito privado entre los miembros de una organización, sin tener presencia en el resto del mercado.

Violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011 5.13. Que la entidad demandada incurrió en falsa motivación y vulneró lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011, al omitir pronunciarse, en la Resolución núm. 86677 del 19 de diciembre de 2017, sobre los argumentos presentados en el recurso de apelación, en el que se expuso que dentro de la actuación administrativa núm. 13250575 se adelantó el trámite correspondiente para obtener el registro de la marca “PROSPERITY”, en aplicación 7 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 del derecho preferente derivado de la cancelación por no uso.

Igualmente, se destacó la naturaleza privada del uso de la marca opositora, registrada en Estados Unidos de América, la cual, junto con la cancelación por no uso en Colombia de un signo con la misma denominación, permite concluir que no se acreditó el conocimiento previo por parte de la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U. sobre la existencia de la marca opositora, como lo exige el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Arguyó que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues fueron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 6.2.

Indicó que los argumentos presentados por la parte demandante en la sustentación de los recursos interpuestos en la actuación administrativa permiten concluir que la coexistencia en el mercado de las marcas objeto de cotejo sí genera confusión para el público consumidor y que conocía la existencia y uso de la marca opositora “PROSPERITY”. 6.3.

Explicó que la palabra “PROSPERITY” se encuentra en inglés y su significado en español es “prosperidad”, lo cual transmite a los consumidores una idea relacionada con el bienestar, razón por la que tiene un carácter evocativo. 6.4. Anotó que los signos enfrentados coinciden en los aspectos ortográfico y fonético, pues ambos están integrados por la palabra “PROSPERITY” y las partículas “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” no tienen fuerza distintiva. 8 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Índice 35 del expediente del expediente digital en “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 6.5. Manifestó que en los expedientes administrativos núms. 11044231, 13241737, 13250571 y 13250575 se analizaron marcas idénticas a las que son objeto de cotejo en este caso, en los cuales actuó como solicitante Jafer Limited y como opositora la sociedad WISE.

En tal sentido, al tratarse de las mismas partes, quedó plenamente acreditado el conocimiento previo sobre la existencia de la marca opositora por parte del solicitante. 6.6. Afirmó que la marca “PROSPERITY” se utilizaba antes de la presentación de la solicitud de registro presentada por la parte demandante, como lo corroboran los siguientes elementos de convicción que fueron aportados al expediente administrativo: “[…] • Copia certificada por la Oficina de Marcas de Estados Unidos del Certificado de Registro No. 1.853.610, correspondiente a la marca PROSPERITY en Clase 16. • Impresiones de las páginas web relacionados con la marca PROSPERITY. • Resoluciones donde la Superintendencia se ha pronunciado sobre el derecho adquirido respecto de expresión Prosperity (Expedientes No: 11044231, 11044223, 13250571 y 13250575). • Resolución de 9 de marzo de 2015, expedida por la Asociación Internacional de Marcas. • Prueba del uso, reconocimiento y difusión de la marca PROSPERITY aportadas dentro de los expedientes 92-331478 y 2013-250571. • Muestras de publicidad distribuidas a los miembros de WISE, por medio del cual se promueven las convenciones y productos identificados con la marca PROSPERITY. • Material publicitario que promueve la revista PROSPERITY como beneficio de ser miembro de WISE • Declaración juramentada de Marianne Locke en su calidad de Ejecutiva de Cuentas, asistente de Wise • Declaración juramentada de Larissa Cartwright en su calidad de secretaria y custodia de los Registros de Wise • Testimonio escrito de Mario Constanza (sic) Filidor en su calidad de responsable comercial de la sociedad HOUSEMARK S.L., empresa dedicada a la impresión y distribución de revistas. • Testimonio escrito de 28 miembros de WISE en Colombia. • Testimonio escrito de Paola González en su calidad de directora de asuntos especiales de Asociación Scientology Colombia. • Ejemplares de la revista Prosperity 73, 74 y 75 en español […]”. 6.7.

Afirmó que se garantizaron en cada una de las etapas de la actuación administrativa los derechos de la parte demandante y que los actos censurados se motivaron en debida forma. 9 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 El tercero con interés directo en las resultas del proceso – Sociedad World Institute of Scientology Enterprises - WISE 7.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. Procedencia de la sentencia anticipada 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 20259: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202510, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial11: 391-IP-2022; 350-IP- 2022; 261-IP-2022; y 45-IP-2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP-2020, 49-IP-2018, 496- IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP2022 y 344-IP-2022, dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 9 Cfr. Índice 42 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 48 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 11 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 10 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 10.

La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda12. 11. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13. 12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 13. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; v) la primacía del derecho andino; vi) la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. 12 Cfr. Índice 53 del aplicativo “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 55 del aplicativo “SAMAI”. 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 11 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Los actos acusados 17. Los actos acusados son las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos; y 86677 de 19 de diciembre de 2017, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” solicitada para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta y las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso, determinar: 19. Si las resoluciones núms. 70466 de 20 de octubre de 2016 y 86677 de 19 de diciembre de 2017, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” solicitada para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 7 de la Convención de Washington de 1929; 29 de la Constitución Política; y 80 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.

En ese sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa “PROSPERITY BY WISE”, concedida para amparar productos comprendidos en las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del tercero con interés en las resultas del proceso. 21.

En segundo lugar, si para el caso concreto procede o no la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. 22. Por último, en tercer lugar, si se vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011. 12 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 23.

En este punto, la Sala precisa que no se abordará el examen del presunto desconocimiento de los artículos 165 de la Decisión 486 de 2000 y 9 de la Convención de Washington de 1929, debido a que la cancelación de un registro marcario no fue objeto de debate en la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados. Además, en gracia de discusión, se aclara que en esta actuación no se efectuó un cotejo frente a la marca “PROSPERITY”, con certificado de registro núm. 148250, ya que se analizó la oposición con fundamento en las marcas “PROSPERITY BY WISE” y “PROSPERITY”, esta última registrada en Estados Unidos de América. 24.

Aunado a lo anterior, los argumentos del demandante, si bien se presentan bajo otras normas, buscan desvirtuar el conocimiento previo sobre la existencia y el uso de la marca “PROSPERITY” registrada en Estados Unidos de América, materia que es propia del análisis del artículo 7 de la citada Convención y que será estudiada en su respectivo acápite.

Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202015, 49-IP-201816, 496-IP-201917, 509- IP-201918, 203-IP-202019, 391-IP-202220 y 344-IP-202221 25. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: 15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021. 16 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de noviembre de 2018. 17 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020. 18 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020. 19 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021. 20 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021. 21 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 13 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. 14 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 […] 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. […]”.

(Negrilla del texto original). La primacía del derecho andino 26. En el presente caso son pertinentes los artículos 1 y 4 del Tratado modificatorio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que el ordenamiento jurídico comprende: i) el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) el Tratado y sus Protocolos Modificatorios; iii) las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y v) los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

De igual forma, señala que los países miembros no podrán adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 27. Atendiendo a los criterios jurisprudenciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha considerado que: “[…] El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros […] En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas 15 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. […]”22, posición que ha sido reiterada en múltiples interpretaciones prejudiciales23. La aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 28. De conformidad con el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, los propietarios de marcas registradas en cualquiera de los estados contratantes, conforme a su legislación interna, podrán oponerse al uso, registro o depósito de signos que se usen o pretendan registrar, usando los medios, procedimientos y recursos establecidos en el país que se use o se pretende registrar la marca similarmente confundible, para lo cual deberá probar que quien solicita el registro como marca o hace el uso del signo tenía conocimiento de la existencia y uso, en cualquiera de los Estados Contratantes, y que esta continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase. 29.

Esta Sala, respecto de la aplicabilidad de la Convención de Washington de 1929, en el derecho colombiano, ha considerado que: “[…] si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado Contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición. 58.Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a la parte actora un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar tal prerrogativa debe ejercer oposición o tener el registro ante la SIC, según lo disponen las normas internas. […]”.24 (Negrilla del texto original). 22 Interpretación Prejudicial Proceso 2-IP-90. 23 Interpretaciones Prejudiciales 300-IP-2017 de 16 de julio de 2018; 268-IP-2019 de 21 de junio de 2021. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00418-00, de 18 de noviembre de dos mil veintidós (2022). 16 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Análisis del caso concreto 30.

Conforme a las normas indicadas en los acápites previos y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos ya planteados. 31. El signo mixto solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO (MIXTO) Clase 1625: “[…] Revistas, impresos, publicaciones, encartes y catálogos; material impreso para promocionar y publicitar artículos de moda y belleza personal así como para promocionar la venta de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de artículos de tocador, de artículos de cuero e imitaciones de cuero, de joyería y de bisutería; papel, cartón y artículos de éstas materias no comprendidos en otras clases; fotografías, artículos de papelería; material de enseñanza e instrucción con excepción de aparatos; bolsas, sacos y hojas de materias plásticas para embalaje. […]”.

MARCAS OPOSITORAS (NOMINATIVAS) PROSPERITY BY WISE Titular: World Institute of Scientology Enterprises - WISE Certificado núm. 529086 Clase 926: “[…] Publicaciones electrónicas descargables, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […]”.

Clase 1627: “[…] Material impreso, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas. […]”. PROSPERITY 25 Versión 10. 26 Versión 10. 27 Versión 10. 17 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Titular: World Institute of Scientology Enterprises -WISE Certificado núm. 185361028 Clase 16: “[…] Revistas relacionadas con negocios, educación, entrenamiento administrativo y know how, administración de negocios y tecnología […]”29. 32.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección y con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la aplicación de la Convención de Washington de 1929, el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y nominativas. 33. Al respecto, esta Sección ha considerado que: “[…] el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales.

En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores. […] 49. Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes. […] 51.

Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario. 52.

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.

Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. 28 Marca nominativa registrada en Estados Unidos de América. 29 Cfr. Expediente administrativo, visible en el índice 30 del aplicativo “SAMAI”. 18 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan […]”30.

(Negrilla fuera del texto). 34. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que primero debe referirse al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, segundo, pronunciarse respecto del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929. Del cargo de violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 35.

La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 36.

Esta Sección31, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”32. 37.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está 30 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00086-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00343-00. 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 19 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”33. 38. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”34. 39.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra. 40. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 41.

En esa línea, la Sala considera que en el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al ser el que se emplea en el mercado para identificar el producto. Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 42.

Lo anterior, por cuanto la fuerza distintiva del signo solicitado radica en su expresión verbal y en su carácter pronunciable, y no en el diseño gráfico. En efecto, el fondo rectangular de color café y el pequeño trazo ascendente en la esquina 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 34 Ibidem. 20 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 superior derecha de la letra “Y” solo cumplen una función ornamental y no afectan la percepción del elemento denominativo. 43.

Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si las expresiones “PROSPERITY”, “BY”, “WISE”, “PROSPERIDAD”, “PARA”, “TI”, “Y”, “LOS” y “TUYOS” son palabras de uso común, las cuales son débiles e inapropiables en exclusiva para determinar su distintividad en el cotejo. 44. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen35. 45. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201436, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 21 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 46.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en la sentencia del 11 de noviembre de 202137, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 47.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 6.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”38. 48.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección39, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 49.

Respecto de los signos distintivos enfrentados, se encuentra que las expresiones “PROSPERITY”, “WISE”, “PROSPERIDAD” y “TUYOS”, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 38 Interpretación Prejudicial 537-IP-2018. 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 22 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 demandada40, se constató que no eran de uso común en las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición de los actos administrativos acusados. 50.

Adicionalmente, se encuentra que las expresiones “BY”, “PARA”, “TI”, “Y” y “LOS” son de uso común para los productos de las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto eran comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de las clases mencionadas. “BY” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE D´CLASS BY D´VINNI NOPLAY S.A. 321342 16 GEITHNER BY AURA CRISTINA AURA CRISTINA GEITHNER CUESTA 360004 16 BABY BY ANDREA FÁBRICAS DE CALZADO ANDREA S.A. DE C.V. 378163 16 CHERRIES BY ALICE´S CHERRIES LE CAFÉ ASOCIACIÓN JANUS S.A.S. 487623 16 JPG BY GAULTIER PUIG FRANCE 296815 9 BY-ME VIMAR S.P.A. 366706 9 MARC BY MARC JACOBS MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. 375575 9 GO! BY ZIPY ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A. 429628 9 “PARA” 40 www.sipi.gov.co.

Consulta realizada el 5 de septiembre de 2025, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 23 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PLANTIOS PARA LAPIS Y PLANTIOS PARA LAPICES A. W. FABER-CASTELL S.A. 229954 16 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA PARA LA CONSERVACION AUDITIVA SURATEP SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 282410 16 PPV PREPARESE PARA VER TELMEX COLOMBIA S.A. 265018 16 FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A. 288695 16 MÁS DINERO PARA SU CAUSA DANIEL Q. KELLEY 481211 9 y 16 “TI” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE HOY SERÉ FELÍZ POR TI CORAZÓN JUAN CARLOS LLANO GIL JUAN CARLOS VALLEJO CONDE 493520 16, 25 y 30 METRO JUNTO A TI CENCOSUD S.A. 489131 3, 16, 29, 30, 31 y 32 C PARA TI COLECCIONABLE PARA LOS PEQUEÑOS EL COLOMBIANO EL COLOMBIANO S.A.S. 501228 16 y 41 “Y” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CORNELIO Y CIA JOSÉ GABRIEL LOZADA SOTO 408995 16 24 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 HAGA Y VENDA ET PUBLISHING INTERNATIONAL, INC. 241139 16 FE Y ALEGRIA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA 235743 16 LIBRERIA Y PAPELERIA L & M LUZ MARINA HERNÁNDEZ SALAZAR 408698 16 “LOS” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, A UTAH CORPORATION SOLE 252037 16 LOS OLIVOS ASOCIACIÓN LOS OLIVOS 265035 16 VITAMINAS PARA TODOS LOS DIAS CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 254381 16 LOS MONOS DE EL ESPECTADOR COMUNICAN S.A. 301101 16 51.

Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones BY”, “PARA”, “TI”, “Y” y “LOS”, son de uso común en las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirán del cotejo marcario. 52. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 25 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 53.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca “PROSPERITY WISE” previamente registrada y el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS”. Comparación Ortográfica 54. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA SOLICITADA P R O S P E R I T Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P R O S P E R I D A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T U Y O S 22 23 24 25 26 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA P R O S P E R I T Y W I S E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 55.

Al respecto, se advierte que el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS” está compuesto por tres (3) palabras, nueve (9) vocales (O-E-I-O-E-I-A-U- O) y diecisiete (17) consonantes (P-R-S-P-R-T-Y-P-R-S-P-R-D-D-T-Y-S). 56. Por su parte, la marca “PROSPERITY WISE” se conforma de dos (2) palabras, cinco (5) vocales (O-E-I-I-E) y nueve (9) consonantes (P-R-S-P-R-T-Y-W-S). 57.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que las expresiones que conforman la marca cuestionada y la previamente registrada difieren en el número de palabras y en la secuencia vocálica y consonántica. 26 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 58. No obstante lo anterior, del cotejo global de los signos enfrentados se desprende que la partícula “PROSPERITY”, al ubicarse al inicio de ambos signos41, constituye el elemento con mayor capacidad de impresión y recordación en el público consumidor, en la medida en que las palabras adicionales “WISE”, “PROSPERIDAD” y “TUYO”, no les otorgan a las marcas confrontadas una carga semántica particularizadora que les confiera identidad propia y suficiente distintividad.

Comparación Fonética 59. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY WISE PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY WISE PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY WISE PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY WISE 60.

Del anterior ejercicio fonético sucesivo, esta Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados presenta un alto grado de similitud, debido a que ambos conjuntos coinciden en la denominación “PROSPERITY”, la cual, al encontrarse en la posición inicial, constituye el componente de mayor fuerza y relevancia auditiva dentro del conjunto marcario.

Si bien el signo solicitado incorpora las expresiones adicionales “PROSPERIDAD” y “TUYOS”, y la marca previamente registrada incluye el vocablo “WISE”, tales diferencias no aportan la distintividad sonora necesaria para contrarrestar la similitud que genera la partícula común en la percepción de los consumidores. 41 Criterio señalado por la Sala, entre otras, en las sentencias de 24 de septiembre de 2020, 22 de octubre de 2020 y 20 de octubre de 2023, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00, 2011-00027-00 y 2015-00155-00, respectivamente, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón 27 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Comparación Ideológica 61.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”42, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 62.

En relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “[…] Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía43 y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.3.

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. […]”44. 63.

Bajo tal entendido, la Sala encuentra que el vocablo “PROSPERITY”, presente en ambos signos, es una expresión en lengua extranjera cuya traducción al castellano es “prosperidad” 45. Sin embargo, no se considera que este significado sea de conocimiento generalizado para el consumidor promedio en Colombia, al no ser su concepto fácilmente identificable, la expresión adquiere un carácter de fantasía46, funcionando como una denominación arbitraria sin una carga conceptual directa. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 43 En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N°. 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3072 del 4 de agosto de 2017. 44 Interpretación Prejudicial 23-IP-2022. 45 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/prosperity.

Consultado el 3 de octubre de 2025. 46 Esta Sala se pronunció en igual sentido al resolver dos casos con contornos fácticos similares: sentencia de 13 de julio de 2023, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y sentencia de 20 de octubre de 2023, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 28 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 64.

De lo anterior se colige que, contrario a lo afirmado por las partes demandante y demandada, los signos carecen de carácter evocativo, pues para que un término pueda evocar una idea, en este caso de “bienestar”, es indispensable que el consumidor primero comprenda su significado, si la palabra es desconocida, esta transmisión conceptual no es posible. 65.

Por tanto, este reparo se basa en una premisa errada, pues analiza el signo desde la perspectiva de un consumidor angloparlante, y no desde la del consumidor medio en Colombia, que es el único relevante para este examen. 66. En el mismo sentido, la partícula “WISE” que integra la marca del tercero con interés en las resultas del proceso, corresponde a las siglas de su razón social (World Institute of Scientology Enterprises).

A su vez, este vocablo es una palabra del idioma inglés que significa “sabio”, “sensato” o “prudente”47, pero es razonable considerar que el consumidor promedio colombiano desconoce la equivalencia de la palabra extranjera en nuestro idioma. 67. Así las cosas, y comoquiera que tanto el signo solicitado como la marca registrada contienen expresiones de fantasía, la Sala concluye que no es posible efectuar un cotejo desde el aspecto ideológico o conceptual. 68.

En suma, la Sala considera que entre la marca previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el signo solicitado por la demandante existen similitudes ortográficas y fonéticas que generan riesgo de confusión. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 69. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 47 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/wise.

Consultado el 3 de octubre de 2025. 29 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 70. Según lo previsto en el inciso 2° del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 71.

Al respecto, la Sala, en la sentencia proferida el 8 de marzo de 201848, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 72.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que las marcas enfrentadas identifican, como en su jurisprudencia ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso dicho tribunal en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023: “[…] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 30 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]”. (Negrilla del texto original). 73.

Al respecto, resulta pertinente indicar que para “[…] verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad […]”49. 74.

En el caso sub examine, el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Revistas, impresos, publicaciones, encartes y catálogos; material impreso para promocionar y publicitar artículos de moda y belleza personal así como para promocionar la venta de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de artículos de tocador, de artículos de cuero e imitaciones de cuero, de joyería y de bisutería; papel, cartón y artículos de éstas materias no comprendidos en otras clases; fotografías, artículos de papelería; material de enseñanza e instrucción con excepción de aparatos; 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 9 de mayo de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00731-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 bolsas, sacos y hojas de materias plásticas para embalaje. […]”.

(Negrilla fuera del texto original). 75. Por su parte, la marca nominativa “PROSPERITY WISE”, cuyo propietario es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, identifica productos en las clases 9 y 16, como se describe a continuación: Clase 9: “[…] Publicaciones electrónicas descargables, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […]”.

(Negrilla fuera del texto original). Clase 16: “[…] Material impreso, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […]”. (Negrilla fuera del texto original). 76. De lo anterior, esta Sala denota la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que reivindican las marcas enfrentadas, dado que no solo coinciden en estar comprendidos dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que también identifican bienes específicos idénticos, como revistas y publicaciones, los cuales comparten la misma naturaleza, al tratarse de material impreso; persiguen la misma finalidad, que es informar o instruir; se comercializan a través de iguales canales de distribución; se promocionan a través de folletos, prensa, televisión y redes sociales; y suelen expenderse en papelerías y almacenes de grande superficie, lo que refuerza su vinculación en el mercado. 77.

Cabe poner de relieve que, aunque las temáticas específicas de las revistas y publicaciones difieran, pues, por un lado, están orientadas principalmente a la moda y a la belleza, y por otro, a la formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas, esta divergencia no es determinante para desvirtuar su conexidad, considerando que, en la dinámica actual del mercado, resulta común y esperable que un mismo origen empresarial, como una casa editorial, ofrezca un portafolio de publicaciones dirigido a distintos segmentos de consumidores.

De este modo, el consumidor podría legítimamente interpretar que los productos provienen de un mismo agente del mercado, a pesar de la diferencia en su contenido. 32 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 78. Asimismo, la conexión competitiva se hace evidente al analizar la relación género-especie que existe entre los productos comprendidos en la clase 16, por cuanto el signo solicitado identifica la categoría amplia de “material de enseñanza o instrucción”, una descripción que, por su generalidad, no excluye ninguna temática específica, de ahí que su ámbito de protección abarque y contenga el de la marca opositora, que se especializa en “la formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas”.

Esto da lugar a que, desde la óptica del consumidor interesado en documentarse en dicha área, ambos productos cumplan la misma función educativa e informativa, compitiendo directamente por su preferencia al ser funcionalmente intercambiables. 79. En lo que respecta a la conexión entre los productos de las clases 9 y 16, se observa que en la clase 9 se incluyen las publicaciones electrónicas descargables; no obstante, este medio de distribución adicional no desvía al consumidor de la idea de un origen empresarial común. Por el contrario, es una práctica comercial consolidada que un mismo editor o casa editorial ofrezca sus publicaciones tanto en formato digital como impreso, pues es parte de una estrategia destinada a alcanzar una mayor audiencia. Entonces, el consumidor no percibe la versión digital y la impresa como productos distintos, sino como dos facetas de una misma oferta comercial. 80.

En consecuencia, al existir una relación directa y estrecha entre los productos amparados por los signos en conflicto, se configura el segundo supuesto normativo, lo que, sumado a la similitud de los signos, podría originar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 81. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca solicitada para registro, y al existir con la marca previamente registrada identidad, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad. 33 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 82.

En relación con la aplicabilidad del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, esta Sala50 ha sostenido que su aplicación procede siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicha norma, las cuales permiten al titular de una marca registrada en uno de los Estados contratantes ejercer derechos de uso preferente o prioridad en otro país miembro, conforme a lo previsto tanto en la legislación interna como en la propia Convención. Sobre el particular, la Sala ha precisado: “[…] Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 7º ibidem establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los estados contratantes pueda reclamar para sí el derecho de usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En tal normativa se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención […]”.

En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los estados contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición, además de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 7º […]”.

(Negrilla fuera del texto). 83. Así, quien pretenda hacer valer estos derechos en otro Estado contratante deberá registrar la marca ante la autoridad competente o ejercer el derecho de oposición, cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 7 de la referida Convención, a saber: i) que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes; ii) que el signo solicitado sea similarmente confundible con la marca del opositor; iii) que se demuestre el conocimiento previo del solicitante sobre la existencia y uso de la marca del opositor; y iv) que se trate de los mismos productos. 50 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 13 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00. 34 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 84. En la medida en que la vulneración del artículo 7 de la Convención fue uno de los fundamentos invocados por la parte demandada en los actos acusados, esta Sala procederá con su análisis.

El examen consistirá en verificar si, en el presente caso, se acreditan los presupuestos de dicha norma para determinar la procedencia de la oposición marcaria. Primer presupuesto: la titularidad del opositor de una marca protegida en uno de los estados contratantes 85. De la lectura de los antecedentes administrativos, la Sala advierte que la sociedad WISE, tercera con interés directo en las resultas del proceso, es titular de la marca nominativa “PROSPERITY”, previamente concedida en los Estados Unidos de América con número de registro 1853610 de 13 de septiembre de 199451, la cual tiene su domicilio en los Ángeles, California. 86.

Así, se constata el cumplimiento del primero de los requisitos antes mencionados, que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados parte. Segundo supuesto: confundibilidad de la marca del opositor con el signo solicitado para registro como marca 87. El análisis del cotejo marcario deberá realizarse conforme a los criterios jurisprudenciales previamente fijados por esta Sala.

Por tanto, para establecer si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados será necesario valorar el caso bajo los parámetros interpretativos consolidados en sede judicial. 88. En el caso bajo estudio, se debe realizar el cotejo entre el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado por la parte demandante, y la marca nominativa “PROSPERITY”, previamente registrada por el tercero con interés en las resultas del proceso.

Para dicho análisis, es necesario identificar cuál es el elemento predominante dentro del signo mixto, lo que implica 51 Cfr. Folio 30 del cuaderno de antecedentes administrativos, visible en el índice 30 del aplicativo “SAMAI”. 35 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 adoptar la perspectiva del consumidor y determinar cuál de sus componentes resulta más fácilmente perceptible en el entorno del mercado. 89.

Bajo tal entendido, como se determinó en el acápite previo, en el signo mixto predomina el componente denominativo, ya que es el aspecto que capta la atención del consumidor y permanece en su memoria, mientras que los elementos gráficos carecen de relevancia. 90. En este punto, se reitera que las expresiones “PARA”, “TI”, “Y” y “LOS” son partículas de uso común que no susceptibles de apropiación exclusiva por un único titular marcario, entonces, al carecer de fuerza distintiva, estos vocablos serán excluidos del examen comparativo que se efectuará entre los signos en conflicto. 91.

En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que el signo solicitado “PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS” incluye la totalidad de la marca previamente registrada “PROSPERITY”, la cual constituye su elemento distintivo principal. Las palabras adicionales “PROSPERIDAD” y “TUYOS” no introducen diferencias significativas que permitan establecer una clara distinción entre los signos enfrentados. 92.

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que la reproducción íntegra del vocablo “PROSPERITY” en el signo cuestionado consolida la similitud fonética entre las marcas. En efecto, dicha coincidencia se proyecta sobre la impresión sonora de conjunto que percibe el consumidor medio, y para apreciar tal semejanza, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea: PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY PROSPERITY PROSPERIDAD TUYOS – PROSPERITY 93.

En cuanto al análisis ideológico o conceptual, como ya se anotó, no es posible realizar la comparación entre los signos, pues la expresión “PROSPERITY”, al ser de fantasía, carece de un significado concreto susceptible de comparación. 36 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 94. Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 20 de octubre de 202352, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se enfrentaron las mismas marcas “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y “PROSPERITY”, arribó a la misma conclusión: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y la marca previamente registrada, “PROSPERITY”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “PROSPERITY”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de las partículas “PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” en el signo cuestionado, las cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROSPERITY”. […] Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “PROSPERITY” del signo cuestionado, “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “PROSPERITY”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”; y aunque el signo solicitado tiene otras expresiones (“PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “PROSPERITY”.

Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “PROSPERITY”, que hace parte tanto del signo cuestionado, como de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce prosperidad, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que los signos confrontados se consideran como signos de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía el signo y la marca en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión. (Negrilla del texto original y subrayado fuera del texto). 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2023, número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 37 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 95.

En virtud de lo expuesto, la Sala colige que las significativas similitudes ortográficas y fonéticas existentes entre el signo solicitado y la marca previamente registrada configuran un riesgo de confusión. En consecuencia, se encuentra debidamente acreditado el segundo requisito al que alude el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 para dar aplicación a la oposición. Tercer requisito: prueba de que el solicitante del registro conocía la existencia y el uso de la marca del opositor 96.

El análisis de la oposición, fundamentada en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, exige acreditar que el solicitante tenía conocimiento previo sobre la existencia y uso de la marca opositora. Para tal fin, la Sala procederá a valorar las pruebas aportadas a la actuación administrativa por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, entre las cuales se destacan: 96.1.

Copia del Certificado de Registro núm. 1.853.610, correspondiente a la marca PROSPERITY, que ampara productos en clase 16, a nombre de la sociedad WISE53. 96.2. Copia de la Resolución núm. 43700 de 27 de julio de 201254, expedida por la Directora de Signos Distintivos, dentro del expediente núm. 11044231, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad WISE, con fundamento en sus marcas previamente registradas “PROSPERITY”55 y se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado por la sociedad Jafer Limited. 96.3.

Copia de la Resolución núm. 43701 de 27 de julio de 201256, dictada por la Directora de Signos Distintivos, dentro del expediente núm. 11044223, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad WISE, con 53 Cfr. Folio 30 del expediente administrativo, visible en el índice 30 del aplicativo “SAMAI”. 54 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

Cfr. Folios 32 a 38 del expediente administrativo. 55 Cerficados de registro núms. 148250 y 1.853.610, esta última concedida en Estados Unidos de América para distinguir productos amparados en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 56 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario. […]”. Cfr. Folios 39 a 45 del expediente administrativo. 38 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 fundamento en sus marcas previamente registradas “PROSPERITY”57 y se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado por la sociedad Jafer Limited. 96.4.

Copia de las resoluciones núms. 28595 de 30 de abril de 201458 expedida por la Directora de Signos Distintivos, y 62921 de 22 de octubre de 201459, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente núm. 13250571, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad WISE, con fundamento en sus marcas previamente registradas “PROSPERITY”60 y “PROSPERITY BY WISE”61, y se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, solicitado por la sociedad Jafer Limited. 96.5.

Copia de las resoluciones núms. 28601 de 30 de abril de 201462, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 62922 de 22 de octubre de 201463, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dentro del expediente núm. 13250575, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad WISE, con fundamento en su marca previamente registrada “PROSPERITY”64 y se negó el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY”, solicitado por la sociedad Jafer Limited. 96.6.

Copia de la Resolución de 9 de marzo de 2015, expedida por la Asociación International de Marcas65. 57 Cerficados de registro núms. 148250 y 1.853.610, esta última concedida en Estados Unidos de América para distinguir productos amparados en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 58 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

Cfr. Folios 47 a 51 del expediente administrativo. 59 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Cfr. Folios 52 a 59 del expediente administrativo. 60 Cerficado de registro núm.1.853.610, concedida en Estados Unidos de América para distinguir productos amparados en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 61 Certificado de registro núm. 529086. 62 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

Cfr. Folios 60 a 64 del expediente administrativo. 63 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Cfr. Folios 65 a 69 del expediente administrativo. 64 Cerficado de registro núm. 1.853.610 registrada en Estados Unidos de América para distinguir productos amparados en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 65 Cfr. Folios 71 a 73 del expediente administrativo. 39 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 96.7.

Impresiones de páginas web66 en las que se puede apreciar los resultados que arrojan los motores de búsqueda al incluir las expresiones “PROSPERITY WISE”67. 96.8. La declaración juramentada de la señora Marianne Locke, en su calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de WISE, en relación con el uso de la marca “PROSPERITY” en Estados Unidos de América68, en la que manifestó que WISE es una organización con membresía a nivel global que, entre los diversos beneficios que ofrece a sus afiliados tras el pago de las correspondientes cuotas, incluye el suministro de ejemplares de la revista “PROSPERITY”, los cuales se envían por correo a los miembros y se encuentran disponibles en inglés, español y otras versiones traducidas.

A esta declaración anexó copia de: 96.8.1. i) “[…] 186 muestras representativas de facturas de ventas de productos y servicios contenidos en la publicación PROSPERITY durante los años 2013, 2014 y hasta el 30 de junio de 2015 […]”; 96.8.2. ii) “[…] 57 facturas/recibos de desembolsos, que evidencian los pagos hechos en conexión con los gastos e inversión en la promoción de la marca PROSPERITY durante los años 2013, 2014 у hasta el 30 de junio de 2015. […]”; y 96.8.3. iii) “[…] Muestras de publicidad distribuida a los miembros de WISE, por medio de la cual se promueven las mencionadas convenciones y los productos y servicios identificados con la marca PROSPERITY […]”. 96.9.

La declaración juramentada de la señora Larissa Cartwright69, en su condición de Secretaria y Custodia de los Registros de WISE, en la que expuso los tipos de membresía que ofrece la sociedad WISE y datos sobre la distribución de la revista “PROSPERITY”, acompañada de copia de: i) ejemplares de material publicitario de la revista “PROSPERITY”; ii) “[…] 75 páginas de muestra de destinatarios que recibieron la revista PROSPERITY No. 77 y de algunas personas en la Comunidad Andina que recibirán la revista PROSPERITY No. 77 […]”; y (iii) Ejemplares de la revista “PROSPERITY”. 66 http://www.prosperity.net/; http://www.wise.org/en;

US/membership/benefits/pq003.html y http://www.prosperityplanner.com/es/benefits-ind.html 67 Cfr. Folios 75 a 95 del expediente administrativo. 68 Cfr. Anexo del escrito de 27 de agosto de 2015, suscrito por la apoderada judicial de la sociedad WISE, visible en los folios 96 y ss. del expediente administrativo. 69 Ibidem. 40 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 96.10.

La declaración juramentada de la señora Marianne Locke70, en su calidad de Ejecutiva de Cuentas Asistente de WISE, sobre el uso de la marca “PROSPERITY” en la Comunidad Andina y en los demás países de Centro y Sur América, junto con las copias de: i) “[…] 106 muestras representativas de facturas de ventas de productos y servicios contenidos en la publicación PROSPERITY durante los años 2013, 2014 y hasta el 30 de junio de 2015. […]”; y ii) “[…] 12 facturas/recibos de desembolsos, que evidencian los pagos hechos en conexión con los gastos e inversión en la promoción de la marca PROSPERITY durante los años 2013, 2014 y hasta el 30 de junio de 2015. […]”. 96.11.

El testimonio escrito del señor Mario Costanza Filidor71, Representante Comercial de Housemark S.L., empresa domiciliada en Madrid que, según indicó, se dedica a la impresión y distribución de revistas, folletos y demás piezas promocionales, que fue contratada por la sociedad WISE en junio de 2014 para imprimir y distribuir la edición núm. 76 de la revista “PROSPERITY”, para lo cual se aportó copia de la portada de dicha publicación en español y una lista de los destinatarios a quienes fue enviada. 96.12.

Veinte escritos presentados por distintos miembros de WISE en Colombia72, en los que informan que tuvieron acceso a las publicaciones de la sociedad WISE, que se distribuyen a través de la marca registrada “PROSPERITY”. 96.13. El testimonio escrito de la señora Paola Andrea González Corredor73, Directora de Asuntos Especiales de Asociación Scientology Colombia, en el que señaló que “[…] en Colombia la organización WISE y, en consecuencia, la revista PROSPERITY son promocionados a través de la iglesia Scientology por diferentes medios. […]”, al cual se adjuntaron fotografías y material publicitario de WISE y de la revista “PROSPERITY”. 96.14.

Ejemplares de las revistas “PROSPERITY” núms. 75, 76 y 75 en español e inglés74. 70 Ibidem. 71 Ibidem. 72 Ibidem. 73 Ibidem. 74 Ibidem. 41 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 96.15. Adicionalmente, la sociedad WISE solicitó en el marco de la actuación administrativa que se tuvieran en cuenta las pruebas de uso, difusión y reconocimiento de la marca “PROSPERITY”, que se aportaron en los expedientes núms. 92.331.478 y 13.250.57175. 97.

De conformidad con el acervo probatorio referido supra, se denota que la sociedad WISE allegó al expediente administrativo pruebas que demuestran el uso de la marca “PROSPERITY” en el territorio nacional. 98. En lo que atañe al requisito previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, cuestión objeto de estudio, se evidencia que el tercero con interés directo en las resultas del proceso aportó copia de las resoluciones núms. 43700 de 27 de julio de 2012, 43701 de 27 de julio de 2012, 28595 de 30 de abril de 2014, 62921 de 22 de octubre de 2014, 28601 de 30 de abril de 2014 y 62922 de 22 de octubre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en las cuales se resolvieron las solicitudes de registro de las marcas mixta “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y nominativa “PROSPERITY”, presentadas por la sociedad Jafer Limited. 99.

En el marco de las citadas actuaciones administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las oposiciones planteadas por la sociedad WISE, con fundamento, entre otras, en la marca “PROSPERITY” identificada con el número de registro: 1853610, concedida en Estados Unidos de América para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y negó el registro de las marcas solicitadas por la sociedad Jafer Limited. 100.

Bajo tal entendido, en el escrito de oposición presentado por la sociedad WISE en el trámite administrativo en el que se expidieron los actos acusados, se afirmó que la sociedad Jafer Limited tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca “PROSPERITY”, pues esta circunstancia fue ampliamente informada y acreditada en las actuaciones administrativas previamente mencionadas. 75 Cfr. Folio 26 del expediente administrativo. 42 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 101.

En relación con este punto, se observa que la parte demandada, en el escrito de contestación de la demanda, mencionó como sustento del conocimiento previo del solicitante, además de las actuaciones administrativas núms. 11044231, 13250571 y 13250575, previamente señaladas, el expediente núm. 13241737; pese a ello, esos antecedentes no fueron solicitados ni aportados como prueba en el presente proceso, motivo por la cual no es procedente efectuar pronunciamiento alguno al respecto. 102.

En ese contexto, se advierte que la solicitud de registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” fue radicada el 21 de mayo de 201576, es decir, con posterioridad a las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las oposiciones interpuestas por la sociedad WISE, con fundamento en la marca “PROSPERITY”, registrada en Estados Unidos de América. 103.

Nótese, entonces, que la sociedad Jafer Limited tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca “PROSPERITY” al momento de presentar la solicitud de registro del signo mixto en cuestión, porque la sociedad WISE ya había presentado oposiciones al registro de otras marcas solicitadas por Jafer Limited, con fundamento en ese mismo registro marcario. 104.

Sobre este punto, resulta relevante indicar que esta Sala, en las sentencias de 13 de julio de 202377 y 20 de octubre de 202378, concluyó que no era procedente aplicar el artículo 7 de la Convención de Washington ante la falta de prueba del conocimiento previo de la marca opositora “PROSPERITY” por parte de la sociedad demandante y el carácter no marcario del uso acreditado de dicha marca. 105.

En tales decisiones, la Sala precisó que el conocimiento previo debía demostrarse de manera directa, cierta y objetiva, mediante pruebas que demostraran la difusión real del signo en el mercado o el contacto efectivo del solicitante con la marca extranjera, excluyendo expresamente cualquier presunción. 76 Cfr. Folio 1 del expediente administrativo, visible en el índice 30 del aplicativo “SAMAI”. 77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2023, número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2023, número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00155-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 43 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 Adicionalmente, se enfatizó que el uso demostrado por la sociedad opositora correspondía a una utilización interna dentro de una organización cerrada, sin estar en el comercio ni contar con el ofrecimiento de bienes o servicios al público consumidor. 106.

En contraste con lo anterior, la Sala puntualiza que, en el caso sub examine, el conocimiento puede inferirse de las actuaciones administrativas previas en las que intervino la antecesora Jafer Limited y de la cesión de derechos celebrada entre dicha sociedad y Jafer Enterprises R&D, S.L.U., entendiendo que la participación reiterada en los trámites de oposición y registro constituye una forma de conocimiento directo de naturaleza jurídico-procesal y no una constatación fáctica en el ámbito comercial. 107.

Ahora bien, cabe poner de relieve que la sociedad demandante, Jafer Enterprises R&D, S.L.U., pretende desvirtuar la configuración del requisito de conocimiento previo, arguyendo que, en dado caso, este únicamente se acreditó respecto del solicitante inicial, la sociedad Jafer Limited. Para tal efecto, se ampara en que la cesión de los derechos sobre la solicitud en trámite tuvo lugar el 14 de diciembre de 2015, esto es, con posterioridad a las actuaciones administrativas que sirven de prueba a la oposición, por lo que, a su juicio, dichos antecedentes no le son extensibles. 108.

Para resolver este argumento, se reitera que, según consta en el expediente administrativo aportado a este medio de control79, la sociedad Jafer Limited radicó, el 21 de mayo de 2015, la solicitud de registro del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”. Posteriormente, el 27 de julio de 2015, la sociedad WISE presentó oposición al registro, y el 27 de agosto del mismo año allegó un complemento a su escrito inicial. 109.

El 15 de septiembre de 2015, la Superintendencia le comunicó a Jafer Limited la oposición formulada y le concedió un término de treinta (30) días para responder. En atención a ello, el 28 de octubre de 2015, la sociedad Jafer Limited presentó su respuesta a la oposición. 79 Cfr. Expediente administrativo, visible en el índice 30 del aplicativo “SAMAI”. 44 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 110.

El 15 de enero de 2016, Jafer Enterprises R&D S.L.U. solicitó la modificación de la solicitud de registro, requiriendo que se reconociera como nuevo titular del signo, para lo cual anexó copia de la “[…] ADENDA AL CONTRATO DE CESIÓN DE TITULARIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA […]”, suscrita el 14 de diciembre de 2015. 111.

En tal virtud, la Sala considera que la actuación administrativa se adelantó conforme a los elementos de juicio incorporados al expediente, en particular aquellos contenidos en la solicitud de registro. Dentro de estos, adquiere especial relevancia la identidad de la sociedad solicitante, dado que se trata de un aspecto directamente relacionado con el análisis de los requisitos previstos en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, norma que fue invocada por la sociedad WISE en su escrito de oposición. 112.

Adicionalmente, cabe señalar que la cesión de la titularidad de los derechos de signos distintivos efectuada durante el trámite administrativo en curso no deriva en que la sociedad Jafer Enterprises R&D, S.L.U., en su calidad de cesionaria, adquiera un derecho nuevo, sino que entra a ocupar la posición jurídica que detentaba la cedente, Jafer Limited. 113.

Lo anterior implica que la cesionaria asumió el derecho en el estado en que se encontraba al momento de la cesión, con todas las cargas, prerrogativas y contingencias que sobre él recaían. En consecuencia, la solicitud de registro fue cedida junto con la oposición válidamente interpuesta y los hechos en que esta se sustentaba, en particular, el conocimiento previo de la marca atribuido a la sociedad que radicó la solicitud. 114.

La Sala pone de presente que la figura de la cesión de la solicitud de registro, si bien es legalmente procedente, no puede ser interpretada como un mecanismo para sanear los vicios o las debilidades que afectaban al derecho desde su origen. 115. Por tanto, el conocimiento previo debidamente acreditado respecto de la sociedad Jafer Limited no se desvirtúa con ocasión de la cesión de derechos sobre 45 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 los signos distintivos, pues admitir que el cesionario puede invocar el desconocimiento equivaldría a permitir que, mediante modificaciones en la titularidad, las controversias se tornen inanes o ilusorias. 116.

Por consiguiente, se materializa el tercer requisito previsto en el precitado artículo 7º de la Convención de Washington de 1929 para dar aplicación a la oposición. Cuarto requisito: que se trate de los mismos productos 117. En cuanto a la posible relación entre los productos que amparan las marcas en cuestión, la Sala observa que ambos signos identifican productos pertenecientes a la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, aspecto que fue analizado por la autoridad administrativa en la Resolución núm. 86677 del 19 de diciembre de 2017, en los siguientes términos: “[…] El Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada son “REVISTAS, IMPRESOS, PUBLICACIONES, ENCARTES Y CATÁLOGOS;

MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR Y PUBLICITAR ARTÍCULOS DE MODA Y BELLEZA PERSONAL ASÍ COMO PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE MAQUILLAJE, DE PERFUMERÍA, DE ARTÍCULOS DE TOCADOR, DE ARTÍCULOS DE CUERO E IMITACIONES DE CUERO, DE JOYERÍA Y DE BISUTERÍA; PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ÉSTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;

FOTOGRAFÍAS, ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; MATERIAL DE ENSEÑANZA E INSTRUCCIÓN CON EXCEPCIÓN DE APARATOS; BOLSAS, SACOS Y HOJAS DE MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE”, y los productos que identifica la marca opositora “REVISTAS RELACIONADAS CON NEGOCIOS, EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y KNOW HOW, ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA” además de pertenecer a la misma clase del nomenclador internacional, existe identidad sobre los productos ofrecidos, encontrando el mismo objeto y finalidad, por lo que podrían compartir canales de comercialización y distribución, lo cual aunado a la identidad de los signos, impide su coexistencia en el mercado. […]”. 118.

Así las cosas, se evidencia que las marcas en cuestión coinciden en distinguir revistas cuya finalidad general es informar y entretener a un público lector, esta identidad en su naturaleza y propósito conlleva a que compartan canales de publicidad. 46 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 119. Además, el nexo competitivo se configura porque los productos guardan una relación de inclusión, debido a que el signo solicitado ampara un concepto genérico, “material de enseñanza e instrucción”, mientras que la marca opositora se limita a una de sus posibles especialidades: negocios, entrenamiento administrativo y tecnología. Dado que la protección más amplia absorbe a la específica, un consumidor interesado en la materia encontraría que ambas opciones satisfacen idéntica necesidad informativa, considerándolas alternativas equivalentes en el mercado. 120.

La modalidad de distribución de la revista “PROSPERITY”, a través de una membresía, constituye una decisión operativa que resulta secundaria frente a la percepción global de la marca en el mercado. En este sentido, una marca no existe solo para sus suscriptores; se construye en la mente del público general a través de la publicidad y la presencia mediática.

Por tanto, un consumidor promedio, aunque no haya adquirido la membresía, al estar expuesto a la publicidad de “PROSPERITY”, puede razonablemente inferir un vínculo entre los signos objeto de análisis y asumir que se trata de una nueva línea o una oferta especializada de la misma casa editorial. 121. Por lo anterior, se colige que en el caso sub lite se reúnen los cuatro requisitos previstos en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, motivo por el que este cargo no está llamado a prosperar.

Del cargo de violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011 122. La Sala encuentra que no se vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011, ya que los actos administrativos acusados se expidieron con motivación suficiente y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 y el 7 de la Convención de Washington de 1929. 123.

Aunado a lo anterior, la Sala destaca que los planteamientos que la parte demandante alega como omitidos en la Resolución núm. 86677 de 19 de diciembre 47 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 de 2017, se dirigen a desvirtuar el conocimiento previo que se le endilgaba sobre la marca opositora; no obstante, el reparo formulado no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, como se analizó en el acápite precedente, esta Sala encontró debidamente acreditado el conocimiento que tenía la sociedad solicitante sobre la existencia y uso de la marca “PROSPERITY”, registrada en Estados Unidos de América. 124.

Bajo esas glosas, la invocación del derecho preferente, que sirvió de sustento a una solicitud de registro tramitada en una actuación administrativa distinta, así como la naturaleza privada de la distribución de la revista “PROSPERITY”, realizada mediante un sistema de membresías, no constituyen razonamientos idóneos para enervar el conocimiento que la sociedad Jafer Limited adquirió sobre la existencia y uso de la marca opositora en actuaciones administrativas previas. 125.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. Condena en costas 126. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201280, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA: 80 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 48 Número único de radicación: 110010324000 2018 00099 00 PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.