Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000201400646-00 Demandante: Essilor International (Compagnie Generale D Optique) Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Carl Zeiss Visión Colombia Ltda. Temas: Análisis de identidad o similitud de productos comprendidos en una misma Clase.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Essilor International contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 4521 de 12 de febrero de 2013 y 29727 de 30 de abril de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Essilor International, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las Resolución núm. 4521 de 12 de febrero de 2013, “[p]or la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de 1 Cfr. Folios 204 y 205.

La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Fls. 1 a 81 del cuaderno núm. 1. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 2 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 29727 de 30 de abril de 2014, “[p]or la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto SYNCHRONEYES para identificar productos en las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] I. PRETENSIONES 1. Que se declare nula la Resolución número 4521 expedida el 2 (sic) de Diciembre (sic) de 2013 por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca SYNCHRONEYES (Mixta) en las clases 9 y 44, a nombre de la sociedad ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE O'OPTIQUE). 2.

Que se declare nula la Resolución número 29727 expedida el 30 de Abril de 2014 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución número 4521 expedida el 2 (sic) de Diciembre (sic) de 2013 y declaró agotada la vía gubernativa. 3.

Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Mixta SYNCHRONEYES (Mixta) en las clases 9 y 44 de la clasificación Internacional Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el expediente 12-126188. 4.

Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 5, Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 6.

Que se condene en costas a la entidad demandada […]”. 4 Ibidem. 3 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

La parte demandante solicitó el registro como marca del sigo mixto SYNCHRONEYES, para identificar productos en las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud se tramitó dentro del expediente núm. 12-126188. 4.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 4521 de 12 de febrero de 2013, “[p]or la cual se niega un registro”, mediante la cual resolvió, por un lado, “[…] [n]egar el registro de la marca SYNCHRONEYES (MIXTA) […] para distinguir […] productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza […]” y “servicios comprendidos en la clase 44 de la clasificación Internacional de Niza […]”, solicitada por Essilor International. 4.3.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 4521 de 12 de febrero de 2013. 4.4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 29727 de 30 de abril de 2014, “[p]or la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante la cual resolvió “[…] confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 4521 de 12 de febrero de 2013 […]”.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 135, literal “b”; y 136, literales “a” de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así5: 5 Ibidem. 4 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Violación del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

La parte demandada explicó en los actos acusados que estaba probada la similitud e identidad de los signos, así como la estrecha identidad de los productos y servicios que se pretendía identificar. Al respecto, explicó, por un lado, que la finalidad de la solicitud no es el registro de la expresión SYNCHRON individualmente considerada sino sobre la expresión completa SYNCHRONEYES.

Por el otro, que una revisión de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio permite concluir que coexisten en el mercado nueve registros que integran la partícula SYNCHRON, las cuales fueron todas concedidas y, por último, que, en tanto las marcas registradas coexisten con entre sí, el signo solicitado puede convivir igualmente, sin que se genere ningún tipo de confusión. 6.2.

La parte demandada no tuvo en cuenta que el signo solicitado era mixto y que se trataba de un supuesto relevante para efectos de realizar la correspondiente comparación marcaria, en tanto esta debe ser en conjunto y no parcial, como ocurrió; y que el signo solicitado posee un diseño determinado y completamente diferente al de la marca previamente registrada que fundamentó la negación. 6.3.

SYNCHRONY es una marca débil en la medida en que está presente en otros registros marcarios y, por ende, ningún titular de expresiones de uso común y general podían oponerse a solicitudes que utilicen la expresión. 6.4. Propone un análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, dando relevancia a la parte gráfica del signo e indicando que, desde una perspectiva ortográfica, gramatical, fonética y conceptual, el signo solicitado y la marca previamente registrada generan impresiones distintivas. 6.5.

Consecuencialmente afirmó que aun cuando el registro del signo pretende cobijar los mismos productos y servicios que la marca previamente registrada, en las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no constituye ningún obstáculo porque no se encuentra probado el riesgo de confusión o asociación y, en todo caso, se trata de productos que requieren de asesoría y prescripción médica, por lo que el consumidor pondrá mayor atención al momento de la elección, evitando confusiones. 5 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6.

Por último, explicó que la parte demandante es titular de las marcas SYNCHRONEYES en las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza en diversos países y solicita que ello sea “[…] tenido en cuenta como prueba indiciaria de la distintividad de su marca […]”. Violación del literal “b” del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.7.

Explicó que el signo solicitado es distintivo porque tiene la aptitud para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y porque en virtud de la diferencia entre el signo solicitado y la marca previamente registrada tiene la aptitud para diferenciar productos y servicios. 6.8. La parte demandada negó el registro de un signo que sí es distintivo, en contravía del literal “b” del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada6 contestó la demanda, se pronunció en relación con los hechos planteados en la misma, indicando que era cierta la expedición de las resoluciones, entre ellas las acusadas, y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en que carecen de apoyo jurídico y por consiguiente sustento legal.

Legalidad de los actos administrativos acusados 7.1. La parte demandada no incurrió en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, invocadas por la parte demandante; y, por el contrario, la decisión se adoptó por autoridad competente, se fundamentó en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable al caso.

El acto fue debidamente motivado y ajustado a las disposiciones normativas en temas marcarios y, por lo tanto, no debe ser anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 98 a 117 del cuaderno núm. 1. 6 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2.

Agregó que, el demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, razón por la cual los cargos de violación a las normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar. Inexistencia de violación al literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.3. Explicó que el signo solicitado no solamente es similar a la marca previamente registrada, sino que además existe una conexión competitiva entre los productos y servicios distinguidos en el mercado, lo que, con base en la norma citada y, además, de la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se genera un riesgo de confusión para el consumidor que impide el registro del signo solicitado. 7.4.

En especial, luego de explicar el cotejo que fundamentó el acto administrativo, indicó: i) que resultaba determinante el elemento nominativo y no el gráfico; ii) que el signo solicitado reproducía en su totalidad el elemento nominativo de mayor impacto de la marca previamente registrada, a saber su raíz; iii) que es notoria la similitud fonética en tanto el elemento SYNCHRON es el que mayor impacto genera en la mente del consumidor; iv) que si bien el signo solicitado es de fantasía, mientras que la marca previamente registrada ostenta un concepto o significado en otro idioma, el consumidor capta las marcas en el mercado por la raíz, la cual se reproduce en su totalidad, máxime si el complemento del signo es la expresión EYES que significa ojos y se relaciona directamente con los productos y servicios de las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y es una partícula de uso común que debe ser excluida; y v) las semejanzas entre el signo y la marca son significativas, lo que constituye un supuesto determinante conforme los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 7.5.

Adicionalmente, que está probada la conexidad competitiva no solamente porque el signo solicitado pretendía distinguir productos y servicios de las mismas clases que distingue la marca previamente registrada, sino porque existe identidad adicional entre los productos y servicios individualmente considerados. Productos y servicios que son de uso común, dada la frecuencia de problemas visuales y que también identifica accesorios de protección como las gafas de sol o lentes oscuros. 7 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que esta última es una cuestión relevante, teniendo en cuenta que los registros que el demandante invocó como coexistentes se encuentran registrados para clases distintas y, por lo tanto, distinguen productos o servicios diferentes en el mercado que no permiten afirmar la existencia de una conexión competitiva o no son idénticas o similares entre sí. Inexistencia de violación al literal “b” del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.6.

La parte demandante olvida la doble concepción de la distintividad y, más específicamente, la distintividad extrínseca que se debe predicar del signo para que este pueda ser registrado como marca, la cual hace referencia a su no confundibilidad con otros signos. 7.7. En ese orden, que conforme se explicó al abordar la inexistencia de violación del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón de la previamente analizada similitud, el signo solicitado no tiene la capacidad de distinguirse de la marca previamente registrada SYNCHRONY.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso 8. Carl Zeiss Visión Colombia Ltda. guardó silencio. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de mayo de 20157, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000, aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 45-IP-2016 de 15 de septiembre de 20168, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de la norma solicitada únicamente del Artícuo 136 7 Cfr. Folios 162 y 163 del cuaderno núm. 1. 8 Cfr. Folios 45 a 59 del documento electrónico denominado “2ED - Cuaderno 2-Cuaderno2folio202al393.pdf”. 8 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co literal a) por tratarse de un caso de irregistrabilidad por similitud de un signo y no por carencia de distintividad directa del signo. 2.

De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486 para analizar el tema de las palabras de uso común […]”. 10.1. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Audiencia Inicial, reanudación del proceso y audiencia de pruebas 11. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 26 de abril de 20199 resolvió sobre la reanudación del trámite procesal y la convocatoria y fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 6 de mayo de 201910 se dispuso sobre el saneamiento del proceso; la decisión de excepciones previas a las que se refiere el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437; se fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y se declaró saneado el proceso hasta ese momento procesal.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de enero de 202511: i) declaró saneado el proceso hasta ese momento procesal y, en consecuencia, se declaró precluida la segunda etapa; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) corrió traslado a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar; y iv) le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 12.1.

La parte demandada12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en relación con la legalidad de los actos acusados. Explicó adicionalmente, por un lado, que el procedimiento administrativo aplicado en este caso se realizó de manera rigurosa y respetando las disposiciones normativas vigentes; y, por el otro, que la presunción de legalidad garantiza la estabilidad de la función administrativa y permite que las decisiones de las 9 Cfr. Fls. 227 y 228 del cuaderno núm. 2. 10 Cfr. Folios 236 a 250 del cuaderno núm. 2. 11 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 83 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autoridades tengan un impacto real y vinculante, a lo cual agregó que, en este caso, la parte demandante no ha logrado desvirtuar dicha presunción, por lo que las resoluciones deben ser confirmadas en su totalidad. 12.2.

La parte demandante y el tercero con interés guardaron silencio. Concepto del Ministerio Publico 13. El Ministerio Público13 rindió concepto en el que indicó que, en este caso: i) “[…] no es posible acceder a las pretensiones de la demanda […]” y posteriormente señaló que, en consecuencia, “[…] los actos administrativos atacados, esto es, la resolución 34521 del 2 de diciembre de 2013, por medio de la cual se negó el registro de la marca SYNCHRONEYES, a favor de la sociedad ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), y la resolución 29727 del 30 de abril de 2014, por medio de la cual se confirmó la decisión anterior, en las Clases 9 y 44, de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de declararse nulas […]”.

En especial, señaló: 13.1. Estima que a nivel ortográfico la similitud de palabras es nula, pues a pesar de que ambas comparten en su denominación principal letras idénticas, el signo solicitado a registro cuenta con letras distintas adicionales, en un diseño exclusivo que le otorga distintividad frente a las otras existentes en el mercado. 13.2.

En relación con la similitud fonética consideró que el sonido que emiten el signo solicitado y la marca previamente registrada son distintos en tanto uno tiene una “e” final, lo que cambia la pronunciación de la última sílaba. E ese orden, explicó que el signo solicitado termina con un sonido más cercano a “yez”, mientras que en "SYNCHRONY" termina con un sonido más suave “nee”. 13.3.

En relación con la comparación ideológica explicó que el signo solicitado “[…] está dirigid[o] a consumidores especializados, pues solo una persona que tenga requerimiento de visión muy específicos tratará de adquirir los productos y servicios de la marca solicitada […]”. Agregó que “[…] la marca de titularidad del demandante pretende identificar “lentes para gafas, incluyendo lentes orgánicos, 13 Cfr., Índice 82 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lentes minerales; lentes correctivos; lentes progresivos, gafas de sol, lentes polarizados, lentes oscuros, entre otros”, contando con características particulares de diseño, información, imagen, medios de publicidad diferentes, dirigiéndose a un tipo de consumidor especializado el cual sabrá que no se trata de la misma empresa, aun cuando estas marcas en conflicto estén incursas en la misma Clase […]”. 13.4.

En relación con la comparación gráfica explicó el signo solicitad y la marca previamente registrada contienen elementos que hacen que sean diferentes e identificables fácilmente por el consumidor especializado. 13.5. En relación con la conectividad entre productos, explicó: i) en relación con la sustituibilidad “[…] que a pesar de que los productos y/o servicios que ambas empresas ofrecen sean similares, esto no genera confusión en el consumidor quien, puede diferenciar una marca de la otra gracias a que la nomenclatura de las mismas son diferentes […]”; ii) que no es aplicable el criterio de complementariedad de los productos porque “[…] las marcas comparadas distinguen en realidad productos de Clase Internacional relacionados […]”; iii) sobre la posibilidad de que en la mente del consumidor se considere un origen empresarial común, explicó que “[…] se demuestra la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas marcas ofrecen servicios similares, los mismos no son fácilmente asociables, la composición “SYNCHRONY” ha sido considerada por la Doctrina como un término evocativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales le otorga distintividad frente a otros signos […]” y que, en todo caso, “[…] se demuestra la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas marcas ofrecen servicios similares, los mismos no son fácilmente asociables, la composición “SYNCHRONY” ha sido considerada por la Doctrina como un término evocativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales le otorga distintividad frente a otros signos […]”. 13.6.

Concluyó indicando que “[…] a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto […] posee vocación de prosperidad, lo que obliga a que las súplicas de la demanda deban ser acogidas favorablemente […]” 11 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 45-IP-2016 proferida el 15 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre régimen probatorio; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Vistos el artículo 149 numeral 8º.14 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 1315 del Acuerdo núm. 8016 de 12 de marzo de 201917, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 17.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 14 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 15 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 16 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 17 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 12 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.1.

La Resolución núm. 4521 de 12 de febrero de 201318 expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió, por un lado “[…] Negar el registro de la marca SYNCHRONEYES (MIXTA) tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “Lentes para gafas, incluyendo lentes orgánicos, lentes minerales; lentes correctivos; lentes, progresivos, gafas de sol, lentes polarizados, lentes oscuros, lentes de colores, lentes fotosensibles, lentes fotocromados, lentes tratados, lentes revestidos, lentes anti*reflejo, lentes semiterminados; espacios en blanco de lente para gafas, espacios en blanco semiacabados de lente para gafas; lentes de contacto; lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes de gafas; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes de gafas; anteojos; marcos para anteojos.”, productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza., solicitada por la sociedad ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) […]”; y, por el otro, “[…] Negar el registro de la marca SYNCHRONEYES (MIXTA) tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “Servicios de optómetras; información y asesoría en el campo de la óptica.”, servicios comprendidos en la clase 44 de la clasificación Internacional de Niza., solicitada por la sociedad ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) […]”. 17.2.

La Resolución núm. 29727 de 30 de abril de 201419 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 4521 de 12 de febrero de 2013. El problema jurídico 18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma presentada por la parte demandada, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1.

Si las resoluciones núms. 4521 de 12 de febrero de 2013 y 29727 de 30 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto SYNCHRONEYES, para 18 [p]or la cual se niega un registro”. 19 “[p]or la cual se resuelve un recurso de apelación”. 13 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar “lentes para gafas, incluyendo lentes orgánicos, lentes minerales; lentes correctivos; lentes, progresivos, gafas de sol, lentes polarizados, lentes oscuros, lentes de colores, lentes fotosensibles, lentes fotocromados, lentes tratados, lentes revestidos, lentes antirreflejo, lentes semiterminados; espacios en blanco de lente para gafas, espacios en blanco semiacabados de lente para gafas; lentes de contacto; lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes oftálmicos; recubrimientos para lentes de gafas; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes de gafas; anteojos; marcos para anteojos”; productos de la Clase 9; y “servicios de optómetras, información y asesoría en el campo de la óptica”, servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera o no el artículo 136, literal “a”, de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho. 18.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de asociación o de confusión entre el signo mixto solicitado SYNCHRONEYES, para identificar productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza; y la marca nominativa SYNCHRONY, registrada para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Carl Zeiss Visión Colombia Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 18.3.

Se precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 45-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 en la que interpretó el artículo 136, literal “a”, de la Decisión 486 y, de oficio, el artículo 135, literal “g”, ibidem. 18.4. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación Prejudicial 45-IP-2016, explicó que no realizaría la interpretación del literal “b” del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 porque el caso sub examine, se trataba de “[…] un caso de irregistrabilidad por similitud de un signo […]” y no de irregistrabilidad por carencia de distintividad.

En ese orden de ideas, no se analizará si los actos acusados vulneraron o no el literal “b” del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 19. Con fundamento en lo anterior, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados, expedidos por la parte demandada. 14 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 15 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 16 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 45-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso25: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1 Como en el proceso interno se discute si los signos SYNCHRONEYES (mixto) es confundible con la marca registrada SYNCHRONY (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: […] 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 25 Cfr. Folios 184 a 199 del cuaderno núm. 1. 17 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. […] 2.Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo solicitado SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa), es necesario que se analice los parámetros de comparación. 2.2 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. […] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 18 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Signos en idioma extranjero 3.1. Afirma la compañía actora que la expresión SYNCHRONY significa “sincronía” por lo que no es susceptible de confundirse con el signo solicitado SYNCHRONEYES (mixta), en razón de lo cual se analizará este tema. 3.2.

Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca. 3.3.

Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.

En el presente caso se deberá determinar si la expresión SYNCHRONY es conocida por los consumidores y adicionalmente deberá compararse la pronunciación de ambos signos en conflicto para verificar si en efecto hay confusión para el público consumidor. 4.Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común 19 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Como la SIC argumentó en el proceso interno que la palabra EYE es de uso común respecto de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal. […] 4.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra EYE es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, como en el presente caso en particular para la Clase 44 y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente la previsión del punto 4.5. 5.

Conexión competitiva entre productos de la clase 9 y servicios de la clase 44 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado SYNCHROEYES (mixto) ampara servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y de oficio la SIC denegó su registro por la existencia previa de la marca SYNCHRONY (denominativa) que ampara productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 5.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 10) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios […] c) EI grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 5.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. 20 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29. Visto el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 30.

Visto el literal “b” del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo sobre régimen probatorio 31. Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de julio de 201226, en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo 212 ibidem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 32.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y 26 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 21 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 33.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Asimismo, el artículo 176 ibidem, dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 34. De conformidad con los marcos normativos y criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas relevantes decretadas y aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados. 36.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO 22 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Solicitante: Essilor International (Compagnie Generale D´Optique) Clase 9: “LENTES PARA GAFAS, INCLUYENDO LENTES ORGÁNICOS, LENTES MINERALES;

LENTES CORRECTIVOS; LENTES, PROGRESIVOS, GAFAS DE SOL, LENTES POLARIZADOS, LENTES OSCUROS, LENTES DE COLORES, LENTES FOTOSENSIBLES, LENTES FOTOCROMADOS, LENTES TRATADOS, LENTES REVESTIDOS, LENTES ANTI*REFLEJO, LENTES 9 ISEMITERMINADOS; ESPACIOS EN BLANCO DE LENTE PARA GAFAS, ESPACIOS EN BLANCO SEMIACABADOS DE LENTE PARA GAFAS; LENTES DE CONTACTO;

LENTES OFTÁLMICOS; RECUBRIMIENTOS PARA LENTES OFTÁLMICOS; RECUBRIMIENTOS PARA LENTES DE GAFAS; ESTUCHES PARA LENTES OFTÁLMICOS; ESTUCHES PARA LENTES DE GAFAS; ANTEOJOS; MARCOS PARA ANTEOJOS”. Clase 44: “SERVICIOS DE OPTÓMETRAS; INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN EL CAMPO DE LA ÓPTICA”. MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA SYNCHRONY28 Titular: Carl Zeiss Visión Colombia Ltda. Certificado núm. 450007 Clase 9: “LENTES, LENTES DE CONTACTO, LENTES PARA ANTEOJOS;

ARTÍCULOS, OBJETOS Y ACCESORIOS PARA ÓPTICA; ARTÍCULOS ÓPTICOS, OFTALMOLÓGICOS; ARTÍCULOS ÓPTICOS, OFTALMOLÓGICOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS CON LA OPTOMETRÍA, OFTALMOLOGÍA Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA VISIÓN”. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 27 Cfr. Fl. 128 del cuaderno núm. 1.

Mixta. 28 Cfr. Folio 10. Antecedentes administrativos expediente 12-126188. Nominativa. 23 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 38.

Esta Sección29, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”30. 39.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”31. 40.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”32. 29 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 32 Ibidem. 24 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto SYNCHRONEYES solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 42.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre, por un lado, el signo mixto solicitado y una marca nominativa previamente registrada, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas y nominativas, a saber: 42.1.

Por un lado, en la Interpretación Prejudicial 45-IP-2016, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó lo siguiente: “[…] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. […] 2.Comparación entre signos mixtos y denominativos 25 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo solicitado SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa), es necesario que se analice los parámetros de comparación. 10.H. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. […] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (10) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SYNCHRONEYES (mixto) y la marca registrada SYNCHRONY (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor […]”. 42.2. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado sobre los criterios de comparación, lo siguiente: 26 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. 10.H. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir, y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: 10) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. 27 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. […] Comparación entre signos mixtos 2.5.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […] 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto […]”33. 43. En el caso, sub examine, de conformidad con los artículos 167 y 176 de la Ley 1564; y atendiendo a que: i) el análisis de identidad se debe realizar entre el signo 33 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 28 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixto SYNCHRONEYES y, entre otras, la marca nominativa previamente registrada SYNCHRONY, identificada con certificado núm. 450007; ii) la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han considerado que, por regla general, salvo prueba en contrario, el elemento denominativo de una marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual, por definición, es pronunciable; y en atención al grado de recordación que generan las palabras en la mente del consumidor; y iii) que no se encuentra probado, en este caso concreto, que el elemento gráfico o figurativo del signo mixto solicitado, por su tamaño, color y ubicación, evoquen conceptos o generen un mayor impacto de recordación que el elemento denominativo, la Sala, para efectos de realizar el correspondiente análisis, procederá, en aplicación de los criterios jurisprudenciales e interpretativos anteriormente indicados, a realizar el cotejo marcario. 44.

Asimismo, la Sala considera, en primer orden, que no se encuentra probado que la expresión SYNCHRONY sea de uso común y débil, con fundamento en que la expresión es utilizada en otros registros marcarios que contienen la partícula SYNCHRON. En efecto, una vez revisado el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada34 respecto de las marcas que contienen dicha expresión, se encontró que en las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, la existencia de 3 registros en la Clase 9, uno de ellos correspondiente a la marca previamente registrada objeto del caso concreto y dos de ellos que corresponden a la misma marca: MINDFUL SYNCHRONY, esta última que identifica productos diversos35 a los que son objeto del caso concreto. 34 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que negaron el registro como marca del signo, referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 35 La marca MINDFUL SYNCHRONY con certificado núm. 629624 identifica en la Clase 9, “[…] [a]plicación de software para dispositivos móviles para exposición de experiencias, ideas y prácticas de motivación entre usuarios; aplicación de teléfono móvil con fines de meditación; aplicación de software para dispositivos móviles para la enseñanza de principios de bienestar; archivos de audio que incluyen terapia de sonido y meditación; podcasts descargables relacionados con la terapia de sonido y la meditación; medios digitales con información sobre salud emocional y mental […]”.

Y, en la Clase 41, “[…] [s]ervicios de meditación y reflexión de ideas, experiencias y prácticas a través de mentores; Servicios de diseño de programas de reflexiones y meditación; suministro de programas de meditación, bienestar y salud mental y emocional; servicios de coaching en el campo del coaching narrativo; desarrollo de programas sobre el manejo de estrés, la salud, el bienestar, la conexión mente-cuerpo, la meditación, el entrenamiento mental, espiritualidad, inspiración, autoayuda, motivación y el bienestar; promoción de la exploración del bienestar, las técnicas de estilo de vida y de la comunicación interpersonal […]”. 29 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.

En segundo orden, en relación con el signo solicitado, se debe resaltar que las expresiones “EYE” y “EYES” son de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, se encuentran marcas que contienen y contenían dichas expresiones, algunas de ellas vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados36: Marca Titular Certificado Clase AOC EYES VALUE TOP VICTORY ELECTRONICS (TAIWAN) CO.

LTD. 277513 9 TAIRON EYES YEISON HESTID RAMIREZ GOMEZ 350581 9 GMO LOVE YOUR EYES OPTICAS GMO CHILE S.A. 475503 9 SWATCH THE EYES Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) 550332 9 E-EYES SUNTIGER, INC. 565660 9 REYKJAVIK EYES Daniel Matthew Thorn James Gary Conway 587185 9 SUNTIGER BY EAGLE EYES SUNTIGER, INC. 654320 9 DUSTY EYES Hu Jianping 693731 9 EYES ON THE PLANET LUXOTTICA GROUP S.p.A. 757598 9 Marca Titular Certificado Clase EYE-MED PROVILENS E.U. 283372 9 THERMAL-EYE RAYMARINE HOLDINGS LIMITED 286679 9 EYE Q J.H. FENNER [&] CO.

LIMITED 338549 9 TECNOLOGIA EYE- POINT SHAMIR OPTICAL INDUSTRY LTD. 351501 9 36 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que negaron el registro como marca del signo, referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 30 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 DIMENSIONS OF EYE HEALTH JOHNSON & JOHNSON 420537 9 EYE WILL ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 431911 9 X-TIME EYE WEAR OPTICA COLOMBIANA SAS 446001 9 10 E-SPF EYE-SUN PROTECTION FACTOR Essilor International 560356 9 EYE CARE, WE CARE MORE GrandVision Group Holding B.V. 563746 9 EYE JACKET OAKLEY, INC. 198004 9 eye protect SYSTEM ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) 572490 9 INSAFE EYE PROTECTION GLOBAL SAFETY SUPPLIES SAS 588291 9 LUZE VISION CARE & EYE WEAR ORGANIZACIÓN SANTA LUCIA S.A. 579272 9 45.1.

En ese orden de ideas, el cotejo se realizará siguiendo los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial para el caso concreto, a saber la 45-IP-2016; y, en especial: i) que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual; ii) que en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; iii) el análisis comparativo deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias, porque es “[…] en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación […]”; y iv) que “[…] [a]l efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación […]” y que, conforme con las reglas y “máximas” de la experiencia, “[…] al consumidor medio se le presume normalmente informado, 31 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos […]”. 46.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el signo solicitado está compuesto por una sola palabra y que al final se utiliza la partícula “eyes” no como una expresión aislada del signo sino como sufijo integrante del mismo, la Sala procederá a realizar el cotejo marcario sin descomponer los elementos que conforman el conjunto; pero, se reitera, con especial énfasis en la aplicación de los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina anteriormente indicados, en especial, en torno al énfasis sobre las semejanzas y no las diferencias.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación Ortográfica 47. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 48.

La comparación ortográfica del signo y las marcas confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO S Y N C H R O N E Y E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS S Y N C H R O N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49. La Sala advierte que el signo mixto solicitado SYNCHRONEYES y la marca previamente registrada SYNCHRONY están compuestas cada una por una única expresión o palabra y que el signo solicitado ostenta 12 letras, mientras que la marca previamente registrada ostenta 9 letras. 32 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO SOLICITADO S Y N C H R O N E Y E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA S Y N C H R O N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50.

Asimismo, se observa que el signo solicitado ostenta 12 letras, compuesta por 9 consonantes y 3 vocales; mientras que la marca previamente registrada se compone de 9 letras, de las cuales 8 son consonantes y 1 vocal. 51. Por un lado, en relación con la ubicación de las consonantes en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, se observa que el signo solicitado reproduce en su totalidad la secuencia de consonantes de la marca previamente registrada, así como la ubicación de las mismas en el conjunto y en las ubicaciones, agregando al final una “S”.

El signo sigue el siguiente patrón S-Y-N-C-H-R-N-Y-S, mientras que la marca previamente registrada se sigue S-Y-N-C-H-R-N-Y, todo lo cual se evidencia en el siguiente esquema: LAS CONSINANTES DEL SIGNO SOLICITADO S Y N C H R N Y S 1 2 3 4 5 6 8 10 12 LAS CONSONANTES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA S Y N C H R N Y 1 2 3 4 5 6 8 9 52.

Por el otro, en relación con la ubicación de las vocales en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, se evidencia que comparten la ubicación de la vocal “o” en la séptima letra y que el signo solicitado agrega adicionalmente dos vocales en las ubicaciones novena y décima, como se expone a continuación: LAS VOCALES DEL SIGNO SOLICITADO O E E 7 9 11 LAS VOCALES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA O 7 33 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que se encuentra probada la similitud ortográfica entre el signo solicitado SYNCHRONEYES y la marca previamente registrada SYNCHRONY, en tanto: i) el signo solicitado se compone de una palabra o expresión, al igual que la marca previamente registrada; ii) el signo solicitado reproduce la secuencia de consonantes y la ubicación de las mismas en el conjunto, propias de la marca previamente registrada; y iv) el signo solicitado reproduce la ubicación exacta de la única vocal de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 54. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 55.

Por un lado, el análisis sucesivo entre el signo solicitado SYNCHRONEYES y la marca previamente registrada SYNCHRONY es el siguiente: SYNCHRONEYES – SYNCHRONY – SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - SYNCHRONEYES - SYNCHRONY - 56.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación del signo solicitado y de la marca previamente registrada resulta ser similar porque la consecuencia de la reproducción de la estructura ortográfica de la marca previamente registrada genera una similitud fonética en el signo solicitado, dado que los elementos adicionales que incluye el signo no generan mayor impacto, dada su ubicación. 57.

En efecto, el signo solicitado reproduce en su totalidad el prefijo y la raíz de la marca previamente registrada, a saber, “SYNCHRON”; e incluye la terminación “EYES” que, como se explicó anteriormente, es débil y común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se debe resaltar que en este caso es la raíz del signo y de la marca y no su sufijo los que generan mayor recordación e impacto en la mente del consumidor y que, en ese orden de ideas, el signo solicitado, al reproducir la expresión fonética “SYNCHRO” de la marca previamente 34 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada, genera una asociación fonética entre una y otra que refuerza la existencia de similitud. 58.

En todo caso, en aplicación de la interpretación prejudicial y de las reglas de comparación y teniendo en cuenta que el “[…] consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos […]”, la Sala considera que el consumidor evidenciaría que el signo solicitado y la marca previamente registrada no se encuentran descritas en idioma español y, adicionalmente, al pronunciarlos, cada una de las palabras se estructuraría a partir de 3 sonidos: i) el signo, sería SYN – CHRO - NEYES; y ii) la marca, sería SYN – CHRO – NY. 59.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra probada la similitud fonética entre el signo solicitado SYNCHRONEYES y la marca previamente registrada SYNCHRONY. Comparación Ideológica 60. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”37, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 61.

La Sala, tomando en conjunto el signo solicitado SYNCHRONEYES y la marca previamente registrada SYNCHRONY, y teniendo en consideración que no se encuentra probado que el “consumidor medio” conozca el significado en otro idioma de las expresiones “synchrony” y “synchroneyes”, considera que se trata de expresiones que son de fantasía al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano. 62.

Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 35 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”38. (Destacado fuera del texto) 63. Así, la Sala considera que, al ser de fantasía tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada, pues están compuestos por expresiones que no son de conocimiento generalizado en español para el consumidor medio, no es posible compararlos desde este criterio. 64.

En suma, la Sala considera que se encuentran probadas las semejanzas fonéticas y ortográficas entre el signo solicitado SYNCHRONEYES y la marca previamente registrada SYNCHRONY, comoquiera que el signo reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, sin que la expresión “EYES” que se incluye al final constituya un elemento que dote al signo con suficiente distintividad porque, se reitera, se trata de una expresión de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se cumple el primer supuesto de la causal del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas. 65.

En suma, la Sala recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione39 y que, en este caso, 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016. Marca: Feria Internacional del Libro. 36 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por un lado, se encuentra probado el riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, razón por la cual se procederá al análisis del segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca 66. Del contenido de literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 67.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 68.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201840, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 69.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 37 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución 38 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”41 70.

En el caso sub examine, el el signo SYNCHRONEYES fue solicitado por la parte demandante para distinguir los siguientes productos de las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza: 70.1. En la Clase 9, “[…] “LENTES PARA GAFAS, INCLUYENDO LENTES ORGÁNICOS, LENTES MINERALES; LENTES CORRECTIVOS; LENTES, PROGRESIVOS, GAFAS DE SOL, LENTES POLARIZADOS, LENTES OSCUROS, LENTES DE COLORES, LENTES FOTOSENSIBLES, LENTES FOTOCROMADOS, LENTES TRATADOS, LENTES REVESTIDOS, LENTES ANTI*REFLEJO, LENTES 9 ISEMITERMINADOS;

ESPACIOS EN BLANCO DE LENTE PARA GAFAS, ESPACIOS EN BLANCO SEMIACABADOS DE LENTE PARA GAFAS; LENTES DE CONTACTO; LENTES OFTÁLMICOS; RECUBRIMIENTOS PARA LENTES OFTÁLMICOS; RECUBRIMIENTOS PARA LENTES DE GAFAS; ESTUCHES PARA LENTES OFTÁLMICOS; ESTUCHES PARA LENTES DE GAFAS; ANTEOJOS; MARCOS PARA ANTEOJOS […]”; y 70.2. En la Clase 44, “SERVICIOS DE OPTÓMETRAS;

INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN EL CAMPO DE LA ÓPTICA” (Destacado fuera de texto). 71. Por su parte, la marca previamente registrada SYNCHRONY y cuyo titular es Carl Zeiss Visión Colombia Ltda., en su condición de tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes productos de las Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza “[…] LENTES, LENTES DE CONTACTO, LENTES PARA ANTEOJOS;

ARTÍCULOS, OBJETOS Y ACCESORIOS PARA ÓPTICA; ARTÍCULOS ÓPTICOS, OFTALMOLÓGICOS; ARTÍCULOS ÓPTICOS, OFTALMOLÓGICOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS CON LA OPTOMETRÍA, OFTALMOLOGÍA Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA VISIÓN […]” (Destacado fuera de texto). 72. Por lo anteriormente expuesto, y al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que se presenta una conexión competitiva en la medida en que el signo solicitado se pretende para identificar productos en las clases 9 y 44 de la 41 Cfr. Folios 201 a 204 39 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, y que la marca previamente registrada identifica productos en la Clase 9 ibidem. 73.

Al respecto, la Sala, en primer orden, que conforme se explicó anteriormente, el criterio relativo a la pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza es insuficiente porque la conexidad se debe estudiar a partir de los criterios de sustitución, intercambiabilidad, complementariedad y riesgo de asociación, con independencia de la clase. 74.

En ese orden, teniendo en cuenta los productos y servicios que pretende identificar el signo SYNCHRONEYES, la Sala precisa que, en el caso sub examine, se generan riesgos en torno al grado de intercambiabilidad no solo porque el signo solicitado SYNCHRONEYES pretende identificar productos similares a los que identifica la marca previamente registrada, sino también porque se trata de productos que se pueden intercambiar entre sí, como ocurre con los “lentes”, las “gafas” y, en especial, los “lentes de contacto”. 74.1.

Adicional a lo anterior, la Sala evidencia una coincidencia casi total en los productos que identifica el signo solicitado y la marca previamente registrada, en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se orientan a identificar una amplia gama de lentes oftálmicos, lentes de contacto y, en general, productos ópticos; y es que, se reitera, por un lado, el signo solicitado SYNCHRONEYES busca identificar “[…] LENTES PARA GAFAS, INCLUYENDO LENTES ORGÁNICOS, LENTES MINERALES;

LENTES CORRECTIVOS; LENTES, PROGRESIVOS, GAFAS DE SOL, LENTES POLARIZADOS, LENTES OSCUROS, LENTES DE COLORES, LENTES FOTOSENSIBLES, LENTES FOTOCROMADOS, LENTES TRATADOS, LENTES REVESTIDOS, LENTES ANTI*REFLEJO, LENTES 9 ISEMITERMINADOS; ESPACIOS EN BLANCO DE LENTE PARA GAFAS, ESPACIOS EN BLANCO SEMIACABADOS DE LENTE PARA GAFAS;

LENTES DE CONTACTO; LENTES OFTÁLMICOS; RECUBRIMIENTOS PARA LENTES OFTÁLMICOS; RECUBRIMIENTOS PARA LENTES DE GAFAS; ESTUCHES PARA LENTES OFTÁLMICOS; ESTUCHES PARA LENTES DE GAFAS; ANTEOJOS; MARCOS PARA ANTEOJOS […]”; y, por el otro, la marca previamente registrada SYNCHRONY “[…] LENTES, LENTES DE CONTACTO, LENTES PARA ANTEOJOS; ARTÍCULOS, OBJETOS Y 40 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ACCESORIOS PARA ÓPTICA;

ARTÍCULOS ÓPTICOS, OFTALMOLÓGICOS; ARTÍCULOS ÓPTICOS, OFTALMOLÓGICOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS CON LA OPTOMETRÍA, OFTALMOLOGÍA Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA VISIÓN […]”. Adicionalmente, aunque el signo solicitado también busca identificar servicios en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que se trata de servicios estrechamente relacionados con los productos de la Clase 9 anteriormente indicada. 75.

Se generan riesgos en torno a la complementariedad de los productos o servicios en la medida en que, por un lado, la marca previamente registrada identifica “lentes”, “lentes de contacto”, “lentes para anteojos” y, en general, artículos ópticos y oftalmológicos y accesorios de optometría, de oftalmología y, en general la visión; y, por el otro, el signo solicitado pretende identificar recubrimientos para lentes oftálmicos; estuches para lentes de gafas, de anteojos y marcos para anteojos, los cuales se complementan con los “lentes” que identifica la marca previamente registrada. 75.1.

Asimismo, dado que el signo SYNCHRONEYES pretende identificar “SERVICIOS DE OPTÓMETRAS; INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN EL CAMPO DE LA ÓPTICA”, lo cierto es que se trata de servicios complementarios a los productos que identifica la marca SYNCHRONY en la medida en que, razonablemente, la prestación de estos servicios propios del campo de la óptica y la visión -oftalmología y optometría-, se complementan con productos identificados por la marca SYNCHRONY como lentes y lentes de contacto, por solo señalar algunos. 76.

Asimismo, es evidente en este caso el riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente. Es decir que, el consumidor, podría asumir como razonablemente que “[…] considerando la realidad del mercado […] los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario […]”42, lo que trasciende más allá de los productos de la Clase 9 e incluso, conforme a lo anterior, a los servicios de la Clase 44. 42 Cfr. Folio 204 41 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 77.

Es decir que, la Sala considera que el eventual registro como marca del signo mixto SYNCHRONEYES podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicho signo tienen un mismo origen empresarial que los de la marca previamente registrada SYNCHRONY, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 78.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 79. En este punto, es importante resaltar que tampoco es de recibo el argumento de coexistencia invocado por la parte demandante, en cuanto alegó que la marca previamente registrada SYNCHRONY, coexiste con nueve registros que integran la partícula SYNCHRON.

Ello porque, por un lado, se trata de marcas que identifican productos que pertenecen a clases diversas a las que fueron objeto de análisis en los actos acusados, por ejemplo, las clases 35, 39, 12, 8, 3 y 4 de la Clasificación Internacional de Niza43; y, por el otro, se trata de marcas que obtuvieron registros a partir de la expedición de actos administrativos que gozan de la presunción de legalidad y que no son objeto del proceso de la referencia. 80.

De esta forma, al encontrarse probada la conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado. 81.

En ese orden de ideas, atendiendo a que la parte demandante solicitó la nulidad de las resoluciones núms. 4521 de 12 de febrero de 2013 y 29727 de 30 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y, a título de restablecimiento del derecho, que se concediera el registro como marca del signo mixto SYNCHRONEYE y en atención a que, en este caso concreto, se probó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” 43 Solo una de las marcas invocadas, SYNCHRONIZING THE WORLD OF COMMERCE se registró para identificar productos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 42 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala negará las pretensiones de la demanda.

Conclusión 82. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto SYNCHRONEYES, solicitado por la parte demandante para identificar productos de las clases 9 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los requisitos de la causal en mención al presentarse una similitud ortográfica y fonética y una conexidad competitiva con la marca nominativa SYNCHRONY. 83.

En este orden de ideas, la Sala negarán las pretensiones de la demanda. Condena en costas 84. Visto el artículo 365, numeral 8, de la Ley 1564 de 12 de julio de 201244, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 44 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 43 Núm. único de radicación: 110010324000201400646-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.