CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. Tema: Registro como marcas del signo “CIRUELFORT” (nominativa), “CIRUELFORT FORTE”, “CIRUELFORT MAX FORTE” (mixtas) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 27772 de 31 de julio1, 34257 de 11 de septiembre de 20082, 23104 de 20 de abril de 20123, 20801 de 29 abril4, 36402 de 22 de julio5, 51553 de 6 de octubre de 20096, 62731 de 16 de noviembre de 20107 y 16158 de 22 de marzo de 20128, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. y se concedió el registro como marcas del signo nominativo “CIRUELFORT” y mixtos “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda9 1. La sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 1 Folios 4 a 8 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 2 Folios 9 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de reposición […]”. 3 Folios 15 a 19 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 4 Folios 20 a 24 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 5 Folios 25 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de reposición […]”. 6 Folios 30 a 35 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 7 Folios 36 a 37 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 8 Folios 38 a 39 C pp.
“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 9 Folios 44 a 63 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 3.1.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 27772 de 31 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-125941, por la cual se concedió el registro de la marca nominativa CIRUELFORT en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.2.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 34257 de 11 de Septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-125941, por la cual se confirmó en reposición la concesión del registro de la marca nominativa CIRUELFORT en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.3.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 23104 de 20 de Abril de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-125941, por la cual se confirmó en apelación la concesión del registro de la marca nominativa CIRUELFORT en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.4.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 20801 de 29 de Abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-047997, por la cual se concedió el registro de la marca mixta CIRUELFORT FORTE en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.5.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 36402 de 22 de Julio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-047997, por la cual se confirmó en reposición la concesión del registro de la marca mixta CIRUELFORT FORTE en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.6.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 51553 de 6 de Octubre de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-047997, por la cual se confirmó en apelación la concesión del registro de la marca mixta CIRUELFORT FORTE en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.7.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 62731 de 16 de Noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos (c) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-066166, por la cual se concedió el registro de la marca mixta CIRUELFORT MAX FORTE en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.8.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 16158 de 22 de Marzo de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 11-078777, 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concedió el registro de la marca mixta CIRUELFORT MAX FORTE en clase 5 internacional solicitada por la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. 3.9.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la CANCELACIÓN de los certificados de registro números 449770,389877, 412293, 446494, correspondientes a las marcas CIRUELFORT, CIRUELFORT FORTE, y – los dos últimos – CIRUELFOR MAX FORTE, respectivamente 3.10. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.11.
Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. 3.12. Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada […]”10 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda11 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. registró la marca nominativa “CIRUELAX”12, para identificar los productos de la clase 5ª13 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 4.
Sostuvo que el 28 de noviembre de 2007, el 13 de mayo de 2008, el 2 de junio de 2010 y el 23 de junio de 2011, la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. solicitó el registró del signo nominativo “CIRUELFORT” y mixtos “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” para distinguir productos de la clase 5ª14: Clase 5ª15 “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; suplementos dietarios, complementos y suplementos nutricionales; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; alimentos dietéticos para uso médico; laxantes, leche malteada para uso médico; medicamentos para la medicina humana; preparaciones a base de oligoelementos; medicamentos reconstituyentes, preparaciones vitamínicas […]”. 10 Folios 47 a 49 C pp. 11 Folios 49 a 51 C pp. 12 Certificado 200.491. 13 Versión 7. 14 Certificados 449.770, 389.877, 412.293 y 446.494.
Versión 8 y 9. 15 Versión 8. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 5ª16 “[…] productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; suplementos dietarios; preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales; productos digestivos para uso farmacéutico; medicamentos contra el estreñimiento; laxantes; preparaciones terapéuticas para la digestión; preparaciones de vitaminas […]”.
Clase 5ª17 “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”. 5.
Indicó que, frente a las anteriores solicitudes, la sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. presentó oposición, por cuanto eran similarmente confundibles con su marca. 6. Sostuvo que, a través de las Resoluciones 27772 de 31 de julio de 2008, 20801 de 29 abril de 2009, 62731 de 16 de noviembre de 2010 y 16158 de 22 de marzo de 2012, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada las oposiciones presentadas por la sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. y concedió el registro como marcas del signo nominativo “CIRUELFORT” y mixtos “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” para distinguir productos en la clase 5ª del mencionado nomenclátor, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y apelación. 7.
Mencionó que, mediante la Resolución 34257 de 11 de septiembre de 2008, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió revocar parcialmente el artículo 2° de la Resolución 27772, para aclarar que la marca nominativa a conceder era “CIRUELFORT” y no “CIRUELAFORT” y confirmó lo demás. Asimismo, mediante la Resolución 36402 de 22 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 20801 en el sentido de confirmar. 8.
Señaló que, mediante las Resoluciones 23104 de 20 de abril de 2012 y 51553 de 6 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió los recursos de apelación en el sentido de confirmar la citadas Resoluciones 34257 y 20801. 16 Versión 9. 17 Versión 9. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación18 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 9. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 10. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró las marcas nominativa “CIRUELFORT” y mixtas “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” a la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. sin considerar que las mismas eran similarmente confundibles con la marca nominativa “CIRUELAX” en la clase 5ª, de la sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11.
Explicó que la marca nominativa “CIRUELFORT” y mixtas “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” resultan ser similarmente confundibles, por lo que incurrió en actos de mala fe. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio19 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y no se incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13.
Sostuvo que las marcas confrontadas no presentan identidad, así como tampoco semejanza que pueda generar riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores medios, toda vez que pueden determinar el origen empresarial. 14. Precisó que las marcas comparten las iniciales “CIRUEL” que refiere a la fruta “ciruela” que es utilizada para productos farmacéuticos de la clase 5ª.
Agregó que las marcas cuestionadas “CIRUELFORT” tienen una mayor extensión y su terminación “FORT” es disímil a la de la demandante que es “X”. 18 Folios 52 a 57 C pp. 19 Folios 100 a 105 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Contestación de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. 20 15. La sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. contestó la demanda y propuso las excepciones que denominó “[…] no confundibilidad de los signos confrontados […], “[…] no intervención en vía gubernativa y no agotamiento de la vía gubernativa respecto de la Resolución 62731 del 16 de Noviembre de 2010 […] 16158 de 22 de Marzo de 2003 […]”, “[…] indebida acumulación de pretensiones […]”, “[…] prescripción de la acción […]”, “[…] cosa juzgada y buena fe […]” y “[…] falta de legitimación en la causa y falta de interés para demandar […]”. 16.
De la excepción de no confundibilidad aseguró que “[…] se sirva declarar por este despacho infundada las pretensiones de la demanda por las razones antes expuestas […]”. 17. Frente a la excepción que denominó no intervención en la vía gubernativa y falta de agotamiento de esta sobre las Resoluciones 62731 de 16 de noviembre de 2010 y 16158 de 22 de marzo de 2012, se limitó a señalar que “[…] se sirva declarar por este despacho infundadas las pretensiones de la demanda […]”. 18.
De la excepción por indebida acumulación de pretensiones afirmó que la demandante invocó la nulidad de actos administrativos que surgieron en trámites administrativos distintos y sobre los cuales no intervino en los procesos administrativos que terminaron con la expedición de las Resoluciones 62731 de 16 de noviembre de 2010 y 16158 de 22 de marzo de 2012. 19.
Sobre la excepción de prescripción se limitó en explicar “[…] la demanda se presentó por fuera de los términos indicados en las normas sustanciales internas y en las normas supranacionales […]”. 20. De la excepción de cosa juzgada y mala fe señaló que “[…] se sirva declarar por este despacho infundadas las pretensiones de la demanda por las razones antes expuestas […]”. 21.
Finalmente, frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, sostuvo que la demandante no utiliza la marca nominativa “CIRUELAX” sino la sociedad Laboratorios Garden House Colombia S.A. 22. Sobre los argumentos de la demanda, manifestó que las marcas confrontadas no son similarmente confundibles, toda vez que las expresiones sin fraccionarlas tienen distinto número de letras y un aspecto gráfico que las hacen diferentes. 20 Folios 78 a 99 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 23.
Agregó que la partícula “CIRUEL” evoca el concepto de la fruta ciruela, de manera que la marca de la parte demandante es débil y debe permitir la coexistencia de otras marcas que lleven la mencionada expresión. 24. Agregó que, mediante Resolución 2868 de 31 de mayo de 2012, la SIC desestimó las pretensiones relacionadas con la competencia desleal y mala fe por confusión de los productos confrontados en la presente demanda.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 25. La sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 1° de febrero de 2013, en contra de las Resoluciones 27772 de 31 de julio, 34257 de 11 de septiembre de 2008, 23104 de 20 de abril de 2012, 20801 de 29 abril, 36402 de 22 de julio, 51553 de 6 de octubre de 2009, 62731 de 16 de noviembre de 2010 y 16158 de 22 de marzo de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 26.
Mediante auto de 6 de julio de 201521 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. El 28 de agosto de 201522 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 27.
A través de providencia de 20 de enero de 201623 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 1° de abril de 201624. 28. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se resolvieron las excepciones propuestas por el tercero con interés en el resultado del proceso en el sentido de declararlas como no probadas, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y el testimonio de la representante legal de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. 29.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201725 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de 2000, a pesar de haber sido invocado como vulnerando el artículo 136 literal a) ibidem, por lo que se suspendió el proceso. 30.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 162-IP-2018 de 3 de octubre de 201826 dentro de la cual señaló que no interpretaría 21 Folios 66 a 69 C pp. 22 Folio 69 vto. C pp. 23 Folio 117 C pp. 24 Folios 130 a 146 C pp. 25 Folios 149 y vto. C pp. 26 Folios 163 a 179 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el artículo 134 literal a) de la Decisión Andina, toda vez que no es materia de controversia y de oficio interpretó los artículos 136 literal a) y 172 ibidem, este último referido a la mala fe en la obtención del registro de marca, en las cuales dicho tribunal consideró que: “[…].
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Literal a) del Artículo 134 de la Decisión 486, pues no es materia de controversia la aptitud distintiva de los signos registrados, ni su susceptibilidad de representación gráfica a través de palabras o combinación de palabras. 3.
De oficio, se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 a fin de analizar el posible riesgo de confusión entre los signos en conflicto y el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 referido a la mala fe en la obtención del registro de marca, por ser pertinentes para dirimir la presente controversia. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos CIRUELFORT (denominativo), CIRUELFORT FORTE (mixto), CIRUELFORT MAX FORTE (denominativo y CIRUELFORT MAX FORTE (mixto) son confundibles o no con la marca previamente registrada CIRUELAX (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […] 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1 En vista que, parte de la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos CIRUELFORT FORTE (mixto) y CIRUELFORT MAX FORTE (mixto) con la marca previamente registrada CIRUELAX (mixta), resulta necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformada por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. En vista que parte de la controversia radica en la presunta confusión entre los signos CIRUELFORT (denominativo), y CIRUELFORT MAX FORTE (denominativo), es confundible o no con la marca previamente registrada CIRUELAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 4.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1. En el presente procedimiento la SIC y el tercero interesado manifestaron que la marca CIRUELAX (mixta) está conformada por el término “CIRUELA” que sería una expresión de uso común para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.
La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe 5.1. Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. solicitó que se declare la nulidad de los signos CIRUELFORT (denominativo), CIRUELFORT FORTE (mixto), CIRUELFORT MAX FORTE (denominativo) y CIRUELFORT MAX FORTE (mixto) por mala fe en la solicitud de registro. […] En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registra, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia […]” (mayúscula, negrilla y subrayado del original). 31.
Por autos de 18 de diciembre de 2018, 30 de octubre y 15 de noviembre de 201927 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA y se comisionó a un magistrado auxiliar, la cual se realizó el 1° de abril de 201628. 32.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se recibió la declaración del representante legal del tercero con interés en el resultado del proceso. 27 Folios 181, 191 y 196 C pp. 28 Folios 205 a 217 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33.
Mediante auto de 5 de marzo de 202029, se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 34. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A.30 y Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. 31 y la SIC32 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 35. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14933 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 36. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 27772 de 31 de julio, 34257 de 11 de septiembre de 2008, 23104 de 20 de abril de 2012, 20801 de 29 abril, 36402 de 22 de julio, 51553 de 6 de octubre de 2009, 62731 de 16 de noviembre de 2010 y 16158 de 22 de marzo de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como marca al signo nominativo “CIRUELFORT” y mixtos “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. 37.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “CIRUELFORT” y mixtas “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” concedidas para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. y la marca nominativa “CIRUELAX” de la parte 29 Folio 219 C pp. 30 Folios 226 a 234 C pp. 31 Folios 240 a 243 C pp. 32 Folios 235 a 237 C pp. 33 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio demandante para la clase 5ª, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) y lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 38.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 39. La sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 27772 de 31 de julio34, 34257 de 11 de septiembre de 200835, 23104 de 20 de abril de 201236, 20801 de 29 abril37, 36402 de 22 de julio38, 51553 de 6 de octubre de 200939, 62731 de 16 de noviembre de 201040 y 16158 de 22 de marzo de 201241, por medio de las cuales se concedió el registro como marca del signo nominativo “CIRUELFORT” y mixtos “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S. expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
IV.4. Análisis del caso concreto 40. La SIC, mediante los actos administrativos acusados concedió el registro como marca del signo nominativo “CIRUELFORT” y mixtos “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 542 “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; suplementos dietarios, complementos y suplementos nutricionales; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; alimentos dietéticos para uso médico; laxantes, leche malteada para uso médico; medicamentos para la medicina humana; preparaciones a base de oligoelementos; medicamentos reconstituyentes, preparaciones vitamínicas […]”.
Clase 543 “[…] productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; complementos nutricionales; suplementos dietarios; preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales; productos digestivos para uso farmacéutico; medicamentos contra el estreñimiento; laxantes; preparaciones terapéuticas para la digestión; preparaciones de vitaminas […]”. 34 Folios 4 a 8 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 35 Folios 9 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de reposición […]”. 36 Folios 15 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 37 Folios 20 a 24 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 38 Folios 25 a 29 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recuro de reposición […]”. 39 Folios 30 a 35 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 40 Folios 36 a 37 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 41 Folios 38 a 39 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 42 Versión 8. 43 Versión 9. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 544 “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”. 41.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca nominativa “CIRUELFORT” y mixtas “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “CIRUELAX” concedida a la sociedad Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A., tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 42.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 162- IP-2018 de 3 de octubre de 2018 dentro de la cual señaló que no interpretaría el artículo 134 literal a) de la Decisión Andina, toda vez que no es materia de controversia y de oficio interpretó los artículos 136 literal a) y 172 ibidem. 43.
Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000 44.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor45: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 44 Versión 9. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 45.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marcas cuestionadas de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacológico Botánico S.A.S.46 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “CIRUELFORT” nominativa 5ª 449.770 “CIRUELFORT FORTE” 5ª 389.877 46 Folios 40 a 43 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “CIRUELFORT MAX FORTE” 5ª 412.293 “CIRUELFORT MAX FORTE” 5ª 446.494 Marca previamente registrada por el demandante47 CIRUELAX (nominativa) Registro 200.491 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. 46.
La Sala pone de presente que, de acuerdo con la solicitud de registro, la expresión “concentrado de ciruela” es explicativa, razón por la cual no hacen parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 47. Como en el presente caso se va a cotejar la marca nominativa “CIRUELFORT” y mixtas “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “CIRUELAX” del demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 47 Consulta realizada el 19 de marzo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 48.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 49. En efecto, de la revisión de las marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 50.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 51.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”48. 52.
Cabe advertir que el tercero con interés en el resultado del proceso señaló que la partícula “CIRUEL” es evocativa del producto que ampara. 53. Al respecto, la Sala pone de presente que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 54.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, un titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. 55.
En el caso sub examine, la Sala advierte que la partícula “CIRUEL”, que hace parte de las marcas confrontadas, resulta ser evocativa de los productos que amparan. Ello, en la medida en que sugiere indirectamente al consumidor una relación con las características de productos como los laxantes, sustancias dietéticas o farmacéuticas, 48 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio asociadas comúnmente con efectos digestivos, sin describirlas de forma directa, lo cual implica la necesidad de un ejercicio de asociación o deducción por parte del público. 56.
Aunado a lo anterior, es del caso tener en cuenta que dicha expresión es de uso generalizado, habitual en el lenguaje común (corriente) o en las costumbres del comercio para designar medicamentos, complementos nutricionales, purgantes, emplastos y material para gasas, por lo que es una expresión débil. 57. Es decir, al ser un vocablo usual o de uso generalizado, por tratarse de un producto farmacéutico, sustancia dietética, laxante, emplasto y material para apósitos que contiene como principio activo la fruta ciruela, puede ser utilizado por cualquier persona o empresario, siempre y cuando el signo contenga palabras o estén combinadas con otras que posean fuerza distintiva. 58.
En reiterados pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 4 de agosto de 202249, esta Sección ha señalado, con fundamento en diferentes interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal, las palabras, partículas o expresiones de uso generalizado “[…] al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro […]”. 59.
Cabe advertir que las expresiones evocativas o de uso generalizado no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 60.
Ahora, la Sala observa que las expresiones “FORTE”, “FORT”, “MAX” y “LAX” son de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación50, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados. “FORT/E” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “BIO-NERSS FORTE” CELESTINO GOMEZ TOBAR 5ª 288.338 “NB FORTEYE” NATURE'S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I 5ª 293.755 49 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de agosto de 2022. Rad.: 2012-00233-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 50 Consulta realizada el 19 de marzo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “VIPLURA FORTE” ENERGIA Y VIDA COLOMBIA S.A. 5ª 293.979 “ARAL-THEL FORTE” JAVIER ARISTIZABAL FRANCO LUCENA BUSTAMANTE GONZALEZ 5ª 306.308 “MAX” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “MAXIFEN” GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATORIOS UNI S.A. 5ª 334.542 “MAX C MIN” F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. 5ª 241.775 “MAXICAL” MEGAT HOLDINGS CORP. 5ª 244.504 “UNI MAXIFEN GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O LABORATORIOS UNI S.A. 5ª 260.911 “LAX” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. “LAXSEN” LABORATORIOS ANDROMACO LTDA 5ª 241.325 “LAXONAT LEDMAR” LABORATORIOS PRONABELL S.A.S. 5ª 252.647 “LAXPRILED” URIEL ARIAS MOLINA 5ª 267.028 “LAX-SANAR” DISTRIBUIDORA SANAR DE COLOMBIA S.A. 5ª 270.452 61.
Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “FORTE”, “FORT”, “MAX” y “LAX” son de uso común y débiles, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 62.
Ahora, si bien es cierto que, en principio, la partícula evocativa y de uso generalizado “CIRUEL” y las expresiones de uso común “LAX” y “FORT”, que forman parte de las marcas confrontadas no debe ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además frente a la primera de ellas es respecto de la cual se alega la presunta confusión, y las segundas se encuentran unidas a “CIRUEL” por lo que no pueden fraccionarse las marcas, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 63.
Así, la Sala considera que sí deben ser excluidas del cotejo las expresiones “FORTE” y “MAX” al ser de uso común y débiles respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, adicionalmente son expresiones que se encuentran separadas de la partícula “CIRUEL”. 64. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “CIRUELFORT” y “CIRUELAX” ambas de la clase 5ª, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 65.
Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marcas cuestionadas C I R U E L F O R T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada C I R U E L A X 1 2 3 4 5 6 7 8 66.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitudes en sus terminaciones que puedan inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que la marcas registradas “CIRUELFORT”, están compuestas por 1 palabra, 3 sílabas, 10 letras, 6 consonantes (C-R-L-F-R-T) y 4 vocales (I-U-E-O), mientras que la marca previamente registrada “CIRUELAX” se conforma por 1 palabra, 3 sílabas, 8 letras, 4 consonantes (C-R-L-X) y 4 vocales (I-U-E-A). 67.
En efecto, si bien existen similitudes en sus raíces, por cuanto comparten la expresión “CIRUEL” como base de su estructura, la diferencia está en que las marcas cuestionadas incluyen las letras “FORT” al final, las cuales son significativas para su diferenciación; dado que la fuerza distintiva recae en la expresión “FORT”, mientras en la marca previamente registrada incluye las letras “AX”, lo que permite su distintividad. 68.
Se resalta que, en sentencia de 9 de julio de 202051, esta Sección evaluó que cuando un signo reproduzca elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 69. Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, las marcas cuestionadas “CIRUELFORT” contienen elementos que la dotan de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de la previamente registrada, “CIRUELAX”. 70.
En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas presenta diferencias claras y significativas. La palabra “CIRUELAX” posee una sonoridad distintiva, marcada tanto por la vocal tónica como por la entonación de sus consonantes, lo que acentúa aún más su diferenciación frente a las marcas analizadas y reduce cualquier riesgo de confusión. 51 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009 – 00118. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 71.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: CIRUELFORT – CIRUELAX – CIRUELFORT – CIRUELAX– CIRUELFORT CIRUELFORT – CIRUELAX – CIRUELFORT – CIRUELAX– CIRUELFORT CIRUELFORT – CIRUELAX – CIRUELFORT – CIRUELAX– CIRUELFORT CIRUELFORT – CIRUELAX – CIRUELFORT – CIRUELAX– CIRUELFORT 72.
De lo anterior, se observa que la marca cotejada genera un impacto visual y fonético distintivo. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se evidencia que el uso de elementos diferenciadores otorga a la marca solicitada una fuerza distintiva particular, lo cual la hace apta para su registro52. 73. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que las marcas contienen partículas que se encuentran en idioma extranjero.
Por su parte, la expresión “FORT” significa en español “FUERTE”53, es una expresión evocativa, que se define “[…] 1. Adj. Que tiene gran resistencia […] 2. Adj. Que tiene fuerza […]”, lo que sugiere en la mente del consumidor, la idea de que se trata de un producto que potencializa con mayor concentración el principio activo, esto es, aumentar el efecto de la ciruela. 74.
Mientras la palabra “LAX”, que es una contracción de la palabra laxante, sugiere en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto que ayuda a ceder en procesos digestivos. 75. Así las cosas, la Sala considera que aunque las marcas se refieren a un producto digestivo y laxante, entre otros, también lo es que por este solo hecho no se puede desconocer que las mismas se encuentran conformadas por expresiones débiles, razón por la cual su fuerza distintiva es precaria y al integrarse con otras expresiones resultan registrables, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. 76.
Por lo expuesto, tras el análisis de las marcas comparadas, la Sala no encuentra similitudes ortográficas y fonéticas que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión, dado que las marcas cuestionadas, “CIRUELFORT”, “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE” poseen un nivel de distintividad suficiente y se diferencian de la marca previamente registrada. 77.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. En consecuencia, resulta innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos y riesgo de asociación. 52 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra.María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00. 53 https://dle.rae.es/fuerte.
Consultado el 19 de marzo de 2025. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 78. Así, la Sala considera que, dado que no existe semejanza entre las marcas cuestionadas y la previamente registrada, ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión para los consumidores. 79.
De otra parte, en cuanto a la violación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la Sala considera que dentro el plenario no obran elementos objetivos y concretos que acrediten la existencia de actos de mala fe relacionados con la solicitud de registro de la marca cuestionada. Para su acreditación debe existir una clara vinculación entre la solicitud de registro y un propósito indebido, lo cual no ha sido debidamente sustentado ni demostrado.
Además, como quedó establecido, no existe confundibilidad entre las marcas comparadas. En consecuencia, no es posible concluir que se configure la causal invocada. 80. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC actuó conforme a derecho al conceder el registro de las marcas “CIRUELFORT”, “CIRUELFORT FORTE” y “CIRUELFORT MAX FORTE”, para amparar productos en la clase 5ª del Nomenclátor Internacional de Niza.
En consecuencia, negará las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 81. Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00076-00 Demandante: Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Ausente con excusa GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.