CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. TESIS: EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO NO DEMOSTRÓ QUE SE CUMPLIERA CON EL PRIMER REQUISITO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486, ESTO ES, QUE EXISTIERA BAJO SU TITULARIDAD, AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL SIGNO CUESTIONADO, “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, UN REGISTRO MARCARIO QUE DEBIESE SER PROTEGIDO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Es nula la Resolución núm. 00071836 de 29 de noviembre de 2013 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo mixto “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que es titular de todos los derechos de propiedad industrial sobre las marcas mixtas y nominativas "LA REBAJA", gozando de protección legal sobre ellas y es la única y exclusiva persona autorizada para ejercer derechos sobre estas. 2°- Que el 14 de septiembre de 2011 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar servicios comprendidos en la Clase 392 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 3°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -COPSERVIR LTDA.4 formuló oposición, por considerar que la expresión solicitada en registro vulneraba derechos de autor que ostentaba respecto del signo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”. de manera que se encontraba incurso, a su juicio, en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos artículo 136, literal f), y 137 de la Decisión 486. 4°- Que mediante Resolución núm. 33467 de 30 de mayo de 2012, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición interpuesta por la sociedad COPSERVIR LTDA. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para identificar servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, servicios de transporte a domicilio […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 En adelante COPSERVIR LTDA. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5º: Que contra la citada disposición, la sociedad COPSERVIR LTDA. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 00071836 de 29 de noviembre de 2013, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada únicamente respecto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "LAREBAJAVIRTUAL.COM", para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 134, 135 y 137, de la Decisión 486; 35, 59 y 83 del C.C.A5; y 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que dicha entidad incurrió en falsa motivación por cuanto realizó una apreciación de los hechos de forma equivocada y omitió tener en cuenta unos sucesos que sí estaban demostrados en la vía gubernativa; y que de haber sido analizados en debida forma hubiera concedido el registro como marca del signo nominativo 5 Derogado por la Ley 1437 de 2011. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, pues cumplía con todos los requisitos para ser registrada.

Señaló que, ciertamente, al expedir el acto acusado la SIC no tuvo en cuenta los argumentos dados al contestar la oposición ni los desarrolló a plenitud; y que su poco desarrollo fue inexacto y erróneo a tal punto que catalogó que era ella quien pretendía perpetrar actos de competencia desleal contra el tercero con interés directo en las resultas del proceso, cuando ocurre todo lo contrario, pues es aquel el que intenta despojarla de sus marcas en virtud del contrato de licencia de uso suscrito entre ellas.

Manifestó que, en relación con los requisitos exigidos por la normativa internacional, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 solicita para la concesión de una marca la representación gráfica, perceptibilidad y distintividad, cumpliendo con todos los tres, máxime si cuenta con la suficiente distintividad para identificar servicios en el comercio sin infringir derechos de propiedad industrial o derechos de autor en cabeza de terceros, por el contrario, refuerza la distintividad de la familia marcaria de DROGAS LA REBAJA. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reiteró que no se examinó con detenimiento las pruebas obrantes dentro del expediente administrativo ni se aplicaron los criterios establecidos por el Tribunal Andino en sus interpretaciones jurisprudenciales, lo que constituye una causal de nulidad por indebida aplicación de la normatividad andina relativa a la propiedad industrial.

Indicó que, al momento de resolverse el recurso de apelación, sus marcas aparecían erróneamente en la base de datos de la SIC a nombre de otras sociedades, razón por la cual el examinador no pudo tenerlas en cuenta en los antecedentes adecuados del caso. Recalcó que la verdadera titular de las marcas “LA REBAJA” es ella, y que la única relación existente con la sociedad COPSERVIR LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, está dada por la licencia de uso de marca que le concedió. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que en el trámite administrativo encontró que con el signo solicitado se podía perpetrar, facilitar o consolidar un 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acto de competencia desleal contra el tercero con interés directo en las resultas del proceso, habida cuenta que corresponden a expresiones idénticas.

Aseguró que una vez revisada la base de datos frente a la actora, ésta presentó un conjunto de solicitudes marcarias las cuales reivindican signos distintivos similares a los empleados en el comercio por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que conlleva una actividad conjunta encaminada a causar un perjuicio; además de que participan en el mismo tipo de mercado, esto es, droguerías o farmacias.

II.-2. La sociedad COPSERVIR LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual solamente asistió la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., en su calidad de actora del proceso. 6 Folios 136 a 139 del expediente físico. 7 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00071836 de 29 de noviembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 00033467 de 30 de mayo de 2012, expedida por la Dirección de Signos Distintivos la revocó y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COPSERVIR LTDA., 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro de la marca nominativa “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, solicitado por la actora para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 Internacional, son ilegales por falsa motivación, transgresión de las normas en que debía fundarse, violación de los principios de igualdad y debido proceso y, en consecuencia, violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación; 35, 59 y 83 del C.C.A; y 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que también debía tenerse en cuenta que mediante sentencia de 28 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Bogotá, declaró la extinción del derecho de dominio de los bienes y activos de la sociedad COPSERVIR LTDA., que comprenden entre otros, todos sus bienes y la marca “LA REBAJA”, así también, la participación accionaria que tenían a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-, administrado por la SAE S.A.S. Aseguró que es la titular de toda la familia marcaria “DROGAS LA REBAJA”, mientras que la sociedad COPSERVIR LTDA. es la encargada de la operación de los establecimientos de comercio “DROGAS LA REBAJA” en Colombia, operación que está permitida dentro de los límites de la licencia de uso que se le concedió. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que son empresas que no concurren en el mercado, ni compiten, habida cuenta que su relación está condicionada bajo la existencia de un contrato de licencia de uso de marca.

IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, sostuvo que entre la actora y el tercero con interés directo en las resultas del proceso existió un vínculo comercial de distribución de mercancías, hecho constatado con las certificaciones de pago entre las sociedades, por lo que, en conjunto, permiten dar certeza de la intención de perpetrar un acto de competencia desleal con el registro del sino solicitado.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 146, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que en el caso sub examine se podría presentar un acto de competencia desleal, en el que se perpetraría, facilitaría y/o consolidaría una situación en detrimento del tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto el signo nominativo solicitado “LAREBAJAVIRTUAL.COM” es idéntico al signo mixto deprecado “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, por la sociedad COPSERVIR LTDA., además que identifican iguales servicios en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.4.- En esta etapa procesal, la sociedad COPSERVIR LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento.

Como en el presente proceso se denegó el signo LAREBAJAVIRTUAL.COM, por estar incurso en la prohibición contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, este Tribunal hará el análisis de este tema. El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autos de un tercero, salvo que media el consentimiento de este; 1.3.

Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 420-IP-2018. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados. […] 1.5.

La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca. 1.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial. 1.7.

En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de marca, existió o no consentimiento del titular del derecho. 2. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.

El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Definición de competencia desleal 2.3. se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situación es que puedan perjudicar al competidor. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.7. de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros. 3. Marca derivada […] 3.2. La decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno. El tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. 3.3.

En consecuencia, con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 3.4.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 3.5.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00071836 de 29 de noviembre de 2013, denegó el registro 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como marca del signo nominativo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que se constituía un hecho de competencia desleal en el mercado frente al tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto este poseía el signo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, siendo similarmente confundibles; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC incurrió en falsa motivación, por cuanto realizó una apreciación de los hechos de forma equivocada y omitió tener en cuenta unos sucesos que sí estaban demostrados en la vía gubernativa; y que de haber sido analizados en debida forma hubiera concedido el registro como marca del signo nominativo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, pues cumplía con todos los requisitos para ser registrada.

Señaló que, en efecto, al expedir el acto acusado, la SIC no tuvo en cuenta los argumentos dados al contestar la oposición, ni los desarrolló a plenitud; y que su poco desarrollo fue inexacto y erróneo a tal punto que catalogó que era ella quien pretendía perpetrar actos de competencia desleal contra el tercero con interés directo en las resultas del proceso, cuando ocurre todo lo contrario, pues es aquel el que 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intenta despojarla de sus marcas en virtud del contrato de licencia de uso suscrito entre ellas.

Por su parte, la SIC manifestó que en el trámite administrativo encontró que con el signo solicitado se podía perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal contra el tercero con interés directo en las resultas del proceso, habida cuenta que corresponden a expresiones idénticas. Aseguró que una vez revisada la base de datos frente a la actora, ésta presentó un conjunto de solicitudes marcarias, las cuales reivindican signos distintivos similares a los empleados en el comercio por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo cual conlleva una actividad conjunta encaminada a causar un perjuicio; además que participan en el mismo tipo de mercado, esto es, droguerías o farmacias.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal f), 137, 258 y 25910 “[…] Por ser aplicable al caso en concreto […]” y “[…] por haberse denegado el signo solicitado por esta causal y analizar el tema de la 10 Estos dos últimos artículos al igual que el 136, literal f), fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia desleal […]”, no así la de los artículos 134 y 135 “[…] toda vez que no se discute el concepto de marca y sus requisitos ni se denegó el signo por incurrir en una causal de irregistrabilidad absoluta […]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos […]”.

Así las cosas y de conformidad con la fijación del litigio, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de dicha Decisión, la actora incurrió en actos de competencia desleal al solicitar el registro como marca del signo nominativo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”. Sobre el particular, cabe señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, determinó lo siguiente: “[…] Reviste de trascendental importancia indicar que la alegación de competencia desleal debe ser probada y tiene cabida siempre y cuando exista como base un derecho legalmente adquirido y reconocido. […] Para que un acto o actividad sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir lo siguiente: a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo actividad comercial en la misma o análoga forma; b) Que el acto sea indebido; c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. […]” (Destacado fuera de texto). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de del signo solicitado “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar: i) si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular de un derecho legalmente adquirido y reconocido y, de ser así, ii) si el acto o actividad son de efectiva competencia; iii) si dicho acto resulta indebido; y iv) si el acto o actividad es susceptible de producir daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo..- Primer requisito.

Si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular de un derecho legalmente adquirido y reconocido. Sea lo primero advertir que la sociedad COPSERVIR LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, alegó que era titular de un signo denominado “LAREBAJAVIRTUAL.COM”. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso fue claro en precisar que para examinar si el signo cuestionado estuvo incurso en la prohibición 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, debe probarse primero que existía una marca previamente protegida por un tercero, razón por la cual la Sala procederá a examinar las pruebas obrantes en el plenario, con el fin de determinar si para el caso sub examine existe o no un derecho de la sociedad COPSERVIR LTDA. que deba ser protegido:.- Declaración juramentada suscrita por el señor EDGAR ARNULFO PALOMINO QUINTERO, obrando como Director de Mercadeo de la sociedad COPSERVIR LTDA, de fecha 30 de noviembre de 2011, en la que informa que son los titulares de la marca “DROGAS LA REBAJA” y que fueron ellos quienes desarrollaron un concepto de imagen y de la página web de larebajavirtual.com11..- Certificación suscrita por el señor GERMÁN CARDONA OSORIO, obrando como contador de COPSERVIR LTDA., en la que certifica que el ciudadano EDGAR ARNULFO PALOMINO QUINTERO, para la fecha de dicho documento, contaba con contrato de trabajo a término indefinido con COPSERVIR LTDA., desde el 24 de enero de 199412. 11 Folio 33 del anexo núm. 1. 12 Folio 34 del anexo núm. 1. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Certificación suscrita por el señor GERMÁN CARDONA OSORIO, en calidad de contador general de COPSERVIR LTDA., de fecha 30 de noviembre de 2011, en la que informa que ha sostenido relaciones comerciales con DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. y se le ha pagado por concepto de alquiler de uso de marca “DROGAS LA REBAJA” desde el mes de octubre de 2004 a la fecha de la suscripción del documento, un total de $ 22.015.871.97813..- Certificación suscrita por el señor GERMÁN CARDONA OSORIO, en calidad de contador general de COPSERVIR, de fecha 28 de noviembre de 2011, en la que certifica que se han hecho las siguientes ventas a través de la página web www.larebajavirtual.com14:.- Contrato de prestación de servicios suscrito entre COPSERVIR LTDA., y la empresa 101 SOFTWARE, de fecha 17 de julio de 2007, cuyo objeto era la administración y mantenimiento de la tienda 13 Folio 44 del anexo núm. 1. 14 Folio 63 del anexo núm. 1. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co virtual y la interfaz de pagos de COPSERVIR LTDA., por el período de 1 año15..- Fotografías que contienen la siguiente publicidad16: De lo anterior, la Sala evidencia que ninguna de las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso corresponde a un certificado de registro marcario debidamente inscrito ante la entidad demandada, que permita inferir que goza de un derecho que deba ser protegido. 15 Folios 51 a 55 del anexo núm. 1. 16 Folios 40 a 44 a 117 del anexo núm. 1. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, para la Sala, COPSERVIR LTDA. no acreditó ser titular de un derecho que debiera ser protegido, toda vez que no ostenta la propiedad de alguna marca cuya denominación contenga la expresión larebajavirtual.com Por el contrario, lo que se observa es que la actora es quien resulta ser la titular de varias marcas que se conforman por la frase “LA REBAJA”, para diferentes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, conforme consta en los diferentes certificados marcarios visibles en los folios 261 a 301 del cuaderno físico principal y como se advierte del siguiente listado: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 02009694 LA REBAJA 31 may. 2026 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 9226622942 LA REBAJA 30 oct. 2028 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 42 07099678 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 29 07099681 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 30 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 07099713 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 44 07099714 DROGAS LA REBAJA 28 abr. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 43 07099715 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 41 07099721 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 39 07099723 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 38 07099725 DROGAS LA REBAJA 28 abr. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 43 07099726 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 07099727 DROGAS LA REBAJA 27 may. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 44 07099728 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 32 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 07099729 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 41 07099730 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 39 07099731 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 31 07099734 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 32 07099736 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 31 07099738 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 30 07099739 DROGAS LA REBAJA 26 feb. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 38 07099740 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 10 07099741 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 29 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 07099743 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 16 07099761 DROGAS LA REBAJA 26 may. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 3 07099762 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 3 07099763 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 5 07099764 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 16 07099765 DROGAS LA REBAJA 26 mar. 2030 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 10 11119379 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 5 11119405 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 44 11119406 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 39 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA TITULAR CLASE 11119407 LA REBAJA 21 feb. 2032 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 14213059 FR FERRETERIA LA REBAJA 23 jun. 2025 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35 SD2018/00584 45 LA REBAJA PLUS 30 ene. 2029 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35, 38, 39, 44 SD2018/00584 52 LA REBAJA VIRTUAL.COM 30 ene. 2029 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S. A. 35, 39 Y lo anterior también se constata con la certificación allegada por COPSERVIR LTDA., en la que su propio contador afirma que han sostenido relaciones comerciales con DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A.; y que se le ha pagado por concepto de alquiler de uso de marca “DROGAS LA REBAJA”, desde el mes de octubre de 2004 a la fecha de la suscripción del documento, un total de $22.015.871.978.

Por lo tanto, no se demostró que en el comportamiento de la actora, al solicitar el registro del signo cuestionado, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no aportó suficientes pruebas que demostraran la configuración de una conducta desleal ni que fuese titular de un derecho marcario que debiese ser protegido.

En efecto, respecto de la titularidad de un derecho que deba ser protegido, cabe señalar que el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso consideró lo siguiente: “[…] Reviste trascendental importancia indicar que la alegación de competencia desleal debe ser probada y tiene cabida siempre y cuando exista como base un derecho legalmente adquirido y reconocido. […]”.

Lo anterior permite evidenciar que no existen indicios que permitan a esta Sala concluir que la solicitud de marca se efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal. Por el contrario, denotan el uso de una frase compuesta por los términos “LA REBAJA”, que hace parte de otros registros marcarios de los cuales la actora ya era titular con anterioridad. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es de resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de octubre de 201717, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto, lo siguiente: “[…] Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. […]”.

(Destacado fuera de texto). De conformidad con lo anterior, en el presente caso no se satisface el primer requisito para que opere la prohibición prevista en el artículo 137 la Decisión 486, en razón a que COPSERVIR LTDA. no acreditó ser titular de un registro marcario que deba ser protegido, por lo que la Sala se eximirá de estudiar los demás supuestos previstos para la configuración de dicha prohibición. En este orden de ideas, al no configurarse la prohibición de registro prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, la Sala considera que debe declararse la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000- 2008-00405-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado, anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201618, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00071836 de 29 de noviembre de 2013, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “LAREBAJAVIRTUAL.COM”, solicitado para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00353-00 Actora: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.