Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Demandante: Cadbury Adams Usa Llc.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Colombina S.A. Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad. Signos descriptivos. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cadbury Adams Usa Llc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Cadbury Adams Usa Llc., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 y 4. 2 Cfr. Folios 36 a 51. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…]Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declare la nulidad de la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 20074, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo ACI-2, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 37130, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de Noviembre de 2007, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 36664 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de Diciembre de 2006, y se declaró fundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad COLOMBINA S.A. en contra de la solicitud de registro de la marca ACI-2 (Nominativa) en la Clase 30; y, b) Se negó el registro de la marca solicitada ACI-2 (Nominativa), para identificar “confitería, especialmente goma de mascar” en la Clase 30 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Solicitó, el 11 de enero de 2006, el registro como marca del signo nominativo ACI-2 para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de febrero de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 561, la cual fue objeto de oposición por parte de Colombina 4 Esta resolución: i) Revocó la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, por la cual se concedió el registro de la marca nominativa ACI-2; ii) declaró fundada la oposición presentada por Colombina S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo nominativo ACI-2. 5 Cfr. Folio 37. 6 Cfr. Folios 37 a 40. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, argumentando la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20007. 4.3.
La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y concedió el registro de la marca nominativa ACI-2, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 4962 de 26 de febrero de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006 y concediendo el recurso de apelación. 4.6.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006 y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro de la marca nominativa ACI-2, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b)8 y e)9 del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 7 “Régimen común de Propiedad Industrial” 8 “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. 9 “[…] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
Señaló que el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no prohíbe el registro de signos que aun sugiriendo ciertas cualidades o características del producto que pretende distinguir en el mercado no lo describen10. Refirió que estos signos se consideran evocativos y son aquellos en que se exige un esfuerzo mental por parte del consumidor para que los relacione con las características del producto11.
De conformidad con lo expuesto, resaltó que este tipo de signos son aptos para distinguir productos en el mercado12. 6.2. Indicó que el acto acusado no tuvo en cuenta que el hecho que el consumidor al observar el signo ACI-2, tendría una idea indirecta del producto sin relacionarlo con ningún producto en especial13. Adicionando que no podía considerarse su signo como descriptivo, comoquiera que el signo ACI-2 exigía un esfuerzo deductivo del consumidor14, concluyendo que el signo ACI-2 es evocativo en relación con los productos de la Clase 30, por lo cual cuenta distintividad suficiente para identificar dichos productos en el mercado15.
Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.3. Manifestó que la distintividad de un signo se debería analizar en relación con los productos que pretende identificar16 y recalcó que el signo ACI-2 consiste en una expresión evocativa, y en ese sentido posee distintividad, en tanto, no describe el producto, sino que se limita a sugerir al consumidor ciertas características o cualidades de los productos que pretende identificar17.
Así al ser meramente evocativo tiene la distintividad intrínseca que se requiere para ser registrado como marca18. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada19 contestó la demanda20 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 10 Cfr. Folio 42. 11 Cfr. Folio 43. 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 44. 14 Cfr. Folios 45 y 46. 15 Cfr. Folio 46. 16 Cfr. Folio 48. 17 Ibidem. 18 Cfr. Folios 48 y 49. 19 Por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 161. 20 Cfr. Folios 164 a 168. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Señaló que el signo ACI-2, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que al ser leída se pronuncia “ÁCIDOS”, describiendo una característica de cierta clase de confitería y dulcería y, en tal sentido, los actos administrativos acusados no son nulos, toda vez que se ajustan a las disposiciones legales vigentes21.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó que la marca ACI-2 no requiere ningún esfuerzo mental del consumidor para comprender que se trata de un producto caracterizado por su sabor ácido, en ese sentido, el signo solicitado es descriptivo de los productos que pretende identificar al referir una característica relacionada con su sabor, lo cual, se hace más evidente, en tanto, el signo es exclusivamente nominativo y no tiene elementos diferentes de la denominación ACl-224. 8.2.
Precisó que, aunque se involucra un elemento numérico el mismo no es suficiente para que el consumidor realice un esfuerzo para comprender el concepto y elemento ideológico del signo ACI-225. Por lo anterior, la denominación del signo responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, pues describe una de sus características esenciales sin incluir elementos adicionales que desvirtúen su distintividad26.
Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de marzo de 201527, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 el 21 de septiembre de 201628, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: 21 Ibidem. 22 Por intermedio de apoderada.
Cfr. Folios 177 a 182. 23 Cfr. Folios 169 a 176. 24 Cfr. Folios 173 y 174. 25 Cfr. Folio 174. 26 Cfr. Folio 175. 27 Cfr. Folios 229 y 230. 28 Cfr. Folios 238 a 245. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente […]”29. 11.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de marzo de 201530, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de mayo de 201831, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.
Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 15. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que “[…] el signo ACI-2 es descriptivo para los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza porque la palabra ÁCIDO indica una característica o cualidad del producto sin añadir uno o más signos con aptitud distintiva, lo cual hace irregistrable el signo por carecer de suficiente distintividad y porque impediría su uso por otros empresarios al excluir del comercio esta palabra para productos similares que gocen de la misma calidad […]”32. 29 Cfr. Folio 240. 30Cfr. Folios 227 y 228. 31 Cfr. Folio 249. 32 Cfr. Folio 266. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reanudación del proceso 16.
El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 27 de noviembre de 202033, reanudó el proceso. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 proferida el 21 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad; y iv) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º34 del Código Contencioso Administrativo35, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30836 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201137, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1338 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201939, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 33 Cfr. Folios 281-283. 34 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 35 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 36 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 37 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 38 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 39 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El acto administrativo acusado 20.
El acto administrativo acusado es el siguiente: 20.1. La Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 200740 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, negando la solicitud de registro como marca del signo ACI-2 realizada por la parte demandante.
El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1. Si la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006 y negó el registro como marca del signo nominativo ACI-2, para identificar “confitería, especialmente goma de mascar”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 21.2.
En este sentido, se analizará si el signo solicitado describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar; y, en ese sentido, si cumple con el requisito de distintividad intrínseca para ser registrado. 21.3.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional 40 Cfr. Folios 18 a 22 9 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena41, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200042 de la Comisión de la Comunidad Andina43.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina44 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.45 24.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 41 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 42 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 43 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 44 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 45 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016 30.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso46: “[…] 1. La falta de distintividad como causal de lrregistrabilidad. El caso de los lemas descriptivos. 46 Cfr. Folios 238 a 245 11 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.
Como en el proceso interno se discute si el signo ACl-2 es descriptivo para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 1.2. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; y permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4. La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca.
Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.5. Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (Literal g); los signos descriptivos (Literal e): los signos genéricos (Literal f); las formas de uso común (Literal e). entre otros. 1.6.
Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en le Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. 1.7. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.. 1.8. Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos: […] 1.9.
En línea de principio los elementos descriptivos carecen de distintividad y, en consecuencia, no procede su registro como lema comercial de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. 1.10. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 1.11.
De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones 12 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su signo puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. 1.12.
Es importante resaltar que los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.13. Ahora bien, en el caso particular deben analizarse todos los aspectos necesarios, es decir, no sólo el aspecto ortográfico sino también el fonético para determinar si el signo es descriptivo o no para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 1.16.
En este sentido, para determinar si el signo denominativo ACl-2 es descriptivo en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase. Si esto es así, estaríamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. 1.17.
En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno, se deberá determinar si el signo denominativo ACl-2 es descriptivo, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. 2. Los signos evocativos 2.1. Considerando que la demandante argumentara que el lema comercial solicitado para registro es evocativo, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia. 2.2.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 2.3.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de las palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 2.4.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 2.5.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 2.6.
Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el signo ACI-2 tiene carácter de evocativo, para posteriormente analizar la legalidad del acto objeto de demanda de nulidad presentada […]”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 31.
Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad 32. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, sobre las causales de irregistrabilidad, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios Análisis del caso concreto 33.
De conformidad con los marcos normativos indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 34. En este sentido, el signo nominativo objeto de estudio es como se muestra a continuación: SIGNO NOMINATIVO ACI-2 (Nominativo) Clase 30: “confitería, especialmente goma de mascar”47 35.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad. 47 Cfr. Folio 66. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 36.
Del contenido de la norma indicada en los acápites desarrollados supra en relación con la irregistrabilidad de los términos descriptivos, se tiene que, no podrá registrarse un signo que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el producto o servicio para el cual ha de usarse dicho signo. 37.
En relación con los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc., de tal forma que se puede confundir el signo descriptivo con el producto o servicio a identificar.
Así, “[…] la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […]”. 38. Al respecto, el método más usual48 para identificar un signo descriptivo consiste en formular las preguntas ¿cómo es? o ¿qué es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y, si la repuesta suministrada espontáneamente por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 39.
Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, en la Interpretación Prejudicial, que no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. No obstante lo anterior, el citado Tribunal consideró que: “[…] Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. […] 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001032400020090044200 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00433-00, en la cual se aplica lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP-2013.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2009-00356-00, en la cual se aplica lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.11.
De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. […]”49 40. En ese orden, se encuentra que la excepción a la regla general en cuanto a que los signos descriptivos o conformados por palabras exclusivamente descriptivas no son registrables, se da cuando están acompañados de otras palabras o elementos que le brindan distintividad al conjunto marcario50. 41.
Precisado lo anterior, y atendiendo a que el signo nominativo solicitado ACI-2, está conformado por una conjunción alfanumérica, es importante tener en cuenta las pautas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida dentro de este proceso, sobre este tipo de conjunciones de letras y números: “[…] 1.14.
En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras, números y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo. La palabra Cbra en estricto sentido no se encuentra en el diccionario. pero si la pronunciamos lo haríamos Igual que el animal Cebra. 1.15. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético, en principio, es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. […]”51. 42.
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a la estructura y composición del signo, la Sala considera que tiene una pronunciación equivalente a la palabra ÁCIDOS, expresión que, en singular, ha sido definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española52 de la siguiente manera53: “[…] 1. adj. Que tiene sabor agrio o de vinagre. 2. adj.
Que tiene las características o propiedades de un ácido. 3. adj. Áspero, desabrido […]”. 43. La Sala considera que el signo ACI-2, al pronunciarse denota o da la idea, a la persona que la lee, que es un producto cuyo sabor es agrio o amargo, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona. 49 Cfr. Folios 242 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de junio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radiación: 11001032400020090035600. 51 Cfr. Folio 243.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 621-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016, pág. 243. 52 Información obtenida de la página electrónica oficial de la Real Academia Española, que permite la consulta de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española: “https://dle.rae.es/”. 53 Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el lema comercial analizado. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.
En este orden de ideas, la Sala considera que el signo solicitado describe de manera directa una de las características de los productos que pretende amparar, esto es, la característica de la acidez propia de algunos productos de confitería, y, en ese sentido, no puede ser catalogado como un signo evocativo, como lo sostuvo la parte demandante, comoquiera que el consumidor no requiere utilizar su imaginación y entendimiento ni realizar un proceso deductivo para relacionar dicha expresión con una de las características de los productos que pretende amparar. 45.
Por lo expuesto anteriormente, ante la pregunta de ¿cómo es el producto que pretende identificar el signo?, la respuesta lógica es que describe o informa de manera directa al consumidor que es ácido, es decir, una cualidad o característica de los productos de “confitería, especialmente goma de mascar”. 46. Así las cosas, la Sala considera que el signo nominativo ACI-2, por ser descriptivo, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 47. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 está determinada por que los signos a registrar carezcan de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 48.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia54, se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione55. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación56. 49.
Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”57. 50. En cuanto a la distintividad del signo para ser susceptible de registro, como se indicó previamente, el signo está conformado exclusivamente por la expresión ACI-2, que resulta descriptiva de los productos que pretende identificar, en atención que su pronunciación es ÁCIDOS; y no contiene otro elemento nominativo o algún elemento figurativo que le otorgue distintividad y permita que sea susceptible para identificar un producto en el mercado, motivo por el cual, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
Conclusión 51. La Sala, en el caso sub examine, considera que el signo nominativo ACI-2, solicitado para identificar “confitería, especialmente goma de mascar”, productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, es percibido por el consumidor como ÁCIDOS y, en ese sentido, describe de manera directa una de las características de los productos que pretende amparar, por lo que al no estar acompañado de otros elementos es exclusivamente descriptivo y, en ese sentido, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 52.
Asimismo, la Sala considera que el signo solicitado al consistir en un signo exclusivamente descriptivo y no contener otro elemento nominativo o algún elemento figurativo, no cumple con el requisito de distintividad intrínseca y, por lo tanto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del mencionado artículo. 53.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, comoquiera que no se encontró vulneración a las normas invocadas por la parte demandante, se mantiene la legalidad que ampara la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda. 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP- 2015. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020080011500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente Con salvamento de voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.