1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: CIMPEX S.A.S. Tesis: No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que resultan similarmente confundibles con la marca “CIMPEX” (mixta) para distinguir servicios en la clase 36 del nomenclátor internacional, previamente registrada por la sociedad Cimpex LTDA. No son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues la sociedad Cimpex S.A.S. demostró el uso real, continuo, efectivo y previo del nombre comercial “CIMPEX”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA - CIMPEX LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, en contra de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución número 35668 de 26 de septiembre de 2008 “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” mediante la cual: i) declaró fundada la oposición presentada por Kolombia LTDA, y ii) negó el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Comercializadora De Importaciones Y Exportaciones Limitada - CIMPEX LTDA. Resoluciones números 37896 de 28 de julio de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición” y 27212 de 27 de mayo de 2010 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” a través de las cuales se decidieron los recursos presentados por el solicitante, confirmando en ambos casos la negación del registro marcario.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA - CIMPEX LTDA (en adelante Comercializadora de Importaciones), a través de apoderada, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: 1 Folios 178 a 179 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 72 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.1.

Pretensiones “Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes resoluciones: Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes resoluciones: i) La Resolución No. 35668 del 26 de septiembre de 2008 por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Kolombia Ltda. y negó a mi representada el registro de la marca “CIMPEX” para distinguir “servicios de representación comercial" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) La Resolución No. 378.96 del 30 de Julio de 2009 por medio de la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición, confirmando la Resolución No. 35668 del 26 de septiembre de 2008, su decisión inicial; iii) La Resolución No. 27212 del 27 de mayo de 2010, notificada el 4 de junio próximo pasado, por medio de la cual el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 35668 del 26 de septiembre de 2008.

Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a mi representada, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada - CIMPEX Ltda., el registro de la marca “CIMPEX” para distinguir “servicios de representación comercial pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.” I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Comercializadora de Importaciones solicitó el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 07131636, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 588 de 31 de enero de 2008. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.2.

Contra dicha solicitud la sociedad Kolombia LTDA, quien transfirió sus derechos de propiedad industrial a la sociedad Cimpex S.A.S.2 presentó oposición con fundamento en su marca previamente registrada “CIMPEX”3 (mixta) para distinguir servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.3. Mediante la resolución número 35668 de 26 de septiembre de 2008, la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Kolombia LTDA, y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la aquí actora.

I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad opositora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 37896 de 28 de julio de 2009, y 27212 de 27 de mayo de 2010, que en ambos casos confirmaron la decisión de negar el registro como marca del signo cuestionado. I.1.2.5.

Mediante resolución número 37897 de 28 de julio de 2009, se resolvió una solicitud de revocatoria directa contra la resolución número 35668 de 26 de septiembre de 2008, en el sentido de acceder a la revocatoria parcial del artículo primero de dicho acto administrativo, permaneciendo en el siguiente sentido: “ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad CIMPEX LTDA”.

(Ahora Cimpex S.A.S. Destacado fuera del texto original). I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación 2 Antes Cimpex LTDA. 3 Folio 4 del expediente físico de la referencia 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134, los literales a) y b) del artículo 136, el literal c) del artículo 149, y los artículos 151, 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente4: I.1.3.1. Sostuvo que, contrario a lo que consideró la SIC en las decisiones demandadas, el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) sí resultó apto para distinguir los servicios de representación comercial comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.3.2. Explicó que el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) y la marca opositora “CIMPEX” (mixta) han coexistido en el mercado durante 26 años, sin que se haya presentado riesgo de confusión en el público consumidor, debido a las diferencias entre los servicios que pretenden distinguir, pues el primero de ellos ampara lo relativo a la representación comercial, mientras que la opositora se centra en ofrecer servicios de almacenamiento, manejo y custodia de mercancías.

Por lo tanto, entre el signo cuestionado y la marca opositora no existe conexidad competitiva, pues los servicios no comparten naturaleza, finalidad, ni comparten canales de comercialización ni publicidad. I.1.3.4. Manifestó que no es cierto que la marca opositora “CIMPEX” (mixta) oferte servicios aduaneros y de logística aduanera comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en realidad aquella ofrece servicios de almacenamiento, manejo y custodia de mercancías, y adicionalmente, el objeto social de la sociedad opositora no incluye en forma alguna la prestación de los servicios aduaneros que la SIC le reconoció en los actos administrativos demandados, a lo cual 4 La demanda se encuentra a folios 178 a 193 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co agregó que tales servicios reconocidos no pertenecen a la clase 35, como lo sostuvo en los actos demandados, sino a la clase 36 del nomenclátor internacional.

Por la misma razón, afirmó que la opositora tampoco adquirió derechos exclusivos sobre el nombre comercial “CIMPEX” en ejercicio de las actividades relacionadas con la agencia aduanera, pues respecto de aquellas no existe prueba alguna de su efectiva oferta en el mercado. En ese punto agregó que las sociedades que pretendan ofrecer servicios de agencia aduanera deben incluir en su denominación social la frase “sociedad de intermediación aduanera” o la sigla “S.I.A.” las cuales no hacen parte del nombre de la sociedad opositora.

I.1.3.5. Afirmó que la SIC erró al considerar como indicio de uso de nombre comercial el hecho que existiese la denominación sociedad Cimpex LTDA, quien es la opositora, pues ignoró que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones sociales. I.1.3.6. Señaló que en desarrollo del trámite marcario en virtud del cual se expidieron los actos demandados, las sociedad Kolombia LTDA y Cimpex LTDA (hoy Cimpex S.A.S.), a través del mismo apoderado, presentaron una misma oposición en contra de la solicitud de registro del signo cuestionado, de manera que no asumieron el valor de la tasa de tramitación por cada uno de los opositores, y en ese orden, la SIC no debió aceptar dichos escritos, pues adicionalmente, no hay prueba alguna que acredite la fusión de las mencionadas sociedades.

I.1.3.7. Informó que, desde 1979 ha usado de manera real y efectiva la sigla Cimpex LTDA para la prestación de los servicios de representación comercial, mientras que la opositora, solo hasta el 29 de diciembre de 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1983, cambió su denominación comercial a Cimpex LTDA; lo cual denota la coexistencia pacífica de las expresiones en el mercado por alrededor de 24 años, sin que exista prueba de que se hubiese producido algún riesgo de confusión entre los servicios de representación comercial, y aquellos de agencia de aduanas que la SIC le atribuyó a la opositora.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Cimpex S.A.S. (antes Cimpex LTDA), por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos5: Advirtió que es el actual titular de la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta) para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Informó que presentó una única oposición en contra de la solicitud de registro cuestionada, pues la sociedad Kolombia LTDA, quien solicitó y obtuvo previamente el registro como marca del signo “CIMPEX” (mixto), le transfirió los derechos sobre dicho signo distintivo a la sociedad Cimpex S.A.S., quien además ha usado el nombre comercial con esa misma denominación desde el año 1972, de manera que esa última sociedad fue reconocida por la SIC como única opositora en el trámite marcario objeto de estudio.

Por lo tanto, explicó que entre las sociedades Kolombia LTDA y Cimpex S.A.S. no hubo una fusión, se trató de una simple transferencia de los derechos prioritarios sobre el registro de la marca opositora “CIMPEX” (mixta) para identificar servicios en la clase 36 internacional, y en ese sentido, en el expediente se encuentra probado el pago de la tasa de 5 Folios 219 al 235 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tramitación por parte de la opositora inicial quien transfirió los derechos de propiedad industrial a Cimpex S.A.S. Afirmó que de las pruebas aportadas en sede administrativa se logró acreditar que la sociedad Cimpex S.A.S. fue constituida el 7 de julio de 1972, y que desde la fecha de su creación ha desarrollado su objeto social principalmente en cuanto a la prestación de servicios relacionados con la logística aduanera, en virtud de lo cual también quedó probado el uso previo del nombre comercial “CIMPEX LTDA” por parte de la opositora para el desarrollo de diversos actos de comercio a nivel nacional e internacional por aproximadamente 39 años.

Explicó que, por su parte, la actora probó de manera discontinua el uso del nombre comercial “CIMPEX” a partir de 1981, esto es, nueve años después de que la opositora iniciara el uso previo y efectivo del nombre comercial constituido por esa misma denominación. Sostuvo que el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 internacional, se encontró incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues aquel es idéntico a la marca opositora “CIMPEX” (mixta) previamente registrada para distinguir servicios en la clase 36 del nomenclátor internacional, e igualmente idéntico al nombre comercial “CIMPEX” respecto del cual se demostró el uso previo y real por parte de la sociedad Cimpex S.A.S. De ese modo, señaló que la identidad entre el signo cuestionado, la marca previamente registrada, y el nombre comercial usado por la opositora, se advierte con claridad de su aspecto ortográfico y fonético, pues se trata de expresiones que comparten raíces y terminaciones, así como el mismo número de fonemas, por lo que su coexistencia en el mercado generaría 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión y error en el público consumidor que pretenda adquirir los servicios que distinguen.

Agregó que existe una estrecha relación entre los servicios de la clase 35 y la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y particularmente aquellos que pretenden distinguir el signo cuestionado y la marca previamente registrada; a lo cual se agrega que, ambas sociedades tienen un objeto social similar, el cual se relaciona con el agenciamiento aduanero en general.

Adicionalmente, sostuvo que la sociedad Cimpex S.A.S. probó en sede administrativa la prestación de servicios de agenciamiento aduanero consistentes en el pago de derecho de aduana, acarreo, servicios de montacarga, apertura de bultos, presentación de formularios, almacenamiento de mercancías, cargue y descargue, apertura y cierre de cajas, gastos de contenedor, bodegaje, fletes internacionales, y manejo de puerto, de manera que se puede concluir que Cimpex S.A.S. presta servicios aduaneros en general.

I.2.2. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera6: Afirmó que el signo negado para registro “CIMPEX” guarda identidad respecto de la marca opositora y nombre comercial “CIMPEX” en punto de su escritura y fonética, con la capacidad de generar confusión o inducir en error al público consumidor, en tanto que el signo cuestionado no resulta suficientemente distintivo para que pueda ser identificado por el consumidor al momento de encontrarlo en el mercado. 6 Folios 275 a 285 del expediente físico de la referencia. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que entre el signo y la marca confrontados existe conexidad competitiva, pues los servicios de representación comercial que pretende distinguir el signo cuestionado, y los servicios de agenciamiento aduanero que logró acreditar el opositor a través de las pruebas aportadas en el expediente administrativo, consistentes en pago de derechos de aduana, acarreos, apertura de bultos, entre otros, encuentran una estrecha relación en tanto que se encuentran en caminados, en forma general, a la gestión y negociación comercial, de modo que también se advierte complementariedad entre aquellos, así como coincidencia en los canales de publicidad y distribución. Adujo que el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136, en atención a la identidad que encuentra con la marca previamente registrada por la opositora, y que, además, no lograría ser registrado como marca como resultado de su identidad con el nombre comercial primeramente usado también por la opositora, tal como lo advierte el literal b) de ese mismo artículo.

Por tal motivo, la coexistencia de dichos signos distintivos en el mercado generaría riesgo de confusión para el consumidor. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 8 de octubre de 20187, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. 7 Folio 468 del expediente físico de la referencia. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.1 La SIC8 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.3.2. El Ministerio Público emitió concepto9 en virtud del cual sostuvo que entre el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) y la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta) existe identidad ortográfica y fonética, y que además aquellos pretenden distinguir servicios relacionados, con lo cual se generara riesgo de confusión en el público consumidor, lo que a su vez impide su coexistencia en el mercado.

En consecuencia, concluyó que deben denegarse las pretensiones de la demanda. I.3.3. La demandante y la sociedad Cimpex S.A.S. guardaron silencio en esta etapa procesal. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 540-IP-201510, en los siguientes términos: “[…] El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretaran por ser procedentes, con excepción del Articulo 134 de la referida Decisión 486 pues no es materia de discusión en el proceso interno cuales son las características de un signo para ser considerado como marca”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) irregistrabilidad por identidad o similitud de 8 Folios 469 a 478 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 483 a 491 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 443 a 457 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos. Similitud fonética, ortográfica, y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para el cotejo de signos. 2) Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3) Comparación entre signos denominativos. 4) Del derecho de prioridad entre una marca previamente registrada y un nombre comercial. 5) El derecho de oposición. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1.

LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 35668 de 26 de septiembre de 200811, por medio de la cual la SIC: i) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Kolombia LTDA12, y en consecuencia, negó el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y las resoluciones 37896 de 30 de julio de 200913 y 27212 de 27 de mayo de 201014, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la negación del registro.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son las siguientes: 11 Folios 12 a 27 del expediente físico de la referencia. 12 Valga señalar que dicha decisión fue ajustada en sede de revocatoria directa en punto de precisar que la oposición que se encontró fundada fue presentada por la sociedad Cimpex S.A.S. 13 Folios 28 a 34 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 35 a 47 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Ahora bien, no se estudiará el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Tal conclusión es acorde con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que prescindió de su interpretación. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad Comercializadora de Importaciones, y la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta) para distinguir servicios en la clase 36 internacional de titularidad de la sociedad Cimpex S.A.S., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los servicios que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Así mismo, la Sala deberá determinar si la sociedad Cimpex S.A.S. acreditó el uso, real, efectivo y continuo del nombre comercial “CIMPEX” con anterioridad a la solicitud de registro como marca del signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo), para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad Comercializadora de Importaciones. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De ser cierto lo anterior, la Sala procederá a esclarecer si respecto del signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo), se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En particular, deberá determinarse si entre el signo cuestionado y el nombre comercial “CIMPEX” que invoca el litisconsorte necesario, existe semejanza que, dadas las circunstancias, sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación. Resueltos los anteriores cuestionamientos, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Comercializadora de Importaciones.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la Comercializadora de Importaciones.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método 17 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos;

(iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

Pues bien, para efectos de determinar si el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la 18 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca opositora “CIMPEX” (mixta) que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que el signo y la marca en disputa distinguen. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado de la actora15 CIMPEX (nominativa) Para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza16 Marca opositora de Cimpex S.A.S.17 (mixta) Certificado de registro número 416725 Para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza18 En primer lugar, la Sala pone en claro que la marca opositora “CIMPEX” (mixta) se encuentra registrada en favor de Cimpex S.A.S. para identificar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de 15 Folio 14 del expediente físico de la referencia. 16 Los servicios de la clase 35 que pretenden identificar el signo son los siguientes: SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL. 17 Folio 66 del expediente físico de la referencia. 18 Los servicios que identifica la marca son los siguientes de la clase 36: SERVICIOS ADUANEROS. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, tal como se advierte del certificado de registro número 416725 que puede consultarse a través de la plataforma para la Propiedad Industrial SIPI de la SIC19.

Pues bien, despejado lo anterior, la Sala encuentra que una vez verificados, el signo cuestionado y la marca opositora previamente registrada, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de signos nominativos así como mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina en los signos mixtos, atendiendo que, por regla general20, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En el asunto examinado, de la revisión del signo y la marca opositora se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Pues bien, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto 19 Consulta realizada el 10 de octubre de 2024 a través del siguiente vinculo web: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638641538784787667. dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 20 Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26- IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”21.

II.4.1.1. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado C I M P E X 1 2 3 4 5 6 Marca opositora C I M P E X 1 2 3 4 5 6 21 Página 9 de la Interpretación Prejuidicial 128-IP-2016 emitida para el presente asunto. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.2.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “CIMPEX” y “CIMPEX” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. II.4.1.3. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o el mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar.

En ese orden, la Sala estima que, la expresión “CIMPEX”, no posee un significado en el idioma castellano, de modo que se trata de una partícula que surge de la creatividad e imaginario de los empresarios; sin embargo, es cierto que, en gracia de discusión, aquella lograría responder al acrónimo de Comercializadora de Importaciones y Exportaciones, esto es, la denominación social de la parte actora, con todo, también lo es que el consumidor no asociará la expresión mencionada con el nombre de la demandante, por lo que aquella debe ser entendida como de fantasía, y en consecuencia, no hay lugar a realizar cotejo en punto de la similitud conceptual o ideológica.

II.4.1.4. Por lo tanto, al encontrarse similitudes suficientes para generar un riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor respecto del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala considera que en el presente asunto se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, resulta necesario descender al estudio del segundo presupuesto de que trata la norma, a saber, la conexidad competitiva. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.5.

Ahora, para que se encuentre configurada la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre el signo y la marca enfrentados. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201822, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.

En el caso de estudio, el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) pretende distinguir los siguientes servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de representación comercial”23. Por su parte, la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta) con certificado de registro número 416725, identifica los siguientes servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “servicios aduaneros”24. 23 Tomado del expediente administrativo. 24 Información tomada de la certificación de la marca que puede ser consultada en el sistema para la Propiedad Industrial SIPI de la SIC, a través del siguiente vinculo web: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638641661367492007 dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior resulta posible afirmar que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca opositora, a pesar de que se trata de clases internacionales diferentes, resultan coincidentes en cuanto a la naturaleza y finalidad de los servicios comprendidos en cada caso, en tanto que los servicios de representación comercial, así como los aduaneros, buscan ofrecer apoyo a las empresas en la implementación de actividades y estrategias para optimizar sus procesos de comercialización de sus mercancías a través de la planificación, oferta, negociación, ejecución y control de las mismas, en línea de las necesidades que manifieste el cliente y especialmente en el sector del comercio internacional; de manera que, en la representación comercial, pueden encontrarse incluidas las actividades que facilitan la comercialización así como el tránsito de bienes y servicios en el ámbito de las diligencias aduaneras, tales como el pago de tasas, presentación de formularios, manipulación de mercancías, entre otras.

En tal sentido, se advierte que los servicios comparten canales de publicidad, pues el empresario que ofrece servicios aduaneros utilizará medios de comunicación como televisión, internet, volantes, vallas publicitarias, así como pautas radiales; a lo cual se agrega que, dichos medios de comunicación también pueden ser utilizados por el solicitante del signo cuestionado al momento de promocionar los servicios de representación comercial.

Del mismo modo, los servicios que distinguen el signo y la marca confrontados, comparten canales de comercialización, pues con regularidad son ofrecidos por empresas dedicadas a la administración y consultoría en temas comerciales que pueden ofertar sus servicios en ferias comerciales, a través de telemarketing y de forma personalizada en los establecimientos de comercio dedicados exclusivamente a este tipo de 25 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, los cuales pueden encontrarse con regularidad en complejos empresariales en los que confluyen varios ofertantes de servicios dedicados a la gestión comercial y aduanera.

Para corroborar la conclusión anterior, valga traer al estudio la nota explicativa para la clases confrontadas de la Clasificación Internacional de Niza; entonces, en el caso de la clase 35 dicha nota explicativa refiere que comprende “[…] principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios. […]”25.

Por su parte, en cuanto a la clase 36 internacional “comprende principalmente los servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias, así como los servicios relacionados con contratos de seguros de todo tipo”26. Adicionalmente, se observa que los servicios resultan complementarios, especialmente en el sector de comercio internacional, pues el empresario que quiera contratar un servicio de representación comercial, a su vez, puede encontrarse en la necesidad de adquirir los servicios aduaneros de la marca opositora, como quiera que su fin último, en cualquier caso, será la búsqueda de los medios para comercializar y poner en disposición las 25https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=36&explanatory _notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&ver sion=20160101 26https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=36&explanatory _notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&ver sion=20160101 26 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercancías que pretende ofrecer en el mercado, lo cual a su vez supone la necesidad no solo de implementar estrategias para la venta de las mercancías al consumidor final sino también la gestión de las herramientas para su correcta comercialización en punto de las diligencias aduaneras que corresponden para tal fin.

En síntesis, los servicios aduaneros lograrían optimizar el proceso de comercialización de las mercancías requerido por un empresario que recurre a los servicios de representación comercial. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo y aquellos que distingue la marca previamente registrada, representan un complemento entre sí. Así las cosas, al existir identidad entre el signo cuestionado y la marca confrontados así como una evidente relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que: (i) se trata de una misma marca, (ii) que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, o (iii) que los empresarios tienen alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada – Cimpex LTDA. Frente a la confusión directa y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201527, indicó lo siguiente: 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”.

En consecuencia, se encuentran cumplidos la totalidad de los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, respecto del signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, el cargo formulado por la actora en relación con la vulneración de dicha norma no prospera, pues los actos administrativos aplicaron correctamente las reglas para la confrontación de signos distintivos concluyendo que el signo cuestionado no resultó apto para registro al encontrarse similarmente confundible con una marca previamente registrada. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.

De la violación al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 se configura cuando el signo cuestionado es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña y siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. En concordancia con la anterior disposición, los artículos 190 a 193 ibidem regulan lo relativo el derecho de exclusividad que se otorga sobre el nombre comercial y su protección. Así, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 explica que se entiende por nombre comercial al signo que identifica una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil.

Igualmente, el artículo 191 indica que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. El artículo 192 señala que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

Finalmente, el artículo 193 dice que el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente y que, en todo caso, el registro o depósito tendrá carácter declarativo. En la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó las siguientes características de la figura del nombre comercial: i) que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; ii) que el nombre 29 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial resulta diferente de la enseña comercial (a través de la cual se identifican los establecimientos de comercio), e independiente de la razón social de la persona jurídica; y que dicho signo iii) puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única.

En relación con la protección del nombre comercial, el Tribunal precisó que “[…] a) el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante […] c) quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o asociación”28 (Destacado fuera del texto).

Frente a los presupuestos que se deben tener en cuenta para acreditar el primer uso real, efectivo y constante de un nombre comercial, la jurisprudencia andina ha explicado lo siguiente: “[…] 4.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Pais Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en 28 Folio 168 del expediente físico de la referencia 30 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables: […]”29.

(destacado de la Sala). II.4.2.1. Pues bien, en aras de descender al estudio de la causal alegada, lo primero que pone de presente la Sala es que, tal como se advierte de la argumentación presentada con la demanda, la parte actora no discute si el nombre comercial “CIMPEX” invocado por la opositora era susceptible de ser protegido, ni tampoco argumenta tener un mejor derecho frente a este por un uso previo por parte del demandante, sino que en punto de la configuración de la causal de que trata el literal b) ibidem, fundó sus alegaciones en lo siguiente: i) que la sociedad opositora no logró acreditar el uso del nombre comercial respecto de los servicios de agencia aduanera, como erradamente lo encontró la SIC, que ii) la denominación “CIMPEX” se utilizó como razón social del empresario opositor, y iii) que los empresarios han coexistido en el mercado utilizando la sigla “CIMPEX” sin afectar al consumidor; así se observa de los siguientes apartes de la demanda que se transcriben a continuación: “9.

La sociedad opositora cambió su denominación comercial mediante escritura pública del 29 de diciembre de 1983, inscrita el 13 de enero de 1984 en la Cámara de Comercio de Bogotá, por el de “Cimpex Ltda”, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal adjunto a esta demanda. 10. Con anterioridad de 4 años y medio, la sociedad que represento, por su parte, cambió su denominación comercial mediante escritura pública del 27 de junio de 1979, inscrita el 6 de julio -de 1979 en la Cámara de Comercio de Medellín, por el de “Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada”, pudiendo, reza el Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, usar la sigla “CIMPEX LTDA” 11.

De manera que las sociedades Cimpex, la de Medellín y la Bogotá, han coexistido por más de 24 años, en particular desde enero de 1984, cuando la opositora adoptó la sigla “CIMPEX”, hasta marzo de 2008, cuando presentó la oposición. 12. Al momento de la oposición, mi representada ha venido usando dicha 29 226-IP-2020 31 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sigla, durante muchos años, de manera real y efectiva, para servicios de representación comercial [ ] El Artículo 136 literales a) y b) por indebida aplicación, en cuanto a que no existe (ni ha existido en 26 años) riesgo de confusión entre la prestación de servicios de representación comercial y la prestación de servicios aduaneros, mucho menos con los servicios de almacenamiento, manejo y custodia de mercancías objeto de comercio exterior y los servicios de distribución física de mercancía, que aparecen como objeto social en el certificado de existencia y representación legal de la opositora Cimpex Ltda.”30.

En tal sentido, el análisis de la causal invocada se adelantará respecto del uso efectivo y constante del nombre comercial por parte de Cimpex S.A.S. con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro como marca del signo cuestionado, así como en cuanto a la similitud de las expresiones y la relación entre los servicios que se acreditaron y aquellos que pretende distinguir el signo cuestionado, con miras a determinar si el signo cuestionado se encontró o no incurso en la referida causal de irregistrabilidad.

Así pues, para efectos de determinar si el signo negado para registro incurre en la causal de irregistrabilidad invocada por la actora, en primer lugar, la Sala deberá establecer si se acreditó el uso, real, efectivo y continuo del nombre comercial “CIMPEX” por parte del litisconsorte necesario, y con anterioridad a la solicitud de registro como marca del signo cuestionado.

De ser cierto lo anterior, deberá establecerse si existe identidad o semejanza entre los signos en conflicto que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los servicios que los signos distinguen o pretenden distinguir. 30 Folios 181 y 182 del expediente físico de la referencia. 32 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para el efecto, con base en el material probatorio obrante en el expediente administrativo y las pruebas aportadas en la presente instancia judicial, la Sala deberá determinar la fecha del primer uso real, efectivo y constante del nombre comercial “CIMPEX” por parte del litisconsorte necesario y con base en ello si aquel resulta susceptible de la protección establecida en la normatividad comunitaria, para determinar si concurre la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 ibidem respecto del signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo).

II.4.2.1.1. Al respecto se observa que el litisconsorte necesario aportó las siguientes pruebas a fin de acreditar el uso del nombre comercial “CIMPEX”, así: A) En la actuación administrativa allegó los siguientes documentos31: A.1.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Cimpex LTDA (hoy Cimpex S.A.S.). A.2.- 25 Escrituras públicas en virtud de las cuales se advierten modificaciones y reformas relacionadas con los estatutos, objeto social, agencias, cesión de derechos sociales, bienes y capital de la sociedad Cimpex LTDA, en los años 1972, 1978, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, y 2006.

A.3.- 36 facturas de ventas de servicios expedidas por Cimpex LTDA (hoy Cimpex S.A.S.), así: 6 del año 1991; 8 del año 1994; 7 del año 1995; 4 del año 1996; 5 del año 1998; 5 del año 1999; y 1 del año 2004. Adicionalmente, 26 facturas de compra expedidas por diferentes empresas a Cimpex LTDA (ahora Cimpex S.A.S) así: 2 del año 1991; 3 del año 1992; 1 del año 1993; 19 del año 1994; y 1 del año 1997.

A.4.- 45 comprobantes de egreso emitidos por Cimpex LTDA (hoy Cimpex S.A.S. así: 4 del año 1991; 8 del año 1992; 2 del año 1993; 5 del año 1994; 4 del año 1995; 4 del año 1996; 3 del año 1997; 2 del año 2001; 2 del año 2002; 2 del año 2003; 2 del año 2004; 3 del año 2005; 2 del año 2006; y 2 del año 2008 (7 y 19 de marzo). Adicionalmente, 2 comprobantes de ingreso emitidos en favor de Cimpex LTDA en el año 1991. 31 Anexo 1, visible en la anotación 72 del expediente digital en SAMAI. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A.5.- 2 ordenes de pago de cheques emitidos por Cimpex LTDA (ahora Cimpex S.A.S.) del 26 de diciembre de 1991.

A.6.- 2 comunicaciones enviadas por distintas empresas a la sociedad Cimpex LTDA en el año 1997, y 1 comunicación enviada por Cimpex LTDA a Sistemas Electrónicos de Seguridad en el año 2001. A.7.- Libros oficiales de Cimpex LTDA de los años 1989 a 2007. A.8.- Certificaciones de ingresos de la sociedad Cimpex LTDA de los años 1989 a 2007 expedidos por el revisor fiscal de la empresa en mención. Adicionalmente, certificaciones de inscripciones de los libros de comercio de la sociedad Cimpex LTDA desde el año 1975 hasta el año 2006, expedidas por la Cámara de Comercio de Bogotá. A.9.- Aviso expedido por la Superintendencia de Sociedad el 30 de enero de 2011, en el que se informa a Cimpex LTDA la admisión en un proceso de restructuración. A este respecto, valga recordar que la SIC emitió el siguiente pronunciamiento sobre el material probatorio aportado en sede administrativa: “[…] En el certificado de existencia y representación legal consta la fecha de inscripción de la sociedad, 6 de febrero de 2002, con número de matrícula 01155154.

La sociedad tiene como actividad comercial "la explotación de los medios legales, de la industria, del comercio o de servicios ( ) Comprar, alquilar almacenar, fabricar, procesar, distribuir, promover y vender todo tipo de mercancías, materias primas y/o servicios ( ) representar o agenciar empresas nacionales o extranjeras". Las escrituras públicas en las que consta la constitución, cesión de derechos sociales, reforma de estatutos, aumento de capital, unificación de estatutos, Reforma del Capital social, venta del BCH a favor de CIMPEX Ltda., la creación una agencia de CIMPEX LTDA en Buenaventura, reforma Objeto Social, englobe y desenglobe de un inmueble de CIMPEX LTDA., adición matriculas inmobiliarias de CIMPEX LTDA., adición reglamento de propiedad horizontal de inmueble de CIMPEX LTDA., liberación de Hipoteca de inmueble propiedad de CIMPEX Ltda., son hechos ciertos y debidamente probados, que constituyen un indicio del uso público y permanente del nombre comercial, ya que de las escrituras se desprende que la sociedad se ha tenido que reformar, crear agencias, modificar sus inmuebles, para adaptarse a las necesidades del mercado, y tomar la mejor forma para prestar sus servicios.

Las facturas, comprobantes de egreso y órdenes de pago, evidencian el uso del nombre comercial en la prestación de servicios de agenciamiento aduanero, consistente en el pago de derechos de aduana, acarreos, servicio de montacarga, apertura de bultos, presentación de formularios, almacenamiento de mercancía, cargue y descargue, apertura y cierre de cajas, gastos de contenedor, bodegaje, fletes internacionales, y manejo puerto; que el mismo se comenzó a prestar en 34 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1989, y que la actividad ha sido continua y en el 2007, todavía se seguían desarrollando las mismas actividades.

Adicionalmente, los libros oficiales mayor y balances, de 1989 a 2007, y a los certificados de ingresos de la sociedad opositora de los mismos años, expedido por el Revisor Fiscal, indican que la sociedad ha tenido actividad contable, ya que en los mismos constan los movimientos anuales de activos y pasivos, ventas y compras, así como el movimiento de los inventarios.

Teniendo en cuenta el conjunto de pruebas presentadas, y como se enunció anteriormente, de dichos documentos se desprende que la empresa ha tenido actividades desde 1989, y que por tener ventas, y compras, se evidencia que el público conoce la empresa y la identifica por el nombre CIMPEX. Además, cada documento constituye un indicio del uso del nombre comercial, y todos apuntan a que el mismo ha sido constante, permanente y público.

Por lo tanto, de los hechos conocidos se concluye, que el uso del nombre comercial ha sido continuo y permanente desde 1989 hasta la fecha, y que la sociedad continúa desarrollando sus actividades. Asimismo, queda probado que el uso del nombre comercial es público y conocido por los consumidores. Adicionalmente, de los documentos presentados se comprobó que las actividades que desarrolla la sociedad son la explotación de los medios legales, de la industria, del comercio o de servicios, y que por lo mismo puede comprar, alquilar, almacenar, fabricar, procesar, distribuir, promover y vender todo tipo de mercancías, materias primas y/o servicios; importar o exportar directa o indirectamente, y representar o agenciar empresas nacionales o extranjeras.

Las cuales ejerce por medio del agenciamiento aduanero, el fletamento internacional, y el bodegaje.” (destacado de la Sala). B) Por otra parte, en su escrito de contestación de la demanda la sociedad Cimpex S.A.S. solicitó como pruebas documentales y así se decretaron las siguientes32: B.1.- Documentos laborales de la empresa Cimpex LTDA (ahora Cimpex S.A.S.) entre los que se encuentran: certificaciones laborales, cuentas por cobrar, comunicaciones a empleados, liquidaciones de contratos laborales, en los años 1975, 1976 y 1977.

B.2.- Estado de cuenta de Cimpex LTDA con saldo al 31 de octubre de 1976 firmado por el Departamento de contabilidad. B.3.- Publicación de pauta publicitaria de Cimpex LTDA en lo que parece ser el directorio telefónico de Bogotá, en la sección de “Agentes de Aduana”. La imagen se encuentra acompañada de un mensaje por correo 32 Las pruebas del litisconsorte necesario obran a folios 237 a 274 del expediente físico de la referencia. 35 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co electrónico en la que se informa que se trata de una publicación en el directorio telefónico de Bogotá del año 1976.

B.4.- 4 facturas de venta emitidas por Cimpex S.A.S. en el año 2011. B.5.- Impresiones tomadas de la página web de Cimpex S.A.S. B.6.- Impresiones tomadas de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio donde consta la solicitud de la marca CIMPEX para las clases 39 y 42 internacional presentadas en el año 1990. Adicionalmente, el despacho sustanciador accedió a su solicitud de oficiar a la DIAN33, a la Secretaría de Hacienda Distrital34, y a la Nueva E.P.S.35, para que informaran acerca de: i) facturación a cargo de Cimpex LTDA (hoy Cimpex S.A.S.); ii) declaraciones de IVA, ICA, retención en la fuente, entre otros tributos a cargo de dicha sociedad; y iii) aportes a la seguridad social de sus empleados.

II.4.2.1.1.1. Pues bien, previa revisión de las pruebas documentales aportadas por el litisconsorte necesario, la Sala logra advertir en primer lugar que, tal como lo advirtió en su demanda la parte actora, la mayoría de ellas, a saber, los comprobantes de ingreso y egreso, las facturas de compra entre los años 1989 al 2008, así como los documentos emitidos a sus empleados en los años 1975, 1976 y 1977, acreditan principalmente el uso de la expresión “CIMPEX” como razón social del litisconsorte necesario, así como el nombre del establecimiento comercial que funcionaba a su cargo.

En este punto, valga la pena recordar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto en relación con las características del nombre comercial como signo distintivo y su diferencia con el atributo de las personas 33 La respuesta de la entidad obra a folios 324 a 327, y 424 a 428 del expediente físico de la referencia. 34 La respuesta de la entidad obra a folios 337 a 423 del expediente físico de la referencia. 35 La respuesta de la entidad obra a folios 462 a 466 del expediente físico de la referencia. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurídicas como lo son la razón social y la enseña comercial, veamos: “- Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.”36 En ese orden, ha de tenerse en cuenta que la antigüedad de la razón social no conlleva necesariamente la demostración del uso real, efectivo y continuo del nombre comercial, que a la postre es el aspecto con mayor relevancia en el debate suscitado por las partes.

Además de ello, resulta importante resaltar que el certificado de existencia y representación legal de una persona jurídica simplemente da cuenta de su existencia y hace público el nombre de la persona que ejerce su representación legal, más no constituye en sí mismo la prueba de que aquella desarrolle las actividades económicas relacionadas con su objeto social, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial, de manera real, efectiva y continua37.

Sin perjuicio de lo anterior, para esta Sala las facturas de venta aportadas por el litisconsorte necesario, tanto en sede administrativa como en la presente instancia, a través de las cuales se logra observar la efectiva 36 Proceso 05-IP-2016. 37 La consideración que se acoge en el presente asunto fue adoptada por esta Sala en la sentencia de 23 de mayo de 2024, M.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2011 00241 00;

Actor: TECNODIESEL LIMITADA. 37 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oferta de servicios como pago de derechos de aduana, diligenciamientos de formularios, apertura de bultos, acarreos locales, servicios de montacargas, bodegaje, entre otros, en los años 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, y 2011 a través de la expresión “CIMPEX”.

En el mismo sentido, la Sala advierte que los comprobantes de ingreso y egreso consiguen probar que la sociedad Cimpex S.A.S. (antes LTDA) se ha encontrado en continua actividad en el comercio como una empresa de agencia de aduanas ofreciendo diferentes servicios para dicha finalidad entre los años 1989 a 2008, a través de la expresión “CIMPEX” con la cual consigue individualizarse de las demás empresas que desarrollan dichas actividades, de manera que los consumidores han logrado reconocer al empresario a través de dicha expresión. Lo anterior, pues los mencionados comprobantes reflejan cifras de ventas realizadas por el litisconsorte necesario en las fechas mencionadas, lo cual pueden respaldarse con las facturas de venta aportadas por ella al presente asunto.

Adicionalmente, algunas de las facturas de compra aportadas por el litisconsorte necesario reflejan la inversión en artículos publicitarios con la expresión “CIMPEX” con el fin de ofertar los servicios de agencia aduanera en el mercado durante los años 1995 a 2000, y 2003 a 2008. Con lo anterior, resulta posible inferir que el litisconsorte necesario logró probar con suficiencia el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial “CIMPEX” para ofertar sus servicios relacionados con la agencia aduanera con anterioridad al 13 de diciembre de 2007, fecha en la cual se presentó ante la SIC la solicitud de registro de marca del signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza por parte de la actora. 38 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior es así, atendiendo al criterio comunitario en virtud del cual los documentos aptos para acreditar el uso del nombre comercial pueden ser: “facturas comerciales, documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial”38, que permitan establecer de manera clara los tiempos en los cuales se realizó el uso del nombre comercial.

A lo anterior, valga traer en consideración el criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina abordó en la Interpretación Prejudicial 226-IP-2020, en relación con la exigencia de la prueba de la continuidad en el uso del nombre comercial, así: “[…] 4.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.” (destacado de la Sala).

II.4.2.3. Ahora bien, habiendo encontrado acreditado el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial “CIMPEX” por parte de la sociedad Cimpex S.A.S., con anterioridad al 13 de diciembre de 2007, fecha en la cual se solicitó el registro como marca del signo cuestionado “CIMPEX” para identificar servicios en la clase 35 internacional, la Sala descenderá al estudio de los presupuestos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, norma que es objeto de debate en el presente asunto.

Para ello, corresponde determinar, en primer lugar, si entre el signo cuestionado y el nombre comercial existe similitud o identidad con la virtualidad de llevar 38 Proceso 05-IP-2016. 39 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a error al consumidor, y, en segundo lugar, si entre los servicios que pretende distinguir dicho signo y las actividades comerciales que desarrolla el litisconsorte necesario a través de su nombre comercial guarda relación. Sea lo primero decir que, como se advirtió del análisis probatorio, el nombre comercial “CIMPEX” del litisconsorte necesario se encuentra protegido en la medida que acreditó su uso real, efectivo y continuo, con anterioridad a la solicitud del signo cuestionado, en segundo lugar, como resultó del cotejo desarrollado con anterioridad, entre el signo cuestionado “CIMPEX” y la marca previamente registrada “CIMPEX”, existe identidad ortográfica y fonética; por lo que dicha conclusión, sin mayor análisis, resulta aplicable también para la confrontación de las expresiones que conforman el signo cuestionado y el nombre comercial en tanto que se trata de la misma palabra, de manera que se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad señalada.

Por otra parte, en cuanto a la relación entre los servicios que pretende distinguir el signo cuestionado y aquellos que ofrece la sociedad Cimpex S.A.S. a través de su nombre comercial, la Sala resalta que, esta última logró probar la prestación de servicios aduaneros tales como pago de derechos de aduana, diligenciamientos de formularios, apertura de bultos, acarreos locales, servicios de montacargas, bodegaje, de manera que entre aquellos y los servicios de gestión comercial que pretenden identificar el signo cuestionado existe una evidente relación con la virtualidad de originar un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, máxime si se considera que se trata de expresiones idénticas con las cuales se pretende ofertar servicios en un mismo sector, como sería el empresarial y comercial.

En consecuencia, la Sala encuentra que el signo “CIMPEX” para identificar 40 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza también se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo concluyó la SIC en los actos administrativos que negaron el registro como marca de dicho signo, de manera que frente estos últimos se mantendrá incólume la presunción de legalidad que les asiste al determinarse que no vulneran las normas invocadas por la demandante, particularmente la mencionada causal de irregistrabilidad ni los artículos 190 y 191 ibidem, y por lo tanto, los cargos formulados por la actora no encuentran prosperidad.

II.4.3. Por otra parte, la demandante sostuvo que el signo cuestionado “CIMPEX” (nominativo) y la marca opositora “CIMPEX” (mixta) han coexistido en el mercado durante 26 años, sin que se haya presentado riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre el particular, la Sala encuentra necesario mencionar que, conforme lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad […]”39 (resaltados fuera del texto original).

Además, de las pruebas obrantes en el expediente se observa que no se aportó alguna que, en aras de acreditar la coexistencia pacífica, permita afirmar más allá de toda duda que el signo cuestionado y la marca opositora han compartido escenarios de publicidad o comercialización sin que hubiese riesgo de confusión, así como tampoco se aportaron, por ejemplo, análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la carga de la prueba pertenece a la parte que alegó la mencionada 39 Proceso 15-IP-2003. 41 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coexistencia pacífica40.

Así las cosas, la Sala concluye que este argumento alegado por la parte actora no resulta de recibo. II.4.3. Adicionalmente, la demandante afirmó que en desarrollo del trámite marcario en virtud del cual se expidieron los actos demandados, las sociedades Kolombia LTDA y Cimpex LTDA (hoy Cimpex S.A.S.), a través del mismo apoderado, presentaron una misma oposición en contra de la solicitud de registro del signo cuestionado, de manera que no asumieron el valor de la tasa de tramitación por cada uno de los opositores, y en ese orden, la SIC no debió aceptar dichos escritos, pues adicionalmente, no hay prueba alguna que acredite la fusión de las mencionadas sociedades.

Sobre este punto, previa revisión del expediente administrativo en virtud del cual se tramitó la solicitud de registro como marca del signo cuestionado, la Sala encuentra que, si bien es cierto que en un primer momento se presentó oposición en contra de dicha solicitud marcaria en un mismo escrito por parte de las sociedades Kolombia LTDA y Cimpex S.A.S.41, lo cierto es que la SIC admitió la oposición únicamente en favor de la primera de ellas42, quien fuere, para ese momento, la titular de la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta).

Con todo, mediante resolución 37897 de 28 de julio de 2009, la SIC corrigió la anterior imprecisión en la medida que, revocó el artículo primero de la resolución número 35668 de 26 de septiembre de 2008, el cual quedó vigente en el siguiente sentido: “ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad CIMPEX LTDA”, tras advertir que se acreditó la transferencia de derechos de propiedad 40 Proceso 551-IP-2015. 41 Folios 12 a 23 del expediente administrativo. 42 Folio 36 del expediente administrativo. 42 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co industrial sobre la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta) entre Kolombia LTDA y Cimpex LTDA (ahora S.A.S.).

Por tal razón, esta Sala encuentra subsanado la imprecisión en la que incurrió la autoridad demandada al momento de expedir los actos administrativos acusados en relación con la mención sobre la sociedad que presentó la oposición y quien es la actual titular de la marca confrontada, advirtiendo que tal imprecisión no resulta suficiente para encontrar demostrada la violación de las normas superiores invocadas por la actora, y particularmente el literal c) del artículo 149 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.4. Para terminar, la Sala no encuentra acreditada la vulneración del artículo 151 ibidem, pues, aunque es cierto que los actos administrativos incurrieron en una imprecisión en relación con la clasificación a la que pertenecen los servicios que identifica la marca previamente registrada “CIMPEX” (mixta) con certificado número 416725, en tanto que allí se indicó que los servicios aduaneros se encuentran comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando la realidad es que aquellos pertenecen a la clase 36 internacional, también es cierto que, en primer lugar, el análisis de conexidad competitiva que realizó la SIC para determinar que el signo cuestionado no resultó susceptible de registro como marca, se realizó precisamente respecto de los servicios aduaneros, para los cuales se encuentra efectivamente registrada la marca opositora, tal como se advierte del certificado de marca que puede ser consultado en la plataforma para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, más allá de que hubiese concurrido un error mecanográfico al indicar la clase a la que ellos pertenecen.

En segundo lugar, como la realidad jurídica de los derechos de propiedad industrial reconocidos con la concesión del registro como marca del signo 43 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co opositor “CIMPEX” (mixto) se encuentra dada por la información que reposa en el certificado de registro respectivo, lo allí determinado es lo que debe comportar análisis y mayor relevancia en el caso; de manera que el error mecanográfico cometido por la SIC no ostenta la virtualidad de afectar la legalidad de los actos administrativos acusados.

II.4.5. CONCLUSIÓN En ese orden, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que: i) entre el signo cuestionado y la marca confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que el signo “CIMPEX” (nominativo) para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y ii) adicionalmente, el signo cuestionado también se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) ibidem, pues resulta similarmente confundible con el nombre comercial “CIMPEX” previamente usado de manera efectiva, real y continua por parte de la sociedad Cimpex S.A.S., tal como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del acto administrativo demandado.

Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la demanda de la referencia. II.4.6. SOBRE COSTAS Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP43, la Sala concluye que no se configuran 43 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 44 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.4. SOBRE PODERES La Sala reconocerá personería al abogado RAMÓN FRANCISO CÁRDENAS RAMIREZ como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante en el folio 479 del expediente físico de la referencia. En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas al abogado JUAN DAVID LOZANO GUZMAN como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado RAMÓN FRANCISO CÁRDENAS RAMIREZ como apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante en el folio 479 del expediente físico de la referencia. En consecuencia, se tienen por terminadas las facultades reconocidas al abogado JUAN DAVID LOZANO GUZMAN como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio. 45 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00454 00 Demandante: COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA – CIMPEX LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.