Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000201700007-00 Demandante: Productos Alimenticios Padel S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Laboratorios Incobra S.A. y Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Productos Alimenticios Padel S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 83631 de 4 de diciembre de 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Productos Alimenticios Padel S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 2 del aplicativo web SAMAI.

Documento electrónico denominado “DEMANDA”. 2 Cfr. Índice 2 del aplicativo web SAMAI. Documento electrónico denominado “DEMANDA”. 2 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 83631 de 4 de diciembre de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA, para identificar productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] II. PETICIONES Solicito al Honorable Consejo de Estado, que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones: 2.1. Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo; Resolución N° 83631 del 4 de diciembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvieron los recursos de apelación interpuestos por las sociedades comerciales LABORATORIOS INCOBRA S.A. y LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. en contra de la Resolución N° 41306 del 24 de junio de 2016, revocándola íntegramente, y en su lugar decidió, declarar fundadas las oposiciones presentadas por los apoderados judiciales, de las referidas sociedades comerciales y negar el registro de la marca Fosfocebrina (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª Internacional de Niza, tramitada por mi representada ante la Dirección de Signos Distintivos, de la Superintendencia de industria y Comercio. 2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca Fosfocebrina (Mixta), tramitada por mi representada, para identificar productos relacionados con (sic) en la clase 5ª Internacional de NIZA. 2.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia proferida en desarrollo de este proceso. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Índice 2 del aplicativo web SAMAI.

Documento electrónico denominado “DEMANDA”. Fls. 2 y 3 3 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La parte demandante solicitó el registro como marca del sigo mixto FOSFOCEBRINA, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de noviembre de 2015 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 786, la cual fue objeto de oposición por Laboratorios Incobra S.A. y Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., en adelante los terceros con interés directo en el resultado del proceso. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 41306 de 24 de junio de 2016, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”: i) declaró infundadas las oposiciones presentadas por los terceros con interés directo en el resultado del proceso.; y, por el otro, ii) concedió el registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Los terceros con interés directo en el resultado del proceso. interpusieron respectivamente recursos de apelación contra la Resolución núm. 41306 de 24 de junio de 2016. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 83631 de 4 de diciembre de 2016, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante la cual resolvió, por un lado, i) revocar la decisión contenida en la Resolución núm. 41306 de 24 de junio de 2016; por el otro, ii) declarar fundada la oposición de los terceros con interés directo en el resultado del proceso.; y, por último, iii) negar el 4 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 134; 136, literales a) y h); 224; 228; y 230 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así5: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

La parte demanda aplicó en forma indebida el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 porque se desconocieron aspectos relevantes, aplicables al cotejo de los signos en disputa que, en caso de haberse aplicado, hubieren evidenciado inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas cotejadas. 6.2. En relación con la identidad visual, explicó que el signo solicitado como marca mixta está conformado por la expresión FOSFOCEBRINA y consta de una tipología de letra especial, de color degradé naranja- amarillo; en contraste con las marcas previamente registradas VITACEREBRINA y CEREBRINA, estas últimas que contienen elementos adicionales, tanto nominativos como gráficos, que otorgan distintividad y reconocimiento en el público consumidor.

Agregó que se trata de diferencias visuales relevantes, que generan una distintividad entre unas y otras. 5 Cfr. Folios 20 a 26 del documento electrónico denominado “1ED - Cuaderno 1-Cuaderno1folio1al201.pdf”. 5 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3.

En relación con la identidad fonética, el sonido entre el signo y las marcas previamente registradas es diferente, lo que hace que la confusión sea “imposible”, permitiendo al público consumidor percibir las diferencias fonéticas existentes, las cuales otorgan distintividad. 6.4. En relación con la Identidad Ortográfica, los segmentos vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces y la ausencia de terminaciones comunes permiten concluir que no existe similitud y, por ende, riesgo de confusión entre el signo mixto FOSFOCEBRINA y las marcas previamente registradas VITACEREBRINA Y CEREBRINA. 6.5.

El hecho de que se comparta la partícula BRINA no los hace confundibles porque el cotejo marcario se debe realizar en conjunto y no de manera fraccionada por cuanto, adicionalmente, incluyen elementos gráficos. Asimismo, agregó que en relación con las partículas BRINA y RINA en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza coexisten otras marcas. 6.6.

Con fundamento en lo anterior explicó que, si bien, el signo y las marcas previamente registradas presentan algunos elementos comunes desde el punto de vista ortográfico, los mismos son conceptualmente diferentes, lo cual permite al público consumidor promedio distinguirlos en el mercado, máximo que el signo incorpora una expresión que carece de significado conocido, como es CEBRINA. 6.7.

Conforme con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, se entiende como marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. 6.8. En relación con la identidad Visual entre el signo FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA, indicó que la partícula FOSFO es común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que el “simple cotejo visual” permite observar las diferencias que presentan el signo y la marca.

Agregó que el signo cuenta con una representación gráfica que permite distintividad en este aspecto. 6 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.9. Asimismo, sobre la identidad ortográfica entre el signo FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA, indicó que el simple cotejo visual permite observar diferencias entre una y otra.

Al respecto, explicó, por un lado, que “[…] [n]o existe la similitud alegada y en consecuencia no existe riesgo de confusión entre las mismas, pus (sic) si hay algo caracterizante en estos signos, es principalmente los rasgos determinantes que contienen, toda vez que entre las expresiones se encuentran un número de diferencias importantes que perfectamente encierran un factor determinante para la coexistencia pacífica de dichas marcas en el mercado […]”; por el otro, que la partícula “Fosfo” es inapropiable y que el riesgo de confusión no surge a partir de la “simple coincidencia de letras”. 6.10.

En materia de la comparación fonética de los signos” explicó que existen diferencias sustanciales entre el signo FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA dado que el sonido que se emite al pronunciar el elemento nominativo -de forma sucesiva- no es el mismo y la confusión surge cuando la fonética es igual. Agregó que el único elemento coincidente es la expresión FOSFO, que evoca al elemento fósforo.

Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.11. Teniendo en cuenta el mandato previsto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para que una solicitud de registro de un signo como marca sea negado se deben reunir diversos requisitos, entre ellos, el riesgo de confusión o asociación con un signo notorio. 6.12.

Al respecto, conforme a los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, Laboratorios Finlay tercero con interés directo en el resultado del proceso no presentó pruebas en su escrito de oposición que demostraran que la marca VITACEREBRINA FINLAY de su propiedad mantuvo su condición de marca notoria, teniendo en cuenta que la misma fue reconocida mediante Resolución núm. 48177 de 13 de agosto de 2012, dentro del expediente 11-166276 y que la solicitud de registro de FOSFOCEBRINA tuvo lugar el “04/11/2015”. 7 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.13.

A pesar de lo anterior, el análisis de registrabilidad que realizó la parte demandada tuvo en consideración la condición de marca notoria anteriormente indicada, sin que hubiere prueba o fundamento de que esta se mantenía como tal. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada6 contestó la demanda, y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Legalidad de los actos acusados 7.1.

La parte demandada no incurrió en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, la decisión se fundamentó en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable al caso. 7.2. El acto acusado fue debidamente motivado y ajustado a las disposiciones normativas en temas marcarios y, por lo tanto, no debe ser anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo pretende la parte demandante.

Inexistencia de violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.3. Las expresiones FOSFOSERINA y FOSFOCEBRINA son confundibles porque ambas ostentan una partícula de uso común, como es la expresión “FOSFO”; y que al excluir dicha partícula la comparación se debe realizar entre “SERINA” y “CEBRINA”, las cuales cuentan con una misma sucesión vocálica y las mismas sílabas tónicas. 7.4.

La introducción de la letra “b” en el signo solicitado como marca antes de la terminación “rina” no imprime suficiente distintividad en tanto la secuencia de consonantes que anteceden y preceden son idénticas. Indicó que lo mismo ocurre 6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 296 a 306 del cuaderno núm. 1. 8 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al comparar las partículas “cerebrina” y “cebrina” en relación con las otras marcas opositoras. 7.5.

En relación con la conexidad competitiva la solicitud del registro del signo se orientó a identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mismo de las marcas opositoras y en relación con las cuales se generaba el riesgo de confusión. 7.6. En ese orden de ideas, la parte demandada en el acto acusado consideró que estaba probada la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Inexistencia de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.7. Una vez realizado el estudio de registrabilidad por la parte demandada, en su momento, se encontró que el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria “VITACEREBRINA FINLAY” en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a la “extrema semejanza” que presentan.

Por ende, el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Existencia de conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas previamente registradas y las pretendidas por el signo solicitado 7.8. En el presente caso estaba probada una conexidad competitiva entre los productos o servicios distinguidos en el mercado por las marcas previamente registrada y el signo solicitado, en tanto todas ellas se relacionaban con productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.9.

Por último, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad indicadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

Explicó que, en relación con la identidad o 9 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co grado de semejanza debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. Terceros con interés directo en el resultado del proceso Laboratorios Incobra S.A. 8.

Laboratorios Incobra S.A., actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda7 y solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: 8.1. Propuso las excepciones de “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho” y la que denominó “legalidad del acto administrativo.

Correcta aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”. 8.2. En relación con la primera excepción indicó que la demanda fue presentada de manera “prematura y extemporáneamente”, antes de surgir para el demandante el derecho al ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque esta se presentó el 16 de diciembre de 2016, pese a que el acto acusado se notificó hasta el 5 de enero de 2017. 8.3.

En relación con la segunda excepción explicó que el análisis entre el signo FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA son similares, “marcadísimas e inocultables” desde una perspectiva visual, ortográfica y fonética, que puede generar riesgo de confusión y que se debe tener en consideración que se trata de medicamentos. 8.4.

Por ende, explica que la legalidad de los actos acusados no pudo ser desvirtuada, en tanto se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. 7 Cfr. Fls. 244 a 253 del cuaderno núm. 2 10 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.

Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda8 y solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: 9.1. La expresión FOSFO es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, el análisis de distintividad del signo solicitado como marca se debe realizar desde la expresión CEBRINA. 9.2.

Tiene registradas las marcas VITACEBRINA, CEREBRINA y VITACEREBRINA, debiendo considerarse que el prefijo VITA es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, excluyendo las partículas de uso común entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas se puede concluir que el signo solicitado como marca no es distintivo y, por ende, no se debe acceder a la pretensión de nulidad del acto acusado porque se generaría un riesgo de confundibilidad. 9.3.

Agregó a lo anterior que es titular de los siguientes registros marcarios. Por un lado, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de: “VITACEBRINA”, “VITA C BRINA”, “VITACEREBRINA”, “VITACEREBRINA #1”, “VITACEREBRINA FINLAY”, “CEREBRINA”, “CEREBRINA ENERGY”. Y, por el otro, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de: “VITACEBRINA”, “VITACEREBRINA FINLAY”, “CEREBRINA”, “CEREBRINA ENERGY”. 9.4.

Asimismo, que su esfuerzo de posicionamiento fue reconocido por la parte demandada, que declaró mediante Resolución núm. 48177 de 13 de agosto de 2012 la notoriedad de la marca “VITACEREBRINA FINLAY” para el periodo comprendido entre el año 2011 y noviembre de 2015, para distinguir suplementos multivitamínicos. En ese orden, indica que se debe proteger la marca notoria con el propósito de evitar que se afecte su prestigio y se pierda su posición y significación en el mercado. 9.5.

Por ende, FOSFOCEBRINA no cumple con los requisitos exigidos para ser registrado como marca porque está compuesta por una expresión de uso común “FOSFO” y otra ya registrada a nombre de Laboratorios Finlay S.A.S., a saber, 8 Cfr. Fls. 267 a 279 del cuaderno núm. 2 11 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “CEBRINA”, en la marca “VITACEBRINA” y teniendo en cuenta que la expresión “VITA” también es de uso común. 9.6.

Por último, en relación con el cargo de violación del literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, indica que esta no se configuraba porque la situación de notoriedad de una de las marcas que fundamentó la expedición del acto administrativo se derivaba de una declaratoria de notoriedad, la reproducción parcial de una marca previamente registrada y la conexidad entre los productos amparados por el signo y las marcas previamente registradas, todo lo cual generaba un riesgo de confusión o asociación. Audiencia Inicial, reanudación del proceso y audiencia de pruebas 10.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 20 de mayo de 20199 resolvió sobre la convocatoria y fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 27 de mayo de 201910 se dispuso sobre el saneamiento del proceso; la decisión de excepciones previas a las que se refiere el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 y, en especial, se dispuso declarar no probada la excepción de caducidad formulada por Laboratorios Incobra S.A. como tercero con interés directo en el resultado del proceso11; iii) mediante auto de 17 de febrero de 202012 se convocó y fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial; iv) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 24 de febrero de 202013 se fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas14; v) mediante auto de 11 de junio de 202115 se convocó y fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial; vi) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 23 de junio de 202116 se dispuso sobre la adopción de decisiones pertinentes para continuar con el proceso y se declaró saneado el 9 Cfr. Fls. 310 y 311 del cuaderno núm. 2. 10 Cfr. Folios 323 a 340 del cuaderno núm. 2. 11 Decisión confirmada mediante auto de 5 de diciembre de 2019 proferido por la Sala de Sección, en sede de súplica.

Cfr. Fls. 343 a 349 del cuaderno núm. 2. 12 Cfr. Fls. 353 y 354 del cuaderno núm. 2. 13 Cfr. Fls. 361 a 370 del cuaderno núm. 2. 14 Decisión confirmada mediante auto de 16 de abril de 2020 proferido por la Sala de Sección, en sede de súplica. Cfr. Fls. 372 a 376 del cuaderno núm. 2. 15 Cfr. Índice 57 del aplicativo web SAMAI. 16 Cfr. Índice 64 del aplicativo web SAMAI. 12 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso hasta ese momento procesal.

El 25 de agosto de 2021 se surtió traslado de los documentos recaudados en virtud de lo ordenado en la audiencia inicial17. Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de enero de 202518 y atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial19: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-202213 y 344-IP-2022, 86- IP-2022, 285-IP-2021, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) declarar saneado el proceso hasta ese momento procesal y declarar precluida la segunda etapa; iii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iv) correr traslado para alegar; e v) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 11.1.

La parte demandante20 reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, en especial: i) que se evidencia que no hay razón alguna para identificar la confusión por parte del consumidor; ii) si bien es cierto que los signos tienen algunas coincidencias desde el punto de vista ortográfico, las marcas resultan conceptualmente diferentes; iii) la partícula “FOSFO”, resulta ser de naturaleza evocativa del fósforo, pero el sufijo “CEBRINA” carece de un significado conocido, mientras que en las marcas en conflicto el prefijo “VITA” es evocativo de vitaminas y el sufijo “CEREBRINA”, hace alusión inmediatamente en la mente de los 17 Cf.

Índice 84 del aplicativo web SAMAI. 18 Cfr. Índice 95 del aplicativo web “SAMAI”. 19 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 20 Cfr. Índice 105 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidores al cerebro; iv) es común el uso de prefijos y sufijos comunes en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; v) no es necesario realizar el análisis de conexidad competitiva porque no hay riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas; y vi) por lo anterior, solicita que se declare la nulidad del acto acusado y se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo como marca. 11.2.

La parte demandada21 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en relación con la legalidad de los actos acusados y la no vulneración de ninguna de las normas invocadas en la demanda. 11.3. Laboratorios Incobra S.A.22 en su condición de tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, en especial, indicó que teniendo en cuenta el análisis de comparación de la parte denominativa, que debe ser más estricta dado que se trata de productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, existe identidad ortográfica y fonética que, en el mercado, generaría un riesgo de confusión. Por ende, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. 11.4.

Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. 23 en su condición de tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, en especial, indicó que se encuentra presente en el mercado colombiano con su familia de marcas VITACEREBRINA, CEREBRINA, VITA C BRIN, VITA C BRINA, CEBRINA, VITACEREBRINA FINLAY, CEREBRINA ENERGY, desde hace más de 20 años, posicionando la marca y realizando un esfuerzo comercial que, según señala, ha sido reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio en las diversas resoluciones en que se ha declarado la notoriedad de la marca. 11.4.1.

Explicó que el signo solicitado como marca es guarda identidad y similitud con la familia de marcas previamente registradas del tercero con interés y que podrían confundir o generar error en el consumidor en relación con productos farmacéuticos. 21 Cfr. Índice 100 del aplicativo web “SAMAI”. 22 Cfr., Índice 101 del aplicativo web “SAMAI”. 23 Cfr., Índice 106 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.4.2.

Por último, explicó, por un lado, que las expresiones “CE” y “BRINA” es usada por el tercero con interés, en su familia de marcas, por lo que la mencionada combinación con un elemento genérico o de uso común como “FOSFO” no es distintiva y, por tanto, al ser una reproducción del elemento distintivo “CEBRINA” es confundible con las marcas previamente registradas; y, por el otro, que la parte demandada actúo conforme a la normativa aplicable, al momento de expedir el acto acusado.

Concepto del Ministerio Público 12. El Ministerio Público24 rindió concepto en el que indicó que, en este caso, “[…] no existen elementos de juicio para declarar la nulidad del acto administrativo objeto de demanda […]”. En especial, indicó: “[…] En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que el signo solicitado FOSFOCEBRINA, reproduce parcialmente los signos “FOSFOSERINA”, “VITACEREBRINA”, “VITACEREBRINA FINLAY” y “CEREBRINA”, marcas previamente registradas. […] En efecto y, particularmente, al comparar las marcas FOSFOCEBRINA y FOSFOSERINA, realizando la comparación fonética, se observa: […] Por lo expuesto, a juicio de este despacho, las similitudes entre ambos signos pueden llevar al público consumidor a entender que se trata de una misma marca.

En otras palabras, entre el signo cuestionado “FOSFOCEBRINA” y la marca previamente registrada “FOSFOSERINA” se advierten significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce parcialmente las expresiones FOSFO y RINA, que obran al inicio y final de la palabra, contenida en la marca previamente registrada, y allí se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, pues la única diferencia entre las palabras radica en la inclusión de la letra o expresión B antes de la terminación RINA.

En otras palabras, como el signo solicitado reproduce parcialmente la expresión previamente registrada y la carga distintiva recae, precisamente, sobre la expresión reproducida en la marca solicitada, el riesgo de confusión es evidente […]”. 12.1. Asimismo, el Ministerio Público conceptuó que “[…] las marcas cotejadas protegen, entre otros, productos farmacéuticos y veterinarios comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales, como se anotó previamente, tanto el Consejo de Estado como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina han precisado que, tratándose de disputa entre signos que 24 Cfr., Índice 104 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión por el riesgo de confusión de marcas, podría afectar eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso y minucioso de las marcas […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. Vistos el artículo 149 numeral 8º.25 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 1326 del Acuerdo núm. 8027 de 12 de marzo de 201928, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 25 “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 26 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 27 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 28 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 16 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 16. El acto acusado es el siguiente: 16.1. La Resolución núm. 83631 de 4 de diciembre de 201629 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió: i) revocar la decisión contenida en la Resolución núm. 41306 de 24 de junio de 2016 proferida por la Dirección de Signos Distintivos; ii) declarar fundadas las oposiciones presentadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y iii) negar el registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma presentada por la parte demandada y por los terceros con interés, la fijación del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 17.1. Si la Resolución núm. 83631 de 4 de diciembre de 2016, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA, para identificar “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 134; 136, literales a) y “h”; 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina 29 “[p]or la cual se resuelve un recurso de apelación”. 17 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 17.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa FOSFOSERINA, con registro marcario núm. 371.247, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Incobra S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 17.3.

En segundo lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas mixtas VITACEREBRINA, con registros marcarios 342.687, 444.358 y 444.360, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 17.4.

En tercer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa CEREBRINA, con registro marcario 391.887, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, 17.5.

En cuarto lugar, si, para la fecha de la solicitud de registro como marca del signo nominativo Fosfocebrina, Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. era titular de una marca notoria y, en caso afirmativo, que productos o servicios identifica la misma; y si el signo solicitado constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario. 18.

En ese sentido, se analizará, por un lado, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo mixto solicitado FOSFOCEBRINA y las marcas previamente registradas FOSFOSERINA, VITACEREBRINA Y CEREBRINA. 19. Y, por el otro, si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado, expedidos por la parte demandada. 18 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena30, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200031 de la Comisión de la Comunidad Andina32.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 32 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 33 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 19 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 20 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202035, 496-IP-201936, 509-IP-201937, 203- IP-202038, 391-IP-202239, 344-IP-202240, 285-IP-202141 y 86-IP-202242 28. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 29.

Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200043: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: 35 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 36 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 37 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 38 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 39 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 40 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 41 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 42 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5123 de 31 de enero de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 43 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 21 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir, y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 22 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. […] Comparación entre signos mixtos 2.5.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.6.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 27.

Al realizar el cotejo entro signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 23 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párralos 2.8. y 2.9. precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, 24 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”. 30.

Respecto del literal “h” del artículo 136 y de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 200044: “[…] 5. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina […] Definición 5.2. La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIll, que contiene los Artículos 224 a 236. 5.3.

El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: […] 5.4. De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio. […] 5.5.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica.

Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores. […] 5.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; 44 Interpretación Prejudicial 285-IP-2021. 25 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuy uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.14.

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.14.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirectos por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.14.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico. 5.14.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.14.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.15. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Prueba de la notoriedad 26 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.16. La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. 5.17.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el (sic) del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional, o. k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 5.18.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 5.19.

La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad 27 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31. Visto el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 32.

Esta Sala, en reiteradas oportunidades45, ha considera que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, toda vez que “[…] en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal” […]”46. 33.

En este sentido, ha considerado que este examen riguroso tiene su razón de ser por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencias de: 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500; 6 de septiembre de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020150011600; 12 de julio de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020180044000; 8 de junio de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020070030800; 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020090046500; 7 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100001600 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 25 de enero de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500 28 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina47 ha considerado que: “[…] El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 35. Visto el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 36.

Visto el literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 37.

Los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 establecen, por un lado, los factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo; y, por el otro, los sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 016-IP- 2012 de 10 de mayo de 2012.

Ver también: Interpretaciones Prejudiciales proferidas dentro de los procesos 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 2016, 48-IP-2000 de 21 de agosto de 2000 y 30-IP-2000 de 27 de junio de 2000. 29 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 38.

De conformidad con los marcos normativos y criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 39. En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO 48 (Mixto) Solicitante: Productos Alimenticios Padel S.A.S. Clase 5: “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBES, COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES, DESINFECTANTES, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS”.

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS FOSFOSERINA49 (Nominativa) CEREBRINA50 (Nominativa) Titular: Laboratorios Incobra S.A. Titular: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. 48 Cfr. Fl. 243. Disco compacto con copia del expediente 15-262560. 49 Cfr. Folio 34. Antecedentes administrativos expediente 8.204364. 50 Ibidem. 30 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Certificado núm. 371247 Certificado núm. 391887 (Nominativa) Clase 5: “PRODUCTOS COADYUVANTES DEL METABOLISMO NEURONAL (ALTERACIONES DE LA MEMORIA Y POR ENVEJECIMIENTO);

PRODUCTOS MULTIVITAMÍNICOS; PRODUCTOS CONTRA EL ESTRÉS; PRODUCTOS PARA LA NUTRICIÓN DEFICIENTE; PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS, EMPLASTOS.”. Clase 5: “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO”.

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS 51 VITACEREBRINA52 (Mixta) 53 VITACEREBRINA (Mixta) 54 VITACEREBRINA (Mixta) Titular: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Titular: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Titular: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Certificado núm. 342687 Certificados núm. 444358 Certificado núm. 444360 Clase 5: “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS;

PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; Clase 5: “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SUPLEMENTOS Clase 5: “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SUPLEMENTOS 51 Ibidem. 52 La Sala advierte, en cuanto a la marca mixta VITACEREBRINA con registro núm. 342687 que este fue concedido únicamente respecto de la denominación VITACEREBRINA y no, respecto de las expresiones “suplemento multivitamínico”, “nuevo sabor” y “cereza”, por lo que la Sala considera que no hacen parte de la marca concedida en los términos en los que fue solicitad y registrada. 53 Ibidem. 54 Ibidem. 31 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS;

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS”. DIETARIOS, MULTIVITAMÍNICOS, PRODUCTOS CON VITAMINAS, MINERALES”. DIETARIOS, MULTIVITAMÍNICOS, PRODUCTOS CON VITAMINAS, MINERALES.”. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección55, siguiendo los criterios desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”56. 42.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”57. 55 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 32 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”58. 44.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto FOSFOCEBRINA solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 45. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre, por un lado, el signo mixto solicitado y unas marcas mixtas previamente registradas; y, por el otro, entre el mismo signo nominativo solicitado y unas marcas nominativas previamente registradas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas y nominativas, a saber: “[…] 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza Comparación entre signos denominativos 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir, y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: 58 Ibidem. 33 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. […] Comparación entre signos mixtos 2.5.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 34 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.8.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto […]”59. 46. Asimismo, la Sala, para realizar el respectivo análisis tendrá en cuenta que por tratarse de una solicitud de registro en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el cotejo debe ser más riguroso comoquiera que los productos son farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores. 47.

Además, la Sala adoptó unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, situación que conlleva a que el signo no sea registrable, sin embargo, cuando la marca se acompaña de una partícula que sea diferente de las marcas opositoras, esta le otorga un matiz diferenciador, dichos criterios han sido descritos por la Sala en las sentencias de 12 de julio de 201860, 3 de diciembre de 201861, 29 de mayo de 202062, 11 de junio de 202063 y 26 de junio de 202064. 48.

Por último, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que se debe analizar si el signo y la marca en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de 59 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 60 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estas características, se deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos para tal fin. 49.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 50. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]”65. 51. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”66. 65 Interpretación Prejudicial Proceso 430-IP-2018 de 28 de junio de 2019, pág. 14. 66 Ibidem. 36 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección67, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 53.

Y, en segunda medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva.

De igual forma, el Tribunal de Justicia ha indicado que: “[…] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. […] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 68. 54.

Precisado lo anterior, la Sala considera que, en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial, regla que se aplicará en el presente caso. 67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 68 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 73-IP-2021, de 21 de junio de 2021, págs. 10 y 11. 37 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55. La Sala considera, en primer orden, en relación con las marcas previamente registradas VITACEREBRINA, que se debe resaltar que el prefijo “VITA” es evocativo de “vitamina” en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que se trata de una expresión de uso común en la precitada Clase.

En efecto, se encuentran marcas que contienen y contenían dicha expresión, algunas de ellas vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados69: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE VITA E MK TQ BRANDS S. DE R. L. 308565 5 Vita Z MK TQ BRANDS S. DE R. L. 259823 5 VITA KH6 BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A 308565 5 VITA SYSTEM 3D- MASTER VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO.

KG 279558 5 VITA-CHI L ESSENSA COLOMBIA SAS SIGLA. L'ESANS 309729 5 VITA IMMUNE BAYER CONSUMER CARE AG 337443 5 VITA CAL ZINC MEDARDO DÍAZ PÉREZ 351931 5 FOSFO VITA HELMUT HERNANDEZ JARAMILLO 396446 5 VITA-Q-FORTE SANBANI S.A.S. 363808 5 VITA SHOT BIOTECNICK S.A.S. 402465 5 56. En segundo orden, que el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA contienen como prefijo la partícula “FOSFO”, la cual, en sí misma y de forma aislada, es evocativa del elemento químico “fósforo” que, según define la Real Academia Española, está relacionada con un “[…] constituyente de huesos, dientes y tejidos vivos […]”70 y, como principio 69 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que negaron el registro como marca del signo, referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 70 Según la Real Academia Española, el Fósforo es “[…] 1m.

Elemento químico de núm. atóm. 15, muy abundante en la corteza terrestre, de gran importancia biológica como constituyente de huesos, dientes y tejidos vivos, que se usa en pirotecnia y en la fabricación de cerillas, fertilizantes agrícolas y detergentes. (Símb. P) […]”. 38 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co activo, constituye un componente de algunos medicamentos y productos de la precitada Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 57.

En relación con las expresiones o palabras evocativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó que, como parámetro, se debe “[…] [a]nalizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad […]”71, con la claridad de que, en el caso de mayor debilidad, la palabra no tendrá relevancia en el conjunto marcario. 58.

Igualmente, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada72, se encuentra que la partícula FOSFO es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE FOSFOTON LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A 263081 5 FOSFORO-B- COMPLEX LABORATORIOS FUNAT S.A.S. 296818 5 NEURO 15 FOSFORO NF LABORATORIOS INCOBRA S.A. 330820 5 FOSFOCIL ALPARIS, S.A. DE C.V. 370524 5 FOSFO VITA HELMUT HERNANDEZ JARAMILLO 396446 5 FOSFOCAL REP PHARMA E.U. 400261 5 FOSFOREX TQ BRANDS S. DE R. L 395504 5 FOSFOMAX LABORATORIOS CALLBEST LTDA. 405943. 5 59.

Respecto del argumento de la parte demandante, en el sentido de indicar que las partículas BRINA y RINA son de uso común en la Clase 5 Clasificación Internacional de Niza, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad 71Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 72www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 4 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 39 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industrial de la parte demandada73, se encontró que las mencionadas partículas no eran de uso común ni de uso generalizado para dicha Clase al momento de la solicitud de registro del signo negado. 60.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean genéricas, descriptivas, evocativas o de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor74. 61.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FOSFOCEBRINA y las marcas CEREBRINA, FOSFOSERINA y VITACEREBRINA teniendo en cuenta que: i) VITA y FOSFO son de uso común, por lo que son débiles e inapropiables en exclusiva; y ii) no se excluyen del cotejo comoquiera que la Sala ha precisado75 que no se puede realizar el estudio del signo y la marca en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada y no se pueden fraccionar.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación Ortográfica 62. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando 73www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 4 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 74 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 40 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 63.

La comparación ortográfica del signo y las marcas confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO F O S F O C E B R I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS F O S F O S E R I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C E R E B R I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V I T A C E R E B R I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 64.

La Sala advierte que el signo solicitado FOSFOCEBRINA está compuesto por una palabra, doce (12) letras, cinco (5) vocales (O-O-E-I-A) y siete (7) consonantes (F-S-F-C-B-R-N); mientras la marca previamente registrada FOSFOSERINA, está compuesta de una palabra, once (11) letras, cinco (5) vocales (O-O-E-I-A) y seis (6) consonantes (F-S-F-S-R-N). 65.

Por un lado, en relación con la ubicación de las consonantes en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, se observa que tanto el signo como la marca inician y finalizan con las mismas letras. Se evidencia, primero, la secuencia F-S-F y, al final, la secuencia R-N. Como elemento diferenciador, el signo utiliza en medio las consonantes C-B, mientras la marca utiliza la S, todo lo cual se evidencia en el siguiente esquema: LAS CONSONANTES DEL SIGNO SOLICITADO F S F C B R N 1 3 4 6 8 9 11 41 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LAS CONSONANTES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA F S F S R N 1 3 4 6 8 10 66.

Por el otro, en relación con la ubicación de las vocales en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, se evidencia que el signo reproduce la ubicación y secuencia de las vocales de la marca previamente registrada, como se expone a continuación: LAS VOCALES DEL SIGNO SOLICITADO O O E I A 2 5 7 10 12 LAS VOCALES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA O O E I A 2 5 7 9 11 67.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que hay similitud ortográfica entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA, en tanto: i) el signo solicitado se compone de una palabra o expresión, al igual que la marca previamente registrada; ii) el signo solicitado y la marca previamente registrada ostentan una extensión similar; iii) el signo solicitado reproduce la secuencia de vocales y la ubicación de las mismas en el conjunto, propias de la marca previamente registrada; y iv) el signo solicitado reproduce la secuencia de consonantes de la marca previamente registrada. 68.

Ahora bien, en relación con la comparación ortográfica el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada CEREBRINA, la Sala advierte que el signo solicitado FOSFOCEBRINA está compuesto por una palabra, doce (12) letras, cinco (5) vocales (O-O-E-I-A) y siete (7) consonantes (F-S-F-C-B-R-N); mientras la marca previamente registrada CEREBRINA, está compuesta por una palabra, cuatro (4) vocales (E-E-I-A) y cinco (5) consonantes (C-R-B-R-N). 69.

Por un lado, en relación con la ubicación de las consonantes en el signo solicitado y en las marcas previamente registradas, se evidencia que el signo solicitado ostenta un esquema F-S-F-C-B-R-N, iniciando con la secuencia F-S-F y finalizando con la secuencia C-B-R-N. A su turno, las marcas previamente 42 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas ostentan un esquema C-R-B-R-N que inicia con la secuencia C-R y finaliza con la secuencia B-R-N, todo lo cual se evidencia en el siguiente esquema: LAS CONSONANTES DEL SIGNO SOLICITADO F S F C B R N 1 3 4 6 8 9 11 LAS CONSONANTES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA C R B R N 1 3 5 6 8 70.

Por el otro, en relación con la ubicación de las vocales en el signo solicitado y en las marcas previamente registradas, se evidencia, por un lado, que las vocales iniciales tanto del signo solicitado como de las marcas son diferentes; y, por el otro, que el signo reproduce la ubicación y secuencia de las últimas tres vocales de las marcas previamente registradas, como se expone a continuación: LAS VOCALES DEL SIGNO SOLICITADO O O E I A 2 5 7 10 12 LAS VOCALES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA E E I A 2 4 7 9 71.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada CEREBRINA comparten la secuencia de algunas consonantes y vocales en su estructuración, pero que estas no se encuentran en la misma posición. La Sala precisa que, comoquiera que la partícula FOSFO es de uso común y débil, no se puede basar la distintividad en esta por lo que se reitera la confunbilidad ortográfica. 72.

Por último, en relación con la comparación ortográfica el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada VITACEREBRINA, la Sala advierte que el signo solicitado FOSFOCEBRINA está compuesto por una palabra, doce (12) letras, cinco (5) vocales (O-O-E-I-A) y siete (7) consonantes (F-S-F-C-B- R-N); mientras la marca previamente registrada VITACEREBRINA, está compuesta por una palabra, seis (6) vocales (I-A-E-E-I-A) y siete (7) consonantes (V-T-C-R-B- R-N). 43 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 73.

Por un lado, en relación con la ubicación de las consonantes en el signo solicitado y en las marcas previamente registradas, se evidencia que el signo solicitado ostenta un esquema F-S-F-C-B-R-N, iniciando con la secuencia F-S-F y finalizando con la secuencia C-B-R-N. A su turno, las marcas previamente registradas ostentan un esquema V-T-C-R-B-R-N que inicia con la secuencia V-T- C y finaliza con la secuencia R-B-R-N, todo lo cual se evidencia en el siguiente esquema: LAS CONSONANTES DEL SIGNO SOLICITADO F S F C B R N 1 3 4 6 8 9 11 LAS CONSONANTES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA V T C R B R N 1 3 5 7 9 1O 12 74.

Por el otro, en relación con la ubicación de las vocales en el signo solicitado y en las marcas previamente registradas, se evidencia, por un lado, que las vocales iniciales tanto del signo solicitado como de las marcas son diferentes; y, por el otro, que el signo reproduce la ubicación y secuencia de las últimas tres vocales de las marcas previamente registradas, como se expone a continuación: LAS VOCALES DEL SIGNO SOLICITADO O O E I A 2 5 7 10 12 LAS VOCALES DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA I A E E I A 2 4 6 8 11 13 75.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada VITACEREBRINA comparten la secuencia de algunas consonantes y vocales en su estructuración. Asimismo, atendiendo a que las partículas FOSFO y VITA son de uso común, débiles e inapropiables en exclusiva, la distintividad no se puede fundamentar en estas, por lo que, al cotejarse las marcas FOSFOCEBRINA y VITACEREBRINA, se considera que son semejantes.

Comparación Fonética 44 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 76. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 77.

Por un lado, el análisis sucesivo entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA es el siguiente: FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - FOSFOCEBRINA - FOSFOSERINA - 78.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación del signo solicitado y de la marca previamente registrada resulta ser similar porque la consecuencia de la reproducción de la estructura ortográfica de la marca previamente registrada genera una similitud fonética en el signo solicitado, dado que no se incluyó en el signo solicitado ningún elemento adicional relevante que otorgue distintividad al conjunto. 79.

En efecto, tanto el signo solicitado como la marca previamente registrada están compuestas por 5 sílabas y comparten la misma ubicación de la sílaba tónica, sin que se pueda considerar que la variación de la “S” por la “C” otorgue distintividad fonética en tanto suenan idéntico. Tampoco otorga distintividad la inclusión del sonido “B” como único diferenciador del signo solicitado, en tanto, se reitera, el prefijo, la raíz y el sufijo del signo y de la marca previamente registrada, así como la sílaba tónica son idénticas. 80.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra probada la similitud fonética entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA 81. Por el otro, el análisis sucesivo entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada CEREBRINA, es como se sigue a continuación: FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - 45 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - FOSFOCEBRINA - CEREBRINA - 82.

La Sala considera que existe una similitud fonética entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y las marcas previamente registradas CEREBRINA, toda vez que, la distintividad no se puede fundamentar en la existencia de la partícula FOSFO, pues es de uso común y débil y, en ese sentido, inapropiable en exclusiva. 83. Por último, el análisis sucesivo entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada VITACEREBRINA, es como se sigue a continuación: FOSFOCEBRINA - VITACEREBRINA - FOSFOCEBRINA - VITACEREBRINA FOSFOCEBRINA - VITACEREBRINA - FOSFOCEBRINA - VITACEREBRINA FOSFOCEBRINA - VITACEREBRINA - FOSFOCEBRINA - VITACEREBRINA 84.

La Sala considera que exista una similitud fonética entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada VITACEREBRINA, toda vez que, no se puede fundamentar en la existencia de la partícula FOSFO, pues es de uso común y débil y, en ese sentido, inapropiable en exclusiva. Comparación Ideológica 85. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”76, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 86.

La Sala advierte que tomando en conjunto el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA, se considera que: i) el prefijo “FOSFO” es evocativo del símbolo químico “fósforo”; y ii) los sufijos CEBRINA y SERINA son de fantasía, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano; por lo que dichos signos distintivos, en su conjunto, son de fantasía. 87.

A su turno en relación con las marcas previamente registradas VITACEREBRINA y CEREBRINA, la Sala advierte que: i) el prefijo “VITA” es 76 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 46 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evocativo de “vitamina”; y ii) los sufijos CEBRINA y SERINA son de fantasía, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano; por lo que dichos signos distintivos, en su conjunto, son de fantasía. 88.

Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”77. (Destacado fuera del texto) 89. Así, la Sala considera que el signo solicitado FOSFOCEBRINA y las marcas previamente registradas FOSFOSERINA, VITACEREBRINA y CEREBRINA son, en su conjunto, de fantasía, pues están compuestos por expresiones que no tienen significado en el idioma castellano, por lo que, no es posible compararlos desde este criterio. 90.

En suma, la Sala considera que se encuentran probadas las semejanzas fonéticas y ortográficas entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y las marcas previamente registradas FOSFOSERINA, VITACEREBRINA y CEREBRINA comoquiera que las partículas FOSFO y VITA, son de uso común y débiles, sin que se pueda fundamentar la distintividad en estas, sin que el signo solicitado incluya en su conjunto elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, por 77 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 47 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que se cumple el primer supuesto de la causal del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya semejanza entre el signo y la marca comparadas. 91.

En este punto, la Sala considera que esta instancia no es la oportunidad para estudiar la supuesta notoriedad alegada por Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S., titular de las marcas VITACEREBRINA y CEREBRINA; y que, en todo caso, se trata de una situación que no se encuentra probada en la medida en que, si bien, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 48177 de 13 de agosto de 2012, mediante la cual reconoció la notoriedad de la marca VITACEREBRINA FINLAY, registrada a favor de la precitada sociedad, para identificar “suplementos multivitamínicos” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo entre enero de 2003 y noviembre de 2011; y que dicha notoriedad fue extendida hasta agosto de 2015, mediante Resolución núm. 19746 de 20 de abril de 2016, según consta en los antecedentes administrativos del acto acusado, lo cierto es que no se encuentra probado que la Oficina Nacional hubiere reconocido la notoriedad de alguna marca en favor del tercero con interés para la fecha en que se presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA, para identificar productos de la Clase 5, en tanto dicha solicitud se presentó en noviembre de 2015, según consta en el expediente 15-262560. 92.

En otras palabras, no está probado que Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. fuere titular de una marca notoria para la fecha de solicitud de registro como marca del signo nominativo FOSFOCEBRINA. 93. En ese orden de ideas y de conformidad con lo anterior, la Sala considera que en este caso no se encuentra probado que el signo solicitado FOSFOCEBRINA hubiere incurrido en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 94.

En suma, la Sala recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione78 y que, en este caso, 78 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016.

Marca: Feria Internacional del Libro. 48 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por un lado, se encuentra probado el riesgo de confusión entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada FOSFOSERINA, razón por la cual se procederá al análisis del segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca 95. Del contenido de literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 96.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 97.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201879, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 98.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas 79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 49 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de las siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución 50 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”80 99.

En el caso sub examine, el el signo FOSFOCEBRINA fue solicitado por la parte demandante para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBES, COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES, DESINFECTANTES, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS […]”. 100.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada FOSFOSERINA y cuyo titular es Laboratorios Incobra S.A., en su condición de tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes productos de las Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza “[…] PRODUCTOS COADYUVANTES DEL METABOLISMO NEURONAL (ALTERACIONES DE LA MEMORIA Y POR ENVEJECIMIENTO);

PRODUCTOS MULTIVITAMÍNICOS; PRODUCTOS CONTRA EL ESTRÉS; PRODUCTOS PARA LA NUTRICIÓN DEFICIENTE; PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS, EMPLASTOS […]” 101. Asimismo, la marca CEREBRINA identifica productos de la Clase 5 ibidem, a saber, “[ ] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS;

SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO”[ ]”. 102. Adicionalmente, las marcas CEREBRINA identifican productos de la Clase 5 ibidem, a saber, “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SUPLEMENTOS DIETARIOS, MULTIVITAMÍNICOS, PRODUCTOS CON VITAMINAS, MINERALES”; y “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA;

SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y 80 Cfr. Folios 201 a 204 51 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PARA IMPRONTAS DENTALES;

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS”. 103. De acuerdo con lo anterior, para la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas cotejadas. Lo anterior comoquiera que: i) las marcas amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos farmacéuticos que ambas amparan; y iii) los productos que identifica el signo solicitado presentan una relación de genero a especie con los de la marca previamente registrada, en la medida que la primera ampara productos farmacéuticos y el segundo comprende medicamentos como los coadyuvantes al metabolismo neuronal, contra el estrés y para la nutrición deficiente. 104.

Asimismo,la Sala pone de presente que los productos que amparan los signos distintivos cotejados, tienen especial aptitud o capacidad de causar efectos importantes o comprometedores en la salud, comoquiera que algunos de los productos de la marca mixta VITACEREBRINA, con certificado núm. 342687, previamente registrada pueden causar efectos nocivos hasta el grado de poder causar la muerte, dado su carácter esencialmente tóxico; mientras que los productos distinguidos por el signo solicitado están llamados a tener efectos benéficos en la salud (farmacéuticos).

De modo que, en estas circunstancias, además de tratarse de productos que están en una misma clase, su uso amerita una especial precaución, de allí que exigen la mayor diferenciación posible. 105. Adicionalmente, los productos protegidos por los signos distintivos cotejados incluyen complementos nutricionales, sustancias dietéticas y productos farmacéuticos con aplicaciones relacionadas con el metabolismo neuronal, la reducción del estrés y el fortalecimiento de la salud en general, lo cual implica que un consumidor medio podría considerar intercambiables estos productos. 106.

Igualmente, desde la perspectiva de la complementariedad, los productos en cuestión pueden ser utilizados de manera conjunta en tratamientos específicos, como la mejora del estado cerebral y nutricional 52 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 107.

Al respecto, la Sala precisa que, en el caso sub examine, se genera un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente. Es decir que, el consumidor, podría asumir como razonablemente que “[…] considerando la realidad del mercado […] los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario […]”81. 108. Es decir que, la Sala considera que el eventual registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicho signo tienen un mismo origen empresarial que los de la marca previamente registrada FOSFOSERINA, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro. 109.

Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 110. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos farmacéuticos, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como droguerías.

Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las publicaciones que promocionan los productos de farmacias y droguerías. 111. Adicionalmente la Sala considera necesario resaltar que, en el caso sub examine, atendiendo a los criterios jurisprudenciales indicados supra, debe hacerse un cotejo más riguroso como quiera que los productos son farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría gravemente la salud y la vida de los consumidores. 112.

De esta forma, al encontrarse probada la conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor, se cumple con el segundo de los presupuestos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad 81 Cfr. Folio 204 53 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado. 113.

En ese orden de ideas, atendiendo a que la parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución núm. 83631 del 4 de diciembre de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y, a título de restablecimiento del derecho, que se concediera el registro como marca del signo mixto FOSFOCEBRINA y en atención a que, en este caso concreto, se probó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 114. Visto el artículo 365, numeral 8, de la Ley 1564 de 12 de julio de 201282, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 82 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 54 Núm. único de radicación: 110010324000201700007-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.