1 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., primero (1°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Actor: Laboratorio Farmacol S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Tercero con interés: Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A. Tema: Incurre en nulidad la resolución que concedió el registro de la marca cuestionada, “APIVIFORT”, por cuanto se evidenció que frente a la marca existente “APIFOLT” existe riesgo de confusión y conexión competitiva debido a que el consumidor puede sustituir fácilmente los productos entre sí y de igual manera podría erróneamente pensar que los productos identificados con esas marcas son del mismo empresario.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad Laboratorio Farmacol S.A.S., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, contra la resolución número 16883 de 31 de marzo de 2009 expedida por la SIC, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “APIVIFORT”, solicitada por la sociedad por Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A. para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- ANTECEDENTES 1.

La demanda La sociedad Laboratorio Farmacol S.A.S., a través de apoderado, presentó demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 16883 del 31 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 08-097653.

SEGUNDA: Que como consecuencia de las(sic) anterior declaración, a titulo de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca APIVIFORT, nominativa, para distinguir productos de la clase 30 TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. CUARTA: Que se ordene expedir copias de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial”1 1.2 El acto acusado Se procede a transcribir los apartes más relevantes del acto acusado, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 1.2.1 Resolución 16883 del 31 de marzo de 2009 “REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCIÓN No:16883 (31/03/2009) Por la cual se concede un registro Rad.

Nº 08-097653 LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que la solicitud de registro de Registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. 1 Folios 14 a 29 del cuaderno No. 1 del expediente. 3 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de LA MARCA NOMINATIVA: APIVIFORT PARA DISTINGUIR: CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA;

VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO. Productos comprendidos en la clase 30 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. TITULAR(ES) GLOBAL INTERNACIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A. DOMICILIO BARRANQUILLA, ATLANTICO, COLOMBIA ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente al(a) doctor(a) LIDA MAYERLY SUAREZ GOMEZ apoderado del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. (…) 1.3. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: La sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A., solicitó el registro de la marca nominativa “APIVIFORT”, solicitada para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 08 097653.

El 28 de noviembre de 2008 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 598. 4 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Vencido el término de la publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se hubieran presentado oposiciones, la SIC inició de oficio el examen de registrabilidad y concedió el registro de la marca nominativa “APIVIFORT” solicitada en Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.4.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La sociedad demandante para argumentar la vulneración del artículo 134 de la referida Decisión, señaló que “debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y la marca APIFOLT previamente registrada por la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., podemos concluir que la marca APIVIFORT, no es suficientemente distintiva para identificar “CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ;

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO,” clase 30 de la calificación internacional de marcas” De otra parte, la parte demandante para sustentar la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión ibidem, señaló que la marca solicitada “APIVIFORT” se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad por cuanto en su consideración era prácticamente idéntica con la previamente registrada “APIFOLT” que identifica productos de la Clase 5 de la Calificación Internacional de Niza.

En ese orden la parte demandante procedió a realizar una comparación del aspecto gráfico de las marcas señalando que estas son prácticamente idénticas si se tiene en cuenta que no es usual que el consumidor final tenga a su disposición las dos marcas una al lado de la otra para tomar 5 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la decisión de comprar un producto, y concluyó señalando que el registro concedido a la marca acusada fue para identificar un producto alimenticio, pero la presentación del mismo confunde el consumidor por cuanto se comercializan ampolletas tal como tradicionalmente se comercializan los productos farmacéuticos.

Acorde con lo anterior, procedió a realizar una comparación en su aspecto fonético en el cual concluyó que las marcas en conflicto presentaban identidad en la sílaba inicial, en la ubicación de las vocales y en la terminación de las mismas, lo cual podría generar confusión en el consumidor. La parte demandante igualmente realizó una comparación del aspecto ideológico en el cual señaló que los productos farmacéuticos cuentan con una especial protección por cuanto de existir una eventual confusión en el consumidor podría traer consecuencias fatales.

Concluyó señalando que aunque al realizar el análisis de la conexión competitiva de los productos que distingue la Clase 5 y los productos que distingue la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza y que en el presente caso cuentan con diferentes canales de comercialización y diferentes vendedores calificados, no obstante, el consumidor promedio puede incurrir en una confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y posterior consumo de productos en el hogar, puesto que, los mismos podrían ser confundibles, para lo cual señaló como ejemplo que eventualmente una marca que ampara un plaguicida se puede parecer a una que ampara un producto de belleza y el consumidor ante dicha similitud podría caer en un error y utilizar el plaguicida situación que podría convertirse en fatal para su salud.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 1º de abril de 2013, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda, en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 que prevé la acción de nulidad relativa, y ordenó 6 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.

Igualmente ordenó la notificación a Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A. y al Ministerio Público. 2.2. De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda en los siguientes términos: En primer lugar, la SIC señaló que era necesario al momento de analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto aplicar el principio de especialidad, el cual circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así este alcance o cobertura, incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria sólo para aquellos signos que pretendan distinguir los mismos productos o servicios o que en alguna medida se relacionen con los amparados por un registro o derecho anterior.

Adujo que no basta con que las marcas tengan semejanza a nivel gramatical, visual o fonético para aplicar la confundibilidad, pues se requiere que las mismas estén destinadas a distinguir los mismos productos y servicios y por lo tanto en el caso bajo examen era necesario tener presente los productos que distinguían cada una de las marcas en conflicto.

Concluyó señalando que al comparar los productos de la solicitud y los amparados por la marca opositora, la SIC consideró que los mismos no se relacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciables para el consumidor, puesto que, no comparten una misma naturaleza o finalidad, sus características son propias y son fácilmente distinguidas por los consumidores de cada artículo. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.2.

La sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A.2 a través de apoderado se pronunció de la siguiente manera. En primer lugar, señaló que la resolución demandada no había incurrido en violación de normas legales de carácter superior, especialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en atención a que la SIC realizó el correspondiente estudio de registrabilidad y el examen reposa en el expediente respectivo, lo cual indica que se ajustó plenamente al trámite administrativo establecido en materia marcaría, garantizando el debido proceso.

El tercero con interés explicó que en relación con el cargo de violación del artículo 134 de la referida decisión, la marca “APIVIFORT” fue solicitada para distinguir productos de la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza, utilizando un signo carente de significado en idioma castellano, es decir, de fantasía, y en consecuencia no era posible que se confundiera con otras marcas.

De otra parte, frente a la presunta violación del literal a) del artículo 136 de la misma Decisión, señaló que, desde el punto de vista fonético, aunque comparten unas letras, estas no son suficientes por sí mismas para determinar la similitud o identidad entre las marcas y por ende la marca concedida cuenta con una fuerza distintiva que permitía su registro.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1 La sociedad Laboratorio Farmacol S.A.S.3 en su calidad de parte demandante reiteró los argumentos planteados en la demanda. 3.2. La SIC4 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda. 2 Folios 64 a 66 del expediente. 3 Folios 128 a 131 del expediente. 4 Folios 116 a 122 del expediente. 8 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.

La sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A. no se pronunció en esta etapa procesal. 3.4. El Ministerio Público tampoco intervino en esta etapa del proceso. IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 137-IP-2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular5.

En sus conclusiones, el tribunal expresó: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 10. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 limitándolo a su literal a) (…)

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o sea registrado o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

TERCERO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los 5 Folios 105 a 113 del expediente. 9 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión es la población en general que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente” (resaltado de la Sala) V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El acto acusado Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 16883 de 31 de marzo de 2009, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “APIVIFORT” solicitada por la sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A., para identificar productos de la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza. 5.2.

Objeto de la controversia De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala advierte que la SIC concedió el registro de la marca nominativa “APIVIFORT”, solicitada por la sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A., para identificar productos de la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza, tras concluir que el signo solicitado no generaba riesgo de confusión con ninguna otra marca previamente registrada.

No obstante, el demandante considera que sí existe riesgo de confusión competitivo por cuanto la marca registrada presenta similitudes frente a la marca “APIFOLT” de su propiedad, que identifica productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Calificación Internacional de Niza. 10 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con base en lo anterior la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico, consistente en determinar si es nula la resolución administrativa que concedió el registro de la marca nominativa “APIVIFORT”, para identificar productos de la Clase 30 de la Calificación Internacional de Niza, por existir riesgo de confusión competitivo al presentar similitudes frente a la marca “APIFOLT” previamente concedida que identifica productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Calificación Internacional.

En este punto es importante señalar que la Sala procedió a verificar la vigencia de los registros en disputa en la página SIPISIC de la SIC advirtiendo que la marca nominativa “APIVIFORT” acusada está vigente hasta el 31 de marzo de 2029 y la marca confrontada “APIFOLT” está vigente hasta el 29 de diciembre de 2028. 5.3. Normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en su interpretación prejudicial que no era procedente la aplicación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 en el presente asunto, puesto que el objeto de la discusión versa en torno a la confundibilidad entre los signos en conflicto.

En consecuencia, el Tribunal adujo que únicamente era procedente la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión. En ese orden la Sala procederá a examinar si la decisión administrativa adoptada por la SIC contradice o no el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor: […] “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] 11 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.4.

El análisis de fondo del asunto De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que sean similares o idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, ni tampoco aquellos respecto de los cuales exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca y una previamente registrada.

Además de lo anterior, la norma exige que la identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos, que imposibilita el registro, sea de tal entidad que genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

Ello significa que, para establecer la existencia del riesgo de confusión, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los 6 Tribunal de Justicia Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004, septiembre 1 de 2004, marca “DIUSED JEANS”. 12 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común7.

En conclusión, lo que busca la regulación comunitaria es, por una parte, proteger al consumidor, evitando que asocie erróneamente el origen de un producto o servicio a un origen empresarial distinto, y, por otra, evitar que, como consecuencia del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios involucrados se beneficien de la actividad empresarial ajena. 5.4.1.

Las reglas del cotejo marcario Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló en este proceso el Tribunal Andino de Justicia, así: “[ ] – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en éstas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. […]8 Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados los signos, tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que 7 Tribunal de Justicia Comunidad Andina.

Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 8 Folio 102 y 103 del Cuaderno No. 1 del expediente. 13 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

En ese orden de ideas, en el evento de encontrar que existen semejanzas de tipo ortográfico, fonético y/o conceptual, se deberá proceder con el estudio que permita determinar si dichos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado o que, en atención a su similitud, se podría generar un riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial.

Ahora bien, en el presente caso nos encontramos en presencia de un conflicto de marcas nominativas de las cuales una de ellas corresponde a un producto farmacéutico el cual obliga al juez a realizar el examen de confundibilidad mucho más riguroso con el objetivo de proteger al consumidor, de conformidad con lo manifestado por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial rendida para este proceso, así: “4.

Examen de registrabilidad de un signo solicitado a registro y confundible con una marca farmacéutica. (…) 22. Con ocasión de la Interpretación Prejudicial 16-IP-2012, marca DIGESTA (denominativa), este Tribunal se pronunció sobre el examen de signos que distinguen productos farmacéuticos, de la siguiente manera: "Conforme a lo indicado, los signos en conflicto DIGESTA y DIGESTA LAX amparan productos de la Clase 05.

Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado, pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea 14 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, Tratándose de marcas farmacéuticas, "( ) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de tumo".

(Proceso 30-IP-2000, Marca: Amoxifarma, publicado en Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000). Igualmente, el Tribunal ha señalado que ‘respecto de los productos farmacéuticos resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas’ (Proceso 48-IP-2000, Marca: BROMTUSSIN, publicado en Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente". 23.

La Sala consultante, debe realizar el examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos con una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, de conformidad con los criterios anotados en líneas precedentes.” (resaltado de la Sala) 5.4.2. Comparación de signos Para dar aplicación a las reglas comparativas es pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Marca concedida “APIVIFORT” (nominativa) Marca previamente registrada 15 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “APIFOLT” (Nominativa) Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que, como en el presente caso los signos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “16.

En relación con los signos denominativos y su comparación, este Tribunal reiteradamente ha señalado: Que "( ) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de las marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: Marca: “LOREX” "( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora." "( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir." "( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” "( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y 16 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores." 17.

En este orden de ideas, la Sala consultante aplicando el criterio citado debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado APIVIFORT (denominativo) y la marca registrada APIFOLT (denominativa). Bajo la perspectiva expuesta, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos y así mismo, de encontrar identidad o semejanzas entre las marcas cotejadas, determinar si existe una conexión competitiva entre las mismas.

Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] Similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. Similitud fonética, Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión Similitud ideológica, Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. “[…]9 Ahora bien, para abordar el análisis anunciado corresponde examinar, en primer lugar, si las marcas en conflicto se encuentran integradas por partículas de uso común y, en caso afirmativo, se deberá determinar si estas se deben tener en cuenta al momento de realizar el comparativo de las marcas enfrentadas.

Del examen respecto de la marca acusada “APIVIFORT”, concedida para distinguir los productos que están comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se obtuvo lo siguiente: 9 Folio 102 del cuaderno No. 1 del expediente. 17 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • La consulta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la SIC arroja que, para la fecha en que fue proferido el acto acusado, la partícula “API” constituía un elemento de uso común para distinguir productos de la Clase 30, tal como a continuación pasa a verse: Número Marca Registro Expediente Clase 1 APIARIO SAN MIGUEL 340959 7013365 30 2 API-CARDOS 309748 5040877 30 3 APICOL - POL 408591 6038951 30 4 APIRACOL 193507 96039620 30 5 APIVITIN 311136 5048107 30 • De igual manera al ser consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la SIC, se tiene que, para la fecha en que fue proferido el acto acusado, la partícula “VI” constituía un elemento de uso común en la misma clase, a saber: Número Marca Registro Expediente Clase 1 VITAPANELA 225641 98004832 30 2 VITASOYA 72235 9219445730 30 3 VITADORIA 116889 9232415730 30 4 VITAHARINA 113313.2 92166182C 30 5 VITALINEA 235113 98040264 30 • Por último, según el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la SIC, para la fecha en que fue proferido el acto acusado la partícula “FORT” constituía un elemento de uso común entre las marcas registradas en la Clase 30, conforme se evidencia seguidamente: Número Marca Registro Expediente Clase 1 HEMOFORT-N 275356 3031757 30 2 POWER GYMS FORT 295646 4086589 30 3 MAGNAFORT 366136 8028336 30 4 FORTYBABY 393775 8128249 30 5 FORTILIFE 253884 1038237 30 18 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, de la revisión respecto de las partículas que integran la marca opositora “APIFOLT”, que distingue los productos que están comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluye: • Para la fecha en que fue proferido el acto acusado, la partícula “API” constituía un elemento de uso común entre los signos que identifican productos de esta clase, según se advierte en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la SIC: Número Marca Registro Expediente Clase 1 APIVITIN 107729 922099635 5 2 APITOS 66219 920662195 5 3 APITIMOL 283293 3088455 5 4 APIRO 223002 98073844 5 5 APICOL 112241 922259005 5 • De otra parte, en consideración a la cantidad de registros marcarios que incorporaban la partícula “FOLT” para la fecha en que fue proferido el acto acusado, el sistema evidencia que esta no constituía un elemento de uso común entre los signos que identifican productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, siendo las partículas “API”, “VI” y “FORT” de uso común y débiles en relación con los productos de las Clases 30 y 5 que pretenden distinguir las marcas en conflicto, no pueden ser apropiadas de manera exclusiva por un titular marcario10, “[e]s decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2004, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, radicado nro. 11001-03-24-000-1999-05824-01 y 11001- 03-24-000-2000-06489-01 ACUMULADOS;

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 11001032400020090030100.  19 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siempre y cuando estas contengan palabras o elementos adicionales que le confieran al signo fuerza distintiva”11.

Con todo, si bien es cierto que, en principio, las partículas “API”, “VI” y “FORT” de las marcas en conflicto no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo por ser de uso común, también lo es que al excluir dichas expresiones las marcas se reducirían de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación. Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala12, y siguiendo lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina13, la Sala abordará el cotejo entre las marcas teniendo en cuenta dichos componentes, esto es, analizando las marcas en su conjunto sin desconocer que se integran por partículas que tienen una débil aptitud distintiva.

Conforme lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Frente a la comparación ortográfica de las marcas, la Sala advierte lo siguiente: A P I V I F O R T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marca cuestionada ___________________________________________________ 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado nro. 11001-03-24- 000-2010-00350-00. 12 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00; 11 de noviembre de 2021 13 “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” IP 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022. 20 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A P I F O L T 1 2 3 4 5 6 7 Marca registrada ___________________________________________________ En cuanto a la similitud ortográfica, se observa que entre la marca “APIVIFORT”, de la marca que fue concedida y cuya nulidad se pretende y “APIFOLT” de la marca previamente registrada, hay diferente extensión, siendo la primera de ellas una marca conformada por cuatro (4) sílabas y nueve letras (9), así: “A-PI-VI-FORT” y la segunda que consta de tres (3) sílabas y siete (7) letras, así “A-PI-FOLT” Las marcas cuentan con la siguiente configuración de vocales Marca cuestionada A-I-I-O Marca previamente concedida A-I-O De lo anterior, se advierte que ambas marcas comparten casi las mismas vocales (A/I/I/O en la marca concedida y A/I/O en la marca previamente registrada), y en suma la letra adicional (I) de la marca concedida se repite en la misma posición de la marca previamente registrada.

Acorde con lo anterior, la Sala procederá a revisar la composición de las consonantes así: Marca cuestionada A-P-V-F-R-T Marca previamente concedida A-P-F-L-T En ese orden, se observa que la composición de las consonantes resulta similar en las marcas confrontadas, puesto que las dos primeras 21 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consonantes coinciden y la consonante con la que inicia (F) y termina (T) la última sílaba en ambas marcas son las mismas.

Así las cosas, la Sala advierte significativas similitudes entre la marca cuestionada, “APIVIFORT”, y la marca previamente registrada “APIFOLT”, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la cuestionada reproduce las mismas tres primeras letras “API” en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y la terminación de la última sílaba empieza y terminan con la misma letra de la marca previamente registrada.

Ahora bien, teniendo presente lo anterior es procedente realizar la siguiente comparación fonética: “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” “APIVIFORT”- “APIFOLT” Lo anteriormente constatado indica que, desde el punto de vista fonético, existe una similitud sustancial entre las marcas confrontadas.

En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que, a pesar de que ellos no se escuchan de forma idéntica, principalmente debido a su desigual extensión, se encuentra el mayor énfasis en la primera sílaba que son idénticas y en suma la última sílaba se escucha de manera similar; por lo tanto, las dos marcas en conflicto al momento de pronunciarse se escuchan de una manera muy parecida.

Por lo demás, las terminaciones (RT) y (LT) en las sílabas FORT y FOLT, si 22 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bien son diferenciables en sentido estricto, guardan gran semejanza desde el punto de vista fonético.

En cuanto a la similitud ideológica, se señala que la marca previamente registrada “APIVIFORT”, es una marca de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y por esta razón no puede ser cotejada en este aspecto. Ocurre lo mismo en relación con la marca “APIFOLT”, pues ésta tampoco tiene ningún significado conceptual propio en el idioma castellano. Por ello, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser de fantasía las marcas en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse.

Por último, es importante tener presente lo manifestado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida para este proceso, en el cual señaló que cuando nos encontramos realizando el cotejo marcario de una marca farmacéutica, se deberá hacer con mayor rigurosidad con el fin de proteger de manera efectiva los derechos de los consumidores, así: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado, pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.” En ese orden, al existir importantes similitudes de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza respecto de una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas. 23 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tratándose de esta materia, esta Sección, en sentencia de 28 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal14, así: “[ ] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. [ ] a) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. [ ] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.(Resaltado de la Sala) Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada “APIVIFORT” (nominativa) fue registrada con el certificado núm. 377333 para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 24 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES;

MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO,” [ ]”. Sin perjuicio de lo anterior, del material probatorio aportado con la demanda15 se evidencia que el tercero con interés en este proceso ofrece en el mercado un producto identificado con la marca cuestionada “APIVIFORT”, que se describe como un suplemento dietario a base de extracto de guaraná, vitaminas A, E, C, B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12, zinc pantotenato de calcio y se comercializa en viales16.

De otra parte, la marca previamente registrada “APIFOLT” (nominativa), fue registrada con el certificado núm. 216757, para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS;

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. […]”. En ese orden, revisado el material probatorio se advierte que la marca previamente registrada “APIFOLT” ofrece un producto como suplemento multivitamínico y se comercializan en viales.

Al aplicar las reglas de conexión de competitividad, la Sala estima que a pesar de que los productos amparados pertenecen a diferente nomenclatura en este caso a las clases 5 y 30 de la Calificación Internacional de Niza, en el presente caso, sí se encuentra acreditada dicha conexión competitiva, toda vez que los productos ofrecidos por las marcas en conflicto eventualmente podrían ser sustituibles entre sí, por 15 Folio 12 del expediente ubicado en el Sistema de Gestión Documental SAMAI -Índice 44 16 https://dle.rae.es/vial#bipouNb: vial2 - Del ingl. vial. - 1. m. Frasco pequeño destinado a contener un medicamento inyectable, del cual se van extrayendo las dosis convenientes. 25 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuanto van dirigidos a los mismos consumidores y cuentan con las mismas finalidades al ser complementos alimenticios.

En efecto, son productos sustituibles entre sí, puesto que, el consumidor medio del producto amparado por la marca previamente registrada “APIFOLT”, posiblemente podría decidir sustituirlo por otro complemento dietario como lo es el que ofrece la marca cuestionada “APIVIFORT”, por diferentes razones como por ejemplo un eventual cambio de precio, disponibilidad del mismo, etc.

De otra parte, la Sala observa que al existir entre las marcas confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, además de ser productos sustituibles entre sí, podrían generar un riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a una creencia errada al comprar alguno de dichos productos pensando que adquirió otro y de igual manera podría asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual favorecería la actividad empresarial de la marca concedida con posterioridad “APIVIFORT”, en perjuicio de la previamente registrada bajo el nombre “APIFOLT”.

En ese orden la Sala advierte que en el presente caso existe riesgo de confusión directa e indirecta, con base en lo siguiente: Por una parte, se advierte que en el caso bajo estudio se presenta una confusión directa, por cuanto los dos productos ofrecidos por las marcas nominativas en conflicto corresponden a un suplemento alimenticio y vitamínico que al guardar una visible e importante similitud ortográfica y fonética podrían generar una confusión en el consumidor promedio al momento de adquirir un producto, puesto que, podrían estar en la creencia de que está adquiriendo un tipo de producto, pero en realidad estaría comprando otro. 26 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y, por otra parte, la confusión indirecta se presenta en atención a que las marcas en conflicto, aunque pertenecientes a clases distintas, detalle que no suele ser conocido por los consumidores, al ser altamente similares podrían generar en el consumidor un pensamiento erróneo relacionado con que los productos identificados con esas marcas provienen del mismo empresario.

Frente a la confusión directa e indirecta, esta Sección, en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente17: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

( ) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (Las negrillas y subrayás fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “APIFOLT”. Así lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real, basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, Nº único de radicación 11001032400020080006500. 27 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que, con la expedición de la resolución demandada, se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario, y que no le asistía razón a la SIC al conceder el registro del signo cuestionado, “APIVIFORT”, para amparar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en atención a las similitudes con la marca previamente concedida.

Dadas las consideraciones anteriores, fuerza concluir que la marca «APIVIFORT» (nominativo) está, en efecto, afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Con base en lo anterior, la Sala declarará la nulidad del registró núm. 377333 del 31 de marzo de 2009 para la marca “APIVIFORT” (nominativa) que distingue los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ;

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO,” [ ]” y por consiguiente ordenará a la SIC la cancelación del mismo. 5.5. Conclusión. Al encontrarse configurada la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, la Sala despachará favorablemente las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 28 Radicación: 11001-03-24-000-2012-00132-00 Demandante: Laboratorio Farmacol S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FALLA:

PRIMERO: DECLÁRESE NULA la resolución 16883 de 31 de marzo de 2009 por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa «APIVIFORT» a favor de la sociedad Global Internacional Medicine S.A. Gimed S.A., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: ORDÉNESE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro núm. 377333 del 31 de marzo de 2009 para la marca “APIVIFORT” (nominativa) para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Con salvamento de voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.