1 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00188 00 Demandante: Distribuidora Rayco S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2008 00188 00 Demandante: DISTRIBUIDORA RAYCO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: RAYCO LTDA. - RODRIGO ARISTIZÁBAL Y CÍA. LTDA. Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 10 de agosto de 2023, mediante la cual se declaró la nulidad de las resoluciones núms. 18006 de 30 de julio de 2004, “Por el cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 22978 de 30 de julio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mediante los citados actos administrativos se encontró fundada la oposición presentada por la sociedad Rayco Ltda. - Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda, con fundamento en sus marcas (nominativas) “RAYCO”, y negó el registro como marca del signo “DISTRIBUIDORA RAYCO” (mixto) en el que la expresión “hace más fácil vivir” es explicativa, para identificar los servicios comprendidos en la case 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Distribuidora Rayco S.A. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con miras a obtener la nulidad de los actos administrativos descritos anteriormente; tambien formuló como pretensiones relativa al restablecimiento del derecho que se concediera el signo que solicitó para su registro como marca.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00188 00 Demandante: Distribuidora Rayco S.A. A juicio de la actora, los actos censurados vulneraron los literales a) y b) del artículo 136 así como los artículos 191 y 193, todos de la Decisión 486 de 2000, pues, entre otros argumentos, sostuvo que: i) no existió conexidad competitiva entre los productos y servicios en la clase 35 que pretende distinguir el signo negado para su registro y las marcas nominativas “RAYCO” previamente registrada en favor de RAYCO LTDA. - RODRIGO ARISTIZÁBAL Y CÍA. LTDA. que identifican productos y servicios en las clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) desatendió el principio de especialidad al tomar como causal de irregistrabilidad la conexidad competitiva de la totalidad de las actividades cobijadas por su objeto social; y iii) existe nombre comercial constituido por la expresión “RAYCO” que fue usado por la demandante de manera previa al registro de las marcas opositoras. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, se accedió a las pretensiones de nulidad de los actos censurados, así como al restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar que se conceda el registro del signo negado mediante dichos actos.

Al respecto, la Sala mayoritaria, en primer lugar, consideró que entre los signos objeto de disputa no se presenta conexidad competitiva en relación con los servicios de la clase 35 que pretende distinguir el signo (mixto) que fue negado por la SIC “DISTRIBUIDORA RAYCO”, y los productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 38 que distingue las marcas (nominativas) “RAYCO” previamente registradas por la opositora.

Tambien consideró que entre el signo solicitado y el nombre comercial de la opositora no hubo similitud que genere confundibilidad. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, en mi criterio, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, en tanto que, con su expedición no hubo vulneración de las normas supranacionales invocadas por la parte demandante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00188 00 Demandante: Distribuidora Rayco S.A. Considero que lo anterior es así, pues los signos en discusión bien pueden confundirse por el origen empresarial de los servicios que presta la empresa que solicita el signo y los productos y servicios que presta el tercero con interés en el proceso; en ese orden de ideas, los actos administrativos se expidieron en debida forma en el sentido de negar el registro de la marca (mixta) solicitada por la demandante.

Sea del caso mencionar que, en punto del criterio de confusión indirecta, en la providencia de la cual me aparto, se recordó el concepto que sobre aquel desarrolló el Tribunal de Justicia de la CAN, en los siguientes términos: “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]” (resaltados fuera de texto original). Ahora bien, para ilustrar con mayor claridad el riesgo de confusión indirecta que se presenta entre el signo mixto “DISTRIBUIDORA RAYCO” el cual fue negado por la SIC, y las marcas denominativas “RAYCO” de la sociedad opositora, valga señalar que corresponde desarrollar el cotejo marcario con estricto apego de las pautas que para ello ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la CAN, a efectos de identificar si existen semejanzas y/o similitudes en los aspectos fonético, ortográfico, gráfico y conceptual; además, el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios para determinar el riesgo de confusión y/o asociación, incluidos aquellos aspectos sobre los productos amparados por los signos en conflicto, en otras palabras, el criterio relativo a la conexidad competitiva.

Así las cosas, valga señalar que tal como quedó plasmado en la providencia de la cual me apartó, entre el signo negado y aquellos que han sido previamente registrados en favor de la sociedad opositora, existe similitud y semejanza en cuanto a los criterios comentados en el párrafo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00188 00 Demandante: Distribuidora Rayco S.A. superior, de manera que, hasta ese punto, es posible afirmar que el eventual uso de la marca que ha sido negada mediante los actos censurados, puede causar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor que adquiera los servicios que pretende distinguir, en relación con los productos y servicios que distingue los signos opositores.

En cuanto al criterio de conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal1, así: “[ ] El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. [ ] La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. [ ] La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.(Resaltado fuera del texto original).

Sobre este punto, debe recordarse que hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En ese orden, considero que en el presente caso concurre el supuesto relativo al criterio de razonabilidad en cuanto a la posibilidad que el consumidor entienda que los servicios comprendidos en la clase 35 que pretende distinguir la marca (mixta) negada para su registro 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314- 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00188 00 Demandante: Distribuidora Rayco S.A. “DISTRIBUIDORA RAYCO”, los cuales son: "Servicios de venta, distribución, importación y exportación de productos, excluyendo los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 38”, ostentan el mismo origen empresarial que los productos en la clase 9 “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” y los servicios de que trata la clase 38 “Telecomunicaciones” los cuales distingue la marca (nominativa) “RAYCO” los cuales presta la sociedad RAYCO LTDA. - RODRIGO ARISTIZÁBAL Y CÍA. LTDA. Por lo anterior, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad Distribuidora Rayco S.A., en caso de que obtuviera el registro de su signo (mixto) “DISTRIBUIDORA RAYCO”.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado   CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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