25000234100020220038901 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA.

ENTRE LOS SIGNOS CUESTIONADOS “S SHOPEE” Y “SHOPEE” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “SHOPIFY”, “S SHOPIFY” Y “S” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LAS PARTÍCULAS “SHOP”, “S” E “IFY”, SON DE USO COMÚN EN LAS CLASES 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 Y 45 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la sociedad actora SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED contra la sentencia de 24 de julio de 2025, proferida por la Sección Primera, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó las pretensiones de la demanda. 2 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- ANTECEDENTES I.1.

La sociedad SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED por medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 80116 de 14 de diciembre de 2020 y 11566 de 8 de marzo de 2021, “Por la cual se decide una solicitud de registro” expedidas por el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 76916 y 76964 de 26 de noviembre de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanadas de la superintendente delegada para la propiedad industrial de dicha entidad.

I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos: 1º: Que el 10 de febrero de 2020 presentó solicitudes de registro como marca de los signos nominativo y mixto, respectivamente, “SHOPEE” y “S SHOPEE”, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 452 de la 1 En adelante SIC. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 9ª: Programas informáticos para dispositivos de comunicación; aplicaciones de software descargables; programas informáticos [software descargable]; software [programas grabados]; terminales protegidos para transacciones electrónicas; terminales de puntos de venta electrónicos; software de comercio 3 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales por una red informática mundial; servidores de Internet.

Clase 35: Tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios de publicidad; publicidad; ventas en pública subasta; tasación de empresas; información sobre negocios; investigación comercial; asistencia en la dirección de empresas; consultoría sobre la gestión de negocios; consultoría sobre organización empresarial; investigación empresarial; agencias de información comercial; información y asesoramiento comerciales al consumidor [servicios de atención al cliente]; servicios de intermediarios en negocios comerciales; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; compilación de anuncios utilizados como páginas web en Internet; compilación de directorios para su publicación en Internet; compilación de información en bases de datos informáticas; recopilación de estadísticas; gestión de existencias asistida por ordenador; análisis del precio de costo; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; difusión de anuncios publicitarios; agencias de importación y exportación; facturación; servicios logísticos (gestión y organización comercial de instalaciones y recursos); investigación de marketing; marketing; publicidad en línea por redes informáticas; subastas en línea; sondeos de opinión; organización y gestión de programas de fidelización del consumidor; publicidad de pago por clic (PPC); presentación de productos en todo tipo de medios de comunicación para su venta minorista; servicios de comparación de precios; servicios de abastecimiento para terceros (adquisición de productos y servicios para otras empresas); suministro de información comercial por sitios web; explotación de mercados en línea destinados a vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información sobre contactos comerciales y empresariales; publicación de textos publicitarios; servicios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; promoción de ventas para terceros; optimización de motores de búsqueda; sistematización de información en bases de datos informáticas; agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos con comodidad por un sitio Web de productos generales en la red mundial de comunicación; actualización y mantenimiento de información en bases de datos informáticas; actualización de documentación publicitaria; optimización del tráfico de sitios web.

Clase 36: Servicios financieros mediante redes de comunicación mundiales; servicios monetarios mediante redes de comunicación mundiales; servicios de transacciones financieras electrónicas mediante redes de comunicación mundiales; servicios de compensación y conciliación de transacciones financieras electrónicamente mediante redes de comunicación mundiales; servicios de administración de pagos mediante redes de comunicación mundiales; servicios de cambio electrónico de divisas; servicios de intermediación financiera; prestación de servicios para la realización de pagos con tarjetas de prepago mediante redes de comunicación mundiales; prestación de servicios para la realización de pagos con tarjetas de prepago en mostradores de tiendas; servicios financieros para la transferencia de fondos y la compra de productos y servicios prestados por terceros, mediante redes de comunicación mundiales.

Clase 38: Transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; servicios de tablones de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; correo electrónico; información sobre telecomunicaciones; servicios de comunicación por Internet; servicios de acceso a bases de datos; suministro de foros de discusión en Internet; servicios de foros en línea; suministro de enlaces de comunicación en línea que transfieren al usuario de un sitio Web a otras páginas Web mundiales y locales; puesta a disposición de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suministro de conexiones de telecomunicación a redes informáticas mundiales; servicios de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; servicios de comunicación por vía electrónica; servicios de comunicación por medios inalámbricos; servicios de telecomunicación en relación con el comercio; servicios de telecomunicación en relación con pagos electrónicos; servicios de telecomunicación en relación con pagos inalámbricos; servicios de telecomunicación mediante redes informáticas en relación con la comunicación de información entre bancos de datos; consultoría en materia de telecomunicaciones; transmisión de archivos digitales.

Clase 39: Servicios de mensajería [correo o mercancías]; reparto de mercancías; reparto de pedidos por correspondencia; flete [transporte de mercancías]; servicios de envío; servicios de envoltura de regalos; embalaje de mercancías; almacenamiento físico de datos o documentos electrónicos; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de almacenes [depósitos]; información sobre almacenamiento; almacenamiento de mercancías; información sobre transporte; servicios logísticos de transporte; almacenamiento; embalaje de productos.

Clase 42: Informática en la nube; programación informática; consultoría sobre seguridad informática; consultoría sobre software; diseño de software; diseño de sistemas informáticos; servicios de integración de sistemas informáticos; consultoría sobre tecnología informática; servicios de protección antivirus (informática); conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; servicios de codificación y decodificación de datos; diseño y desarrollo; de 4 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SHOPIFY INC., presentó oposición a los registros con base en sus marcas previamente registradas “SHOPIFY”, “S” y “S SHOPIFY”, que amparan productos y servicios de las clases 9ª, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante las resoluciones núms. 80116 de 2020 y 11566 de 2021, el director de signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad SHOPIFY INC. y denegó los registros como marcas de los signos “SHOPEE” y “S SHOPEE” para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36, 38 y 42 y 9ª, 38 y 42 de la Clasificación Internacional programas informáticos para teléfonos móviles; diseño y desarrollo de software para ordenadores; diagnóstico de fallos en programas informáticos; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alojamiento de software como servicio (SAAS); mantenimiento de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos; proveedores de servicios de externalización en el ámbito de las tecnologías de la información; suministro de información sobre tecnología y programación informática en sitios web; puesta a disposición de motores de búsqueda para Internet; suministro de acceso temporal a software no descargable en línea de autenticación para la comunicación con ordenadores mediante redes de comunicación mundiales; servicios de acceso temporal a software no descargable en línea para tramitar pagos electrónicos; suministro de acceso temporal a software no descargable en línea para el procesamiento de pagos inalámbricos; suministro de acceso temporal a software no descargable en línea de comercio electrónico; alojamiento de servidores; software como servicio [SaaS]; consultoría tecnológica; consultoría en tecnología de telecomunicaciones; localización de averías de software; actualización de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos; consultoría en diseño de sitios web; diseño de sitios web; servicios de autenticación de usuarios para transacciones de comercio electrónico.

Clase 45: Servicios de redes sociales en línea; suministro de información sobre gestión de la propiedad intelectual por los titulares de propiedad intelectual y políticas de observancia conexas, con el fin de ayudar a los participantes del programa a realizar consultas y peticiones sobre el uso de la propiedad intelectual por terceros en un mercado en línea.. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Niza, respectivamente, al encontrarlos, de oficio, similarmente confundibles con las marcas previamente registradas “SHOOPY” y “SHOPPI” de propiedad de las sociedades ACR S.A.S. y SHOPPIMARKET S.A.S., que amparan servicios de las clases 35 y 42 y 43 de la referida Clasificación. 4º- Que mediante la Resolución núm. 26662 de 3 de mayo de 2021, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente, por no uso, el registro de la marca “SHOOPY”; y que por medio de la Resolución núm. 59700 de 17 de septiembre de 2021 también se canceló el registro de la marca “SHOPPI”, para identificar servicios de la Clase 42, desapareciendo la causal de irregistrabilidad inicialmente citada en las resoluciones núms. 80116 de 2020 y 11566 de 2021. 5º- Adujo que contra las citadas disposiciones tanto ella como la sociedad SHOPIFY INC presentaron recursos de apelación, siendo resueltos por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la SIC, quien a través de las resoluciones núms. 76916 y 76964 del 26 de noviembre de 2021: i) revocó el numeral segundo de los actos recurridos; ii) declaró fundada la oposición formulada por SHOPIFY INC; iii) negó el registro como marca de los signos “S SHOPEE” y “SHOPEE” mixto y nominativo para identificar servicios 6 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las clases 36, 39 y 45 y 36, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; y iv) confirmó en las demás partes la decisión inicial.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina5; y 29 de la Constitución Política. En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: PRIMER CARGO: VIOLACIÓN POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486.

Alegó que la partícula “SHOP” es de uso común en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que es utilizado por múltiples titulares en sus diferentes signos, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva. Indicó que, en relación con el signo solicitado “SHOPEE” (nominativo), pese a que las marcas previamente registradas también incluyen la palabra “SHOP”, la misma, al ser de uso común no puede ser apropiada por un solo titular ni tampoco debe ser considerada en el análisis comparativo. 4 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 En adelante Decisión 486. 7 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, en consecuencia, al realizar un análisis en conjunto y sucesivo de las marcas en conflicto, puede observarse que el signo solicitado a registro “SHOPEE” y las marcas opositoras “SHOPIFY” y “S SHOPIFY” tienen notables diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual.

Afirmó que el cotejo marcario se debe realizar analizando las marcas en todo su conjunto, sin tener en cuenta los términos de uso común, y dando énfasis al elemento con mayor fuerza distintiva, que en este caso se trata de los sufijos, que corresponden a “IFY” y “EE”, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: 6 Advirtió que cualquier marca que incluya la partícula de uso común “SHOP” está obligada a coexistir con otras que también lo incluyan, ya que la coincidencia de dicho vocablo no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión o de un potencial conflicto marcario. 6 Índice 2 del expediente digital de primera instancia. 8 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Arguyó que desde el componente fonético existe una clara diferenciación entre los sufijos “IFY” y “EE”; y que es importante considerar que, desde 2013, las start-ups y diferentes emprendimientos se valen de este sufijo “IFY” para acuñar sus marcas y apropiarse, no de la raíz (que la mayoría de veces son descriptivas o genéricas), ni de dicho sufijo (que son de uso común), sino del concepto general y del “verbo” resultante de dicha combinación; tal es el caso de “SPOTIFY”, “CABIFY”, “CLOUDIFY”, “CONTACTIFY”, entre otros, lo que genera que sea de uso común. Mencionó que, en relación con la solicitud “S SHOPEE” (mixta), pese a las marcas en discusión incluyen la gráfica o ilustración de una bolsa en su conjunto marcario, el cual valga reiterar es de uso común, y por lo tanto, inapropiable en exclusiva, los elementos figurativos de las marcas comparadas poseen notables y múltiples diferencias, a saber: las marcas registradas consisten en una bolsa cúbica, con bordes rectos y dos asas en su parte superior, vista desde su extremo lateral; mientras que el elemento figurativo de la marca pretendida es una bolsa plana, con bordes curvos, con una única agarradera, la cual está proyectada sobre un fondo negro; y que desde los puntos de vista ortográfico y fonético, las diferencias entre la marca pretendida “S SHOPEE” (mixta) y las marca registradas “S 9 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SHOPIFY” (mixta), “S” (mixta) y “SHOPIFY” (nominativa), son aún más evidentes.

SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. Señaló que la SIC dejó de lado que tanto la partícula “SHOP” como la figura de una bolsa, eran de uso común y débiles, por lo que no podían ser apropiados de manera exclusiva por la sociedad opositora titular de las marcas fundamento de negación. Precisó que si la SIC se hubiera detenido en analizar las pruebas aportadas junto con los argumentos del recurso de apelación, hubiera llegado a un razonamiento totalmente diferente a lo indicado en las resoluciones de segunda instancia, lo que constituye una clara violación al debido proceso.

TERCER CARGO: VIOLACIÓN INDIRECTA DEL ARTÍCULO 134 DE LA DECISIÓN 486, POR FALTA DE APLICACIÓN. Expresó que no se tuvo en cuenta que los signos cuestionados “SHOPEE” (nominativo) y “S SHOPEE” (mixto) cumplen a cabalidad con los requisitos, no solo del citado artículo, sino también los demás establecidos en la Decisión 486. 10 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1.- La SIC, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, mencionó que al expedir los actos administrativos demandados aplicó las normas en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de la actora, motivando y fundamentando legalmente dichos actos, ajustándose así plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Advirtió que, realizado el respectivo examen, se encontró que los signos confrontados eran similarmente confundibles, pues los signos cotejados inician con el fonema consonántico “S” en ambos casos contenidos por una figura que sugiere la adquisición de productos y/o servicios mediante el proceso de elección (bolsa de compra), caracteres que si bien no son idénticos en sus trazos y disposición, el consumidor puede asumir infundadamente que las marcas comparten el mismo origen.

Explicó que no se puede restar valor a la evidente contigüidad que ostentan los signos en su configuración lingüística y semántica, ámbitos que repercuten directamente en la psiquis del consumidor quien podrá considerar por demás erróneamente, que el signo 11 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitado es una innovación de los previamente conocidos para la oferta y/o prestación de bienes y servicios análogos e intrínsecamente relacionados a los que en la actualidad ofrece la sociedad SHOPIFY, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Anotó que los signos objeto de estudio y las marcas previamente registradas, distinguen productos y/o servicios comprendidos en las mismas clases del Nomenclátor Internacional, por lo que se presenta conexidad competitiva. I.2.1.- La sociedad SHOPIFY INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por medio de curador ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, manifestó que los signos en conflicto comparten un mismo lexema “SHOP”, que significa tienda o comprar, de manera que, debido a la coincidencia de esta palabra, se evoca en la mente del consumidor la misma idea de tienda o comprar; y que al compartir el lexema “SHOP”, se genera riesgo de confusión conceptual o ideológica. 12 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la forma como se presentan los signos “SHOPEE” y “S SHOPEE” es como una reproducción parcial, que casi hace que el consumidor complete el coro de “SHOPI” a “SHOPIFY”, por lo que existen semejanzas fonéticas relevantes.

Mencionó que entre los signos “SHOPEE”, “S SHOPEE”, “S SHOPIFY” y “SHOPIFY” existe confundibilidad fonética y no pueden coexistir en el registro sin causar riesgo de confusión o asociación en los consumidores. Destacó que los productos y servicios identificados con las marcas previamente registradas corresponden a los mismos productos y servicios que pretende identificar la actora con los signos solicitados, en las clases internacionales 9ª, 35, 36 y 42; y que, además, los productos y servicios son complementarios entre sí, pues el uso de los servicios de las clases 38, 39 y 45, solicitados por la demandante, suponen la utilización de los productos de la clase 9ª y servicios de la clase 42, que amparan las marcas opositoras de su propiedad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA Mediante sentencia de 24 de julio de 2025, la Sección Primera, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las 13 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretensiones de la demanda, con base en los razonamientos que pueden resumirse así: Indicó que si bien es cierto que el término “SHOP” corresponde a una expresión de uso común que alude a lo relativo a tiendas o de compraventa de productos, también lo es que dicha partícula no puede ser excluida ya que es parte integral y constituye la raíz o lexema de los signos confrontados “SHOPEE” y “SHOPIFY”.

Precisó que la partícula raíz “SHOP” es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, ya que es el de mayor fuerza evocativa y recordación para el consumidor, motivo por el cual no puede ser excluido del cotejo marcario como lo propone la parte actora. Advirtió que, desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto al compartir la misma raíz o lexema “SHOP” tienen una estructura rítmica similar que solo varía con las últimas letras “EE” “IFY” lo que puede llevar a los oyentes a percibirlos como equivalentes, pues, tal como se señaló en líneas atrás, la parte inicial es la más recordada y percibida por el consumidor y cuenta con un mayor peso en la identificación y evocación mental. 14 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Destacó que las expresiones objeto de cotejo presentan una estructura silábica breve y comparable, lo que incrementa similitud fonética y facilita su confusión en una reproducción oral y no atenta, tanto es así que el consumidor puede omitir de forma subconsciente los sufijos “EE” “IFY” para buscar los servicios, especialmente, tratándose de marcas que se dirigen a públicos similares en entornos digitales.

Puso de presente que los elementos gráficos que conforman los signos mixtos en conflicto incorporan la figura de una bolsa, comúnmente utilizada para actividades comerciales y de consumo, que contiene en su interior la letra “S”; y que si bien el estilo o fuente de la letra “S” y el diseño específico de la bolsa puede ser distinto (el estilo del asa, la perspectiva o el sombreado), así como en la tipografía empleada para representar la letra “S”, lo cierto es que, desde una apreciación por parte del consumidor, se advierte una coincidencia visual relevante entre los signos, especialmente en el contexto del comercio electrónico.

Advirtió que cada uno de los signos emplea una composición de gráficas sencillas y parecidas, lo que puede dificultar al consumidor promedio identificar con claridad el origen empresarial de los servicios, incluso considerar que es el mismo logo pertenece a una 15 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma empresa, sino que este fue modificado conforme las tendencias del mercado y al gusto del consumidor.

Indicó que tanto los elementos denominativos “SHOP” como gráficos con forma de bolsa de los signos en cuestión, hacen alusión directa a la actividad de comprar o realizar las adquisiciones en línea, esto es, al comercio electrónico ya sea para el consumidor que busque impulsar o vender productos o servicios como aquel que tenga el objetivo de adquirirlos, por lo que existen semejanzas conceptuales.

Manifestó que, conforme los servicios y productos de las clases que pretenden identificar los signos solicitados, los mismos presentan un grado alto de sustitución o intercambiabilidad en el mercado, ya que incluyen dentro de su cobertura elementos relacionados con el desarrollo de software para comercio electrónico, gestión empresarial y servicios informáticos.

Observó que ambos signos se dirigen a ofrecer soluciones tecnológicas para la venta en línea, pues SHOPIFY INC brinda herramientas para crear tiendas virtuales, gestión de inventarios, pasarelas de pago, marketing y ventas multicanal, mientras que SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED opera como un market place que también proporciona soluciones para vender productos en 16 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co línea mediante un sistema completo que abarca, entre otros, la publicación de productos, gestión de pagos y logística.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN La actora fincó su inconformidad, en esencia, así: Solicitó que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se declare la nulidad de los actos acusados, para lo cual adujo que el a quo efectuó un indebido análisis del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en relación con la negativa del registro como marca de los signos “SHOPEE” (nominativa) y “S SHOPEE” (mixta) en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expresó que, del análisis en conjunto y sucesivo entre los signos “SHOPEE” (nominativa) y “S SHOPEE” (mixta) y las marcas previamente registradas “SHOPIFY”, “S” y “S SHOPIFY” se observan diferencias ortográficas, fonéticas y visuales, las cuales, aunque fueron analizadas por el Tribunal, a su juicio, no se analizaron correctamente. 17 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que los signos confrontados se encuentran conformados por los sufijos diferenciadores “IFY/EE”, los cuales son suficientes para causar al consumidor imprecisiones distintas frente a cada una de ellas; y que, no obstante lo anterior, en la sentencia apelada se consideró que aun cuando las expresiones cotejadas se complementan con los sufijos creativos “EE” “IFY”, no se desprenden del núcleo común que evoca la actividad comercial o de tienda, que precisamente, es a lo que se dirigen a identificar las marcas en conflicto, pues “SHOP” traduce a tienda en español.

Alegó que las marcas conformadas por elementos débiles se encuentran obligadas a coexistir con otras compuestas por partículas igualmente endebles a los suyos, en este caso, las marcas que contengan el radical “SHOP” están obligadas a coexistir con otras que coincidan con este vocablo. Resaltó que SHOPIFY INC, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no puede tener derechos exclusivos sobre el radical “SHOP” ni sobre el diseño abstracto de una bolsa, ya que el derecho que le fue otorgado es sobre el conjunto marcario registrado con determinado diseño, el cual, es claramente diferenciable con los signos “SHOPEE” (nominativo) y “S SHOPEE” (mixto), situación 18 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que, aunque analizó en la sentencia de primer grado, no se hizo en la manera correcta.

Señaló que, contrario a lo afirmado por el a quo, en los signos enfrentados predomina es el elemento nominativo y no el gráfico, sin tener en cuenta, además, que el uso de las bolsas para las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 es de uso común y, por lo tanto, inapropiable de manera exclusiva. Reiteró que no puede pasarse por alto que las marcas registradas que sirvieron de sustento para negar el signo solicitado están compuestas de un radical de uso común como es “SHOP”, el cual puede dar origen a diferentes registros de marcas cuya terminación otorga la distintividad requerida para acceder al registro de la marca como es el caso de “SHOPIFY” y “SHOPEE”, y que un consumidor selectivo puede diferenciar la procedencia de una marca respecto de la otra, dadas las terminaciones disímiles que presenta cada uno. IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de octubre de 20257, en el que además se prescindió de correr traslado para 7 Índice 4 del expediente de segunda instancia en SAMAI. 19 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alegar de conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia anterior, el Agente del Ministerio Público, por medio del Concepto núm. 532-25 solicitó revocar la sentencia apelada, al tener vocación de prosperidad las pretensiones de la parte demandante. Alegó que los signos confrontados presentan diferencias claras en su forma escrita, pronunciación y significado, lo que contribuye a que el consumidor los distinga fácilmente y no se genere confusión. Sostuvo que aunque “SHOPIFY” y “SHOPEE” son plataformas electrónicas de software como servicio (software as a service SaaS), no prestan los mismos servicios.

En efecto, Shopify es una plataforma que permite a potenciales vendedores (y únicamente a ellos) a cambio de una suscripción y poner a funcionar una tienda de comercio electrónico particular. Es decir, cuando un consumidor promedio, o experimentado ingresa a Shopify nunca podrá adquirir allí algún tipo de producto de consumo, como sí ocurre en Shopee.

Estimó que si bien el Tribunal argumentó que “SHOPEE” también permite a los potenciales vendedores utilizar su plataforma para 20 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizar la venta de productos, esto no implica que preste idéntico servicio que “SHOPIFY”; y que cuando una persona tiene el objetivo de vender productos por internet, puede tener dos alternativas, (en lo que a este litigio se refiere, pues las alternativas en cuanto a plataformas de comercio electrónico son múltiples) acudir a Shopify, comprar la suscripción y ser orientado para diseñar su propia web de ventas, la logística y sistema de pago, o acudir a Shopee y vender sus productos desde la misma web de Shopee.

Por su parte, la sociedad SHOPIFY INC, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó confirmar la sentencia apelada. En efecto, resaltó que el Tribunal efectuó una debida aplicación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486, ya que los signos en conflicto comparten el mismo lexema “SHOP”, que significa tienda o comprar; y que esta coincidencia suscita en la mente del consumidor la misma idea, por lo que, en consecuencia, al compartir el mismo lexema “SHOP”, se configura un riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Expresó que Los servicios de las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen relación de complementariedad con los productos de la clase 9ª y los servicios de la clase 42, pues los 21 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios de la clase 38 requieren necesariamente de los softwares de la clase 9ª y los servicios de programación de la clase 38; que los servicios de almacenamiento de información de la clase 39, requieren de los equipos de la clase 9ª; y que los servicios de las redes sociales de la clase 45, requieren de la programación ofrecida por la clase 42.

Que, así las cosas, los productos y servicios son complementarios entre sí, pues el uso de los servicios de las clases 38, 39 y 45, solicitados por la demandante, suponen la utilización de los productos de la clase 9ª y servicios de la clase 42. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.I. Actos demandados El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. 80116 de 14 de diciembre del 2020, 11566 de 8 de marzo de 2021, 76916 y 76964 de 26 de noviembre del 2021, expedidas por SIC, mediante las cuales se denegó el registro como marca de los signos “SHOPEE” (nominativo) y “S SHOPEE” (mixto) a la actora, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba 22 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similarmente confundible con las marcas previamente registradas “SHOPIFY”, “S” y “S SHOPIFY”; y que entre los productos y servicios que distinguían existía conexidad competitiva.

V.2. Normativa aplicable Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho Sustanciador del Tribunal, durante el trámite de primera instancia, estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 145- IP-2022, 269-IP -2021, 206-IP-2021 y 134-IP2022, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo en su recurso de apelación, insistió en que los signos solicitados no eran semejantes a las marcas previamente registradas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, por cuanto poseen terminaciones disímiles, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, el cual está previsto en el artículo 136, ibidem8. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 23 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine no se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene que la partícula que comparten es de uso común e inapropiable de manera exclusiva.

Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver9, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca y tampoco se tendrán en cuenta las interpretaciones prejudiciales rendidas respecto de dicha disposición comunitaria. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

V.3. El caso concreto 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 24 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De los argumentos que sustentan el recurso de apelación formulado por la actora, la Sala observa que el debate se concentra en establecer si el examen de registrabilidad realizado por el Tribunal se encuentra acorde con los criterios establecidos por el TJCA.

Todo ello, con miras a determinar si los signos denegados como marca a través de los actos administrativos acusados se hallan incursos en la causal de irregistrabilidad invocada por la entidad demandada. En síntesis, la recurrente controvirtió la conclusión sobre la confundibilidad advertida por el Tribunal y adujo que el a quo efectuó un indebido análisis del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en relación con la negativa del registro como marca de los signos “SHOPEE” (nominativa) y “S SHOPEE” (mixta) en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expresó que del análisis en conjunto y sucesivo entre las marcas los signos “SHOPEE” (nominativa) y “S SHOPEE” (mixta) y las marcas previamente registradas “SHOPIFY”, “S” y “S SHOPIFY”, se observan diferencias ortográficas, fonéticas y visuales, las cuales, aunque fueron analizadas por el Tribunal, a su juicio, no se analizaron correctamente. 25 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que los signos confrontados se encuentran conformados por los sufijos diferenciadores “IFY/EE”, los cuales son suficientes para causar al consumidor imprecisiones distintas frente a cada una de ellas; y que, no obstante lo anterior, en la sentencia apelada se consideró que aun cuando las expresiones cotejadas se complementan con los sufijos creativos “EE” “IFY”, no se desprenden del núcleo común que evoca la actividad comercial o de tienda, que precisamente, es a lo que se dirigen a identificar las marcas en conflicto, pues “SHOP” traduce a tienda en español.

Por lo anterior, para efectos de determinar si los signos cuestionados “SHOPEE” (nominativo) y “S SHOPEE” (mixto), incurren en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en primer lugar, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquellos y las marcas previamente registradas “SHOPIFY” “S” y “S SHOPIFY”, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que los signos en disputa distinguen. 26 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: SHOPEE SIGNOS NOMINATIVO Y MIXTO CUESTIONADOS10 SHOPIFY MARCAS NOMINATIVA Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS11 Como en el presente caso se van a cotejar unos signos nominativo y mixto, “SHOPEE” y “S SHOPEE”, como lo son los cuestionados, solicitados por la actora, con unas marcas mixtas y nominativas, “SHOPIFY”, “S” Y “S SHOPIFY”, a nombre del tercero con interés 10 Índice núm. 2 del expediente de primera instancia en SAMAI. 11 Índice núm. 2 del expediente de primera instancia en SAMAI. 27 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en los signos mixtos enfrentados, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que, contrario a lo señalado por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, el elemento denominativo es el predominante en el signo y marcas mixtos enfrentados, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe señalar que las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso sub examine enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 28 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Así las cosas, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 29 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. Por lo tanto, a efectos de evaluar la similitud entre los signos confrontados, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos y marcas en controversia “SHOPEE”, “S SHOPEE”, “SHOPIFY”, “S” y “S SHOPIFY”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 30 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sea lo primero advertir que el TJCA ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas.

Frente a dicho aspecto, la Sección en sentencia de 23 de enero de 201412 dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González. 31 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, cabe señalar que el TJCA, en la interpretación prejudicial 344-IP-2022, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo 32 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Así las cosas, se considera necesario analizar si los signos enfrentados contienen expresiones de uso común, descriptivas o genéricas. 33 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, en el caso sub examine, se encontró en la página web de la entidad demandada13, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45, que contenían las expresiones “SHOP” “S” y “IFY” presentes en los signos enfrentados:.- “SHOP”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. CLASE S SHOPINGS.CO V Z TECHNOLOGY S.A.S. 662481 9ª SHOPTIK INFOTECNOLOGIA S.A.S 666727 9ª SHOPY MOLI LAURA ALEJANDRA MONTOYA LINAREZ 677196 9ª PRESTASHOP PRESTASHOP S.A. 503390 9ª I-SHOP I SHOP COLOMBIA S.A.S. 393114 35 SHOPPING PREMIUM RAYOTEX S.A.S. 467897 35 GOSHOP CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA. 522669 35 MYSHOPPING JULIANA CARDONA CADAVID 541657 35 AUTOSHOPPING DERCO COLOMBIA SAS 476015 36 SHOPYSHOPCO.

COMPRA DIVERSIDAD & CALIDAD. JOSE LUIS BALANTA 668885 36 SHOPPING CENTER 44 STREET ZULSA & CIA S.C.C. 697109 36 DISASHOP DISASHOP S.L. 442274 36 13 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 13 de mayo de 2026, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024). 34 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DISASHOP DISASHOP S.L. 442275 38 GO SHOP CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA. 479882 38 SHOPAMAN SPARK NETWORKS SERVICES GMBH 482278 38 OFERTSHOP CHESSMAN ORDOÑEZ CASTELLANOS 542911 38 CORNERSHOP DELIVERY TECHNOLOGIES SPA 523322 39 PHOTOSHOP ADOBE INC. 378034 39 SHOPY MOLI LAURA ALEJANDRA MONTOYA LINAREZ 677196 39 SHOPEO LIFEMILES LTD. 702644 39 SHOPAMAN SPARK NETWORKS SERVICES GMBH 482278 42 OFERTSHOP CHESSMAN ORDOÑEZ CASTELLANOS 542911 42 MERCADO SHOPS MERCADO LIBRE, INC 598659 42 SHOPERY SHOPERY NETWORKS, S.L. 542149 42 SHOPAMAN SPARK NETWORKS SERVICES GMBH 482278 45 SHOPTING SHOPTING COLOMBIA SAS 560440 45 SECURITY SHOPS SECURITY SHOPS LTDA 544419 45 SHOPAMAN SPARK NETWORKS SERVICES GMBH 482278 45.- “S”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. CLASE S SHOPINGS.CO V Z TECHNOLOGY S.A.S. 662481 9ª S SIMPLISAFE, INC. 607050 9ª S TYCO FIRE & SECURITY GMBH 262725 9ª S SAS INSTITUTE INC. 239935 9ª S·l S-I3 SISTEMAS DE INNOVACION EN INGENIERIA E INTEGRACION S.A.S 576961 35 35 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S SAS INSTITUTE INC. 239933 35 S BANCO DAVIVIENDA S.A. 289390 35 S STOP S.A.S 351236 35 S SAS INSTITUTE INC. 239932 36 S SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC. 430656 36 S THE BANK OF NOVA SCOTIA 479383 36 S MERCADO DE RECURSOS FINANCIEROS MESFIX S.A.S. 559242 36 S SAS INSTITUTE INC. 239931 38 S MICROSOFT CORPORATION 528190 38 S CPT HOLDINGS, INC. 193422 38 S SERVIENTREGA S.A. 230998 38 S·l S-I3 SISTEMAS DE INNOVACION EN INGENIERIA E INTEGRACION S.A.S 576961 39 S BOGOTA DISTRITO CAPITAL 624054 39 S SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC 653881 39 S STIGLICH INVERSIONES RER S.A. 441396 39 S·l S-I3 SISTEMAS DE INNOVACION EN INGENIERIA E INTEGRACION S.A.S 576961 42 S SIMPLISAFE, INC. 607050 42 S APPLE INC. 615697 42 S SAS INSTITUTE INC. 239929 42 S BANCO DAVIVIENDA S.A. 284534 45 S & A S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S. BIC 464062 45 S STAP SAS 621627 45 S·l S-I3 SISTEMAS DE INNOVACION EN 576961 45 36 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co INGENIERIA E INTEGRACION S.A.S.- “IFY”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. CLASE UNIFY UNIFY SOFTWARE AND SOLUTIONS GMBH & CO. KG 453616 9ª FORTIFY MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC 466567 9ª SPOTIFY SPOTIFY AB 472002 9ª SUREIFY SUREIFY LABS, INC. 586560 9ª SPOTIFY SPOTIFY AB 472002 35 CABIFY CABIFY ESPAÑA, S.L. 574111 35 CHEFIFY SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 590553 35 HOMIFY HOMIFY ONLINE GMBH U. CO.

KG 577878 35 SUREIFY SUREIFY LABS, INC. 586560 36 CHEFIFY SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 590553 36 HELPIFY FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICADA 582221 36 PERSONIFY APPLIED DATA FINANCE, LLC 576156 36 SPOTIFY SPOTIFY AB 472002 38 CABIFY CABIFY ESPAÑA, S.L. 574111 38 HOMIFY HOMIFY ONLINE GMBH U. CO.

KG 577878 38 HOSPIFY HOSPIFY LIMITED 630698 38 CABIFY CABIFY ESPAÑA, S.L. 574111 39 NEXANS ELECTRIFY THE FUTURE NEXANS 710176 39 YOKKIFY TURISMO EN MEDELLIN Y VIAJES Y 745730 39 37 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TURISMO GLOBO S.A.S. SUREIFY SUREIFY LABS, INC. 586560 42 CABIFY CABIFY ESPAÑA, S.L. 574111 42 UPNIFY BFX EFICIENCIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V. 692230 42 COMOONIFY MOON SOLUTIONS SAS 527468 42 VERIFYME VERIFYME, INC. 625841 45 KALLIFY REYES KRAFFT SOLÍS ABOGADOS, S.C. 771920 45 MARKIFY MARKIFY AB 771313 45 Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “SHOP”, “S” y “IFY” son expresiones de uso común y débiles respecto de los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que quiere decir que, como son vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Por lo anterior, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común, “SHOP”, “S” y “IFY” de los signos confrontados no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendrían un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirlas se reduciría las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, 38 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co además es respecto de las cuales se alega la presunta confusión (“SHOP”), razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto.

Cabe advertir que los referidos términos se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente los vocablos “S” y “IFY” pero se mantuviera el análisis con base en “SHOP” (o viceversa), como lo pretende la sociedad apelante, se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el TJCA, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por esta clase de denominaciones sólo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo TJCA ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto14..- Cotejo entre el signo solicitado “SHOPEE” y “S SHOPIFY”, “SHOPIFY” y “S”. 14 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 31 de julio de 2025, núm. Único de radicación 2018-00095-00. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 39 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto a la similitud ortográfica, la Sala no comparte el análisis efectuado por el Tribunal, toda vez que se considera que los signos en conflicto cuentan con terminaciones diferentes, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y desigual número de sílabas, pues el signo solicitado “SHOPEE” está conformado por una (1) palabra, seis (6) letras, dos (2) sílabas (SHO-PEE), tres (3) consonantes (S-H-P) y tres (3) vocales (O-E-E), mientras que la marca previamente registrada “SHOPIFY” se compone de una (1) palabra, siete (7) letras, tres (3) sílabas (SHO-PI-FY), cinco (5) consonantes (S-H-P-F-Y) y dos (2) vocales (O-I).

Cabe precisar, sobre el particular, que el signo solicitado al estar conformada al final con otros vocablos como lo son las partículas “EE”, genera un signo completamente distintivo y diferente a los registros previos, los cuales finalizan con los vocablos “S” y “IFY”, por lo que se permite al consumidor vincularlos con un origen empresarial determinado, dotándolos de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”15, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, contrario a lo determinado por el a quo, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 41 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la similitud fonética, la Sala considera que no le asiste razón al Tribunal, ya que los signos enfrentados cuentan con una sonoridad disímil, al tener terminaciones diferentes.

En efecto, es preciso indicar que entre la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente distinta. Aunque los signos comparten el vocablo “SHOP”, el signo cuestionado “SHOPEE” incorpora las letras adicionales “EE”, lo que le confiere una estructura fonética más corta y marcada. La Sala reitera que, aunque el término “SHOP” es común en los signos distintivos confrontados, su sola inclusión no determina la confundibilidad fonética, en tanto se trata de una expresión con fuerza distintiva reducida por su carácter de uso común de los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 del nomenclátor internacional.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY - SHOPEE – SHOPIFY SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY - SHOPEE – S SHOPIFY SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE – S - SHOPEE Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas no resultan similares al ser articuladas en voz alta.

La inclusión de las letras “EE” introducen una extensión fonética 43 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que modifica la cadencia y entonación de los signos. En consecuencia, no se configura un riesgo de confusión para el consumidor medio desde esta perspectiva, particularmente al momento de solicitar los productos o servicios respectivos en contextos comerciales16.

En consecuencia, la Sala considera que el argumento de la recurrente según el cual, entre los signos “SHOPEE” y “SHOPIFY”, “S SHOPIFY” y “S” existen diferencias de tipo ortográfico y fonético, tiene vocación de prosperidad. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala no comparte el estudio efectuado por el Tribunal en la sentencia de primer grado, por las siguientes razones: El análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00.

CP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 44 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe destacar que, para efectos del análisis conceptual, solo procede descomponer un signo en sus elementos constitutivos cuando las partículas que lo integran, en español o en idioma extranjero, son fácilmente reconocibles por el consumidor medio y pueden identificarse de manera directa e inmediata como expresiones autónomas con significado.

Este análisis debe realizarse atendiendo a tres criterios principales:.- Claridad visual: Las partículas que integran el signo deben identificarse fácilmente a simple vista, de modo que el consumidor perciba de manera inmediata y directa que el término, expresión, palabra, contracción o abreviatura está compuesto por elementos distinguibles..- Carga semántica: Cada partícula debe tener un significado reconocible o evocativo para el consumidor medio, de manera que su contenido conceptual sea comprendido sin un esfuerzo interpretativo complejo..- Contexto de los productos o servicios: El significado de las partículas resulta comprensible para el consumidor (medio, informado o especializado) en relación con los productos o servicios que identifica 45 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo, es decir, el consumidor asocia naturalmente ese significado con el sector o actividad correspondiente.

Así las cosas, la Sala encuentra que el término “SHOP”, que hace parte de los signos enfrentados, se encuentra escrito en inglés y traduce en castellano a “COMPRAR”, cuyo significado es de conocimiento y comprensión del consumidor al cual están dirigidos los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se deben tratar como si se tratara de una expresión local, esto es “COMPRAR”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en relación con este tipo de palabras, la Sección en sentencia de 15 de diciembre de 202317, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no 17 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 46 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). Por su parte el TJCA, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la 47 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]” (Destacado de la Sala).

Así las cosas, la Sala observa que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger.

En ese sentido, la Sala advierte que en el caso sub examine, el elemento nominativo “SHOP”, que hace parte de los signos enfrentados, cumple con el segundo requisito, toda vez que dicha partícula es de uso común para las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45. Así las cosas, el término “COMPRAR”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa18: “[…] tr.

Obtener algo por un precio. […]”. 18 https://dle.rae.es/comprar?m=form 48 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A su turno, la letra “S” que conforma una de las marcas opositoras, corresponde a una letra del abecedario, la cual es de libre disposición y uso para cualquier empresario.

Ahora, debe aclararse, además, que el análisis bajo esta perspectiva debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, con el fin de establecer si existe un riesgo de confusión derivado de su evocación conceptual.

En ese sentido y aplicando los criterios anteriormente expuestos, la Sala encuentra que, si bien, en principio, los signos enfrentados podrían ser escindidos, lo cierto es que dicha descomposición no resulta clara desde el punto de vista conceptual, en la medida en que, aunque la partícula “SHOP” puede ser identificada por el consumidor medio, los términos “SHOPEE”, “S SHOPIFY” y “SHOPIFY” no configuran una idea precisa, unívoca o inmediatamente comprensible en relación con los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45. 49 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que los signos enfrentados “SHOPEE”, “SHOPIFY” y “S SHOPIFY” deben tenerse como de fantasía no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano y, por lo tanto, los signos “SHOPEE”, “SHOPIFY”, “S” y “S SHOPIFY” no pueden cotejarse desde este aspecto.

Cabe advertir que, el derecho exclusivo conferido por el registro marcario no recae sobre los elementos de uso común de las marcas, como las expresiones “SHOP” “S” e “IFY”, cuando son considerados de forma aislada, sino sobre el conjunto marcario en su integridad. En efecto, La protección jurídica otorgada se circunscribe entonces a la configuración global del signo “SHOPEE”, incluyendo su estructura y combinación de palabras, sin que ello implique monopolio alguno sobre esos términos en el sector..- Cotejo entre el signo solicitado “S SHOPEE” y “S SHOPIFY”, “SHOPIFY” y “S”.

Respecto a la similitud ortográfica, la Sala no comparte el análisis efectuado por el Tribunal, toda vez que se considera que los signos en conflicto cuentan con terminaciones diferentes, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y desigual número de sílabas, pues 50 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo solicitado “S SHOPEE” está conformado por dos (2) palabras, siete (7) letras, tres (3) sílabas (S-SHO-PEE), cuatro (4) consonantes (S-S-H-P) y tres (3) vocales (O-E-E), mientras que la marca previamente registrada “SHOPIFY” se compone de una (1) palabra, siete (7) letras, tres (3) sílabas (SHO-PI-FY), cinco (5) consonantes (S-H-P-F-Y) y dos (2) vocales (O-I).

Igualmente, ocurre con las marcas opositoras “S” y “S SHOPIFY”, ya que estas están compuestas, respectivamente por:.- Una (1) consonante “S”..- Dos (2) palabras, ocho (8) letras, cuatro (4) sílabas (S-SHO-PI-FY), seis (6) consonantes (S-S-H-P-F-Y) y dos (2) vocales (O-I). En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten las expresiones de uso común “S” y “SHOP”, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas y, por lo tanto, disminuye su fuerza diferenciadora y de oposición, también lo es que estos vocablos en el signo cuestionado se encuentran combinados en su terminación con una expresión diferente, esto es, “EE”. 51 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar, sobre el particular, que el signo solicitado al estar conformada al final con otros vocablos como lo son las partículas “EE”, genera un signo completamente distintivo y diferente a los registros previos, los cuales finalizan con los vocablos “S” y “IFY”, por lo que se permite al consumidor vincularlos con un origen empresarial determinado, dotándolos de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, contrario a lo determinado por el a quo, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En relación con la similitud fonética, la Sala considera que no le asiste razón al Tribunal, ya que los signos enfrentados cuentan con una sonoridad disímil, al tener terminaciones diferentes. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 52 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, es preciso indicar que entre la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente distinta.

Aunque los signos comparten los vocablos “S” y “SHOP”, el signo cuestionado “SHOPEE” incorpora las letras adicionales “EE”, lo que le confiere una estructura fonética más corta y marcada. La Sala reitera que, aunque los términos “S” y “SHOP” son comunes en los signos distintivos confrontados, su sola inclusión no determina la confundibilidad fonética, en tanto se trata de una expresión y una letra con fuerza distintiva reducida por su carácter de uso común y libre disposición para los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 del nomenclátor internacional.

En este contexto, las letras “EE” en la marca solicitada, introducen variantes sonoras y de entonación que marcan una diferencia perceptible en la impresión auditiva general del consumidor. En consecuencia, la presencia de los términos “S” y “SHOP” no son suficientes para generar una identidad fonética entre los signos enfrentados, máxime cuando las expresiones añadidas tienen un peso sonoro y estructural relevante, como el caso de “EE” en el signo solicitado e “IFY” en las marcas opositoras, que refuerza la diferenciación fonética y contribuye a evitar el riesgo de confusión en el público consumidor. 53 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY – S SHOPEE – SHOPIFY S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY - S SHOPEE – S SHOPIFY S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE – S – S SHOPEE Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas no resultan similares al ser articuladas en voz alta.

La inclusión de las letras “EE” introducen una extensión fonética que modifica la cadencia y entonación de los signos. En consecuencia, no se configura un riesgo de confusión para el consumidor medio desde esta perspectiva, particularmente al 54 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co momento de solicitar los productos o servicios respectivos en contextos comerciales20.

En consecuencia, la Sala considera que el argumento de la recurrente según el cual, entre los signos “S SHOPEE” y “SHOPIFY”, “S SHOPIFY” y “S” existen diferencias de tipo ortográfico y fonético, tiene vocación de prosperidad. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala no comparte el estudio efectuado por el Tribunal en la sentencia de primer grado, por las siguientes razones: El análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.

Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00.

CP. Dra. María Elizabeth García González. Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 55 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe destacar que, para efectos del análisis conceptual, solo procede descomponer un signo en sus elementos constitutivos cuando las partículas que lo integran, en español o en idioma extranjero, son fácilmente reconocibles por el consumidor medio y pueden identificarse de manera directa e inmediata como expresiones autónomas con significado.

Este análisis debe realizarse atendiendo a tres criterios principales:.- Claridad visual: Las partículas que integran el signo deben identificarse fácilmente a simple vista, de modo que el consumidor perciba de manera inmediata y directa que el término, expresión, palabra, contracción o abreviatura está compuesto por elementos distinguibles..- Carga semántica: Cada partícula debe tener un significado reconocible o evocativo para el consumidor medio, de manera que su contenido conceptual sea comprendido sin un esfuerzo interpretativo complejo..- Contexto de los productos o servicios: El significado de las partículas resulta comprensible para el consumidor (medio, informado o especializado) en relación con los productos o servicios que identifica 56 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo, es decir, el consumidor asocia naturalmente ese significado con el sector o actividad correspondiente.

Así las cosas, la Sala considera que para el caso del signo solicitado “S SHOPEE” aplica el mismo análisis efectuado en el cotejo del primer signo cuestionado “SHOPEE” frente a las marcas opositoras, razón por la cual deben tenerse como de fantasía y no pueden cotejarse desde este aspecto. Cabe advertir que, el derecho exclusivo conferido por el registro marcario no recae sobre los elementos de uso común de las marcas, como las expresiones “SHOP” “S” e “IFY”, cuando son considerados de forma aislada, sino sobre el conjunto marcario en su integridad.

En efecto, la protección jurídica otorgada se circunscribe entonces a la configuración global del signo “S SHOPEE”, incluyendo su estructura y combinación de palabras, sin que ello implique monopolio alguno sobre esos términos en el sector. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que los signos cuestionados “SHOPEE” y “S SHOPEE”, es lo 57 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficientemente distintiva y diferentes de las marcas previamente registradas.

Por lo tanto, la Sala considera equivocada la conclusión arribada por el Tribunal, comoquiera que en el presente asunto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, esto es, la existencia de similitudes entre las marcas que generen riesgo de confusión. Así las cosas, se impone revocar la sentencia de 24 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se denegó el registro como marca de los signos “S SHOPEE” y “SHOPEE” para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello, ante la constatación de que los actos acusados inobservaron las normas comunitarias aplicables al asunto y erraron al considerar la inviabilidad de los registros marcarios pretendidos, pues aquellos no se encuentran incursos en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 58 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”. En su lugar, DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 80116 de 14 de diciembre del 2020 y 11566 de 8 de marzo de 2021, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; y 76916 y 76964 del 26 de noviembre del 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la SIC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder los registros como marca de los signos nominativo y mixto “SHOPEE” y “S SHOPEE”, solicitados para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 36, 38, 39, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 59 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2022-00389-01 Actora: SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.