1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00087 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad relativa Radicación: 11001-03-24-000-2011-00087-00 Demandante: COLOMBINA S.A. Demandado: SIC Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés ACLARACIÓN DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones por las cuales aclaro mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la sentencia de 28 de julio de 2022, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad COLOMBINA S.A. Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción que se interpretó como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones 39906 de 31 de julio de 2009, 07628 de 15 de febrero de 2010 y 50639 de 24 de septiembre de 2010, mediante las cuales: (i) se concedió́ el registro de la marca mixta «SPLENDA» en la clase 5 internacional a favor de McNeil PPC Inc. y se declaró́ infundada la oposición presentada por Colombina S.A.; y (ii) se resolvieron los recursos de reposición y de apelación formulados contra la primera resolución, en el sentido de confirmarla.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la demandante pretendía que se declarara fundada la oposición que formuló frente a la solicitud de registro de la marca «SPLENDA» y que se ordenara cancelar la inscripción en el registro efectuado a nombre McNeil PPC Inc. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00087 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, los actos acusados trasgredieron los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al respecto, destacó que la marca «SPLENDID» se encuentra registrada para distinguir, entre otros productos, “galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcochos”, los cuales son complementarios de los endulzantes para los cuales fue solicitado el registro controvertido. En ese orden, argumentó que la SIC desconoció el mejor derecho que tiene desde el año 1993 para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza sobre la marca «SPLENDID», y que ello le impide su uso para explotar debidamente el objeto comercial y ampliar el marco de sus negocios.

Igualmente puso de presente que en Perú se negó el registro de la marca «SPLENDA» con fundamento en la conexidad competitiva con la marca «SPLENDID». 2.- En la sentencia respecto de la cual aclaro mi voto, la Sala denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: En primer lugar, se dijo que existía similitud gramatical, visual, fonética y conceptual entre los signos «SPLENDID» y «SPLENDA», habida cuenta que la única variación entre uno y otro consiste en el cambio de la vocal ‘I’ por la ‘A’, y en el hecho de que la marca previamente registrada tiene una letra adicional.

Con todo, en el punto del análisis de la conexidad competitiva, la Sala advirtió que, por un lado, los signos confrontados amparan productos incluidos en diferentes clases (30 y 5) y, por el otro, que no existe entre ellos conexión competitiva, ya que los productos que cada uno ampara se dirigen a consumidores diferentes, tienen finalidades disímiles, porque no son sustituibles entre sí, y tampoco son complementarios.

Así, se llamó la atención sobre el hecho de las condiciones de los consumidores de los productos que ampara uno y otro signo y evidenció que 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00087 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no podía predicarse la identidad en cuanto a la finalidad de las marcas cuestionadas, que los productos no comparten canales de comercialización y que los productos no son complementarios ni sustituibles entre sí. 3.- Aclaro mi voto con el fin de poner de presente que, además de la consideración de la Sala en torno a la inexistencia de conexidad competitiva, debe advertirse que estas dos marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado debido a que, en realidad, no existe ningún riesgo de confusión entre ellas.

En efecto, más allá de la no existencia de conexidad competitiva entre las marcas SPLENDA y SPLENDID que la Sala reconoció y consideró suficiente para denegar las pretensiones de la demanda, debo resaltar que no existe tampoco un verdadero riesgo de confusión entre estos signos distintivos, puesto que sus terminaciones son suficientemente distintivas y no existe ninguna posibilidad de que el consumidor piense que está adquiriendo otro producto (confusión directa), ni tampoco que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

En este sentido, considero que el signo «SPLENDA» posee la condición de distintividad necesaria para su uso como marca y no plantea respecto del consumidor ninguna posibilidad de confusión o error de signos, razón que por sí sola justificaba el hecho de que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En esos términos me permito dejar sentada mi aclaración de voto, Fecha ut supra. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Esta aclaración de voto fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.”