CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020140013500 Demandante: SCA Hygiene Products AB Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Requisitos para otorgar el título de una patente de invención. Requisito de novedad.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por SCA Hygiene Products AB contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38441 de 27 de junio de 2013, 56684 de 27 de septiembre de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. SCA Hygiene Products AB, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38441 de 27 de junio de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 56684 de 27 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Mediante apoderado.

Cfr. Folios 2 a 17. 3 Cfr. Folios 20-36 y 64-76 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Núm. único de radicación:11001032400020140013500 2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención denominada “[…] PRENDA PARA VESTIR ABSORBENTE CON CINTURÓN Y MÉTODO […]”.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se decrete la Nulidad de las siguientes Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución No. 38441 del 27 de junio de 2013, mediante la cual se negó la patente para la invención denominada "PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURON Y MÉTODO solicitada por el SCA HYGIENE PRODUCTS AB. 2.1.2.

Resolución No. 56684 del 27 de septiembre de 2013 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB contra la Resolución No. 38441 del 27 de junio de 2013, confirmándola en su totalidad. 2.2. Que con fundamento en dichas declaraciones, y a título de Restablecimiento del Derecho: 2.2.1 Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente para la invención denominada "PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURON Y MÉTODO en favor de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB, contenida en el expediente administrativo No. 09-041697, por cuanto cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser concedido. 2.2.2 Como resultado del anterior pronunciamiento, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de patente a nombre de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB y se ordene su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial 2.2.3 Adicionalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Presentó, el 24 de abril de 2009, ante la parte demandada la solicitud de patente de invención denominada “PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURON Y MÉTODO”. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 30 de septiembre de 2009, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 608, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 38441 de 27 de junio de 2013, negó la solicitud por falta de novedad. 5 Cfr. Folio 21-22. Núm. único de radicación:11001032400020140013500 4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 38441 de 27 de junio de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 56684 de 27 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38441 de 27 de junio de 2013.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Señaló que la solicitud de patente de invención solicitada se diferenciaba del estado de la técnica en razón a que incluía la presencia de unos segundos medios de sujeción dispuestos sobre el lado de un panel frontal en los que, al menos, una de dichas secciones comprende uno o más paneles elásticos cuya fuerza máxima para alargar dicho panel elástico en un 60% no excede 15N, característica que no se encontraba descrita en el estado de la técnica7, por lo cual no eran idénticas y en tal sentido no eran susceptibles de afectar la novedad de la invención. 6.2.

Manifestó que, de conformidad con lo establecido en la “[…] guía para el examen de patentes […]” de la parte demandada, una característica funcional puede ser considerada una característica técnica esencial cuando es el único medio para definir la invención y, en tanto se pueda verificar mediante medios corrientes en el campo técnico8 y que, en tal sentido, se cumplía con dicha condición en el caso sub examine.

Ello comoquiera que, en la página 7, renglones 9 a 20, de la descripción de la solicitud, se describió claramente los test mediante los cuales se podía verificar que la fuerza máxima para alargar dicho panel elástico en 60% no excede 15N y el equipo para obtener dicha medición9. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folio 67. 8 Cfr. Folio 70 9 Cfr. Folio 71 Núm. único de radicación:11001032400020140013500 6.3.

Adujó que, en virtud de lo expuesto, la característica funcional consistía en que la fuerza máxima para alargar dicho panel elástico, en un 60%, no exceda de 15N define adecuadamente la invención y ha debido ser incluida dentro del análisis de novedad10, y que no hacerlo, implicó una exclusión de características esenciales que hubieran impedido que se afectara la novedad de la invención11.

Segundo cargo: violación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 6.4. Adujo que “[…] teniendo en cuenta que en el presente caso la Administración no sustentó la decisión de negar la concesión de la patente solicitada con base en la ausencia de nivel inventivo o aplicación industrial, el mencionado artículo 14 resultó violado por aplicarse indebidamente al presente caso.

De esta forma, se evidencia claramente la violación directa del artículo 14 de la Decisión 486, el cual establece que los países Miembros están obligados a otorgar el privilegio de patente a aquellas invenciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean industrialmente aplicables […]”12. Contestación de la demanda 7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Indicó que, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se estableció que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud había sido anticipada por los documentos D1, US 5.669.897, publicado el 23 de septiembre de 1997, y D2, US, 6.476.289, publicado el 5 de noviembre de 200215.

Ello toda vez que indicaban las características técnicas estructurales de la invención, a saber, una prenda de vestir absorbente, donde el segundo panel de cuerpo en su porción de cintura está provisto con segundos medios de sujeción, los cuales enseñan secciones de cinturón, que pueden ser fijadas juntas a la porción de la cintura del primer panel de cuerpo, que son adaptadas para ser envueltas alrededor de la cintura del usuario y que sirven para que la cintura o cinturón se ate a ellos, así como paneles elásticos laterales dispuestos en la región de la cintura16. 10 Cfr. Folio 71-72. 11 Cfr. Folio 72 12 Cfr. Folio 74 13 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 90. 14 Cfr. Folios 77-89 y 106 a 108 (contestación a la reforma a la demanda). 15 Cfr. Folio 80. 16 Cfr. Folio 84. Núm. único de radicación:11001032400020140013500 7.2. Explicó que, si bien el "[…] MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA […]”, señala la posibilidad de aceptar reivindicaciones que estén redactadas utilizando características funcionales, esta posibilidad se encuentra limitada a aquellos casos en que no hubiera otra manera más precisa de definir la materia a proteger, lo cual no se cumple en la invención. Ello en la medida que, al ser una reivindicación de producto, sí puede definirse mediante sus características técnicas estructurales, describiendo sus partes en atención a su tamaño, longitud, ancho, o ubicación exacta de los elementos17. 7.3.

Indicó que el contenido de la reivindicación referida a que la fuerza máxima para las alargar el panel elástico en un 60% no excediera de 15 N, no es una característica técnica esencial18 y, por tanto, no es relevante para el estudio de novedad, máxime porque se enmarca en lo que se define como un resultado a alcanzar, en la medida que depende de diferentes variables19. 7.4.

Adujo, respecto de la solución al problema, que, si bien se refiere a proporcionar una prenda absorbente que tiene un ajuste mejorado que hace que permanezca en su lugar cuando el usuario la usa de mejor manera que las prendas absorbentes del estado de la técnica, las anterioridades D1 y D2 buscan resolver el mismo problema técnico20. 7.5.

Resaltó, en relación con las ventajas inesperadas del producto, que, a pesar de que la parte demandante enseña información con la cual pretende demostrar las ventajas de la invención, no explicó las características técnicas esenciales con las cuales pueden obtener esos resultados, ni que permitan definir el producto de manera técnica, pues, si bien se hace referencia a la existencia de unos segundos medios de sujeción, no se especifican la forma ni la constitución del puente ni de los segundos medios de sujeción21. 7.6.

Concluyó que “[…] en los documentos D1 y D2 fueron encontrados e identificados los elementos técnicos característicos básicos del articulo absorbente reclamado por el solicitante en la reivindicación independiente 1, motivo por el cual no hubo para dicha materia protección vía patente de invención. De manera que resulta infundado el cargo de violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486. […]”22.

Solicitud de interpretación prejudicial 17 Cfr. Folio 85. 18 ibidem 19 Cfr. Folio 86 20 Ibidem 21 Ibidem 22 Cfr. Folio 87 Núm. único de radicación:11001032400020140013500 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de febrero de 201523, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 628-IP-2015 de 5 de septiembre de 201624, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que procede a la interpretación de dichos artículos al estar referidos a lo que es materia de controversia en sede judicial […]”. 10.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso 11. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 3 de abril de 201925, por un lado, reanudó el trámite procesal y por el otro ordenó, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial realizada el 10 de abril de 201926, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas y audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador llevo a cabo la audiencia de pruebas regulada en el artículo 181 ibidem, el 28 de mayo de 201927, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 23 Cfr. Folios 128 y 129. 24 Cfr. Folios 142-157. 25 Cfr. Folios 20- 36. 26 Cfr. Folios 160 a 175. 27 Cfr. Folios 235 a 242.

Núm. único de radicación:11001032400020140013500 14. Dentro del término legal, la parte demandada28 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 15. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 628-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad; viii) el marco normativo sobre la novedad como requisito de patentabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub-lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 38441 de 27 de junio de 201330, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente denominada “PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURON Y METODO”. 19.2. La Resolución núm. 56684 de 27 de septiembre de 201331, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado 28 Cfr. Índice 90 del aplicativo SAMAI 29 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado. 30 Cfr. Folios 164 a 172 del cuaderno de antecedentes. 31 Cfr. Folios 197 a 200 del cuaderno de antecedentes.

Núm. único de radicación:11001032400020140013500 por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38441 de 27 de junio de 2013. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si las resoluciones núms. 38441 de 27 de junio de 2013 y 56648 de 27 de septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el privilegio de patente para la invención denominada “PRENDA DE VESTIR ABSORBENTE CON CINTURON Y METODO”, vulneran los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho. 20.2.

En este sentido, se analizará en primer lugar, si la invención, para la fecha reivindicada, cumplía o no con el requisito de novedad que la parte demandada consideró afectado por divulgaciones previas contenidas en los siguientes documentos: a) D1, referencia US 5.669.897 de 23 de septiembre de 1997; y b) D2, referencia US6.476.289 de 5 de noviembre de 2002. 20.3 Si la parte demandada incurrió en un análisis erróneo en la identificación de las características técnicas esenciales de la invención; y; 20.4 Si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 628-IP-2015 en la que interpretó los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Núm. único de radicación:11001032400020140013500 internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena32, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200033 de la Comisión de la Comunidad Andina34.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 34 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 35 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 36 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

Núm. único de radicación:11001032400020140013500 26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 628-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso37: “[…] 1.3.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 1.6. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 37 Cfr. Folios 475 a 484.

Núm. único de radicación:11001032400020140013500 1.7. Asimismo, el tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinan este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de solicitud o en la prioridad reconocida. c) determinar cuál es el contenido de estado de la técnica(anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 1.8.

Por su parte, el manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar la novedad: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nuova. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica esté incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europee (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "Toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad. (…)" 1.9. De acuerdo a lo expuesto, se deberá determinar si las reivindicaciones cuestionadas cumplen con los requisitos de novedad; es decir, si el objeto materia de la invención no se encuentra comprendido dentro del estado de la técnica.” Núm. único de radicación:11001032400020140013500 […] 2.

Las reivindicaciones y su incidencia en el análisis de registrabilidad […] 2.2. La doctrina sostiene al respecto que "( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( )” Pero “( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas (…)”; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada 2.3.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). […] 2.5. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitan el alcance de dicha protección. 2.6. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. […] 2.8. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. En ese sentido: "( ) Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término" 2.9.

Sobre las reivindicaciones, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: (1) el preámbulo, que indicará cual es la materia de la invención y a continuación desarrollará las características técnicas necesarias para definir la invención y;

(ii) la parte caracterizante, la cual "define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir, las características que la invención añade al estado de la técnica”. 2.10. Cabe precisar que las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales y no por el resultado a alcanzar, ya que ello significaría definir el problema técnico a resolver. 2.11.

Las reivindicaciones dentro de una patente, son aquellas que dan al examinador los parámetros de lo que la invención va a proteger, las cuales deben ser analizadas en conjunto, lo cual lleva a que el examinador analice la claridad de las mismas no solo de manera individual sino también en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y para que se pueda hacer un apropiado análisis de Núm. único de radicación:11001032400020140013500 los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con que debe cumplir toda patente. 3.

Combinación de elementos conocidos […] 3.2 Sobre el particular cabe señalar que con relación a los requisitos referidos al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva 18. 3.1.

(sic) Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. […] 2.5 (sic) De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. 2.6 (sic) Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que corresponda necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. […] 2.8 (sic) Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, Literal f) del Artículo 6, pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia "las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención". 2.9 (sic) Se deberá tener en cuenta que sólo en caso se llegue a determinar que la patente de invención, cuya protección se solicita, cumple con el requisito de novedad; se deberá evaluar si ésta además cumple con los requisitos de nivel inventivo y aplicación industrial. […]” Marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad 32.

Visto el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, serán otorgadas siempre que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Marco normativo sobre la novedad como requisito de patentabilidad 33.

Visto el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene novedad, cuando no este comprendida en el estado de la técnica, esto es, que, Núm. único de radicación:11001032400020140013500 para el momento de reivindicación de prioridad, no hubiere sido accesible al público, por ninguna descripción, utilización, comercialización o cualquier otro método.

Ni se encuentre descrita en otra solicitud de patente en trámite con una reivindicación de prioridad anterior. Análisis del caso concreto 34. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre los requisitos de patentabilidad y la novedad como requisito de patentabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, el de novedad. Del cargo de violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000 36. Ahora bien, conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, prevé los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable, los cuales son, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; y, en particular, el artículo 16 ibidem, define el requisito de novedad. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este caso, respecto de la novedad, indicó que la invención no este comprendida en el estado del a técnica, es decir que “[…] que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. […]”38. 38.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de novedad, la Sala procederá a estudiar a continuación el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos administrativos acusados; en segundo lugar, analizará los 38 Cfr. Folio 142-158.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 628-ip-2015 de 5 de septiembre de 2016. Núm. único de radicación:11001032400020140013500 argumentos de la parte demandante y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes e intervinientes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201239, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 39.

La parte demandada, al realizar el análisis de patentabilidad del estado de la técnica, al 25 de septiembre de 2006, fecha de la prioridad invocada, encontró dos documentos, que anticipan el objeto de la solicitud presentada por la parte demandante, los cuales son: 39.1 D1: US: 5.669.897, titulado “absorbent articles providing sustained dynamic fit”, publicado el 23 de septiembre de 199740. 39.2 US 6.479.289, titulado “Garment Having elastomeric lamínate”, publicado el 5 de noviembre de 2002.41 40.

Ahora bien, la Sala advierte que, la parte demandada, en los actos administrados acusados, negó la solicitud de patente de invención solicitada por la parte demandante, al concluir que: “[…] De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1. Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486. […]”42. 41.

En ese sentido, la parte demandada, en los actos administrativos acusados, manifestó que las anterioridades citadas como D1 y D2 revelaban la invención solicitada de conformidad con la siguiente tabla: “[…] Características Esenciales D1 D2 Prenda de vestir absorbente Artículo Absorbente (resumen) Artículo Absorbente (Col. 5, Párr. 2).

La prenda de vestir teniendo una dirección longitudinal (y) y una transversal (x) y El artículo absorbente con dos capas (posterior e inferior), un núcleo Al artículo comprende una lámina superior permeable a los líquidos, una lámina 39 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 40 Cfr. Folios 179 a 199.

Traducción oficial: Artículos absorbentes que proporcionan ajuste dinámico sostenido. 41 Cfr. Folios 200 a 226. Traducción oficial: Prenda con laminado elastomerico. 42 Cfr. Folio 172, del cuaderno de antecedente Núm. único de radicación:11001032400020140013500 comprendiendo un primer panel del cuerpo, un segundo panel de cuerpo y una porción de entrepierna entre los mismos. absorbente (Col. 3, Parr. 1), con dirección longitudinal (y) y transversal (x) (fig. 1 Col. 5, Parr. 2) y una porción de entrepierna (FIg.1) posterior impermeable a los líquidos unida a la lámina superior y un núcleo absorbente situado entre al lamina superior y la lámina posterior; teniendo una dirección longitudinal (y) y una transversal (x) (Col. 7 Párr. 1) lateral elástico.

Os paneles elásticos pierna; una característica elástica de cintura (Col. 6, Párr.1) La prenda de vestir absorbente estando provista además con secciones de cinturón fijadas a la porción de cintura del primer panel de cuerpo y estando adaptada para ser envuelta alrededor de la cintura del usuario de la prenda de vestir absorbente y sujetarse juntos por medio de primeros medios de sujeción El artículo absorbente con secciones de cinturón fijadas a la Proción de cintura del primer panel de cuerpo y estando adaptada para ser envuelta alrededor de la cintura del usuario de la prenda de vestir absorbente y sujetarse juntos por medio de primeros medios de sujeción (Fig. 1, Col. 6, Parr.1).

El artículo tiene un par de regiones de cintura (Col. 6, Parr. 1 y 2, Fig.1). El segundo panel del cuerpo en su posición de cintura estando provisto con segundos medios de sujeción adaptados para sujetarse a cuando menos una de las secciones de cinturón, de tal manera que la prenda de vestir absorbente asumirá una forma semejante a pantaletas.

El segundo panel del cuerpo en su posición de cintura estando provisto con segundos medios de sujeción (Fig.1) Un sistema de cierre que comprende un sistema de sujeción que comprende un sistema de sujeción primario y un sistema de cierre de cintura (Col.6, Párr. 2) […]” 42. En este orden de ideas, concluyó que la materia de la invención se encontraba dentro del estado de la técnica, comoquiera que sus características técnicas habían sido reveladas tanto en la anterioridad D1 como D2 y, en consecuencia, se encontraba afectado el requisito de novedad. 43.

La parte demandante, en su escrito de demanda, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto durante el procedimiento administrativo, en el sentido de afirmar que, la parte demandada había hecho un análisis inadecuado del requisito de novedad. Ello comoquiera que había excluido del estudio algunas características del producto que desvirtuaban la afectación a la novedad aducida por la parte demandada, a saber: i) la fuerza para alargar dicho panel elástico en 60%, no excede 15N; y ii) que tenga una sección de cinturón que este adaptada por medios o los primeros medios de sujeción, en donde un segundo medio de sujeción está dispuesto en el lado del cuerpo de dicho panel frontal con el fin de sujetar dicho panel frontal a la superficie de al menos una sección del cinturón. Núm. único de radicación:11001032400020140013500 44.

Ahora bien, durante el trámite del proceso de la referencia, por un lado, con el fin de controvertir los argumentos expuestos por la parte demandada en el procedimiento administrativo, la parte demandante aportó un dictamen pericial. El Despacho Sustanciador, decretó como prueba el dictamen pericial y ordenó a la parte demandante realizar las gestiones necesarias para garantizar la comparecencia del perito a la audiencia de pruebas, con el fin de que este último expresara las razones y conclusiones de sus opiniones presentadas en el dictamen pericial. 45.

Y, por otro lado, la parte demandada presentó un informe técnico, el cual fue, asimismo, decretado como prueba durante la audiencia inicial y, en consecuencia, el Despacho Sustanciador ordenó a la parte demandada realizar las gestiones necesarias para garantizar la comparecencia de la examinadora de patentes a la audiencia de pruebas, para que expresara las razones y conclusiones de sus opiniones presentadas en el informe técnico. 46.

Adicionalmente, el Despacho Sustanciador, decretó de oficio, la prueba consistente en la traducción oficial al castellano de las anterioridades D1 y D2 y en ese sentido, ordenó a la parte demandante que la allegara. 47. Por lo anteriormente expuesto, la Sala, con el fin de determinar si la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, incurrió en un análisis erróneo en la identificación de las características técnicas esenciales de la invención solicitada, es preciso identificar que se ha entendido por características técnicas esenciales de la invención. 48.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida dentro del presente proceso en que se consideró que: “[…] 2.10. Cabe precisar que las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales y no por el resultado a alcanzar, ya que ello significaría definir el problema técnico alcanzar […].”43 49.

En este sentido, para establecer la novedad de la invención, el examinador deberá tener en cuenta los elementos técnicos estructurales de la misma, pues son estos los que, al definirla, pueden ser considerados como elementos esenciales, al respecto es preciso tener en cuenta las pautas del Manual Andino de Patentes44 que, al desarrollar el requisito de novedad, señaló que: “[…] Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa 43 Cfr. Folio 153 44 Consultado en la página web https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf Núm. único de radicación:11001032400020140013500 comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica. […]” 50.

De igual forma señala que, las características técnicas esenciales son aquellas que definen la invención y la hacen o pueden hacerla distintiva del estado de la técnica, al respecto el manual45 señala: “[…] Las reivindicaciones deben contener todas las características esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerlo distintiva del estado de la técnica, estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.” (subrayas fuera de texto) 51.

Así las cosas, aquellas características funcionales que se indican en los actos administrativos acusados no podrán ser tenidas como esenciales, pues ellas no definen la invención y se limitan a establecer la relación existente entre los distintos elementos que la conforman. 52. Ahora bien, es preciso resaltar que las características técnicas funcionales, si bien no definen la invención y, en ese sentido, no pueden ser características esenciales, si pueden afectar la claridad de las reivindicaciones.

Por tal razón, serán necesarias cuando no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y optativas en aquellos casos en que la relación entre los elementos es obvia. 53. Así las cosas, esta Sala concluye que el análisis de novedad deberá tener en cuenta las características técnicas estructurales de la invención pues estas son las que definen el producto.

Dichas características estructurales, cuando sea necesario, deberán ser aclaradas mediante la inclusión de características funcionales, las cuales, para ser validas, deberán contener los test requeridos para su verificación, los cuales, deberán ser un test de rutina y contener una descripción clara del resultado esperado y del método de medición. 54.

En el caso sub examine, la parte demandante manifestó que, a su juicio, la parte demandada no determinó correctamente los elementos esenciales de la invención e indicó que debió tener, como una característica esencial del producto, que el panel elástico al extenderse en 60% no excediera los 15N. Ello comoquiera que, si bien es funcional, cumple con las características para tenerse como una característica técnica esencial pues dentro del documento se relacionan el test para comprobar la condición y que este es de rutina. 55.

En ese sentido, la Sala, para establecer si la característica funcional señalada es o no una característica esencial de la invención, debe verificar, inicialmente, si esta 45 Ibidem Núm. único de radicación:11001032400020140013500 era necesaria para definir la patente o si, por el contrario, dicha calidad podía definirse desde sus características estructurales. 56.

Sobre este punto, la Sala considera que la invención no hubiere podido ser descrita mediante sus características técnicas funcionales, al respecto es de precisar qué se hubieran podido describir las distintas características del elástico que hace parte del panel frontal y que dan lugar a que no se superen dichas condiciones de fuerza, aspectos como el material usado, el calibre de dicho material, el largo y ancho de los elásticos utilizados, entre otros aspectos que darían lugar a establecer el cómo con esa invención se logra obtener la tensión señalada, pues de otra forma como se manifestó en los actos administrativos acusados se estaría dando una protección sobre cualquier técnica que permitiera que el elástico del panel frontal tuviera una tensión de los 0 a los 15 Newtons, al extenderse hasta su 60%. 57.

Al respecto, en el informe técnico aportado por la parte demandada, se indicó que: “[…]Como bien lo menciona el señor perito, la función que tiene el realizar el test de la prenda de vestir absorbente con cinturón es " verificar y obtener un 60% de estiramiento con una fuerza de 15 N debido a que es necesario estandarizar el producto " teniendo claro que dicha condición de estiramiento no se considera una característica técnica esencial.

Sin desconocer que dicho test puede ser importante para la demandante, ya que le permite realizar el artículo de forma estandarizada y así cumplir con las condiciones de calidad y para lo cual fue diseñado y fabricado dicha prenda, se reitera que la condición de estiramiento no es aceptada por cuanto es un resultado a alcanzar. […] Como bien lo refiere el señor perito, las características funcionales hacen parte de una invención, tienen como fin de explicar la relación que hay entre sus diversas características estructurales, es por tanto que no recaen sobre ellas la patentabilidad de la invención, a la luz de lo anterior, se tiene claro que comparación del objeto de la invención a proteger frente al estado de la técnica, se realiza respecto a las características técnicas esenciales estructurales que componen la invención y no a sus funcionalidades.

Se reitera que el porcentaje de estiramiento es un resultado a alcanzar y en caso tal que se considerara una característica funcional, tampoco haria parte de las características a ser sujetas a comparación en el estudio de patentabilidad, por tanto no es una característica que le dé novedad a la invención. […]”46 58. Ahora bien, por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la característica relativa a la elasticidad del panel frontal no es una característica esencial de la invención, máxime cuando la forma de verificación del resultado, lo que mide, no es la característica funcional del producto, sino el resultado que se espera, esto es, que después de 10 ciclos de expansión, no se deslice más de 15 centímetros. 59.

En ese sentido, la Sala considera que le asiste razón a la parte demandada al no considerar esta como una característica esencial y, en consecuencia, no tenerla en cuenta el momento de comparar la invención que se pretende patentar. 46 Cfr. Folios 118-119. Núm. único de radicación:11001032400020140013500 60. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que D1 y D2 no divulgan un artículo absorbente que tenga una sección de cinturón que se ate a la porción de la cintura del primer panel de cuerpo, por segundos medios de sujeción envueltas alrededor de la cintura del usuario permitiendo que la cinta o cinturón se ate a ellos. 61.

Al respecto, en el peritaje aportado por la parte demandante, se manifestó que: “[…] Comentario: Con respecto a lo relacionado en el recurso acerca de la característica técnica esencial referente a los segundos medios, se observa que dicha característica técnica se encuentra contenida dentro de los documentos relacionados D1 y D2, en donde la entidad referencia como dichas características las relacionadas con las secciones de cinturón (40) la cual se ata a la cintas o lengüetas (124)/(92) e igualmente el panel elástico (82) ubicado en la sección de la cinta contenido en el documento D1, a pesar de que las características técnicas se muestran en dichos documentos del estado del estado de la técnica, el panel elástico (18) que hace parte de los segundos medios de sujeción (19) a proteger en la solicitud tiene una composición estructural diferente, la cual consiste en que su estructura que se conforma de dos capas externas (188) no tejidas rebajadas elaboradas en material polipropileno o polietileno y que en medio de las dos hay una capa (18A) elaborada en material copolimero de estireno butadieno y mediante lo cual dichas capas (18A, 18B) del laminado elástico se enlazan ultrasónicamente juntas, la cual difiere totalmente de las características comparadas y referenciadas por la entidad, en donde dichas características técnicas esenciales contenidas en la solicitud no se divulgan ni se encuentran contenidas en los documentos D1 y D2 presentados por dicha entidad.[…]”47 62.

Por lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con la información obrante en los actos administrativos acusados, es posible afirmar que los documentos tenidos como anterioridades sí revelaban un sistema de sujeción que se corresponde con el que se reivindica en la invención cuya patente se pretende, con lo cual quedaría demostrada la afectación por novedad de la invención. 63.

Dicho lo anterior, la Sala advierte que, en el dictamen pericial aportado por la parte demandante, se manifestó que “[…] el panel elástico (18) que hace parte de los segundos medios de sujeción (19) a proteger en la solicitud tiene una composición estructural diferente, la cual consiste en que su estructura que se conforma de dos capas externas (188) no tejidas rebajadas elaboradas en material polipropileno o polietileno y que en medio de las dos hay una capa (18A) elaborada en material copolimero de estireno butadieno y mediante lo cual dichas capas (18A, 18B) del laminado elástico se enlazan ultrasónicamente juntas, la cual difiere totalmente de las características comparadas y referenciadas por la entidad[…]” 48 64.

De igual forma, en el informe técnico aportado por la parte demandada, se indicó que dichas características no hacían parte de las reivindicaciones y, en tal sentido, no podían tenerse como elementos que caracterizan la creación, al respecto señaló que: “[…]Frente al argumento de señor perito en cuanto a que " el panel elástico (18) que hace parte de los segundos medios de sujeción (19) a proteger en la solicitud tiene una composición estructural diferente ", el cual basa dichas diferencias en cuanto a que en su estructura se conforma de dos capas externas (18B) no tejidas y en medio de las dos 47 Cfr. Folio 25 del Anexo. 48 ibidem Núm. único de radicación:11001032400020140013500 hay una capa (18A), en donde dichas capas (18A, 18B) del laminado elástico se enlazan ultrasónicamente, se le recuerda al Honorable Consejo que dichas características, que considera el señor perito son las que diferencian la invención con el estado de la técnica, no se encuentran incluidas dentro de la parte caracterizante de la reivindicación independiente 1, es por tanto que dichas características no pueden ser objeto de comparación con D1 y D2, ni tampoco le pueden otorgar novedad o nivel inventivo a la invención […]”49. 65.

Al respecto, la Sala considera que dicho argumento no está llamado a prosperar en tanto, como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el estudio de fondo, deberán evaluarse de forma principal el contenido de las reivindicaciones. Al respecto en la IP 628-IP-2015, consideró: “[…] 2.8. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. […]”50 66.

En ese entendido, comoquiera que las diferencias respecto de la composición estructural no hacen parte del capítulo reivindicatorio, no limitan la invención y, por tanto, no debieron haber sido tenidas en cuenta dentro del examen de fondo del estudio de patentabilidad. Por tal razón, la Sala considera que las anterioridades encontradas afectaban la novedad de la invención. 67.

En consecuencia, la Sala desestimará los argumentos de la parte demandante motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad. Conclusiones 68. La Sala considera que la característica incluida en la reivindicación 1 de la solicitud de patente de la parte demandante, relativa a que la extensión de 60% del panel elástico debería tener una fuerza máxima de 15N, es una característica funcional, comoquiera que la forma en que no se describe por consideraciones técnicas sino por un resultado a alcanzar y, en ese sentido, no describe la invención, por lo cual, de conformidad con la normatividad andina no debía ser tenida en cuenta dentro del análisis de novedad de la invención. 69.

En ese sentido, la Sala considera que la invención cuya patente se solicita se encontraba afectada por falta del requisito de novedad comoquiera que las anterioridades D1 y D2, sí revelaban las características técnicas esenciales, contenidas en el capítulo reivindicatorio de la invención solicitada. 49 Cfr. Folio 98 50 Cfr. Folios 154.

Núm. único de radicación:11001032400020140013500 70. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, comoquiera que no se encontró vulneración a las normas invocadas por la parte demandante, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 38441 de 27 de junio de 2013, 56684 de 27 de septiembre de 2013 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.