11001032400020180005600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CIENO GROUP S.A.S., ANTES MEDPLUS GROUP S.A.S. TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “SIN BATA” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON LA MARCA NOMINATIVA “BATA AQUARELLA”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “BATA”, CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LA PARTÍCULA “SIN” ES DE USO COMÚN EN LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUP S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 5715 de 20 de febrero de 2017, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; y 55083 de 5 de septiembre de 2017, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “SIN BATA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 1o. de septiembre de 2016 solicitó el registro como marca del signo nominativo “SIN BATA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 162 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Revistas, artículos de papelería, material impreso, publicidad impresa en salud […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 5715 de 20 de febrero de 2017, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “SIN BATA”, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto, de oficio, lo encontró similarmente confundible con la marca mixta “BATA AQUARELLA”, previamente registrada en la misma Clase, a favor de la sociedad BATA BRANDS S.A. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo confirmado a través de la Resolución núm. 55083 de 5 de septiembre de 2017, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina y 333 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, fueron dictados con clara infracción de la norma en la que debió fundarse. 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la expresión “SIN BATA” es un elemento integrante de las marcas distintivas de su propiedad y, por lo tanto, goza de reconocimiento en el sector salud, dado que se trata de un newsletter dirigido a los médicos propios y adscritos a su empresa a nivel nacional.

Sostuvo que el registro del signo solicitado no genera riesgo de confusión en el mercado, toda vez que el vocablo “BATA” es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la que no se le puede otorgar un derecho exclusivo al titular de la marca “BATA AQUARELLA”. Adujo que al efectuarse el cotejo marcario es necesario colocarse en el lugar del consumidor y de su grado de percepción, utilizando los criterios del consumidor medio y especializado y de esta manera determinar si existen semejanzas entre las expresiones confrontadas susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación. Señaló que en el caso bajo estudio la marca previamente registrada es de naturaleza compuesta, razón por la que se debe establecer el grado de relevancia de las palabras que lo componen y su importancia dentro del conjunto marcario, aplicando los siguientes parámetros: i) ubicación de los vocablos en el elemento denominativo, ii) el impacto generado 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la mente del consumidor de conformidad con su extensión y sonoridad y, iii) establecer si es evocativa, genérica, descriptiva o de uso común. Aseveró que al realizarse el cotejo marcario entre una expresión mixta y otra nominativa se debe establecer cuál es el elemento relevante del primero de ellas, si el denominativo o el gráfico o figurativo, y es sobre él que debe recaer el análisis de confundibilidad; y que en el presente caso predomina el elemento gráfico de la marca previamente registrada, lo que significa que no se generaría riesgo de confusión ni de asociación. Indicó que no se adelantó una debida comparación del signo solicitado y la marca previamente registrada desde el punto de vista gráfico, por cuanto el elemento predominante de la referida marca es el figurativo y no el denominativo por corresponder a una expresión mixta, razón por la cual el cotejo marcario debe realizarse en conjunto, sin escindir los elementos que componen cada una de las expresiones enfrentadas.

Agregó que la inclusión de los productos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para efectos de establecer la posible existencia de similitud entre el signo y marca cotejados o la existencia de conexidad competitiva, toda vez que el 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado la importancia de matizar la regla de especialidad, base fundamental del derecho marcario, en el sentido de analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que cada signo distingue en el mercado y, de esta forma, establecer la posibilidad de error en el público consumidor, habida cuenta que no siempre se evidencia semejanza o diferencia. Afirmó que el signo “SIN BATA” cumple con los presupuestos que exige la Ley y la jurisprudencia marcaria para que proceda su registro, dado que es suficientemente distintivo, capaz de distinguir en el mercado los productos que ofrece y es susceptible de representación gráfica, por lo tanto, goza de capacidad intrínseca para distinguir y diferenciar los elementos que ofrece.

Mencionó que desde los puntos de vista ortográfico y fonético el signo y marca enfrentados son diferentes, toda vez que la expresión cuestionada, “SIN BATA”, está compuesta por siete (7) letras, mientras que la marca previamente registrada, “BATA AQUARELLA”, está conformada por trece (13); y que, además, cuentan con terminaciones diferentes que hacen que su pronunciación sea totalmente distinta. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Aseguró que la pronunciación de las expresiones enfrentadas es similar, máxime si se tiene en cuenta que comparten la palabra predominante “BATA”.

Señaló que el signo cuestionado y la marca previamente registrada presentan similitudes en cuanto a su composición ortográfica, sin que la inclusión de la partícula “SIN”, en el referido signo, le otorgue distintividad alguna que impida la confusión en el público consumidor. Adujo que las expresiones cotejadas son similares desde el punto de vista conceptual, por cuanto estas conducen al consumidor a pensar en la idea del calzado colombiano, por lo que de permitir la coexistencia de las mismas en el mercado generaría riesgo de confusión entre los productos que identifican. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que el signo y la marca enfrentados identifican iguales productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, además, por lo que de permitir su registro sería situar al consumidor en un inminente riesgo de confusión. II.-2.

La sociedad BATA BRANDS S.A. y la COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL S.A.5, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las pretensiones de la demanda. Aseguraron que no es posible la coexistencia en el mercado de las expresiones enfrentadas, por cuanto induciría en confusión y/o asociación al público consumidor debido a que el signo solicitado es idéntico a la marca previamente registrada e identifican iguales productos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 5 Este último contestó la demanda en el mismo escrito y bajo la misma representación legal, por cuanto suscribieron contratos de uso de las marcas “BATA”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Aseguró que la inclusión de productos y/o servicios en una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, no es determinante para efectos de establecer si existe similitud en las expresiones enfrentadas.

Sostuvo que el signo solicitado es nominativo y la marca opositora es mixta con elementos gráficos predominantes, por lo que no existe riesgo alguno de confusión alguna. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, señaló que el signo solicitado reproduce la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público indicó que los cargos de nulidad propuestos tienen vocación de prosperidad, por lo que es dable acceder a las pretensiones de la demanda. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que en el caso sub lite las expresiones “SIN” y “AQUARELLA” que comprenden el signo y marca enfrentados, respectivamente, son diferenciadoras en los conjuntos marcarios, siendo la partícula “BATA”, una palabra sin significado alguno. IV.-4.

En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 8 Proceso 234-IP-2020. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos b) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Familia de marcas […] 3.2 Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 4.Signos conformados por denominaciones de uso común 4.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 5715 de 20 de febrero y 55083 de 5 de septiembre de 2017, denegó el registro como marca del signo 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nominativo “SIN BATA” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada “BATA AQUARELLA”, que ampara productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante la expresión “SIN BATA” es un elemento integrante de las marcas distintivas de su propiedad y, por lo tanto, goza de reconocimiento en el sector salud, dado que se trata de un newsletter dirigido a los médicos propios y adscritos a su empresa, a nivel nacional. Sostuvo que el registro del signo solicitado no genera riesgo de confusión en el mercado, toda vez que el vocablo “BATA” es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la que no se le puede otorgar un derecho exclusivo al titular de la marca “BATA AQUARELLA”.

Por su parte, la SIC señaló que la pronunciación de las expresiones enfrentadas es similar, máxime si se tiene en cuenta que comparten la palabra predominante “BATA”. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que el signo cuestionado y la marca previamente registrada presentan similitudes en cuanto a su composición ortográfica, sin que la inclusión de la partícula “SIN”, en el referido signo, le otorgue distintividad alguna que impida la confusión en el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a)9 de la Decisión 486, “[…] Con la finalidad de tratar los temas referentes a la irregistrabilidad de un signo cuando afecte el derecho de un tercero […]”; no así la del artículo 134, literales a) y b), “[…] por cuanto no es materia controvertida el concepto de marca, ni sus requisitos […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque el actor invocó como vulnerado el artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación, entre otros, adujo que el signo cuestionado es diferente a la marca opositora, es decir, alegó que aquel no incurría en falta de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem.10 9 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual manera, como ya se dijo, el Tribunal también estimó que no resultaba procedente el estudio del artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486, habida cuenta que en el presente caso no está en discusión el concepto de marca y sus requisitos.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite no procede el análisis de vulneración del artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486, razón por la cual el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136, ibídem, se incluye en el problema jurídico a resolver11. Precisado lo anterior, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIN BATA SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO12 12 Folio 8 del cuaderno núm.1 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar un signo nominativo “SIN BATA”, como lo es el cuestionado, con una marca mixta “BATA AQUARELLA”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar 13 Folio 14 del cuaderno núm. 1 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Es del caso señalar, como se indicó en la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

En dicha interpretación también se indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, de ahí que un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Ahora, se considera necesario analizar si la partícula “BATA”, que hace parte de las expresiones enfrentadas es de uso común para los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a lo sostenido por la actora en la demanda.

En el caso sub examine, no se encontró en la página web de la entidad demandada14 que dicha partícula sea de uso común, de manera que no puede estimarse como tal. No obstante lo anterior, sí se encontró que en la página web de la entidad demandada15 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de 14 www.sipi.gov.co. Consultado el 8 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 15 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 8 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la citada Clase 16, que contienen la expresión “SIN”: SIGNO TITULAR SIN BARRERAS (mixta) LEXICON MARKETING, LLC SIN FIN (nominativa) EMPRESAS CMPC S.A. REPORTEROS SIN FRONTERAS (nominativa) REPORTEROS SANS FRONTIERES MI MUNDO SIN ALERGIAS (nominativa) GLAXO GROUP LIMITED PENSAR SIN LIMITES (nominativa) TIMES PUBLISHING LIMITED ARTE SIN FRONTERAS (mixta) FUNDACION ARTE SIN FRONTERAS ACAMEDIA DE ARTES GUERRERO FUTURO SIN LIMITES (mixta) THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “SIN” se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “SIN” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término de uso común para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser un término de uso común es inapropiable, de tal forma que el titular de una marca que incluya la expresión de “SIN” no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, esto es, “BATA” y “BATA 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AQUARELLA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “BATA” y la marca previamente registrada, “BATA AQUARELLA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “BATA”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la palabra “AQUARELLA” en la marca previamente registrada, “BATA AQUARELLA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta con una palabra adicional en su terminación “AQUARELLA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “BATA”, lo que lleva a que el signo solicitado “BATA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202016, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (Destacado fuera de texto). Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “BATA” no cuenta con elementos adicionales que lo 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “BATA AQUARELLA”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BATA”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “BATA”; y aunque la marca previamente registrada contiene una palabra adicional (“AQUARELLA”), la fuerza distintiva en el conjunto marcario es “BATA”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: BATA – BATA AQUARELLA - BATA - BATA AQUARELLA - BATA – BATA AQUARELLA BATA – BATA AQUARELLA - BATA - BATA AQUARELLA - BATA – BATA AQUARELLA BATA – BATA AQUARELLA - BATA - BATA AQUARELLA - BATA – BATA AQUARELLA BATA – BATA AQUARELLA - BATA - BATA AQUARELLA - BATA – BATA AQUARELLA Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el signo cuestionado y la marca previamente registrada, como se dijo, comparten la misma expresión “BATA”, la cual, de conformidad con 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el Diccionario de la Real Academia Española17, significa “[…] 1. f. Prenda de vestir holgada, con mangas y abierta por delante, ques e usa al levantarse y para estar por casa […]”.

Por su parte, la palabra “AQUARELLA”, que hace parte de la marca previamente registrada, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano18. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por contener un elemento de fantasía la marca previamente registrada, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz 17https://dle.rae.es/bata, Consultado el 8 de noviembre de 2023. 18 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “DINASA” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “BATA”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos distintivos enfrentados. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, el signo nominativo cuestionado “SIN BATA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 16: “[…] Revistas, artículos de papelería, material impreso, publicidad impresa en salud […]”. Por su parte, la marca mixta previamente registrada "BATA AQUARELLA” distingue los siguientes productos en la misma Clase:.- Clase 16: “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos; materias plásticas 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para embalaje (no comprendidos en otras clases) carácteres de imprenta; clichés […]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, papelerías y almacenes de grande superficie; poseen el mismo género (papelería e imprenta); tienen la misma finalidad, pues están dirigidos a la elaboración y/o producción de papel, artículos de papelería e impresiones; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentada.

Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son productores relacionados económicamente. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, esto es, “BATA AQUARELLA”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “SIN BATA”, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellas se adoptó, por lo que 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tampoco se evidencia la trasgresión del artículo 333 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 54 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00056-00 Actora: CIENO GROUP S.A.S., antes MEDPLUS GROUPS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 54 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 17 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.