CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Radicado: Nulidad Relativa 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: Conopco, Inc Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con Interés: Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cia S.A. -Casa Lucker S.A. Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registro Marcario/ Examen de Registrabilidad/ Causales de Irregistrabilidad/ Confundibilidad/ Reglas de Cotejo.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia la demanda que presentó, por medio de apoderado judicial, la sociedad Conopco, Inc en contra de las Resoluciones 35861 del 30 de octubre de 2007, 43514 del 21 de diciembre de 2007 y, 24988 del 21 de julio de 2008 a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC- otorgó el registro de la marca «FRUTIKO» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cia S.A. – Casa Lucker S.A. I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Conopco, Inc presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 Presentada el 28 de noviembre de 2008. 2 La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y admitida de igual forma mediante auto del 27 de noviembre de 2009.
Sin embargo, se interpreta como de nulidad 2 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «(1) Que se declare nula la Resolución número 35861 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de octubre de 2007, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca FRUTIKO (Nominativa), en la Clase 29 solicitada por SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A. (2) Que se declare nula la Resolución número 43514 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 21 de Diciembre de 2007, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 35861 del 30 de octubre de 2007.
(3) Que se declare nula la Resolución número 24988 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio el 21 de julio de 2008, por medio de la cual se confirmó la Resolución 35861 del 30 de Octubre de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa. (4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CONOPCO INC., se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 15 de diciembre de 2005 por la sociedad CONOPCO, INC. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca FRUTIKO en la Clase 29 Internacional a nombre de (sic) SUCESORES DE JOSE JESÚS RESTREPO Y CIA, por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca notoria FRUCO previamente registrada y de propiedad de CONOPCO INC, para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Registro de la Propiedad Industrial de la inscripción de marca FRUTIKO No 359679 en la Clase 29 Internacional a favor de (sic) SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A.» (Resaltado y subrayado de texto original) I.2.
Los hechos 2. El 16 de septiembre de 2005, la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo & CIA S.A., solicitó el registro de la marca «FRUTIKO» (nominativa) para amparar «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles», productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue publicada por la Sic, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 557 de 31 de octubre de 2005. 3. Estando dentro del término legal, la sociedad Conopco Inc -en adelante Conopco- presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca «FRUTIKO» relativa, conforme a lo estipulado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (Nominativa) con registro 359679 fundamentándose en la existencia previa de las marcas «FRUCO» registradas con anterioridad 365803, 365824, 636795, 36580A6 y 63679A7.
También sustentó la oposición en la notoriedad de la marca «FRUCO» en Colombia para identificar salsas, aderezos y, en general, productos alimenticios. 4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 35861 del 30 de octubre de 2007, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Conopco, y otorgó el registro8 de la marca «FRUTIKO» para amparar productos en la clase 299 a la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía S.A. La SIC consideró10 que la marca objeto de la solicitud no presentaba semejanzas con las marcas registradas de la sociedad opositora. 5.
Contra la referida decisión, la sociedad Conopco interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. 6. El 21 de diciembre de 2007, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 43514 resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 35861 del 30 de octubre de 2007, confirmando la decisión de otorgar el registro de la marca «FRUTIKO» para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, concedió el recurso de apelación. 7.
El 21 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 24988 resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 35861 del 30 de octubre de 2007, confirmando la decisión de otorgar el registro de la marca «FRUTIKO» para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A. 3 Marca FRUCO Nominativa, clase 29 y Expediente 92 048527 29.
Vigencia: enero 11 de 2031 4 Marca FRUCO Nominativa, clase 31 y Expediente 92 155853 H. Vigencia: enero 11 de 2021 5 Marca FRUCO Mixta, clase 29 y Expediente 92 208706. Vigencia: febrero 13 de 2022 6 Marca FRUCO Nominativa, clase 30 y Expediente 92 155853. Vigencia: enero 11 de 2031 7 Marca FRUCO Mixta, clase 30 y Expediente 92 20870630.
Vigencia: febrero 13 de 2022 8 359679 9 Para identificar: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio. 10 En la decisión la SIC señaló: «En el plano conceptual no se encuentran semejanzas, ya que el signo solicitado FRUTIKO, hace referencia a un fruto pequeño, es un diminutivo y fue escrito con una K, como aspecto ortográfico característico.
De otra parte, la marca opositora, es de fantasía por constituir una elaboración ingeniosa del solicitante careciendo de significado y de asociación directa del producto. En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto ambos comparten algunas letras, la marca solicitada cuenta con una mayor extensión, es decir está compuesta por tres sílabas en tanto que la marca opositora está compuesta solamente por dos sílabas.
De lo expuesto, resulta que la marca FRUTIKO y FRUCO no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.» 4 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 8.
La parte demandante manifestó que la SIC al expedir la Resolución 35861 de 30 de octubre de 2007 vulneró las normas superiores en las cuáles debía fundarse, al desconocer los artículos 134, 135 literales b), y 136 literales a), h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.3.1. Vulneración del literal b) del artículo 135 en concordancia con el artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 9.
Destacó, que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca FRUTIKO (Nominativa), no se tuvieron en cuenta los presupuestos previstos en la normativa andina, en tanto que el signo solicitado carece de distintividad, es idéntico o asemeja a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. 10.
Expresó que las marcas en conflicto al pronunciarse de manera similar se hacen confundibles, por cuanto comparten la raíz FRU y la misma terminación fonética CO (KO). La marca solicitada «FRUTIKO» da la idea de ser el diminuto de «FRUCO», por lo que el consumidor se vería expuesto a un inminente riesgo de confusión por asociación respecto de las expresiones «FRUCO» y «FRUTIKO», que daría lugar a entender que «FRUTIKO» es una marca derivada de «FRUCO».
I.3.2. Vulneración del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 11. Sostuvo que la SIC al haber otorgado el registro a la marca «FRUTIKO», desconoció el carácter de notoriedad de la marca «FRUCO» en el mercado colombiano para distinguir productos de la Clase 29. En ese sentido, alegó que al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre las marcas en conflicto, debió haber considerado los presupuestos que exige la norma, pues de haberlo hecho habría negado el registro del signo «FRUTIKO». 12.
Explicó que de la lectura del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se puede fácilmente determinar que los requisitos que exige para ser aplicada, son los siguientes: 12.1. Cuando la marca constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial; 12.2. de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero; 12.3.
Cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo; 12.4. Cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 5 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 13.
Respecto de la notoriedad de la marca FRUCO aseveró que en el presente asunto se cumplen todos los presupuestos normativos que permiten haber negado el registro del signo distintivo «FRUTIKO», por cuanto constituye una reproducción parcial de la marca notoriamente conocida «FRUCO» de titularidad de la parte actora. Indicó que los signos comparten las expresiones FRU y el sufijo CO, porque a pesar de que el signo FRUTIKO reemplaza la C por K, tal circunstancia fonéticamente resulta idéntica. 14.
Aseguró que la marca «FRUCO» es notoriamente conocida en el mercado nacional de los productos alimenticios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22811 de la Decisión 486 de 2000. Indicó que la cita, a norma exige que se consideren, entre otros factores, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, el valor de la inversión efectuada para promover los productos a los que aplica, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular del signo, el grado de distintividad inherente o adquirida del signo, etc. 15.
En lo que tiene que ver con el signo distintivo notoriamente conocido como la marca «FRUCO», indicó que cumple con cada uno de los requisitos establecidos en la norma. Aseguró que la notoriedad de la marca «FRUCO» en Colombia se adquirió «gracias a la gran inversión que ha realizado […] en la promoción y publicidad de sus productos que ampara con esta marca desde hace muchos años». 16.
Refirió que debido a la alta difusión de la marca «FRUCO» en diferentes medios publicitarios en Colombia, le ha permitido posicionarse como una marca renombrada, pues todo el público consumidor de productos alimenticios conoce las salsas de «FRUCO». 11 «Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» 6 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 17.
Señaló que con el propósito de demostrar la notoriedad de la marca, era necesario indicar que Conopco elabora y comercializa los productos «FRUCO» en Colombia a través de su subsidiaria en Colombia, a la sociedad Unilever Andina Colombia Ltda, la cual ha comercializado, de manera constante e ininterrumpida, las salsas12 «FRUCO» en casi todo el territorio nacional.
Tal circunstancia, ha permitido en su criterio, que la marca «FRUCO» se encuentre muy bien posicionada en el mercado de alimentos, en general. 18. Refirió que la comercialización se efectuó a través de tiendas, cadenas de supermercados e hipermercados13. Las ventas totales de los productos con la marca «FRUCO», en los años 2003, 2004 y 2005 fueron de $89.627.514.000. $86.007.294.000 y $65.928.311.000 de pesos colombianos, respectivamente. 19.
Mencionó que los gastos de publicidad y promoción de los productos de la marca «FRUCO», en ese mismo período, en total fue de $4.323.009.00014 de pesos colombianos. Dichos recursos de publicidad se han canalizado a través de diferentes medios de comunicación tales como: comerciales de televisión, avisos publicitarios en diferentes períodos y revistas de circulación nacional y regional y folletos15 – Anexo C de la demanda-. 20.
En lo atinente a los productos o servicios a los que aplique el signo en controversia, apuntó que la marca «FRUKITO» pretende amparar los mismos productos que se protegen con la marca notoriamente conocida «FRUCO» en la clase 29, y por tanto comercializados en el mismo mercado. Tal situación, genera confusión directa e indirecta por asociación, toda vez que los consumidores podrían pensar que los productos que distingue la marca «FRUKITO» forman parte de una nueva línea de productos de la marca «FRUCO». 21.
En cuanto a la eventualidad de causar un riesgo de confusión o asociación, afirmó que entre los signos distintivos en controversia existe conexión competitiva, en tanto que ambas marcas distinguen productos alimenticios de la misma naturaleza, dirigidos al mismo consumidor y comercializados en el mismo mercado de productos alimenticios, lo cual causaría confusión en el consumidor. 22.
Entre tanto, en lo que tiene que ver con un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, resaltó que el hecho de que los productos amparados en la clase 29 de nomenclátor internacional sean de consumo masivo, se presta para que el consumidor desprevenido a la hora de seleccionar un producto crea estar 12 Salsa de Tomate, mayonesa, salsa rosada, mostaza, salsa soya, salsa barbecue, entre otras.
Folio 239 cuaderno principal. 13 Almacenes CAFAM; COLSUBSIDIO; ÉXITO; CARREFOUR; MAKRO; OLÍMPICA; CORATIENDAS; CARULLA; SUPERTIENDAS EL BODEGÓN; SUPERMERCADOS ROMI; Casinos de empresas del estado, particulares y mixtas; Comercio en general, tiendas de barrio, restaurantes, cafeterías, hoteles y hospitales. 14 Folio 242 cuaderno principal 15 Anexo C de la demanda obran 25 muestras de material utilizado para promocionar la marca FRUCO y tres DVD´s con varios comerciales a través de los cuales se han publicitando las diferentes salsas y, en general, los diversos productos de la marca FRUCO. 7 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio adquiriendo un producto o servicio cuando lo cierto es que está adquiriendo otro, lo cual demuestra el riesgo de confusión que se presenta en esta clase de productos.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 23. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda16 en forma extemporánea, por lo que se tendrá por no presentada17. II.2. INTERVENCIÓN DEL INTERESADO 24. De acuerdo a lo dispuesto por el Despacho en auto del 28 de junio de 2011, el tercero interesado en las resultas del proceso Sucesores de José De Jesús Restrepo y Cia S.A. -Casa Lucker S.A., no presentó escrito de contestación de la demanda.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la interpretación prejudicial 438-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso, en particular el artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Advirtió que los artículos 134 y 135 literal b) no son aplicables al caso particular. De oficio, interpretó los artículos 224, 225, 226, 228 literales a), b), c), d), e), f) y k) y 229 ibídem, concluyendo: «1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. 1.1.
Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo FRITIKO es confundible con las marcas denominativas y mixtas FRUCO, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina18, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 16 Folios 308 a 313 cuaderno principal 17 Auto del 28 de junio de 2011.
Folio 325 cuaderno principal 18 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013 de 8 de mayo de 2013 y 114-IP-2013 de 29 de agosto de 2013. 8 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)” 1.6. Por lo tanto, para resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 1.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Sala Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos19: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; […]. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; […] 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, […] 1.7.4. Al efectuarla comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, […] 1.8. [A]l analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanzas que pueden presentarse […]. 1.9.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo […]. 19 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se descartan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del proceso 148-IP-2005; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP2009. 9 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.
Comparación entre signos denominativos 2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos FRUTIKO y FRUCO, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas20: 2.1.1. SE debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética […] 2.1.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar […] 2.1.3. SE debe observar el orden de las vocales […] 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor […] 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. Como la controversia también radica sobre la supuesta confusión del signo denominativo FRUTIKO con el mixto FRUCO, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico […] 3.2.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante `… puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico […] 4. La marca notoriamente conocida y la prueba de la notoriedad 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca FRUCO es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia21. […] 4.4.1.
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. […] 4.1.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros […] 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio […] Prueba 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.8.
El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: 20 Ibidem 21 Estas han sido adoptadas por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina entre las cuales se descartan las siguiente providencias: interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 10 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 5.
La conexión competitiva (Clases 2/1, 3, 5, 6, 30, 31, 32 y 34) […] 5.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros, los siguientes: 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza […] 5.6.2. Canales de comercialización […] 5.6.3.
Similares medios de publicidad […] 5.6.4. Relación o vínculos entre productos […] 5.6.5. Mismo género de los productos […]» 11 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 26. Mediante auto de 29 de agosto de 201722 se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente rindiera concepto. 27.
La parte demandante reiteró en esencia sus argumentos, mientras que el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. 28. Por su parte, la SIC mediante apoderado23 presentó alegatos de conclusión, indicando que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho, y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. 29.
Expuso que la marca «FRUTIKO» (Nominativa) clase 29 presenta suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí, lo que impide llevar al público consumidor a confusión, respecto del producto mismo o el origen empresarial de los mismos. 30.
Frente a la naturaleza de los signos en controversia, anotó que la marca «FRUCO» es de naturaleza nominativa registrada previamente en las clases 29, 30 y 31, de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el signo distintivo «FRUTIKO» es de naturaleza nominativa, conformado por la expresión «FRUCO» con adición de la sílaba (TI) en el medio, donde se intercambia la letra «C» por la «K». 31.
Afirmó que la expresión «FRUTIKO» corresponde a una modificación de una palabra evocativa existente como lo es FRUTO. De ahí que, su pronunciación esté conformada por tres sílabas: FRU/TI/KO, de donde la sílaba «KO» corresponde al diminutivo de una palabra existente, como lo es FRUTO. 32. Señaló que la marca en discusión era un signo débil, y en tal sentido, no podría oponerse a registros que utilicen la palabra FRUTIKO, su forma usual o aumentada, o cualquier uso que se le dé a la misma, salvo que el signo sea idéntico.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en 22 Folio 404 cuaderno principal 23 Folio 405 cuaderno principal 12 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201924, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia V.2.
Cuestión previa 34. Resulta del caso destacar, que mediante auto del 25 de abril de 202225, se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Hernando Sánchez Sánchez, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 9° del artículo 144 del Código General del Proceso. V.2. El problema jurídico 35. Corresponde a la Sala examinar si la SIC, con ocasión de la expedición de las Resoluciones 35861 del 30 de octubre de 2007, 43514 del 21 de Diciembre de 2007 y 24988 del 21 de julio de 2008, por medio de las cuales se otorgó el registro de la marca «FRUTIKO» (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró el articulo136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 200026; para lo cual, se estudiará la eventual falta de distintividad de la marca opositora y, la posibilidad que tiene la demandante de aducir la notoriedad de la marca «FRUCO». 36.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, por cuanto la marca «FRUTIKO» (Nominativa) es similarmente confundible con las marcas «FRUCO», desde los puntos de vista ortográfico, visual y conceptual, lo que puede inducir al público consumidor. 37. Alegó que la marca solicitada pretendía distinguir productos en la clase 29 que se encuentran amparados por la marca «FRUCO» en la clase 29. 38.
Consideró que al otorgarse el registro de la marca «FRUTIKO», la SIC omitió su deber de brindar especial protección a la marca «FRUCO» notoriamente reconocida en el mercado por el público consumidor, debiendo salvaguardar el derecho de uso exclusivo de su marca. V.3. El caso concreto 39. En primer lugar, la Sala encuentra que el cargo de violación se circunscribe a establecer si el signo «FRUTIKO» para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible y genera riesgo de confusión por 24 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 25 Índice electrónico 52 26 Si bien es cierto que en la demandad también se invocó como normas vulneradas los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 200º, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrollo la presunta confundibilidad de los signos FRUTIKO y FRUCO y con la notoriedad de dicho signo, por lo que las referidas normas no resultan aplicables, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. 13 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio asociación con las marcas «FRUCO» previamente registrada en la clase 29, 30 y 31 del nomenclátor internacional, con registros 36580, 36582, 63679, 36580A y 63679A, respectivamente, por carecer de distintividad. 40.
Si bien corresponde a la Sala proceder a efectuar el análisis de la presunta violación de las normas andinas, en lo concerniente a la confundibilidad de los signos en conflicto, también es una realidad que la marca «FRUTIKO» y algunas de las marcas «FRUCO» otorgadas a la sociedad demandante, se encuentran cancelada por no uso del registro marcario, y caducadas por no renovación, tal y como se observa a continuación: MARCA REGISTRADA POSTERIORMENTE MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS FRUTIKO Nominativa Clase 29 Registro 359679 Cancelada Resolución 475 del 14 de enero de 2016 FRUCO Nominativa Clase 31 Reg. 36582 Vigencia: Caducado por falta de renovación Mixta Clase 29 Reg. 63679 Vigencia: Caducado por falta de renovación Mixta Clase 30 Reg. 63679A Vigencia: Caducado por falta de renovación 41.
De la información precedente se puede establecer que la marca «FRUTIKO» con registro 359679 fue cancelada por no uso del registro marcario mediante Resolución 475 del 14 de enero de 2016, mientras que las marcas «FRUCO» con registros 36582, 63679 y 63679A se encuentran caducadas por falta de renovación. 42. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará 14 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 43. En lo atinente a los registros caducados, se tiene que inciso 1º del artículo 17427 de la Decisión 486 dispone que cuando los registros no se renuevan dentro del término legal, lo mismos quedan sin efectos jurídicos y, por ende, pierden vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. […]».
(Resaltado fuera de texto) 44. Ahora bien, la cancelación y caducidad de los registros marcarios, además del efecto necesario de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca, también repercute frente a los procesos judiciales en los que se discutía el registro marcario. Ello se deriva de la necesaria aplicación del inciso 4º del artículo 17228 de la Decisión 486, norma que dispone: «Artículo 172.- […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]». 45.
En efecto, la cancelación y caducidad de un registro impide al juez pronunciarse 27 «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 28 «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]». 15 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sobre la nulidad de las marcas cuestionadas y constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina conforme con las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. En ese sentido se pronunció la Sala en providencia de 21 de febrero de 201929, criterio que se prohíja en esta oportunidad. 46.
En este orden de ideas, la Sala reitera que de la aplicación de la citada norma comunitaria se deriva que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria de nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.
Respecto del alcance del inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido30 lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de irregistrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso».
(Resaltado de la Sala) 47. En atención a lo citado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, resulta mandatorio para el juez nacional verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Ello encuentra sustento en que al 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 21 de febrero de 2019, Expediente 11001-03-25-000-2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
En esa providencia la Sala determinó: “[…] Esta norma [art. 172 D.486/2000] impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición […]” 30 Ver también - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. 16 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane. 48.
La Sala ha de resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden su razón de ser los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 49.
Adicionalmente, es pertinente precisar que para atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado no se requiere de una interpretación prejudicial o de algún pronunciamiento adicional por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 50. También resulta importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, lo que se traduce en que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.
Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201931, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(Resaltado y subrayado fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que comoquiera que la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, también desaparece el interés de la actora para que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya32. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 32 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 17 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 52.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad o la cancelación del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad. 53.
Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 14 de septiembre de 2022, ordenó descargar del Sistema de Información de propiedad Intelectual, SIPI, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reporte correspondiente del estado del registro marcario33 número 359679, relacionado con la marca nominal «FRUTIKO» cuyo titular son los Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía S.A. – Casa Lucker S.A. terceros interesado en las resultas del proceso, así como los registros números 36582, 63679 y 63679A, cuyo titular es la sociedad demandante Conopco. 54.
Dando cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de la Sección remitió con destino a este proceso los respectivos certificado del SIPI de las consultas realizadas el 22 de septiembre de 2022, conforme con el cual, la marca «FRUTIKO» fue cancelada por no uso marcario, mientras que la marca «FRUCO» con registros 359679, 36582, 63679 y 63679 A ya caducaron por falta de renovación dentro del término legal, así: REGISTRO 359679 – MARCA FRUTIKO Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 22 sept. 2022 01:59:54 p.m. Número de solicitud: 05093835 Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 16 sept. 2005 Estado de la solicitud: Cancelada Fecha de registro: 11 ene. 1966 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 30 oct. 2017 Naturaleza del Signo: Nominativa Versión de la Clasificación de Niza: 8 Bajo oposición: No Tipo Descripción Signo distintivo Cancelado El signo distintivo ha sido cancelado por no uso marcario mediante Resolución 475 del 14 de enero de 2016.
Notificado el 19 de febrero de 2016. REGISTRO 63679 A – MARCA FRUCO Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 22 sept. 2022 02:40:25 p.m. Número de solicitud: 9220870630H Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 01 ene. 1900 Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 11 ene. 1977 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 13 feb. 2022 Naturaleza del Signo: Mixta Bajo oposición: No Nombre del Signo: FRUCO Versión de la Clasificación de Niza: 7 Tipo Descripción Gaceta Publicado 33 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 18 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Signo distintivo Caducado El signo distintivo ha caducado por falta de renovación REGISTRO 63679 – MARCA FRUCO Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 22 sept. 2022 02:36:38 p.m. Número de solicitud: 92208706A Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 01 ene. 1900 Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 8 feb. 1977 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 13 feb. 2022 Naturaleza del Signo: Mixta Bajo oposición: No Nombre del Signo: FRUCO Versión de la Clasificación de Niza: 7 Tipo Descripción Gaceta Publicado Signo distintivo Caducado El signo distintivo ha caducado por falta de renovación REGISTRO 36582 – MARCA FRUCO Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 22 sept. 2022 02:27:47 p.m. Número de solicitud: 92155853H Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 01 ene. 1900 Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 11 ene. 1966 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 11 ene. 2021 Naturaleza del Signo: Nominativa Bajo oposición: No Nombre del Signo: FRUCO Versión de la Clasificación de Niza: 7 Tipo Descripción Gaceta Publicado Signo distintivo Caducado El signo distintivo ha caducado por falta de renovación 55.
De la anterior información, se dio traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. Dentro del mencionado traslado, ni la parte demandante o el tercero interesado se manifestaron en algún sentido34. 56. En atención a las constancias precedentes, la Sala encuentra que el registro de la marca «FRUTIKO» estuvo vigente hasta 14 de enero de 201635, fecha en la cual, la SIC decide cancelar por no uso la marca nominativa «FRUTIKO» con certificado 359679. 57.
Sobre el particular, la Sala ha de resaltar que de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 58. En atención a las constancias precedentes, la Sala encuentra que el registro 359679 se encuentra cancelado mediante Resolución 475 de 14 de enero de 2016.
Por su parte, los registros 63679, 63679 A estuvieron vigentes hasta el 13 de febrero de 2022 y, el 36582 estuvo vigente hasta el 11 de enero de 2021, conforme consta 34 Índice electrónico 68 35 Resolución 475 del 14 de enero de 2016 19 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia sin que fuera renovado el mismo. 59.
De lo anterior se desprende, que se encuentra acreditado en el plenario la extinción de los derechos exclusivos del titular sobre la marca «FRUTIKO» por haber sido cancelada por no uso marcario, mientras que la marca «FRUCO» con registros 36582, 63679 A y 63679 se encuentran caducados por falta de renovación dentro del término establecido por el legislador andino. No obstante lo anterior, la marca «FRUCO» con registros 3658036 y 36580A37 se encuentran vigentes. 60.
Sobre la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala en sentencia de 26 de junio de 202038, consideró lo siguiente: «[…] 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]”» (Destacado fuera del texto) 36 Vigente hasta el 31 de enero de 2031 37 Vigente hasta el 31 de enero de 2031 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00041-00 Demandante: CONOPCO INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio IV. Conclusión 61. En el caso sub examine se encuentra que la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro marcario 359.67939 fue cancelado por no uso.
Por tal motivo, la Sala considera que se configuran los supuestos previstos en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 y, por ende, se declarará la consecuencia jurídica allí prevista, en el sentido de poner fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P.27) 39 Marca FRUTIKO (Nominal)