CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERO PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Referencia: Radicado: Demandante: Demandado: Tema: Nulidad absoluta 11001-03-24-000-2004-00106-01 Pfizer Products Inc. Superintendencia de Industria y Comercio REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 1 propiedad industrial / diseño industrial / tableta farmacéutica / falta de novedad / el diseño industrial carece de novedad en el momento de presentarse la solicitud de registro, dado que ya lo había puesto a disposición del público.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Pfizer Products Inc. — en adelante Pfizer -, por medio de apoderado judicial, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener la nulidad de la Resolución 15594 de 30 de mayo de 20031, por medio de la cual se otorgó el registro del diseño industrial núm. 4063 a la solicitud núm. 02.078.834 denominado «Tableta Farmacéutica», a la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., -en adelante Lafrancol-.
I-.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado2, el apoderado judicial de la sociedad Pfizer presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 132 de la Decisión 486 de 2000, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, -en adelante la SIC-, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 4..1 1.
Que por las razones que más adelante indico, se declare que es nula la Resolución 15594 de fecha 30 de mayo de 2003 proferida por la jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Folios 15 a 17 C pp. 2 El 28 de marzo de 2012. Folio 126 C pp. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 2 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro del diseño industrial de una Tableta farmacéutica, bajo el número de registro 4063 denominada TABLETA FAMACÉUTICA a nombre de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano La franco! S.A. (en adelante La franco!). 2.
Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro del diseño industrial número 4063. 3. Que se ordene a la División de Nuevas Creaciones publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 4.
Que se ordene a la División de Nuevas creaciones dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. [ ]» 1.2. Los hechos 2. La parte demandante señaló que la sociedad Pfizer desarrolló una nueva aplicación del principio activo «Sildenafil» como un producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, cuyas propiedades fueron ampliamente difundidas en su momento a nivel mundial y reconocidas por la comunidad científica y el público en general. 3.
Mencionó que Pfizer inició la comercialización de dicho producto en los Estados Unidos en el año 1997 y poco después en otros países. Puso de presente que en Colombia la comercialización se inició luego de obtener los registros sanitarios para el producto identificado con la marca «Viagra» en mayo de 1998. 4 Indicó que Pfizer es titular en Colombia de la marca «Viagra» registrada bajo el número 189.202, para distinguir exclusivamente «un producto farmacéutico, específicamente un compuesto para el tratamiento de la disfunción eréctil», en la clase 5' de la Clasificación Internacional de Niza.
Adicionalmente, aseveró que es titular de la marca figurativa3 que consiste en una figura tridimensional que reivindica el color azul para una forma de rombo cuyos bordes se encuentran redondeados, y que distingue productos comprendidos en la referida clase 5'. 3 Registro No. 256.607. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 3 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.
Aseguró que. igualmente, Pfizer es titular de tres registros sanitarios4 concedidos desde el mes de mayo de 1998 por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — Invima-, mediante los cuales se autorizó la importación y venta del medicamento Viagra. La indicación terapéutica aprobada por el lnvima para el medicamento Viagra es la disfunción eréctil masculina. 6.
Anotó que el producto anteriormente mencionado se ha presentado desde la fecha del inicio de su comercialización en forma de pastillas con características geométricas especiales, en color azul y con la marca denominativa «Viagra». 7. Reiteró que la forma particular y característica de la pastilla y su color, han sido protegidos en diferentes países, bien como diseño industrial o como marca tridimensional. 8.
Refirió que la forma y color de la pastilla es ampliamente conocido a nivel local y mundial y, por supuesto, ha estado al acceso al público en general en razón a la comercialización de dicha pastilla por parte de la demandante. Aseguró que la misma ha tenido amplia publicidad y difusión, lo que ha dado como resultado el alto grado de reconocimiento del producto. 9.
Sostuvo que, sin embargo, el 4 de septiembre de 2002 la sociedad Lafrancol solicitó ante la SIC el registro del diseño industrial que consiste en la forma de una tableta farmacéutica, radicado bajo el expediente No. 02.078.834, así: 1.3.- Normas violadas y el concepto de violación 4 VIAGRA 25 UI Registro Sanitario Número M-010828. VIAGRA 50 Ul Registro Sanitario Número M-010826.
VIAGRA 100 Ul Registro Sanitario Número M-010827. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 4 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio lo La parte actora, como sustento de sus pretensiones, endilgó a los actos acusados la vulneración de los artículos 115, 124, 132 y 154 de la Decisión 486 de 2000, vigentes al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca tridimensional.
L3.1. Concepto de violación 11. La parte actora señaló como cargo de violación el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual, adujo: 1.3.1.1. "Nulidad absoluta del registro de diseño industrial de Lafrancol" 12 Alegó que, conforme con el artículo 132, literal b), de la Decisión 486 de 2000, procede la nulidad absoluta del registro de un diseño industrial cuando éste no cumpla los requisitos de protección de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 ibídem, norma ésta que prevé que solo serán registrables diseños industriales que sean nuevos. 13 Aseveró que para la fecha de ser solicitado y evaluado el registro, la solicitud de Lafrancol no cumplía los requisitos del referido artículo 115, por cuanto: (i) La forma tridimensional de la tableta farmacéutica objeto del diseño industrial solicitado era conocida en el mercado y se había hecho accesible al público desde 1998, es decir, con anterioridad al 4 de septiembre de 2002, fecha de la solicitud;
(ii)La forma tridimensional de la tableta carecía de novedad en la fecha en que se solicitó su registro por Lafrancol, pues la forma de la pastilla del producto VIAGRA había sido introducida al comercio desde 1998 y desde ese momento era accesible al público, además que se encontraba protegida como diseño industrial y como marca tridimensional en varios países, entre ellos Colombia; y (iii) Lafrancol señala haber realizado la divulgación del diseño de la tableta farmacéutica mediante su comercialización dos (2) años antes de haber presentado la respectiva solicitud, lo que por sí solo afecta la nulidad del diseño industrial cuyo registro se pretende. 1.3.1.2.
"Manifiesta carencia de novedad del diseño" 14. Señaló que se vulneró el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000, que prevé que cuando el diseño industrial carece manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud, lo cual ocurría en este caso, dada la existencia de derechos marcarios válidamente otorgados a favor de Pfizer respecto de una marca con una forma sustancialmente idéntica al diseño solicitado Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 5 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y respecto de la misma figura y color de la tableta farmacéutica, registrada bajo el número 256.607 como marca figurativa. 15.Comentó que la Superintendencia, como ente encargado de conceder los registros sobre signos distintivos, consolida a su vez el carácter público de aquellos. 1.3.1.3.
"Infracción del derecho previo consolidado" 16. Expuso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486, Pfizer, como titular de la marca, tiene el derecho exclusivo de usar la forma tridimensional de la pastilla para identificar productos farmacéuticos, derecho que resulta incompatible con el exclusivo que se confiere para el diseño industrial de la tableta farmacéutica solicitada por Lafrancol. 17.Consideró que para la fecha de solicitud de registro de ese diseño industrial existía un derecho consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de la marca figurativa tridimensional respecto de la cual, además, se reivindicó el color azul, registro que le confería el derecho de prohibir que terceros usen y/o reproduzcan la marca previamente registrada. 18.
Precisó que en otros litigios que se adelantan sobre el mismo objeto, Lafrancol tendenciosamente ha calificado la marca solicitada como una marca figurativa que representa una imagen bidimensional, en contra de lo que evidentemente se deriva del modelo y de la reproducción de la marca que se presentó con la solicitud y se publicó en la gaceta de la propiedad industrial, que da cuenta que el signo registrado es un signo tridimensional, constituido por la forma de una tableta con características geométricas singulares que semejan la forma de un diamante, de color azul y que identifica el producto Sildnafil que mi representada introdujo al mercado". 19 Informó que de la misma manera se lesionan los derechos de la accionante de competir lícitamente en el mercado, en la medida en que con el registro del diseño industrial se patrocina a Lafrancol para utilizar un signo distintivo ajeno, lo que conlleva un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de Pfizer y desvía a los consumidores por medios contrarios a usos honestos del comercio. 20 Indicó que el registro del diseño industrial que se censura fue obtenido de mala fe, por lo que no se puede amparar la actitud ilegal e infractora de Lafrancol que, como competidora directa de Pfizer, conoció de manera notoria y manifiesta la marca tridimensional y los registros sanitarios previamente obtenidos respecto de la misma marca desde 1998. 21 Concluyó que la autoridad administrativa permitió un aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio alcanzados por Pfizer en relación con la creación del diseño registrado como marca tridimensional.
Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 6 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 11.1. Intervención de la Superintendencia de Industrita y Comercio 22 La Superintendencia, a través de apoderado5, indicó que el acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho, por cuanto fue emitido conforme a la normativa vigente en el ámbito de la propiedad industrial, según lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, especialmente en su artículo 115. 23.
Comentó que dicha disposición establece de manera explícita que "un diseño industrial no se considera nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se ha vuelto accesible al público en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, uso, comercialización o cualquier otro medio. Un diseño industrial no se considera nuevo simplemente por presentar diferencias secundarias en comparación con realizaciones previas, ni tampoco si se refiere a una clase de productos diferente." 24.
Puso de presente que a diferencia de lo sostenido por la parte demandante, el análisis llevado a cabo por la autoridad en la solicitud de diseño industrial denominada "tableta farmacéutica". presentada por la sociedad Laboratorios Franco Colombianos Lafrancol S.A., condujo a la conclusión de que dicho diseño industrial efectivamente cumple con los requisitos legales y presenta características de novedad, tal como establecen los artículos 113 a 119 de la Decisión 486 de 2000, lo cual justifica la concesión del registro del diseño industrial. 25.Agregó que de la lectura del artículo 124 ibídem, se puede deducir claramente las competencias explícitas otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene la facultad de abstenerse de llevar a cabo un examen de novedad en las solicitudes de diseños industriales, excepto cuando se presente una oposición respaldada por un derecho anterior válido o cuando se cuestione la novedad del diseño industrial en cuestión. 26.
Recordó que Pfizer no presentó ninguna oposición contra la solicitud de diseño industrial "tableta farmacéutica" con la clasificación internacional correspondiente al Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. 27 Asimismo, informó que la entidad nacional competente tiene la discreción de rechazar una solicitud de diseño industrial cuando carezca manifiestamente de novedad.
Sin embargo, "esta situación no se aplica en el presente caso, dadas las características de novedad del diseño industrial "tableta farmacéutica" de Laboratorio Franco Colombiano La franco! S.A. en comparación con la marca figurativa de Pfizer Products. Inc.. 5 Folios 357 a 361. C pp. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 7 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 28.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió cabalmente con todos los procedimientos y formalidades administrativas establecidas tanto en la normativa supranacional como en la nacional y, en consecuencia, el acto administrativo impugnado observó plenamente las disposiciones legales aplicables en relación con los diseños industriales y no infringió normativas de mayor jerarquía. 11.2.
Intervención de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. 29. El tercero con interés directo en las resultas del proceso se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual se pronunció frente a cada uno de los cargos de violación, como se observa a continuación6: 1L2.1. "Nulidad absoluta del registro de diseño industrial de Lafrancol" 30.
Señaló que Pfizer es titular de una marca figurativa (bidimensional, una etiqueta), pero no de una marca tridimensional "como la que ahora pretende apropiarse basada en un concepto elaborado por encargo"; y que resulta imposible que una persona pueda ser simultáneamente titular en Colombia del registro de una marca figurativa (bidimensional) y de una marca tridimensional bajo el amparo de un único registro (bidimensional). 31.Asimismo, advirtió que el color azul de la supuesta figura de una tableta concedida a Lafrancol resulta a todas luces irrelevante para efectos de controvertir la validez del registro del diseño industrial que nos ocupa dado que la misma no reivindica color alguno. 32.Anotó que no ha sido demostrado que la tableta farmacéutica, cuyo diseño fue concedido a Lafrancol, fuese conocida en el mercado y estuviese disponible al público desde 1998. 33 Negó que la forma tridimensional, en su conjunto, careciese de novedad en el momento de presentarse la solicitud en cuestión, en la medida en que: (i) falta evidencia sumaria que respalde que el producto conocido como Viagra hubiese sido lanzado al mercado por la parte demandante;
(ii) a excepción de los elementos comunes originados en las restricciones técnicas, tanto la marca figurativa (etiqueta) registrada a nombre de Pfizer como el diseño industrial de Lafrancol presentan diferencias sustanciales entre sí; (iii) sin perjuicio de las evidentes diferencias entre cada una de ellas, las tabletas son la forma farmacéutica más utilizada para la administración de medicamentos por vía oral, no es posible desconocer la necesidad de presentarlas, por razones fisiológicas y farmacotécnicas, en las cuatro (4) formas básicas empleadas por la industria farmacéutica internacional, esto es, tabletas redondeadas, ovaladas, cuadradas y romboidales. 6 Folios 340 a 353.
C pp. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 8 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 34 Comentó que no es aceptable pretender exigir figuras o formas drásticamente diferentes a las generalmente empleadas como requisito para la obtención de protección por la vía del diseño industrial, pues ello eliminaría la posibilidad práctica de proteger esta clase de innovaciones en este campo. 11.2.2.
"Manifiesta carencia de novedad del diseño" 35. Reiteró que la marca concedida a Pfizer es una marca figurativa bidimensional y no una figura tridimensional, como erróneamente lo alega la parte actora; y que, por ello, no es posible sostener que exista identidad con el diseño industrial otorgado. 36. Resaltó que no existía razón alguna para que la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia negara de oficio la solicitud de registro en estudio, en la medida en que el registro cumplía de manera íntegra con el requisito de novedad al que se hace referencia en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. 37.
Sostuvo que de acuerdo con el artículo 124 de la citada Decisión, la SIC no está obligada a llevar a cabo ningún examen de novedad de manera automática en una solicitud, en ausencia de oposiciones presentadas por terceros. Sin embargo, destacó que la Oficina nacional llevó a cabo este proceso diligentemente y actuó conforme a la ley al otorgar el registro del diseño industrial, específicamente en observancia de los artículos 113 y 115 idem. 11.2.3.
"Infracción del derecho previo consolidado" 38 Manifestó que la marca registrada por la empresa en Colombia, en la clase 5', es simplemente una marca figurativa (bidimensional o etiqueta), circunstancia que puede ser corroborada al examinar la solicitud de registro 01 085008. 39 Arguyó que no aparece probado que la tableta farmacéutica cuyo diseño fue concedido a Lafrancol, mediante la Resolución número 15594 de 2003, fuera conocida en el mercado y se hubiese hecho accesible al público desde 1998. 40 Subrayó que no existía razón alguna para que la SIC negara de oficio la solicitud de registro en la medida en que esta cumplía cabalmente el requisito de novedad y porque el diseño concedido difiere sustancialmente del diseño de la tableta del producto Viagra que la demandante equivocadamente aspira a catalogar como arte anterior. 41 Señaló que no es dable establecer que una marca como la que Pfizer tiene registrada para distinguir productos de la clase 5 a en Colombia, constituya arte anterior respecto de un diseño industrial de carácter tridimensional como el registrado en favor de Lafrancol, toda vez que "la marca es un signo distintivo separable del producto al que se fija o incorpora, cuya finalidad es diferenciar un producto o servicio de otros y que por esa razón puede registrarse simultáneamente por su titular en diferentes clases para distinguir simultáneamente los más disímiles productos y servicios".
Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 9 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 42. Concluyó que la parte actora "con el evidente ánimo de causar confusión, Pfizer pretende traer a este caso temas, conductas, procesos y pruebas que pertenecen a la órbita de la jurisdicción civil, sin que sea dado debatirlas en estas diligencias". 43 Por todo lo anterior, dijo que era evidente que el registro de diseño industrial a que se refiere la acción de nulidad presentada debe mantener su vigencia hasta el momento en que transcurrido el plazo de expiración del respectivo derecho la misma entre al dominio público.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 44. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, -en adelante el Tribunal-, emitió la interpretación prejudicial 477-IP-2015 de fecha 18 de agosto7. en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria respecto del alcance de los artículos 115, 124, 132 y 154 de la Decisión 486 de 2000.
El Tribunal concluyó: «ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de registrabilidad de un diseño industrial. El requisito de novedad. La anterioridad constituida por un registro de una marca figurativa compuesta por un dibujo en perspectiva o tridimensional
1.1. PFIZER PRODUCTS INC. dentro de los argumentos de su demanda, afirma que el diseño industrial denominado "Tableta Farmacéutica" carece de novedad, en razón a lo cual se analizará lo relacionado al diseño industrial, sus requisitos y el tema referente a la marca previa. 1.2. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad.
El Artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad: ( ) 1.3. De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. 1.4.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. El Artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables.
Establece tres hipótesis, a saber: "Artículo 116.- No serán registrables: 7 Folios 525 a 537. C pp. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 10 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.
A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación: b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;.
Y. c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular". 1.5.
La Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante, lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. 1.6.
Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.
De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. 1.7. El diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. 1.8.
Por lo antes expuesto. el tribunal consultante deberá analizar si el diseño industrial concedido es confundible o no con la marca FIGURATIVA previamente concedida. 2. Comparación entre un diseño industrial y una marca figurativa en perspectiva 2.1. En consideración a que el tema central es si el diseño industrial se confunde con la marca figurativa en perspectiva, se revisará este tema al Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 11 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio amparo de lo ya determinado por este Tribunal en su interpretación prejudicial 117-IP-2012.
Signos figurativos 2.2. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del sígno, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. 2.3. En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada. 2.4.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece la marca FIGURATIVA la cual se siente afectada por el registro del diseño industrial TABLETA FARMACÉUTICA. 2.5. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica ( ).
Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: ( ) 2.9. Dentro de/proceso interno se discute la novedad del diseño industrial TABLETA FARMACÉUTICA, ya que afirma la actora que el diseño industrial cuya solicitud de registro presentó la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., consiste en la forma tridimensional de una tableta farmacéutica, que es sustancialmente idéntica a la pastilla que PFIZER PRODUCTS INC. registró como marca en Colombia, por lo que carecía de novedad por cuanto esa forma se conocía en el mercado de manera amplia y notoria desde el año 1998. 2.10.
Por lo antes expuesto, es necesario enunciar los criterios a ser considerados para comparar un diseño industrial con una marca figurativa en perspectiva. DISEÑO INDUSTRIAL (TABLETA FARMACÉUTICA) MARCA Para comparar un diseño industrial y una marca figurativa en perspectiva, este Tribunal enuncia que se deberán seguir las siguientes reglas: 2.12.1.
En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica, verificando la eventual similitud o identidad de los trazos, líneas, colores, figuras contenidas en el Diseño Industrial, respecto de la marca figurativa. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 12 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.12.2.
Un Diseño Industrial protege la parte externa, ornamental del producto y la marca FIGURATIVA por su parte la figura graficada la cual debe ser distintiva respecto de otros signos en el mercado, por lo cual, ninguno protege en si el producto. Por lo tanto, el cotejo debe enfocarse en un análisis en conjunto entre diseño y marca, no encauzado en el tipo de producto sino en las formas, líneas, rasgos, pliegues de cada uno. 2.12.3.
El análisis por tanto debe ser integral, el cual verificará si uno y otro poseen formas similares o idénticas que podrían determinar que en efecto el Diseño Industrial carece de novedad al existir en el mercado una marca con la misma forma externa o si, por el contrario, el Diseño Industrial es diferente y no guarda rasgos similares con la marca FIGURATIVA que impliquen la falta de novedad. 2.13.
Por lo antes expuesto, la autoridad nacional, deberá comparar el diseño industrial Tableta Farmacéutica con la marca FIGURATIVA aplicando los criterios antes descritos y verificando si en efecto guardan similitudes al punto de que el diseño industrial carece de novedad e incurre en la causal de nulidad del artículo 132 literal b) de la Decisión 486 [ ]» (negrillas fuera de texto).
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 45. Mediante auto del 31 de enero de 20178, se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente rindiera concepto. Vencido dicho plazo, la parte actora y demandada reiteraron en esencia sus argumentos de nulidad y defensa respectivamente, mientras que el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. 46.
La sociedad Lafrancol, tercera con interés en las resultas del proceso, además de reiterar sus argumentos de oposición a las pretensiones y cargos formulados por la parte actora, solicitó declarar como probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Pfizer, en la medida en que durante el trámite administrativo guardó silencio y omitió presentar oposición a la solicitud de diseño industrial en el plazo establecido por la Decisión 486 de 2000.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. El acto acusado 47. En el presente proceso judicial se discute la legalidad de la Resolución 15594 de 30 de mayo de 2003,9 por medio de la cual se otorgó el registro del diseño industrial núm. 4063 a la solicitud núm. 02.078.834, denominado «Tableta Farmacéutica», a la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. Folio 540.
C pp. 9 Folios 15 a 17 C pp. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 13 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2. Problema jurídico a resolver 48 Conforme quedó expuesto en el resumen de los antecedentes del presente asunto, y atendiendo las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este procesal°, la Sala debe determinar si: i) el diseño industrial carece de novedad, en tanto que con anterioridad a la solicitud de registro del diseño industrial éste ya había sido divulgado por Lafrancol a través de la comercialización de la tableta farmacéutica del producto; y ii) si los registros previos a nombre de Pfizer para el producto Viagra, marcas que, según esta sociedad, resultan ser tridimensionales, tienen una forma sustancialmente idéntica al diseño objeto de análisis. 49.
Previamente a dicho análisis, la Sala se pronunciará sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa formulada en el escrito de alegatos de conclusión por la sociedad Lafrancol, tercera con interés en las resultas del proceso. V.2.1. Falta de legitimación en la causa por activa 50 En los alegatos de conclusión, el apoderado judicial de la sociedad Lafrancol S.A. propuso la excepción de falta de legitimación en la causa de Pfizer, en tanto que dicha sociedad guardó silencio y no presentó oposición en el trámite administrativo dentro del plazo establecido por la Decisión 486 de 2000. 51.
Precisó que Pfizer tenía la carga de oponerse a la solicitud de registro al conocer la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial; por ende, ''era su deber de promover la acción de nulidad y restablecimiento y no una simple acción de nulidad, cuya única finalidad es subsanar en forma artificiosa su falta de diligencia en la actuación administrativa". 52.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que el artículo 144, numeral 3, del OCA dispone que durante el término de fijación en lista el demandado podrá contestar la demanda mediante escrito que contendrá la proposición de todas las excepciones que se invoquen contra las pretensiones del demandante. 53. En este sentido, comoquiera que la excepción fue formulada por el tercero interesado en su escrito de alegatos de conclusión, se tiene que la misma es extemporánea, razón por la cual no hay lugar a pronunciarse al respecto.
V.2.2. Análisis de los cargos 54. En el presente asunto, la sociedad Pfizer presentó los siguientes cargos: (i) nulidad absoluta del registro de diseño industrial de Lafrancol por falta de aplicación del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 132, literal b), idem; (ii) falta de novedad del diseño por desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000; e (iii) infracción del derecho previo 1° Interpretación Prejudicial Proceso 477-IP-2015.
Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 14 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio consolidado, por no tener en cuenta lo previsto en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000. V.2.2.1. "Nulidad absoluta del registro de diseño industrial de Lafrancol" 55 La parte actora señaló que, conforme al artículo 132, literal b), de la Decisión 486 de 2000, procede la nulidad absoluta del registro de un diseño industrial cuando éste no cumpla los requisitos de protección previstos en el artículo 115 ibidem, norma ésta que prevé que solo serán registrables diseños industriales que sean nuevos. 56 Aseveró que para la fecha de ser solicitado y evaluado el registro, la solicitud de Lafrancol no cumplía los requisitos del referido artículo 115, por cuanto: (i) La forma tridimensional de la tableta farmacéutica objeto del diseño industrial solicitado era conocida en el mercado y se había hecho accesible al público desde 1998, es decir, con anterioridad al 4 de septiembre de 2002, fecha de la solicitud;
(ii) La forma tridimensional de la tableta carecía de novedad en la época en que se solicitó su registro por Lafrancol, pues la forma de la pastilla del producto VIAGRA había sido introducida al comercio desde 1998 y desde ese momento era accesible al público, además se encontraba protegida como diseño industrial y como marca tridimensional en varios países, entre ellos Colombia; y (iii) Lafrancol señala haber realizado la divulgación del diseño de la tableta farmacéutica mediante su comercialización dos (2) años antes de haber presentado la respectiva solicitud, lo que por sí solo afecta la nulidad del diseño industrial cuyo registro se pretende, 57.
Para resolver, la Sala pone de presente que de conformidad con el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, se considera como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. 58.AI respecto, el Tribunal de Justicia" consideró que "la finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética: así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos".
Interpretación Prejudicial Proceso 71-IP-2005 Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 15 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 59. De lo anterior, resulta claro que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" o "función" del producto no se estaría frente a un diseño industrial, sino que podría tratarse de un modelo de utilidad12. 60.
Nótese que el núcleo del derecho en torno al diseño industrial reside en la potestad que confiere a su titular el registro para un uso exclusivo, evitando así que otras personas puedan hacer uso de él, con ciertas limitaciones y excepciones establecidas por el régimen comunitario. En consecuencia, para que una persona física o jurídica pueda ejercer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y tenga la facultad de explotarlo, es necesario contar con el registro respectivo. 61 En este sentido, el requisito esencial para el registro de un diseño industrial es la novedad, tal y como lo dispone el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. 62 En el contexto de la divulgación previa realizada por el solicitante de registro de un diseño industrial, es importante interpretar la normativa considerando el artículo 17 de la Decisión 486 de 2000.
En efecto, aunque este artículo se refiere a las patentes de invención, es igualmente aplicable a los diseños industriales, ya que ambos son formas de propiedad industrial relacionadas con nuevas creaciones13. 63 El artículo 17 establece que, con el fin de determinar la patentabilidad (o registrabilidad), no se tendrá en cuenta la divulgación que haya tenido lugar en el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o en el año anterior a la fecha de prioridad, si se ha invocado esta última.
Esta excepción se aplica siempre y cuando la divulgación haya sido realizada por el inventor o su sucesor legal (causahabiente). 64. En otras palabras, si el solicitante del registro del diseño industrial ha divulgado su diseño dentro de un año antes de presentar la solicitud (o antes de la fecha de prioridad si se invocó), esa divulgación no será un obstáculo para la registrabilidad del diseño, siempre y cuando la divulgación haya sido realizada por el propio inventor o por alguien que tenga derechos sucesorios legales sobre la creación. 65.
Esta disposición tiene como objetivo principal proteger los derechos del inventor o creador y fomentar la innovación al permitir que el creador pueda explorar y lbidem. 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha 24 de mayo de 2018. Rad.: 2004 — 00105. Actor. Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.
Tercero interesado: Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol S.A. Magistrado Ponente: doctor Oswaldo Giraldo López. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 16 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio presentar su diseño antes de solicitar el registro, sin que ello afecte su capacidad para obtener la protección legal necesaria. 66 En ese sentido, la lectura armónica de las normas comentadas indica que la divulgación previa del diseño por parte de su creador dentro del año anterior a la solicitud de su registro, no afectaría su novedad; en caso contrario, esto es, por fuera del referido año, la novedad se verá afectada. 67 Ahora bien, para determinar la novedad de un diseño industrial, el Tribunal de Justicia establece tres criterios fundamentales14: - Considerar como nuevo lo que no es conocido en un momento específico. - Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado. - Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un momento determinado. 68.
En relación con el primer criterio, se aplica el principio de novedad similar al de las invenciones y modelos de utilidad, es decir, el diseño no debe estar anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. 69 En cuanto al segundo criterio, la novedad se evalúa en función de si el diseño no era conocido por el creador del diseño industrial en el momento de su creación. 70.Y en lo atinente al tercero, un diseño industrial se considera nuevo si en el momento en que se presenta la solicitud de registro, no es conocido por las personas cuyo conocimiento es relevante para determinar la novedad, es decir, un círculo especializado. 71.Cabe resaltar que el artículo 116 de la Decisión 486 de 2000 establece los supuestos bajo las cuales un diseño industrial no será registrable, a saber: a) Los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en el que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. b) Los diseños industriales cuya apariencia esté determinada completamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, sin incorporar ningún elemento arbitrario del diseñador. c) Los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir el montaje mecánico o la conexión con otro producto del cual forme parte. 72.
En concordancia con estas disposiciones, el artículo 124 de la misma normativa establece que después de vencido el plazo para presentar oposiciones, o en caso 14 Interpretación Prejudicial Proceso 41-IP-2022. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 17 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de que no se presenten oposiciones, la oficina nacional competente llevará a cabo un examen para determinar si la solicitud cumple con lo establecido en los artículos 113 (relativo a la definición de diseño industrial) y 116 (que enumera las condiciones de no registrabilidad). 73 De esta manera la autoridad administrativa no llevará a cabo un examen de novedad de la solicitud de manera automática, a menos que se presente una oposición fundamentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.
Sin embargo. aún en ausencia de oposiciones, la oficina competente tiene la facultad de rechazar la solicitud de registro de manera automática si considera que el diseño industrial carece manifiestamente de novedad. 74 En ese contexto, para determinar la presunta vulneración del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá determinar la fecha en que el registro industrial objeto de análisis fue solicitado por la sociedad Lafrancol S.A., y si ésta lo hizo accesible al público con más de un año de anterioridad a esa fecha, a través de los medios referidos en la norma atrás explicada. 75.
En relación con el asunto en cuestión, se corrobora que la solicitud de registro para el diseño industrial denominado "Tableta Farmacéutica" fue presentada por Lafrancol S.A. el 4 de septiembre de 2002, según lo documentado en el expediente administrativo número 02-7883415 76. En lo atinente a que si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada el diseño se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio, la Sala encuentra que al expediente se allegó copia del recurso interpuesto contra el auto admisorio de la demanda que dio inicio al proceso abreviado de competencia desleal adelantado ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá bajo el número de radicado 2003-072016, prueba decretada a través de auto de 8 de abril de 201117, en el cual el apoderado de Lafrancol, señaló expresamente lo siguiente: "El producto cuya comercialización se invoca como desleal (Refiriéndose a Eroxim) está en el comercio desde el 22 de febrero de 2000, es decir hace cerca de cuatro (4) años".
"La forma y color de las tabletas farmacéuticas empleadas (Refiriéndose nuevamente a Eroxim) que ahora se tacha de desleal viene utilizándose con conocimiento del demandante desde enero de 2000, esto es, hace cuatro (4) años". "En lo que se refiere a la publicidad institucional de LAFRANCOL me permito informar al despacho que ésta fue aprobada mediante los Oficios 9712 de 26 de abril de 2000 y 11768 de mayo 30 de 2000, es decir hace 15 Folio 103 C pp. 16 Folios 113 a 116 C pp. 17 Folios 382 a 385 C pp.
Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 18 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cerca de cuatro (4) años, y que desde entonces es legítimamente difundida por Lafrancol" (Negrillas fuera de texto). 77. Adicionalmente, en el plenario obra copia del escrito presentado el 15 de enero de 2004 por Lafrancol S.A.18, en ese mismo proceso ante la jurisdicción ordinaria civill9, el cual contiene el recurso de apelación interpuesto contra las medidas cautelares decretadas el 19 de diciembre de 2003 y en el que el apoderado de la referida sociedad precisó: "Tampoco existe inminencia respecto de la conducta relacionada con la forma de la tableta empleada por LAFRANCOL en dichos productos, como lo demuestran sendas certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la existencia, vigencia y titularidad de los certificados de registro de Diseño Industrial Nos. 4062 y 4063 otorgados a mi cliente.
Acompaño, además de dichos documentos, copias auténticas de tales registros y de las resoluciones 15596 y 15594 de 30 de mayo de 2003 que los concedieron, y copias simples de los petitorios presentados el 4 de septiembre de 2002 por LAFRANCOL respecto de tales trámites. [ ] Resulta claro, como se ha dicho, que las medidas cautelares decretadas por su Despacho a instancias de PFIZER se refieren a conductas relacionadas con un producto que se comercializa por LAFRANCOL desde el 22 de febrero de 2002. como se demuestra con las facturas de venta Nos. 0111735 y 0111737 de dicha fecha, y por otras facturas emitidas en febrero de 2000.
Una simple observación de las tabletas mencionadas permite concluir, sin más, que la tableta de EROXIM ® se produce y emplea bajo la forma que ahora pretende prohibirse, desde las fechas demostradas" (Negrillas fuera de texto). 78. De la contestación de la citada demanda de competencia deslea12°, el apoderado judicial de Lafrancol, en coherencia con lo expuesto líneas atrás, señaló: T..] 111.
EXCEPCIONES DE MÉRITO 1- 1 TERCERA. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES L.1 1. El producto cuya comercialización se invoca como desleal está en el comercio desde el 22 de febrero de 2000, es decir, hace cerca de cuatro años. 2. La forma y color de las tabletas farmacéuticas empleadas que ahora se tacha de desleal viene empleándose con conocimiento del demandante 18 Prueba decretada en auto de fecha 8 de abril de 2011. 19 Folios 117 a 128 C pp. 20 Citada por los sujetos procesales en las intervenciones realizadas en el proceso Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 19 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio desde enero de 2000, esto es, hace cuatro (4) años [ ]" (Negrillas fuera de texto). 79 Finalmente, en el plenario se encuentra el testimonio del señor Roberto Ventura21, diseñador vicepresidente de operaciones de Lafrancol, rendido el día 16 de febrero de 2012, quien ante la pregunta de ¿como vicepresidente de operaciones de Lafrancol conoce usted el producto de EROXIM?, contestó "hace más de diez años". 80.
Para la Sala, los anteriores medios probatorios evidencian que la solicitud de diseño de la "Tableta Farmacéutica," objeto de la demanda de nulidad, fue presentada por Lafrancol el 4 de septiembre de 2002 y el mismo fue divulgado y de conocimiento generalizado al público 4 años antes de dicha fecha. 81 En efecto, el diseño ya había sido accesible al público en Colombia a través de su uso y comercialización desde el año 1998.
Esto excluye la aplicación del período de gracia previsto en el artículo 17 de la Decisión 486 de 2000. 82. Nótese que las pruebas demuestran de manera concluyente que Lafrancol S.A. hizo accesible al público el diseño industrial de la "Tableta Farmacéutica" al que se refiere el acto impugnado, con más de un año de antelación a la fecha en que solicitó su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 83.Ciertamente, en los documentos presentados ante esta Corporación se encuentra la declaración del apoderado de Lafrancol en el curso de un proceso civil ordinario de competencia desleal, en la cual se afirma que la forma de la tableta de su medicamento EROXIM, que posteriormente se registró como diseño industrial bajo el certificado número 4063, se utilizaba cuatro años atrás en la comercialización de dicho medicamento.
Esto significa que Lafrancol había estado utilizando este diseño industrial más allá del año antes de presentar la solicitud de registro del diseño industrial, el 4 de septiembre de 2002. 84. Es importante resaltar que este hecho no ha sido desvirtuado por ninguna otra prueba presentada en el proceso, lo que refuerza la conclusión de que el diseño industrial de Lafrancol no cumplía con el requisito de novedad en el momento en que se solicitó su registro, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 85.
Es relevante destacar que las afirmaciones realizadas por el apoderado judicial de la sociedad Lafrancol dentro del proceso abreviado por competencia desleal, particularmente las contenidas en la contestación de la demanda, constituyen una confesión realizada por medio de representante legal, la cual es válida según lo estipulado en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. 86.
De acuerdo con dicha codificación, la confesión se refiere a cualquier declaración libre, expresa y consciente realizada por una de las partes, ya sea de manera 21 Folios 85 a 90- Anexo 1. Prueba decretada en auto de fecha 8 de abril de 2011. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 20 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio espontánea o provocada, en relación con hechos o circunstancias que tengan relevancia en el proceso y que puedan tener consecuencias jurídicas adversas para la parte que realiza la confesión o que beneficien a la parte contraria. 87.
En el contexto de la confesión, el artículo 194 ibidem establece que esta puede ser espontánea, es decir, realizada voluntariamente por la parte en cuestión. 88. Además, el artículo 197 del mismo código establece que la confesión realizada por un apoderado judicial es válida siempre que haya recibido la autorización correspondiente de su representado.
Esta autorización se presume para la demanda, las excepciones, las respuestas correspondientes, los documentos adjuntos y la audiencia, como lo establece el artículo 101 citado. 89. Por lo tanto, en este caso, las afirmaciones hechas por el apoderado judicial de Lafrancol S.A. dentro del proceso abreviado por competencia desleal tienen valor de confesión judicial y deben considerarse como prueba en el contexto de la disputa sobre la novedad del diseño industrial en cuestión. 90.
Sobre el particular, la Sala22 ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos, en el cual se analizó la legalidad de la Resolución número 15596 de 30 de mayo de 2003, expedida por la jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano — Lafrancol S.A. el registro del diseño industrial denominado "Tableta Farmacéutica", en la clase 28-01 de la Clasificación Internacional del Arreglo de Locarno, certificado número 4062. 91.
En efecto, en sentencia de fecha 24 de mayo de 2018, con ponencia del doctor Oswaldo Giraldo López, con los mismos sujetos procesales y con similares diseños industriales analizados, la Sala de decisión declaró la nulidad del acto administrativo antes mencionado y ordenó la cancelación de su registro con fundamento en las siguientes consideraciones: "En ese contexto, para verificar si el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 fue infringido, como lo aduce la demandante, resulta necesario determinar la fecha en que el registro industrial cuestionado fue solicitado por la sociedad Lafrancol S.A.. y si ésta lo hizo accesible al público con más de un año de anterioridad a esa fecha, a través de los medios referidos en dicha norma.
Sobre el particular en el expediente se encuentra probado que la solicitud de registro del diseño industrial denominado "TABLETA FARMACÉUTICA" fue presentada por Lafrancol S.A. el día 4 de septiembre de 2002, según consta en el expediente administrativo 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha 24 de mayo de 2018.
Rad.: 2004 — 00105. Actor. Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol S.A. Magistrado Ponente: doctor Oswaldo Giraldo López. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 21 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio número 02-78835, remitido por la Superintendencia de Industria y Comercio como antecedente administrativo del acto demandado.
Las pruebas antes mencionadas son demostrativas del hecho que la sociedad Lafrancol S.A. hizo accesible al público el diseño industrial de la "TABLETA FARMACÉUTICA" a que se refiere el acto acusado con más de un año de anterioridad a la fecha en que solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio su registro como tal. En efecto, en los documentos allegados a esta actuación consta la manifestación de su apoderado judicial en el trámite de un proceso ordinario civil en la que afirma que la forma de la tableta de su medicamento EROX1M, que fue registrada posteriormente como diseño industrial conforme al certificado número 4062. venía siendo utilizada por esta firma desde el mes de febrero del año 2000 en la comercialización de dicho medicamento, esto es, con una anterioridad de más de un año a la fecha en que se elevó la solicitud de registro del diseño industrial, esto es, el 4 de septiembre de 2002.
Este hecho, revisado el expediente, no es desvirtuado con ninguna de las demás pruebas que se decretaron en el proceso. Debe resaltarse que las afirmaciones por el apoderado judicial de la sociedad Lafrancol S.A. al interior del proceso abreviado por competencia desleal tramitado ante la jurisdicción ordinaria civil, en particular las contenidas en la contestación de la demanda, constituyen una confesión por apoderado judicial, la cual es válida en los términos del artículo 197 del C.P.C. Al respecto es pertinente señalar que, conforme se desprende de los artículos 194 y 195 del Estatuto Procesal Civil, la confesión judicial lo constituye toda manifestación libre, expresa y consiente de una parte, bien sea de manera espontánea o de manera provocada, acerca de hechos o circunstancias personales o de las que tenga conocimiento, que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
De acuerdo con el artículo 194 del C. de P. C., la confesión espontánea —aquella que se presenta sin que medie interrogatorio de parte— puede presentarse en la demanda y en su contestación o en cualquier acto del proceso; por su parte, según el antes citado artículo 197 de la misma codificación, la confesión por apoderado judicial vale cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones. las correspondientes contestaciones y la audiencia del artículo 101 ibidem.
( ) En esta perspectiva, es evidente que el diseño industrial objeto de este proceso carecía de novedad para el momento en que fue presentada la solicitud de su registro, debido a que Lafrancol S.A. lo había hecho accesible al público, de modo tal que su concesión vulnera lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000".
(Resaltado fuera del texto). 92. En este contexto, resulta evidente que el diseño industrial en cuestión carecía de novedad en el momento de presentarse la solicitud de registro, dado que Lafrancol S.A. ya lo había puesto a disposición del público, esto es, accesible a todos en el Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 22 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio mercado más allá del año a que se refiere el artículo 17 de la Decisión 486 de 2000.
Esta situación contraviene directamente lo establecido en el segundo inciso del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. 93. El reconocimiento de la falta de novedad es fundamental, ya que la novedad es un requisito esencial para la protección de los diseños industriales. Al haberse hecho público el diseño antes de la solicitud de registro, no se cumplen los criterios necesarios para otorgar la exclusividad de dicho diseño a Lafrancol S.A. Esta conclusión refuerza la invalidez de la concesión del registro y respalda la demanda de nulidad presentada, tal y como se declarará en la parte resolutiva de este proveído.
V.2.2.2. "Manifiesta carencia de novedad del diseño" e "Infracción del derecho previo consolidado" 94 La parte actora señaló que se vulneró el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000, que prevé que cuándo el diseño industrial carece manifiestamente de novedad la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud, lo cual ocurría en este caso, dada la existencia de derechos marcarlos válidamente otorgados a favor de Pfizer respecto de una marca con una forma sustancialmente idéntica al diseño solicitado. 95 Respecto del desconocimiento del artículo 154 ibidem, precisó que Pfizer, como titular de la marca, tiene el derecho exclusivo de usar la forma tridimensional de la pastilla como marca para identificar productos farmacéuticos, derecho que resulta incompatible con el de exclusiva que se confiere para el diseño industrial de la tableta farmacéutica solicitada por Lafrancol. 96.
Consideró que para la fecha de solicitud de registro de ese diseño industrial, existía un derecho consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de la marca figurativa tridimensional respecto de la cual, además, se reivindicó el color azul, registro que le confería el derecho de prohibir que terceros usen y/o reproduzcan la marca previamente registrada. 97 Al respecto y ante la prosperidad del cargo relativo a la falta de novedad del diseño la Sala considera innecesario el análisis de los cargos relativos a la "manifiesta carencia de novedad del diseño" e "infracción del derecho previo consolidado", tal y como esta Sala lo consideró en la providencia antes citada al conocer un asunto de similares supuestos fáctico y jurídicos: "La demandante estima asimismo que el acto acusado vulnera lo dispuesto en los artículos 124 y 154 de la Decisión 486 de 2000, pues no tuvo en cuenta la existencia del registro previo de una marca a nombre de Pfizer Products Inc. para el producto VIAGRA, marca que, según esta sociedad, es tridimensional y tiene una forma Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 23 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sustancialmente idéntica a dicho diseño, hechos éstos que implicarían que el mismo carezca de novedad y no era por ende registrable.
Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado en el acápite anterior, la Sala se releva de estudiar esta acusación". V.3. Conclusiones 98. La Sala encuentra que el diseño industrial núm. 4063, solicitud núm. 02.078.834, denominado «Tableta Farmacéutica», concedido a favor de Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. carecía de novedad en el momento de presentarse la solicitud de registro, dado que dicha sociedad ya lo había puesto a disposición del público, esto es, accesible a todos en el mercado más allá del año a que se refiere el artículo 17 de la Decisión 486 de 2000, circunstancia que contraviene directamente lo establecido en el artículo 115 de dicha codificación. 99.
En consecuencia, el cargo denominado "nulidad absoluta del registro de diseño industrial de Lafrancol"tiene vocación de prosperidad, razón por la cual se declarará la nulidad de la Resolución 15594 de 30 de mayo de 2003, por medio de la cual se otorgó el registro del diseño industrial antes mencionado, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L A:
PRIMERO: RECHAZAR por extemporánea la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Pfizer. propuesta por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución número 15594 de 30 de mayo de 2003, por medio de la cual se otorgó el registro del diseño industrial número 4063 a la solicitud No. 02.078.834 denominado «Tableta Farmacéutica», a la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, como consecuencia de la anterior declaración, que cancele el certificado de registro número 4063 asignado al diseño industrial denominado «Tableta Farmacéutica».
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009 24 Radicado: 11001-03-24-000-2004-00106-01 Demandante: Pfizer Products Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OS ALDO IRALDO1 LÓPEZ NUBI MARE H PEÑ Y ARZÓN Consejero de Estado 1 onse a de Estado (E) residente C1-'11 -1Z Consejero de Es do CONSTANCIA: La presente providencia ¡lue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad. integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. Id Documento: 11001032400020040010601385030660009