CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO” Y LAS MARCAS OPOSITORAS “SOL”, "KOLA SOL", “MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”; y “KOLA SOL LIGTH” y “CITRUS PUNCH SOL”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LAS PARTÍCULAS “SOL”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “ORIGINAL”, “DESDE”, “CITRUS” y “PUNCH”; “KOLA”, “LIMONADA”, “SODA” y “MEXICO”, QUE HACEN PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, SON DE USO COMÚN Y GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS, RESPECTIVAMENTE, PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS DE LAS CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 041640 de 24 de junio de 2016, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 73101 de 26 de octubre de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 2 de marzo de 2015, la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. presentó la solicitud de registro como marca del signo mixto "SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO", para distinguir productos comprendidos en la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Cervezas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas mixtas y nominativas “SOL”, "KOLA SOL", “MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”; y “KOLA SOL LIGTH” y “CITRUS PUNCH SOL”, previamente registradas a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 041640 de 24 de junio de 2016, la directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO", para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 73101 de 26 de octubre de 2016.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política, 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por falsa motivación, habida cuenta que la marca mixta cuestionada “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO”, no cumple los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro.

Indicó que la marca cuestionada es idéntica a las marcas previamente registradas “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “MANZANA SOL”, “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, dado que reproduce el elemento preponderante, esto es, la expresión “SOL”. Explicó que desde el punto de vista gráfico se presentan semejanzas entre las marcas enfrentadas, toda vez que ambas usan trazos con la palabra “SOL” en gran tamaño, en letra mayúscula, resaltándola con un color rojo y ubicándola transversalmente en sentido ascendente de abajo hacia arriba.

Mencionó que entre los signos distintivos objeto de controversia existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, puesto que al coincidir en la expresión “SOL”, tanto su escritura como su pronunciación resulta idéntica; y que también evocan el mismo concepto, puesto que llevan al consumidor a pensar en la idea de calor y en la necesidad de tomar algo refrescante. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que entre los productos que distinguen las marcas confrontadas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que están ubicados en el mismo Nomenclátor, comparten canales de comercialización, los medios de publicidad son idénticos, pertenecen a un mismo género de productos y se tienen una misma finalidad, esto es, refrescar.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Aseguró que las marcas enfrentadas coinciden con la expresión “SOL”, la cual es de uso común para identificar bebidas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, esta es combinada con elementos gráficos y denominativos que las hacen distintivas.

Indicó que si bien las marcas opositoras pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no identifican cervezas ni tampoco su dueña ha incursionado en ese campo, razón por la que el Consejo de Estado ordenó la cancelación de sus registros en lo que 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co corresponde a esta clase de bebidas, lo que permite que otras empresas puedan comercializar estos productos e identificarlos con expresiones similares.

II.-2. La parte demandada a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 18 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 Mediante auto admisorio de 8 de agosto de 2017, obrante a folios 53 a 57 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, visibles a folios 59 y 63 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 041640 de 24 de junio de 2016 y 73101 de 26 de octubre de ese año, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO”, a nombre de la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que los productos que amparan las marcas enfrentadas son complementarios, los canales de comercialización son iguales, comparten medios de publicidad, corresponden al mismo género y presentan similar finalidad. Sostuvo que las marcas cotejadas tienen elementos fonéticos e ideológicos idénticos.

IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que las marcas analizadas en conjunto no son confundibles en tanto que si bien presentan ciertas semejanzas cuentan con elementos denominativos adicionales que al ser pronunciados, transcritos y percibidos visualmente emiten una impresión diferente en el consumidor, por lo que la coexistencia en el mercado de las marcas cotejadas no produce riesgo de confusión y/o asociación alguna. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que la expresión “SOL” es de uso común para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que la marca cuestionada hace parte de una familia de marcas de su propiedad que comparten la partícula “SOL”, por lo que es dable que coexista en el mercado.

IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 287, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que las marcas enfrentadas contienen, en su composición, elementos adicionales que las distinguen entre ellas, por lo que pueden coexistir en el mercado con tranquilidad sin que el público consumidor incurra en riesgo de confusión alguna.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170021700 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 041640 de 24 de junio de 2016 y 73101 de 26 de octubre de 2016, concedió el registro de la marca mixta “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO” a la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., para amparar los siguientes productos en la Clase 32 de la Clasificación 8 Proceso 156-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza: “[…] cervezas […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada es idéntica a las marcas previamente registradas “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “MANZANA SOL”, “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, dado que reproduce el elemento preponderante, esto es, la expresión “SOL”. Explicó que desde el punto de vista gráfico se presentan semejanzas entre las marcas enfrentadas, toda vez que ambas usan trazos con la palabra “SOL” en gran tamaño, en letra mayúscula, resaltándola con un color rojo y ubicándola transversalmente en sentido ascendente de abajo hacia arriba.

Señaló que entre los productos que distinguen las marcas confrontadas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que están ubicados en el mismo Nomenclátor, comparten canales de comercialización, los medios de publicidad son idénticos, pertenecen a un mismo género de productos y se tienen una misma finalidad, esto es, refrescar.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 156-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundibles con sus marcas “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “MANZANA SOL”, “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136 ibidem13.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO” reproduce la expresión “SOL”, contenida en sus marcas previamente registradas. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver14, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA15 KOLA SOL LIGHT CITRUS PUNCH SOL MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS16 15 Folio 6 del expediente físico. 16 Folio 6 del expediente físico. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas y nominativas, “SOL”, "KOLA SOL", MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “KOLA SOL LIGHT” y “LIMONADA SOL”; y “KOLA SOL LIGTH” y “CITRUS PUNCH SOL”, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios17 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el 17 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, según el tercero con interés directo en las resultas del proceso el vocablo “SOL”, que conforman las marcas enfrentadas, son de uso común para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Sobre el particular es dable traer a colación, apartes de la sentencia de 1o. de febrero de 202418, en la que la Sala, en un asunto similar, estimó que las partículas “SOL”, “LIGTH”;

“KOLA”, “LIMONADA”, “SODA”, eran de uso común y genéricas y descriptivas, respectivamente, para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la siguiente manera: “[…]61. Al respecto, la Sala, en un proceso de similares supuestos fácticos, al realizar el estudio de confundibilidad entre la marca mixta SOL y las marcas SOL, KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL y KOLA SOL LIGHT, consideró que la palabra 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00246-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SOL es de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, consideró que: […] 62. Otro lado, la expresión LIGTH era de uso común al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada: 63. Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean genéricas, descriptivas o de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario.

Sin embargo, la Sala reitera que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo distintivo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. 64.

En ese sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, deben analizarse las marcas cotejadas con la totalidad de sus elementos nominativos comoquiera que, de excluirse las palabras SOL o LIGHT, se reducen tanto que harían imposible su comparación. 65. Respecto de las palabras KOLA, LIMONADA y SODA, que conforman partes de las marcas previamente registradas y de titularidad de la parte demandante, la Sala considera que se trata de expresiones descriptivas y genéricas.

Ello, comoquiera que suministran información del producto como tal, como es el caso de SODA o al informar sobre ingredientes o compuestos de los productos como lo es KOLA y LIMONADA. 66. Por lo anterior, se excluirán las expresiones KOLA, LIMONADA y SODA del correspondiente cotejo marcario, toda vez que son expresiones descriptivas y genéricas, por lo que no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos distintivos cotejados […]”.

Igualmente, ocurre con la partícula “CERVEZA”, la cual es de uso común para identificar productos en la referida Clase, teniendo en 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta lo establecido por esta Sala en sentencia de 14 de julio de 201619.

En dicha oportunidad se dijo: “[…] Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo “CERVEZA”, en la misma Clase: […] toda vez que las palabras “SOL” y “CERVEZA” son de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva […]”.

Ahora, respecto de los vocablos “ORIGINAL” y “DE/DESDE”, que hacen parte de la marca cuestionada, se evidenció en la página web de la entidad demandada20 que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados se encontraban las siguientes marcas registradas en la Clase 32, que contenían tal expresión: MARCA TITULAR EL NECTAR ORIGINAL DE COLOMBIA (nominativa) GLORIA COLOMBIA S.A.S COLOMBIANA 100% ORIGINAL (Nominativa) GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. EL SABOR ORIGINAL DE LA RECOMPENSA (Nominativa) CERVECERIA UNION S.A.S. LA RECETA ORIGINAL (nominativa) AMERICAN FRANCHISING CORP. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00235-00. 20 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 26 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR CERVEJA BRAHMA DESDE 1888 (Mixta) AMBEV S.A. LA MISMA CALIDAD AGUILA DESDE 1913 (Mixta) BAVARIA & CIA S.C.A. FAMOSA DESDE 1896 (Mixta) CERVECERIA CENTRO AMERICANA S.A. GANA DESDE ADENTRO (Nominativa) STOKELY- VAN CAMP, INC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, ocurre con las palabras “CITRUS” y “PUNCH”, que hacen parte de una de las marcas opositoras, pues se evidenció en la página web de la entidad demandada21 que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados se encontraban las siguientes marcas registradas en la Clase 32, que contenían tales expresiones: MARCA TITULAR TANGELO CITRUS PUNCH (Mixta) CPNS S.A.S BIG CITRUS PUNCH (Mixta) ACAVA LIMITED AJE BIG CITRUS PUNCH ACAVA LIMITED 21 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 1o. de diciembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (Mixta) TAMPICO CITRUS PUNCH (Mixta) TAMPICO BEVERAGES, INC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

También se advierte que la partícula “MEXICO”, que hace parte de la marca cuestionada, responde a la pregunta ¿cómo es el servicio?, dado que describe el lugar de procedencia de las bebidas22 que identifica, pues los mismos son fabricados en una ciudad o zona del territorio mexicano. En ese sentido, al ser “SOL”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “ORIGINAL”, “DESDE”, “CITRUS” y “PUNCH”;

“KOLA”, “LIMONADA”, “SODA” y “MEXICO”, unas partículas de uso común, genéricas y descriptivas, respectivamente, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente 22 Dicho criterio fue señalado por esta Sección en sentencia de 28 de febrero de 2019, pues al analizar un caso similar, señaló lo siguiente: “[…]61. La Sala advierte que la expresión COLOMBIANA que integra el elemento denominativo de la marca mixta bajo estudio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: “[…] Colombiano, na 1. adj.

Natural de Colombia, país de América. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos […]” (Destacados de la Sala). 62. La Sala evidencia que la expresión COLOMBIANA, en el caso sub examine, responda la pregunta ¿cómo es el producto? al describir el lugar de procedencia de los productos que se cosechan y producen en el territorio colombiano, sin que en ningún momento se identifique una variedad específica de palma de aceite ni constituya una denominación de origen, como se analizará más adelante la presente sentencia. […]”.

(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00201-00. Reiterado en sentencia de 1º de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-0055-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente23: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, genéricas y descriptivas, como en este caso, “SOL”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “ORIGINAL”, “DESDE”, “CITRUS” y “PUNCH”;

“KOLA”, “LIMONADA”, “SODA” y “MEXICO”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general24. 23 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 24 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, la Sala observa que las denominaciones “LIGTH”, “CERVEZA”, “ORIGINAL”, “DESDE”, “CITRUS”, “PUNCH” “KOLA”, “LIMONADA”, “SODA” y “MEXICO”, deben ser excluidas del cotejo.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “SOL”, que forman parte de las expresiones enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituida una de las marcas enfrentadas por una sola palabra, ésta no puede fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca en controversia y las previamente registradas, “SOL 1899” y “SOL”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada y las marcas opositoras cuentan con terminaciones distintas, pues la marca objeto de controversia “SOL 1899” está compuesta por (1) palabra y un año del calendario, la 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co terminación “1899”, tres (3) letras, cuatro (4) números, dos (2) consonantes (S-L) y una (1) vocal (O), mientras que las marcas previamente registradas “SOL” se conforman por una (1) palabra, la terminación “OL”, tres (3) letras, dos (2) consonantes (S-L) y una (1) vocal (O).

En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la partícula de uso común, “SOL”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinada con una expresión diferente en su terminación, “1899”, mientras que “SOL” del vocablo “OL”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con el número “1899” genera una expresión completamente distintiva y diferente y permite al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado25, 25 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 30 de marzo de 2017, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2013-00236, C.P. María Elizabeth García González, en las que se controvertían las marcas “SOL LIMON Y SAL” y las aquí opositoras, en la que se sostuvo: “[…] En el presente caso, era procedente el registro de la marca cuestionada “SOL LIMÓN Y SAL” (mixta), al tener combinados los referidos vocablos de uso común, así como la letra “Y”, que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

Por lo tanto, no se presentan semejanzas ortográficas, fonéticas entre los signos cotejados. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dotándola de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”26, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la terminación “1899” de la marca cuestionada “SOL 1899” le imprime una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: SOL 1899 - SOL - SOL 1899 – SOL – SOL 1899 -SOL -SOL 1899 -SOL Aunado a lo anterior, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en enfrentados distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 32, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente que contribuye a diferenciarla de las otras marcas previamente registradas de la actora. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SOL 1899 - SOL - SOL 1899 – SOL – SOL 1899 -SOL -SOL 1899 -SOL SOL 1899 - SOL - SOL 1899 – SOL – SOL 1899 -SOL -SOL 1899 -SOL SOL 1899 - SOL - SOL 1899 – SOL – SOL 1899 -SOL -SOL 1899 -SOL Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación27.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “SOL”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia28, significa: “[…] 1. m. Estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario […]”. Por último, el número “1899”, contenido en la marca cuestionada, corresponde a un año del calendario. 27 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 28 https://www.rae.es/drae2001/sol. Consultado el 26 de junio de 2024. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “SOL 1899”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas previamente registradas.

Ahora, aun cuando ello no sucede en la decisión que aquí se ha de adoptar, dado que no hay similitud entre las marcas enfrentadas, debe señalarse que no le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio, en los actos acusados, al considerar que la marca mixta cuestionada “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO” es derivada de la marca “SOL CERO”, ya registrada del tercero interesado en las resultas del proceso.

Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201629, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea 29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, expediente núm. 2013-00141- 00, C.P. María Elizabeth García González. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” (…) Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: (…) Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

(…) Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar.” (Negrillas y subrayas fuera de texto.) 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala observa que la marca mixta “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO” no es una derivación de la marca mixta “SOL CERO”, previamente concedida, de la cual es titular el tercero interesado en las resultas del proceso, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues la marca cuestionada tiene dos vocablos diferentes “DESDE”, “1899”, “CERVEZA”, “ORIGINAL”, “DE” y MEXÍCO” 30.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 30 A igual conclusión también arribó la Sala en la sentencia de 14 de julio de 2016, expediente núm. 2013-00235-00, C.P. María Elizabeth García González, en la que sostuvo: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “CERVEZA CLARA SOL” (mixta) no es una derivación de la marca figurativa “SOL CERO” (mixta), previamente concedida, de la cual es titular el tercero interesado en las resultas del proceso, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues el signo cuestionado tiene dos vocablos diferentes (CERVEZA y CLARA) a la previamente registrada, además de tener la expresión “SOL” al final de la misma […]”. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en lo relativo a la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política, debido a que a juicio de la actora los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201631, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200932 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber declarado infundada la oposición de la actora y, en consecuencia, conceder el registro de la marca mixta “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO”, al estimar que no era confundible con las marcas opositoras.

Por último, el tercero con interés directo en las resultas de proceso en los alegatos de conclusión manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen la expresión “SOL”. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la contestación de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio33.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO”, para amparar los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga 33 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00217-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 4 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.