Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Demandante: Heber Participações S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Spai Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. Temas: Cancelación por falta de uso de un registro marcario.

Uso real y efectivo de la marca. Reiteración de jurisprudencia SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Heber Participações S.A contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9530 de 19 de febrero de 2010, 25316 de 14 de mayo de 2010 y 50772 de 24 de septiembre de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Heber Participações S/A1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 3 a 24 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9530 de 19 de febrero de 2010, “Por la cual se decide la cancelación parcial por no uso de un registro de marca”4 y 25316 de 14 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 50772 de 24 de septiembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar totalmente por no uso el registro marcario núm. 164568, correspondiente a la marca mixta NEUTROCK, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Spai Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 9530 de 19 de febrero de 2010, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso interpuesta por la sociedad HEBER PARTIOPAÇÕES S/A, contra la marca “NEUTROCK” (mixta) clase 3 (certificado No.164.568) cuyo titular es la sociedad SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS y/o LABORATORIOS SPAI-SONS LTDA., cancelando parcialmente la marca citada, quedando limitada a distinguir exclusivamente: “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. 2.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25316 de 14 de mayo de 2010, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 9530 de 19 de febrero de 2010 y proferida por la misma funcionaria y concedió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 9530 de 19 de febrero de 2010, ordenando enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 Mediante la cual se negó la cancelación total por no uso de la marca mixta NEUTROCK, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la citada marca, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos “preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar” 5 Cfr. Folios 4 y 5 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 50772 de 24 de septiembre de 2010, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir el Recurso de Apelación interpuesto, confirmó la Decisión contenida en la Resolución No. 9530 de 19 de febrero de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.4.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2°. Del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Presentó, el 24 de agosto de 2009, ante la parte demandada, una solicitud de la cancelación marcaria por no uso, respecto de la marca mixta NEUTROCK, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud fue admitida el 11 de septiembre de 2009, mediante oficio núm. 10536, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante. 4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 9530 de 19 de febrero de 2010, canceló parcialmente la marca NEUTROCK con certificado núm. 164.568, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos “preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, desengrasar y pulimentar”. 4.4.

La parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 9530 de 19 de febrero de 2010. 4.5. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 25316 de 14 de mayo de 2010, resolvió el 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9530 de 19 de febrero de 2010. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 50772 de 24 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9530 de 19 de febrero de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó el concepto de violación: Violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Indicó que se debió cancelar totalmente el registro, en tanto, la jurisprudencia había considerado que: i) las ventas esporádicas de productos, identificados con la marca, no acreditaban el uso de la marca; y ii) las bajas ventas de un productos no representaban una prueba del uso real y efectivo de la marca, máxime cuando las pruebas que obran dentro del expediente administrativo, se limitaban a: i) 25 facturas cambiarias de compraventa de los años 2007, 2008 y 2009 expedidas por LABORATORIOS SPAI SONS LTDA, que ascendían a la suma de $ 7.449.9007. 6.2.

Manifestó que los productos comercializados, con la marca NEUTROCK son de consumo masivo y, desde esa perspectiva, las facturas aportadas no probaban el uso efectivo de la marca, en el entendido, que el uso esporádico de una marca 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Ibidem 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no constituye uso de la misma8, y que las demás pruebas que sustentaron los actos acusados no demostraban el uso de la marca enunciada9.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso allegó: i) 25 facturas cambiarias de compraventa, correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, con lo que demostró ventas por un valor de $7.449.80012, esto es, 3183 unidades del producto identificado con la marca mixta NEUTROK; ii) dos declaraciones de exportación, con destino Panamá y Quito; iii) fotografías con la exhibición del producto identificado con la marca mixta NEUTROCK; y iv) copia de un certificado de Notificación Sanitaria Obligatoria, del INVIMA13, documentos que le permitieron concluir que la marca había sido usada durante el periodo relevante, para comercializar productos identificados con la marca referida supra14.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso15 contestó demanda16 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Manifestó que los productos que se comercializan en general por SPAI SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS, eran puestos en el mercado mediante agentes distribuidores no mediante grandes superficies ni canales 8 Cfr. Folio 15 9 Cfr. Folios 18 y 19 10 Por medio de apoderada.

Cfr. Folio 165 11 Cfr. Folios 156 a 164 12 Cfr. Folio 163 13 Ibidem 14 Ibidem 15 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 152. 16 Cfr. Folios 119 a 129 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co masivos de comercialización17, razón por la cual, las cantidades relacionadas en las facturas aportadas en la sede administrativa demostraban el uso del producto, de igual forma era posible verificar que los productos habían sido exhibidos a los consumidores. 8.2.

Recalcó que uno de los criterios para acreditar el uso de una marca es que distinga productos que son exportados desde cualquiera de los Estados Miembros, lo que fue demostrado mediante declaraciones de exportación aportadas durante el trámite administrativo18. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de marzo de 201819, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 230-IP-2018 de 14 de diciembre de 201820, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 165 literal a) y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada, aclarando que el artículo 165 no contiene literales y que interpretará toda la norma. 2. De oficio se interpretará el artículo 167 de la Decisión 486, para analizar el tema de la carga de la prueba dentro del proceso de una acción de cancelación […]”21. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 17 Ibidem 18 Cfr. Folios 127 y 128 19 Cfr. Folio 174 20 Cfr. Folios 183 a 193 21 Cfr. Folios 184 y 185 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reanudación del proceso y auto de pruebas 12.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 19 de diciembre 201922, por un lado, decretó la reanudación del proceso y, por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 5 de marzo de 202123, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, las partes demandante24 y demandada25 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. 15. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 230-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y viii) el análisis del caso concreto. 22Cfr. Folios 204 a 209 23 Cfr. Folio 226 24 Cfr. índice 62 del aplicativo SAMAI 25 Cfr. Índice 58 del aplicativo SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 17.

Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 9535 de 19 de febrero de 201028, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la cancelación parcial por no uso de la marca mixta NEUTROCK, identificada con registro núm. 164568, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de de Niza, cuyo titular es Spai Sons Pharmaceutical Internacional Cosmetics Ltda. 19.2.

La Resolución núm. 25316 de 14 de mayo de 201029, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 9535 de 19 de febrero de 2010, y concedió el recurso de apelación interpuesto. 19.3. La Resolución núm. 50772 de 24 de septiembre de 201030, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9535 de 19 de febrero de 2010. 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 27 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 28 Cfr. Folios 32 a 42 29 Cfr. Folios 43 a 49 30 Cfr. Folios 50 a 54 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico 20.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones resoluciones núms. 9530 de 19 de febrero de 2010, 25316 de 14 de mayo de 2010 y 50772 de 24 de septiembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló parcialmente el registro núm. 164568 que corresponde a la marca mixta NEUTROCK, para identificar “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares; dentífricos”, productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. 20.2.

En este sentido, se analizará si el tercero con interés directo en las resultas del proceso, demostró el uso real y efectivo de la marca mixta NEUTROCK para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares; dentífricos” productos amparados por el registro núm. 164568 en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo de tiempo relevante comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por no uso y tres años previos, es decir, desde el 24 de agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2009. 20.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. 20.4. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena31, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200032 de la Comisión de la Comunidad Andina33.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 31 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 33 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 34 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 35 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición prevé que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se prevé que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 230-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018 29.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial36 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento […] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.6.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. · c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, 36 Cfr. Folios 183 a 193 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca […] 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcarlo para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1 y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 4.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 4.16.Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros […]”.

Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 30. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa37. 31.

Visto el inciso 4.º del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 32. Visto el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, una marca se encuentra en uso cuando: i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado; y ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Estados Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser 37 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP- 2019 de 3 de junio de 2019. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 33.

Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro.

Análisis del caso concreto 34. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. MARCA MIXTA REGISTRADA 38 Titular: Spai Sons Pharmaceutical Internacional Cosmetics Ltda. Certificado núm. 164568 Clase 3: “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares; dentífricos”. 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. De la presunta vulneración de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 38 Cfr. Folio 29. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36.

La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia39, que de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los siguientes tres requisitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto es, cuando hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro marcario cuya cancelación se pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Estados miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 37.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señaló que los requisitos para que opere la cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, son: “[…] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción 39 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de cancelación […]”40 38.

En el caso sub examine se dan por cumplidos los dos primeros supuestos. El primero, porque el trámite se inició a solicitud de la parte demandante y el segundo en cuanto que la marca objeto de cancelación se registró el 29 de julio de 1994 y, en tal sentido, se cumple el supuesto de que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, el 24 de agosto de 2009, ya habían pasado más de tres años contados a partir del inicio de la vigencia del registro marcario cuya cancelación se pretende.

Uso real y efectivo de la marca 39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, proferida para este proceso señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva, indicando que: “[…] 4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 4.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 4.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […]" 40.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron puestos a disposición en 40 Cfr. Folio 307 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 41.

Verificado el expediente administrativo del caso sub examine, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso aportó como pruebas del uso de la marca lo siguiente: 41.1. Fotografías con la exhibición del producto identificado con la marca mixta NEUTROCK41. 41.2. Factura núm. 146672 de 12 de marzo de 2007, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS S.S.C.G.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($259.344.oo m/cte)42. 41.3.

Factura núm. 147894 de 9 de abril de 2007, donde se señala como cliente a “COSMETICOS SHANELLY M.A.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($259.344.oo m/cte)43. 41.4. Factura núm. 152671 de 28 de junio de 2007, donde se señala como cliente a “SPAI - SONS DE CORDOBA E.U.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($259.344.oo m/cte)44. 41.5.

Factura núm. 155369 de 11 de agosto de 2007, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($259.344.oo m/cte)45. 41.6. Factura núm. 157829 de 13 de septiembre de 2007, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los 41 Las cuales se valorarán como documentos. 42 Cfr. Folio 54.

Anexo. Antecedentes Administrativos. 43 Cfr. Folio 55. Anexo. Antecedentes Administrativos. 44 Cfr. Folio 56. Anexo. Antecedentes Administrativos. 45 Cfr. Folio 57. Anexo. Antecedentes Administrativos. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($259.344.oo m/cte)46. 41.7.

Factura núm. 159966 de 4 de octubre de 2007, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos ($185.256.oo m/cte)47.. 41.8. Factura núm. (ilegible) de 4 de octubre de 2007, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 288 unidades, por la suma de quinientos dieciocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($518.688.oo m/cte)48. 41.9.

Factura núm. 164287 de 24 de noviembre de 2007, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 576 unidades, por la suma de un millón treinta y siete mil trescientos setenta y seis pesos ($1.037.376.oo m/cte)49. 41.10. Factura núm. 164281 de 24 de noviembre de 2007, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 72 unidades, por la suma de trescientos setenta mil quinientos doce pesos ($370.512.oo m/cte)50. 41.11.

Factura núm. 171219 de 1.° de abril de 2008, donde se señala como cliente a “PM & FA ASOCIACIÓN LIMITADA” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 180 unidades, por la suma de cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos doce pesos ($466.812.oo m/cte)51. 41.12. Factura núm. 176470 de 7 de junio de 2008, donde se señala como cliente a “P&M COSMÉTICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)52. 46 Cfr. Folio 58.

Anexo. Antecedentes Administrativos. 47 Cfr. Folio 59. Anexo. Antecedentes Administrativos. 48 Cfr. Folio 60. Anexo. Antecedentes Administrativos. 49 Cfr. Folio 61. Anexo. Antecedentes Administrativos. 50 Cfr. Folio 62. Anexo. Antecedentes Administrativos. 51 Cfr. Folio 63. Anexo. Antecedentes Administrativos. 52 Cfr. Folio 64. Anexo.

Antecedentes Administrativos. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.13. Factura núm. 176472 de 7 de junio de 2008, donde se señala como cliente a “P&M COSMÉTICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos setenta y dos mil trescientos cuatro pesos ($272.304.oo m/cte)53. 41.14.

Factura núm. 185644 de 28 de octubre de 2008, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA SPAI – SONS DEL EJE CAFETERO” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos setenta y dos mil trescientos cuatro pesos ($272.304.oo m/cte)54. 41.15. Factura núm. 168560 de 5 de febrero de 2008, donde se señala como cliente a “COMERCIALIZADORA SPAI - SONS” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 90 unidades, por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($259.344.oo m/cte)55. 41.16.

Factura núm. 171930 de 8 de abril de 2008, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA PRO BELLEZA SPAI – SONS” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos setenta y dos mil trescientos cuatro pesos ($272.304.oo m/cte)56. 41.17. Factura núm. 175864 de 27 de mayo de 2008, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA SPAI – SONS DEL EJE CAFETERO” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos setenta y dos mil trescientos cuatro pesos ($272.304.oo m/cte)57. 41.18.

Factura núm. 182355 de 10 de septiembre de 2008, donde se señala como cliente a “P&M COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 144 unidades, por la suma de doscientos setenta y dos mil trescientos cuatro pesos ($272.304.oo m/cte)58. 41.19. Factura núm. 191975 de 15 de enero de 2009, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA SPAI – SONS DEL EJE CAFETERO” y se describe la venta de 53 Cfr. Folio 65.

Anexo. Antecedentes Administrativos. 54 Cfr. Folio 66. Anexo. Antecedentes Administrativos. 55 Cfr. Folio 67. Anexo. Antecedentes Administrativos. 56 Cfr. Folio 68. Anexo. Antecedentes Administrativos. 57 Cfr. Folio 69. Anexo. Antecedentes Administrativos. 58 Cfr. Folio 70. Anexo. Antecedentes Administrativos. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos Neutrock, por la cantidad de 72 unidades, por la suma de quinientos noventa y un mil quinientos dieciséis pesos ($591.516.oo m/cte)59. 41.20.

Factura núm. 194526 de 24 de febrero de 2009, donde se señala como cliente a “SPAI – SONS DISTRIBUIDORA META” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)60. 41.21. Factura núm. 197618 de 16 de abril de 2009, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA SPAI – SONS DEL EJE CAFETERO” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)61. 41.22.

Factura núm. 198934 de 5 de mayo de 2009, donde se señala como cliente a “FLOREZ ARANGO COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)62. 41.23. Factura núm. 204276 de 30 de junio de 2009, donde se señala como cliente a “P&M COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)63. 41.24.

Factura núm. (ilegible) de 8 de julio de 2009, donde se señala como cliente a “DISTRIBUIDORA SPAI – SONS DEL EJE CAFETERO” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)64. 41.25. Factura núm. 208610 de 13 de agosto de 2009, donde se señala como cliente a “P&M COSMETICOS LTDA.” y se describe la venta de los productos Neutrock, por la cantidad de 36 unidades, por la suma de ciento noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos ($194.508.oo m/cte)65. 59 Cfr. Folio 71.

Anexo. Antecedentes Administrativos. 60 Cfr. Folio 72. Anexo. Antecedentes Administrativos. 61 Cfr. Folio 73. Anexo. Antecedentes Administrativos. 62 Cfr. Folio 74. Anexo. Antecedentes Administrativos. 63 Cfr. Folio 75. Anexo. Antecedentes Administrativos. 64 Cfr. Folio 76. Anexo. Antecedentes Administrativos. 65 Cfr. Folio 77. Anexo.

Antecedentes Administrativos. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.26. Copia de dos (2) declaraciones de exportación, realizadas por Laboratorios Spai - Sons Ltda., correspondientes a diferentes productos entre los cuales se hay productos de la marca NEUTROCK66. 41.27.

Copia de certificación de notificación sanitaria obligatoria, donde consta que el 23 de octubre de 2007 Laboratorios Spai – Sons Ltda. ha notificado al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA la renovación de la puesta en el mercado del producto NEUTROCK67. 42. Del anterior recuento probatorio se colige que: 42.1.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso adelantó actos inequívocos que revelan su voluntad de consentir que Laboratorios Spai – Sons Ltda. comercializara los productos de la marca NEUTROCK en la República de Colombia, en calidad de distribuidor. 42.2. En efecto, respecto de las fotografías tomadas de exhibiciones y publicidad de los productos de la marca NEUTROCK68, se considera que no permiten la fecha ni el lugar en el que fueron tomadas, razón por la cual, no demuestran el uso de la marca en el territorio de la comunidad andina, para el periodo bajo estudio, sin embargo, conforme lo considerado por esta Sala69 se considera que prueban la forma en que se presentaban en el comercio los productos que se identifican con la marca NEUTROCK en el mercado. 42.3.

Respecto de las facturas aportadas y obrantes en el expediente a folios 52 a 78 del anexo del expediente, la Sala advierte, que: i) no todos los productos que allí se relacionan pertenecen a la marca mixta NEUTROCK, toda vez que incluyen productos identificados con otras marcas; ii) las facturas de compraventa núms. 132572 de 9 de mayo de 2006, 133315 de 24 de mayo de 2006 y 2010103 de 5 de septiembre de 2009, fueron expedidas fuera del periodo de tiempo relevante; comprendido desde el 24 de agosto de 2006 a 24 de agosto de 2009; y iii) el valor de ventas de los productos de la marca mixta NEUTROCK, dentro del periodo de 66 Cfr. Folios 80 a 83 67 Cfr. Folio 85 68 Las cuales se valorarán como documentos. 69 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiempo relevante, asciende a la suma de siete millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos pesos m/cte ($7.449.200, oo m/cte). 42.4.

Adicionalmente, respecto de las declaraciones de exportación obrantes en el procedimiento administrativo, demuestran que la marca ha sido usada para identificar productos que se exportan desde Colombia a la República de Ecuador, lo que demuestra que el uso de la marca incluye adicionalmente otros Estados miembros de la Comunidad Andina. 42.5.

De igual forma, la notificación hecha al INVIMA, de la puesta en el comercio del producto identificado con la marca NEUTROCK, demuestra que la empresa desarrolló las acciones obligatorias, tendientes a la comercialización de los productos identificados con la marca cuya cancelación se pretende, lo cual, sumado al material probatorio referido previamente, deja en evidencia, que dicha autorización no fue una simple intención de comercialización, sino que se materializó. 43.

Dicho lo anterior, es preciso tener en cuenta lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, donde consideró, respecto de las cantidades de los servicios y productos comercializados, que: “[…] 4.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […]” 44.

De conformidad con las pruebas relacionadas previamente y atendiendo a los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a juicio de la Sala, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso real y efectivo de la marca mixta NEUTROCK con registro marcario núm. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 164568, habida cuenta que los elementos de prueba demuestran, la puesta en el mercado de los productos, toda vez que, dentro del periodo relevante de 24 de agosto de 2006 a 24 de agosto de 2009, las ventas de los productos ascienden a la suma de siete millones de cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos pesos ($7.449.200). 45.

Asimismo, las declaraciones de exportación obrantes en el procedimiento administrativo demuestran la puesta en disposición en uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina como lo es la República de Ecuador. 46. De lo anterior se logra determinar la efectiva puesta a disposición en el mercado del producto, por cuanto se realizó en la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta que realizó ventas en el periodo de tiempo relevante por una suma de siete millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos pesos ($7.449.200), que corresponde a tres mil sesenta (3.060) unidades. 47.

En ese orden, la Sala precisa que, en el caso sub examine, el tercero con interés directo en las resultas del proceso puso a disposición los productos identificados con la marca NEUTROCK, a través de su distribuidor, aspecto sobre el cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 244-IP-2015 de 9 de marzo de 2017, señaló lo siguiente respecto de la evaluación del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000: “[…] ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de este ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no al consumidor final? De acuerdo a lo respondido en la pregunta anterior, para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado).

En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar. Cuando estamos frente a una cadena de comercialización: fabricante – distribuidor mayorista- distribuidor minorista; el razonamiento debe ser el mismo. En ese sentido, acreditan el uso de la marca, tanto las ventas realizadas por el distribuidor minorista con los consumidores, como la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar dirigidas al consumidor final. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resta señalar que, si ya de por sí no podría exigírsele a un empresario que alcance el éxito esperado en ventas para acreditar el uso de la marca, menos podría exigir al fabricante o distribuidor mayorista que, para probar el uso de una marca determinada, tenga que acreditar lo que no está en sus manos, que es que el distribuidor minorista tenga éxito comercial en sus ventas al consumidor final.

¿Cómo interpretar los casos en que habiéndose acreditado la existencia de pocas ventas de los productos que distingue la marca cuestionada, éstas hayan sido realizadas a intermediarios en grandes volúmenes en cortos periodos de tiempo? De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, la Corte consultante deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, la Corte consultante deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, la Corte consultante deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar las ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado […]” 48.

Además de lo expuesto, la Sala advierte que dentro del mercado pueden presentarse ventas intermitentes debido a factores externos al empresario titular de la marca y que no podría exigírsele que el uso de la marca sea ininterrumpido, toda vez que tal circunstancia podría generar un perjuicio al empresario. 49. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que no se pueden “[…] desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad […] de modo que la autoridad deba analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio […]”70. 50.

Continuando con este análisis sobre la no exigencia de un uso ininterrumpido de la marca, el Tribunal consideró “[…] sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la 70 Ibidem. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso […]”71. 51.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta, que no existe prueba que el producto estuviera posicionado en el mercado y, en tal sentido, si el empresario tuviera una mayor cantidad de existencias, podría resultar desfavorable, por cuanto, correría el riesgo de que parte del producto sufriera algún daño que impidiera su consumo posterior o implicaría gastos adicionales, como almacenaje, conservación, transporte, importación, entre otros, la Sala considera que mal podría exigirse una mayor presencia en el mercado colombiano o un mayor número de unidades vendidas, máxime cuando, la Sala en jurisprudencia reiterada, ha considerado que el uso del producto no depende del éxito que tenga el mismo dentro del mercado, sino, de la puesta a disposición del público consumidor, sobre este particular la Sala, en sentencia de 12 de julio de 201872, reiteró el criterio jurisprudencial según el cual: “[…] Y en cuanto al citado valor de ventas de $177.232.850, entre julio de 2003 a octubre de 2006, indicado en la certificación expedida por la Revisora Fiscal del CÍRCULO DE LECTORES S.A., debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario73 […]” 52.

Así las cosas, la Sala considera, que obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta NEUTROCK con registro marcario núm. 164568 en el mercado distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares; dentífricos” los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante, comprendido entre el 24 de agosto de 2006 y el 24 de agosto de 2009. 71 ibidem 72 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 16 de septiembre de 2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001032400020120003300 73 En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que, para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […] 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusión 53.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto el tercero con interés directo en las resultas por intermedio de un autorizado usó la marca NEUTROCK, con registro marcario núm. 164568, de manera real y efectiva en el mercado colombiano para identificar “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares; dentífricos” durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha de la solicitud de cancelación por no uso, esto es, entre el 24 de agosto de 2006 y el 24 de agosto de 2009. 54.

En este orden de ideas, ante la no prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110018600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.