Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario.
No son nulas las resoluciones que cancelaron por no uso la marca AOL, puesto que el demandante no acreditó su uso efectivo dentro de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación de conformidad con lo establecido en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por medio de apoderado judicial, interpuso la sociedad AOL INC contra la resolución 2258 del 31 de enero de 2001, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca «AOL» para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, así como las resoluciones 27892 de 10 de noviembre de 2004 y 07556 de 17 de febrero de 2011, por las que confirmó la resolución 2258 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
I.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Sociedad AOL INC. presentó Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 2 demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo1 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la nulidad de las resoluciones 2258 del 31 de enero de 20112(sic), 27892 del 10 de noviembre de 2004 y 7556 de 17 de febrero de 2011, proferidas, las dos primeras por la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos (antes División) de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se canceló por no uso el certificado de registro núm. 179906, correspondiente a la marca AOL, perteneciente a la sociedad AOL, INC. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los honorables consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que mantenga incólume el certificado de registro núm. 179906 para identificar “servicios de computadores, a saber: servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (BBS), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, negocios, clima, deportes, computadores y programas de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones; servicios de citas por computador; servicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador” de la clase 42 internacional.
Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial» 1.2. Los actos acusados. Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 1.2.1 Resolución 02258 del 31 de enero de 2001 “Resolución n. 02258 Por la cual se cancela el registro de una marca por no uso Radicación N: 95 8529 Marca: AOL Clase: 42 Certificado N: 179906 LA JEFE DE LA DIVISIÒN DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO Primero: Por escrito presentado el 6 de octubre de 2000, la sociedad Anditel Network On Line, a través de apoderado solicitó la cancelación por no uso del registro número 179906, correspondiente a la marca AOL para distinguir servicios de computadoras, a 1 Folios 454 a 484 2 Revisado el expediente se advierte que la fecha correcta de la resolución 2258 es el 31 de enero de 2001 Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 3 saber: servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (BBS), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores, juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones; servicios de citas por computador, servicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador; servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la Sociedad América Online Inc. Segundo: Fue admitida la solicitud de cancelación por medio del Auto 7235 del 26 de octubre de 2000, notificada por estado del 27 de octubre de 2000 a la sociedad solicitante de la cancelación y notificada a la sociedad titular del registro marcario mediante edicto 14573 fijado el 21 de noviembre de 2000 y desfijado el 4 de diciembre de 2000.
Tercero: Transcurrió el término de 30 días contados a partir de la notificación mencionada, presentándose contestación a la acción de cancelación el 13 de diciembre del 2000, por la doctora Ximena Castellanos Abonado, en representación de la sociedad América Online, Inc, titular de la marca registrada, en la que se señalan alegatos y pruebas tendientes a probar el uso de la marca, como lo establece el artículo 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Los argumentos contenidos en la contestación de la acción de cancelación se indicarán a continuación: Sostiene que la marca sí se ha usado en los países de la Subregión Andina, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde para los servicios que con ella se distinguen. "En efecto, la sociedad ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ANDITEL ON LINE estando dentro de la misma rama de servicios de mi representada la sociedad AMERICA ONLINE, INC, no puede desconocer que tanto Colombia como el resto de los países de América Latina, (incluidos los países del Pacto Andino), tiene acceso a la página web de mi representada a través de la cual tiene la posibilidad de encontrar todos los servicios que ofrece mi cliente con su signo AOL a través de la red de internet." Entrando al portal de internet de América Online lnc, con la dirección www.aolamericas.com, se tiene acceso a mucha información de diferentes tópicos, como arte, ciencia, recreación, deportes y negocios.
Estos servicios afirman el apoderado de América Online lnc, son los mismos para los que se solicitó y obtuvo el registro de la marca AOL en la clase 42, los cuales fueron enumerados en el primer considerando de esta resolución. Anexa al escrito copias bajadas de la página web de su poderdante, en los que figuran servicios ofrecidos de redes de computadores y servicios de leasing de tiempo de acceso a través de AOL MENSAJERO, DOWNLOAD y A IM por Web, el servicio de referencia e investigación en diferentes áreas, como negocios, finanzas y noticias.
A través del buscador AOL ofrecen el servicio de información acerca del clima en diversos países incluido Colombia, teniendo acceso también por la aol página AOLamérica, y los servicios de citas se prestan por AMOR AOL. Sostiene igualmente, que se puede encontrar el directorio de países al cual tienen acceso los usuarios de la red, en el que aparecen los países de América Latina incluida Colombia.
Considera que el uso de la marca se efectúa en relación con los servicios de internet desde 1996, como consta en el anexo E de la declaración que se adjunta, y AOL latín América lanzó su primer servicio América Online Brasil desde noviembre de 1999, es decir un año antes de la interposición de la acción de cancelación. Agrega, que de acuerdo a la Decisión 344 y al artículo 167 de la nueva Decisión se admite cualquier medio de prueba para demostrar el uso.
Y nuestra legislación acepta como medio de prueba los mensajes de datos regulados por la Ley 527 de 1999 según Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 4 el cual se reglamenta su acceso y uso, así como el del comercio electrónico y las firmas digitales y se 'establecen las entidades de certificación. De acuerdo al artículo 2 se entiende por mensaje de datos la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, dentro de los cuales se encuentra el internet.
Conforme al artículo 10 de la ley comentada los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en el Capítulo VIII del Título XIII, sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Argumenta el apoderado de la sociedad titular de la marca registrada, que los servicios distinguidos con la marca AOL, se han puesto a disposición del público en Colombia y en América Latina a través de internet como un medio interactivo y global, prestando diversos servicios como AOL.
Los servicios se accesan por ordenes computarizadas por vía de terminales de computador, estando disponible la marca en el mercado de la manera que corresponde teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. En ese sentido anota: ‘Los servicios distinguidos con la marca AOL, se comercializan en el mercado de servicios de la clase 42 internacional y están a disposición de todo el público a través de la red de internet como un medio interactivo y global y es allí donde se debe buscar información acerca de tales servicios, pues mal podrían buscarse dichos servicios en el mercado normal ya que debido a la especificidad de los mismos estos solamente se encuentran a través de la red de internet’.
"Así mismo se corrobora el uso de la marca AOL de mi representada con la copia autenticada y legalizada de la declaración juramentada rendida por Janelle M Zandrozny, asistente legal de asuntos marcarios de la sociedad AMERICA ONLINE, INC., compañía líder en el mundo en materia de servicios interactivos y proveedor exclusivo de servicios bajo la marca AOL en la Región Anidna (sic)." También proporciona acceso a todos los usuarios de América Latina a GLOBALNET, red de comunicaciones que proporciona acceso al servicio de Estados Unidos desde el exterior.
De la manera anterior considera haber demostrado el uso de la marca en los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación. De otra parte, niega que el accionante tenga un interés legitimo para instaurar la acción de cancelación, en relación con lo cual cita apartes de la sentencia 10-IP-97 del Tribunal Andino de Justicia. El interés del accionante consistente en querer registrar la marca AOL, afirma que no es legitimo, ni se encuentra tutelado, ya que la marca AOL es notoria, lo que demostrará con documentación que allegará posteriormente.
De la notoriedad de la marca de su poderdante desprende la imposibilidad de registrar la marca en Colombia, como lo prescribe el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, concordante con el artículo 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo expuesto solicita no sea tenida en cuenta la acción de cancelación interpuesta. Las pruebas serán analizadas en el próximo considerando.
CUARTO: Para decidir la solicitud de cancelación presentada debe señalarse en primer lugar la norma aplicable para la decisión de la presente actuación administrativa, indicarse posteriormente las condiciones señaladas en la normatividad Andina para la procedencia de la acción de cancelación por no uso, para concluir con la valoración de las pruebas y la decisión de la presente actuación administrativa. l. Norma aplicable Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 5 Sea lo primero indicar, que la norma aplicable para la decisión de esta actuación administrativa es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la misma, que establece que en lo relativo al uso de la propiedad industrial válidamente concedidos de conformidad con normas anteriores, se aplicarán las normas contenidas en la mencionada Decisión. Igualmente señala el último inciso de la disposición transitoria primera;
" Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia." Habiéndose notificado la acción de cancelación al titular del registro marcario, quien contestó la acción correspondiente, la etapa que aún no se ha cumplido del trámite es la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la cancelación, para la cual, en consecuencia, será aplicable la Decisión 486 varias veces citada.
II. La cancelación por no uso del registro de una marca El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en términos concordantes con lo consagrado en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que procederá la cancelación del registro de una marca a solicitud de persona interesada, en el evento que la misma no se hubiera utilizado, sin motivo justificado, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. No se podrá cancelar el registro de una marca si el titular puede probar que el no uso de la marca se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.
En el campo probatorio el artículo 167 de la Decisión 486 señala que el uso de la marca podrá ser demostrado entre otras pruebas con facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con las marcas. De acuerdo a lo anterior pueden destacarse varias condiciones para la procedencia de la acción por no uso de una marca.
Solicitud de persona interesada Al producirse como consecuencia de la cancelación del registro de una marca la extinción sobre el derecho exclusivo sobre la misma debe ser considerada como una medida restrictiva, que no puede ser interpretada con alcance extensivo. Se entiende que se presenta legítimo interés, entre otros, en los siguientes casos: cuando la acción la presenta el titular de una marca solicitada similar para distinguir productos relacionados, o se interpone como defensa de una acción de observación o nulidad interpuesta con base en la marca cuya cancelación se pretende.
También puede aceptarse como persona interesada a una persona que quiera ser el titular de la marca con el animo de usarla. Como interés para actuar el apoderado de la actora señala que el registro de la marca AOL, para la clase 42, con certificado 179906 es un impedimento para que su representada obtenga el registro de la marca ANDINET ON UNE AOL (mixta) en la clase 38, cuyo registro se ha solicitado dentro del expediente 9925026, presentándose observación por American Online, lnc, entre otros registros con el 179906 vigente hasta el 25 de septiembre del 2005.
Este despacho verificó en los archivos de la entidad lo anterior, quedando demostrado el interés para actuar de la sociedad Anditel Network On Line S.A. Andinet On Line, por lo que las certificaciones que solicita para probar lo anterior deben considerarse como una prueba manifiestamente superflua. Así mismo, la notoriedad alegada por la sociedad titular de la marca registrada no afecta el interés para actuar de la accionante, ya que la calidad de notoria de la marca, Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 6 debidamente acreditada, le puede servir a su titular para oponerse al registro de una marca por un tercero, inclusive en relación con quien allá obtenido la cancelación de un registro relacionado con la marca, pero no obstaculiza la procedencia de una acción de cancelación. Los motivos de lo señalado son claros.
En primer término, quien obtiene la cancelación de un registro marcario adquiere un derecho preferente para obtener el registro de una marca, pero la cancelación no le garantiza de ninguna manera la obtención del registro de la marca, conforme lo establece el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Quién obtenga la decisión favorable debe presentar una solicitud de registro de la marca, invocando el derecho a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a que la resolución quede en firme en la vía administrativa.
A esa solicitud se le practica un examen de registrabilidad en el que se considera el derecho preferente como un elemento que debe tenerse en cuenta, pero que no significa la automática concesión de la marca solicitada, en desconocimiento inclusive de derechos de terceros. Por ejemplo, el titular del registro marcario cancelado puede haber sido titular de dos o más registros marcarios con similitudes importantes, pero no haber usado uno de ellos, ocasionando su cancelación. Es claro, que el derecho preferente al registro que en este evento tendría el solicitante de la cancelación no podría concretarse en un registro efectivo, ya que significaría la coexistencia de marcas similares a nombre de titulares distintos.
Igualmente, la presunta notoriedad de una marca no afecta el interés legitimo de un solicitante de cancelación del registro de la marca por no uso, por cuanto la notoriedad de la marca debe establecerse en el procedimiento, acreditando en muchas oportunidades el uso de la misma. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto anota: " La prueba de la notoriedad no se ha de limitar al sólo hecho de que una marca se encuentre registrada en uno o varios países, sino al conocimiento generalizado de la misma entre el sector interesado de los productos, conocimiento, que como ha expresado este Tribunal, si bien no exige el uso de la marca, bien vale entenderlo que quien es titular de una marca notoria la ha venido usando intensamente, pues es el consumidor el primer promotor o portador de ese conocimiento y el receptor de la notoriedad".
Además de lo anterior, el tema de la prueba en los procedimientos de cancelación del registro de una marca por no uso, es determinar si la marca ha sido o no usada dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se interpuso la acción de cancelación, sin que pueda ser considerada como una casual (sic) que justifica el no uso la notoriedad de la marca, ya que sólo pueden ser consideradas como causal exonerativa del uso, aquellas circunstancias o hechos, que debidamente establecidos en un procedimiento administrativo, demuestren que el no uso de la marca se debió a razones ajenas a la voluntad de su titular, situación de hecho en la que no encaja la presunta notoriedad de una marca.
Término En relación con el término durante el cual debe haberse presentado el uso de la marca para inhibir la acción de cancelación por no uso interpuesta, debe ser en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la cual se solicito la acción de cancelación por falta de uso. De manera que si el titular de la marca demuestra el uso eficaz de la misma interrumpirá el término de los tres años y no prosperará la acción de cancelación por falta de uso.
En el presente trámite administrativo le corresponde probar el uso de la marca a su titular entre el 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre de 2000, fecha de la presentación de la solicitud de cancelación. Ámbito Geográfico El uso eficaz de la marca debe haberse efectuado en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 7 Causales de justificación del no uso Si logra demostrar el titular del registro que el no uso de la marca se debió, entre otros, a caso fortuito o fuerza mayor, puede enervar la cancelación impetrada.
III. Naturaleza jurídica de la cancelación por no uso El registro de una marca otorga el derecho exclusivo a usarla a su titular, pero por su significación para el comercio debe ese derecho ejercitarse teniendo en cuenta el tráfico mercantil, el cual se vería afectado si en el registro de la Propiedad Industrial existieran registradas marcas que no se utilicen, imposibilitado a otros competidores la utilización de ese signo, o de uno similar, para distinguir los mismos productos o servicios o similares, y a la comunidad en general que se beneficia de la competencia de los empresarios.
En el sentido mencionado, "En el Proceso 1O-IP-94, el Tribunal al referirse al sistema atributivo vigente en la Comunidad Andina, con respecto al registro marcario, destacó la esencia del derecho sobre la marca como la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen con las limitaciones y excepción que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y esencial de este instituto legal" El uso eficaz de la marca La prueba de uso, con capacidad de inhibir la acción de cancelación interpuesta, debe demostrar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la norma Supranacional Andina, que los productos distinguidos con la marca se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio, y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización en el mercado.
El mencionado uso de la marca debe sobrepasar la barrera interna de la empresa titular de la marca, y demostrar la presencia de la marca en el mercado, mediante la venta real y efectiva del producto distinguido con la marca. "El uso de la marca que se requiere demostrar es un uso calificado, uso efectivo y real." El uso de la marca con las condiciones mencionadas debe ser probado por su titular de acuerdo a lo consagrado en el artículo 167 de la Decisión 486 tantas veces citada de la siguiente manera: " La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro ".
Con el objeto que el titular del registro demostrara el uso de la marca se le notificó la admisión de la acción de cancelación y se abrió un término para la contestación de la acción de cancelación, allegando las pruebas de uso que se indicarán y valorarán a continuación. IV. Las pruebas de uso Principios aplicables Como ya quedó indicado, en el campo probatorio el artículo 167 de la Decisión 486 señala que el uso de la marca podrá ser demostrado entre otras pruebas; con facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con las marcas.
Las normas internas aplicables en materia de pruebas son las contenidas en el Código de Procedimiento Civil Colombiano. Las pruebas aportadas, en este sentido, conforme al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, deben tener relación con el objeto de la prueba, ser eficaces y estar legalmente permitidas. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 8 La apreciación de las pruebas debe efectuarse en su conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana critica, conforme a lo consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
El uso de la marca en los términos señalados en el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que debe acreditar el titular del registro marcario debe haberse efectuado, se reitera, entre el 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre de 20000(sic) (fecha de la presentación de la solicitud de cancelación del registro) en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.
Las pruebas de uso allegadas y su valoración - Copias bajadas de internet de la página web de la Sociedad América Online, Inc, del 1 al 11 de diciembre de 2000, incluidas de folio 18 a 35 de la contestación de la solicitud de cancelación, en la cual consta que Colombia, como varios países de América Latina tienen acceso a los servicios que ofrece a sus usuarios esa sociedad, a la que se accesa por la dirección www.aolamericas.com en la que se encuentran diferentes servicios disponibles al público tales como el AOL Buscador, AIM por web, AMOR AOL, Clima, de programas especiales para la realización de servicios ofrecidos dentro de los cuales quedan comprendidos los servicios para los cuales se solicitó y obtuvo el registro de la marca AOL con certificado 179.906. - Copia auténtica de la declaración juramentada rendida por Janelle M. Zadrozny en la cual consta que la sociedad América Online, Inc, es líder mundial en servicios interactivos, las horas de conexión por país, incluido Colombia, desde 1996 hasta el presente.
Indica la declarante que es asistente legal de América Online, Inc, sociedad que comenzó operaciones el 24 de mayo de 1985. Señala que el objeto de la sociedad es proporcionar un medio interactivo y global como una central para mejorar la vida de la gente. “América Online Latín América, Inc, es el proveedor exclusivo de servicios bajo la marca AOL en la región. En cuanto a los servicios que ofrece la compañía actualmente está operando en Brasil, México y Argentina, con intenciones de lanzar servicios adicionales de América Online, por toda la región en el futuro.
Sobre los registros de las marcas en Estados Unidos anota que tiene los registros de la marca AOL. Anexo A: Contiene copia auténtica de certificado de registro 1.984.337 en la clase 9 internacional, de fecha 2 de julio de 1996, allega copia autentica del certificado mencionado, que ampara, entre otros productos, programas operativos de computadores y sistemas operativos de computador.
Anexa B: Incluye copia auténtica del certificado de registro 1.977.731 en las clases internacionales 35, 38 y 42 y ampara (clase 35 int) entre otros servicios el almacenamiento electrónico y recuperación de datos y documentos en los campos de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y software de computadores (clase 38), servicios de telecomunicaciones, tales como transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos vía terminales de computador, servicios de correo electrónico y transmisión por fax ( clase 42 int) servicios de computadores, tales como arrendamiento de tiempo de acceso a base de datos de computadores, tablero de boletines por computador, redes de computador e investigación computarizada” de fecha 4 de julio de 1966.
Anexo C a la declaración allega copias de las siguientes solicitudes o registros de la marca AOL en América Latina. En Venezuela está registrada con certificados 8064/95 y 14589/95, clases 9 y 42, del 13 de febrero de 1997. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 9 Colombia con registro 179906 en clase 42 de septiembre 27 de 1995.
Perú registro 1838, clase 16 de agosto 15 de 1995. Ecuador bajo el número 325-97 en la clase 42 del 24 de marzo, 386/97 en la clase 9 de fecha 12 de marzo, 324/97 del 24 de marzo en la clase 38 y 387/97 en clase 16 del 12 de marzo de 1997. Bolivia con registros C-72229 en clase 9 del 4 de enero de 1999, C-72228 en clase 16 el 4 de enero de 1999 y C- 72227 en la clase 38 del 4 de enero de 1999.
Anexo D contiene listado de las marcas de diferentes países que se afirman son propiedad de América Online Inc, dentro de los cuales se encuentran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Italia, Japón y Corea. Valoración de las pruebas consistentes en las copias de los certificados de registro de la marca AOL y listado de registros marcarios de la empresa Los certificados de registro de la marca no prueban el uso de la misma, sino su titularidad.
En efecto, de acuerdo al régimen atributivo vigente en Colombia en materia de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la oficina nacional competente, la cual en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio (Artículos 154 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina y articulo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena).
En relación con los certificados de registro que hacen relación al uso de la marca, es necesario reiterar que el uso calificado de la marca con capacidad de inhibir la acción de cancelación por no uso de un registro, debe haberse efectuado en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, como claramente lo exige el artículo 165 de la Decisión 486 de la comisión, concordante con lo establecido en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En el mismo sentido, aunque los listados elaborados por el propio solicitante de la cancelación hubieran sido corroborados por documentos que acreditaran la titularidad de las marcas a las que se refiere, lo cual no sucede, no demostrarían sino la titularidad de la marca, más no el uso de la misma en el área andina, tema de la prueba en esta actuación administrativa.
Anexo E contiene documentos que representan el acceso a los servicios en Estados desde el exterior que la declarante afirma son el Globalnet que se adjunta con horas de conexión por país desde 1996. Finalmente señala la declarante: “Por medio del presente certifico que la marca AOL se ha vuelto famosa para América Online, Inc (precio, calidad y goodwill de la compañía) y que la marca ha sido usada en más de 86 países en el mundo entero.
En cuanto a la prueba de los listados que el declarante afirma proviene de Globalnet y representan el acceso a los servicios, este despacho considera, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil un documento es auténtico cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado.
En los mencionados listados no existe ningún elemento que permita tener la certeza que la norma exige sobre el autor del documento ya que no consta en el mismo su elaboración, ni tiene elementos de los cuales se deduzca. Por lo tanto, no pueden ser considerados como prueba en este trámite administrativo. Las afirmaciones de la declarante en cuanto a la fama y uso de la marca deben ser probados, ya que tal es la exigencia de la norma Andina para inhibir la acción de cancelación interpuesta por un tercero. Las pruebas que anuncia a llegar la sociedad titular de la marca registrada Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 10 La apoderada de la sociedad titular de la marca registrada que anuncia allegará de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del CCA cuando concluyan los trámites de legalización aportará debidamente notarizadas y legalizadas evidencias sobre la notoriedad de la marca AOL, como: Declaración sobre extensión de conocimiento de la marca AOL entre el público consumidor como signo distintivo de los servicios de la clase 38 y 42 Int. – Evidencias sobre registro de la marca AOL a nivel mundial con los que se prueba en su antigüedad como marca y su extensión a nivel mundial. - declaración sobre la intensidad y ámbito de difusión y de publicidad o promoción de la marca AOL - declaración sobre antigüedad de la marca AOL y su uso constante. - declaración sobre el análisis de producción y mercado de los servicios distinguidos con la marca AOL. - material publicitario o publicaciones que hagan referencia a la marca AOL de diferentes años.
En relación con lo anterior es necesario señalar que el término para presentar los alegatos y pruebas tendientes a probar el uso de la marca ya terminó, por lo que es necesario adoptar la decisión correspondiente de acuerdo a lo previsto en el inciso 2 del artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, El cual dispone que una vez vencido el término para efectuar la contestación de la acción de cancelación se tomará la decisión correspondiente (concordante con el inciso 2 del artículo 109 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina) Valoración en conjunto de las pruebas aportadas La valoración en conjunto de las pruebas allegadas por la sociedad titular de la marca registrada permite concluir que la mencionada sociedad no demostró, como le correspondía el uso de la marca dentro de los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación en los términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, que indica que la marca se entenderá en uso si el producto distinguido con la marca está presente en el mercado del modo que corresponde teniendo en cuenta la naturaleza del servicio.
De acuerdo a lo señalado, el titular del registro marcario debió demostrar en el término previsto en la norma, una alta utilización de los servicios distinguidos con la marca que los servicios relacionados con computadores que se distinguen con la marca, indicados en el primer considerando son de frecuente utilización al haber adquirido una importancia vital en la vida moderna.
Finalmente, es necesario reiterar que la notoriedad alegada de la marca, la cual no se probó, no puede ser entendida a la luz de la normatividad andina vigente en Colombia como una causa que justifique el no uso de una marca, ya que estas razones se dirigen a establecer que el no uso de la marca se produjo por motivos ajenos a la voluntad del titular del registro, lo que no sucede en la hipótesis planteada.
Caso diferente seria como ya se anotó, que para acreditar la notoriedad de una marca se probara su uso en el área andina, lo cual inhibiría la acción de cancelación presentada por el uso demostrado, no por la notoriedad establecida. En consecuencia, RESUELVE Artículo primero: Cancelar el registro de la marca AOL, con certificado 179906 para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza mencionados en el primer considerando, cuyo titular es la sociedad América Online Inc. […] 1.2.2 Resolución 27892 del 10 de noviembre de 2004 “SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución No 27892 Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 11 Ref.
Expediente No. 95 008529. Por la cual se resuelve un recurso de reposición LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 15 del Decreto 2153 de 1992, y 50 del Código Contencioso Administrativo
CONSIDERANDO
PRIMERO: Por escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, la doctora XIMENA CASTELLANOS ABONDANO, actuando como apoderada de la sociedad AMÉRICA ONLINE INC. interpuso el recurso de reposición y subsidiario de apelación, en contra de la decisión contenida en la resolución 2258 del 31 de enero de 2001, mediante la cual la División de Signos Distintivos canceló por no uso, el certificado de registro no. 179906 correspondiente a la marca AOL (NOMINATIVA) que distingue servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: El recurso en mención se fundamenta de la siguiente manera: “Claramente se observa que la resolución objeto del presente recurso adolece de falsa modificación(sic) pues la División de Signos Distintivos en el estudio de las pruebas y documentos tendientes a probar la existencia de servicios de la clase 42 internacional con la marca AOL, argumenta que no se probó el uso de la marca AOL como correspondía. Con el escrito de respuesta a la acción de cancelación se presentaron copias bajadas de la pagina web de AMÉRICA ONLINE INC., en las causales se puede apreciar que mi representada ofrece los servicios de redes de computadores y los servicios de leasing de tiempo de acceso a través de AOL MENSAJERO, DOWNLOAD Y AIM por Web, el servicio de material de referencia y de investigación en diferentes áreas tales como negocios, finanzas, noticias, deportes, computadores y programas de computadores, juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones se ofrece a través del BUSCADOR AOL, el servicio de información acerca del clima en diferentes países del mundo incluido Colombia al cual se tiene acceso así mismo a través de la página de AOL América, los servicios de las citas por computador se prestan a través de AMOR@ AOL.
"Adicionalmente reitero el hecho de que el accionante no tiene legítimo interés para solicitar y obtener para sí el registro de la marca AOL la cual es una marca notoriamente conocida."
TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos:
1. CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR NO USO 1.1 Norma El punto a analizar es la aplicabilidad del artículo 165 de la Decisión 486, parámetro legal que determina los presupuestos necesarios para cancelar un certificado de registro por no uso. El tenor literal de la disposición establece: "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada." Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 12 1.2 Concepto.
La acción de cancelación es el trámite administrativo contemplado en el derecho comunitario que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término especial, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Parámetro que permitirá determinar si los productos o servicios, estuvieron efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta por el Estado.
Es bien sabido por la doctrina y la jurisprudencia que el principal derecho que se genera con la concesión de un registro es el derecho de exclusiva, en virtud del cual, el titular del registro ejerce un tipo de monopolio en la utilización de la marca, para identificar los productos o los servicios frente a los cuales ejerce actos de disposición en el mercado.
Adicionalmente, se le atribuye la facultad de evitar que terceras personas usen o registren signos que resulten ser semejantes con el de su propiedad, que es lo que comúnmente llamamos, ius prohibendi. El derecho comunitario al reconocer que la marca es un bien jurídico patrimonial intangible, que puede ser objeto de usurpación por parte de terceros, le otorga estas herramientas jurídicas al titular del registro, a efecto de evitar perjuicios económicos futuros con la comercialización paralela de signos semejantes.
Sin embargo, correlativamente el derecho comunitario impone la obligación de usar la marca dentro del comercio andino, con el propósito de garantizar que las marcas, cumplan la función a la que están llamadas, es decir, distingan productos y servicios de diferentes competidores, garantizando adicionalmente la entrada de otros agentes económicos, protegiendo la libre competencia y la transparencia del mercado.
Una forma en que el Estado garantiza y protege la entrada al mercado de nuevos agentes económicos, es a partir de remover obstáculos que se pueden presentar en el campo de la propiedad Industrial. al existir registros de terceros que no están siendo efectivamente usados en el mercado, estando su titular obligado a ello. Frente a este planteamiento el Consejo de Estado sostiene que: "Cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica.
Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia." 1.3 Presupuestos para cancelar un Certificado de registro. A partir de la norma contemplada en la Decisión 486, para cancelar un certificado de registro es necesario que la marca no haya sido efectivamente usada dentro del mercado andino, de manera continua y efectiva durante los tres años anteriores a la fecha en que se solicita la cancelación. Sin embargo, no cualquier uso de la marca evita la cancelación del registro.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad.
Otra finalidad esencial de uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado, tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada.
La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas. Por otra parte, se exige que el uso desplegado dentro del término legal correspondiente (3 años), haya sido ejecutado por su titular, licenciatario o persona autorizada, hecho que legitima a los terceros para comercializar los productos identificados con el signo, y correlativamente da cumplimiento a la obligación de uso impuesto al titular.
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada: Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 13 a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Así mismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Con base en los anteriores fundamentos, el despacho concluye que para evitar la cancelación del registro de un signo es necesario que dentro de la actuación administrativa queden acreditados los siguientes presupuestos: - Uso regular y efectivo del signo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presentación de cancelación, por su titular, licenciatario o persona debidamente autorizada (siendo factor esencial a tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos) -.
Presencia y disponibilidad de los productos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina (factor representado por la venta efectiva alcanzada dentro del término objeto de análisis. Factores a ser tenidos en cuenta por esta Jefatura al momento de valorar los medios de prueba aportados al expediente. En este punto, es importante destacar, que nuestra legislación adoptó el principio internacional del uso, en virtud del cual el uso calificado (es decir, suficiente del producto de acuerdo a su naturaleza) de la marca en cualquier país de la comunidad andina será suficiente para evitar la cancelación de una marca registrada en nuestro país por falta de uso.
Sabemos que el uso es en primer lugar la venta del producto, en segundo lugar, su disponibilidad en el mercado, aunque no existan ventas, y en tercer lugar la "promoción" de la marca. La falta de uso, si fuere el caso, sólo podrá ser excusada por "motivo justificado". 2. La Carga de la Prueba A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
Esta claro para esta Jefatura, en contra de lo afirmado por el recurrente, que la expresión entre otros contenida en la norma se refiere es a otros documentos que en él termino establecido decida aportar el titular para probar el uso de la marca. Por lo tanto, no podían practicarse las pruebas solicitadas relacionadas con practicar la inspección judicial, ya que en la norma supranacional que cuenta con que el principio de preeminencia con respecto a la normativa interna no esta incluida fase probatoria en este tipo de tramites.
Pero es el artículo 170 de la misma decisión el que establece el término concedido, al titular del registro para que aportara los medios de prueba tendientes a acreditar la comercialización de los productos distinguidos con la marca es de 60 días hábiles contados a partir de la notificación de admisión de la solicitud de cancelación. Es de importancia destacar que el término mencionado es de carácter perentorio, lo que significa que, cumplido, la etapa siguiente obligatoria para la administración es adoptar la decisión correspondiente, sin que exista posibilidad de conceder un término adicional para la aportación de documentos o para solicitar la práctica de pruebas.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el tribunal Andino en reiterada jurisprudencia que también resulta aplicable a la Decisión 486 ha interpretado lo siguiente: Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 14 "En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
En este sentido, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de bienes o servicios a titulo oneroso. "En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.
Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar" 2.1 Pruebas aportadas En el presente caso, el recurrente, ha presentado, con el fin de acreditar el uso de la marca AOL (NOMINATIVA) para identificar servicios de computadoras, a saber: servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (bbs), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computa-dores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida, y aficiones; servicios de citas por computador; ser vicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador servicios de la clase 42, la documentación que se relaciona a continuación: 1 Dieciocho (18) fotocopias de la pagina www.aolamericas.com/portada/index.adp 2 Declaración de la señora Janell M Zandrozny, sobre el registro de las marcas AOL en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con numero de solicitud de registro 1984337, 1977731, para identificar productos de la clase 9 y los servicios de la clase 35,38 y 42.
Al igual que las solicitudes de registro en Venezuela y en Colombia. 3 Fotocopia no autenticada de la resolución No. 16589 del 21 de diciembre de 1995 expedida por la Oficina de Registro en la República de Perú INDECOPI, la cual concede la inscripción en el Registro de Marcas de Servicios de la Propiedad Industrial a favor de AMÉRICA ONLINE lnc., de Estados Unidos de América, la marca de servicios constituida por la denominación AOL. 4 Carta enviada por el señor DIEGO R. ORTIZ, a la señora Karen B. Colling, en el cual se informa sobre el registro de la marca AMÉRICA ONLINE & design, AOL y AMÉRICA ONLINE, en la Republica de Ecuador 2.1.3(sic) Análisis de Pruebas Para poder llevar a cabo el análisis de las pruebas aportadas es necesario precisar los conceptos que se utilizarán para determinar si ellas demuestran o no el uso de la marca.
Se entenderán por pruebas inconducentes, aquellas que carecen de idoneidad legal para demostrar determinado hecho y por pruebas impertinentes, las que no tienen relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Esta Jefatura considera, que las pruebas allegadas por el titular del registro, correspondiente a la marca AOL en contra de lo sostenido por el recurrente no hacen relación directa a los servicios amparados por el mencionado registro pertenecientes a la clase 42 internacional y aunque el recurrente justifica su uso a través de medios electrónicos, lo cierto es que, no constituye prueba suficiente para evitar una cancelación. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 15 En efecto, para el caso en concreto, solo constituye argumentos relevantes para evitar la cancelación del registro, las pruebas tendientes a demostrar su uso especifico dentro del mercado andino, uso que deberá materializarse mediante la prueba de las facturas comerciales, los inventarios de mercancías contratos a titulo oneroso o documentos similares que hagan relación directa a: "Servicios de computadoras, a saber: servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (bbs), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida, y aficiones; servicios de citas por computador; servicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador." La página de Internet www.aolamericas.com/portada/index.adp, demuestran la forma como se comercializan servicios marca AOL lnc., pero no permite establecer el lugar de su comercialización, ni la fecha en que fue usada la marca, y por lo mismo no permite establecer su conocimiento de la marca en el mercado, por lo tanto, son pruebas absolutamente inconducentes que deben ser rechazadas en el presente proceso administrativo.
Al respecto el Tribunal Andino en el Proceso 17-IP-95 en la interpretación del artículo 108 de la Decisión 344, dando alcance al uso de la marca medida en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma, este Tribunal ha interpretado que "El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla" para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico.
En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el articulo 108 de la Decisión 344 se encuentra a su vez conectado con el artículo 110, el cual establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".
En este caso el titular del registro marcario como defensa ante la presente solicitud de cancelación por no uso debió demostrar el uso en los términos del registro tanto respecto del signo mismo como de su cobertura, evento que no se presentó en el presente recurso, ya que son notoriamente impertinentes al no hacer relación al signo AOL para identificar servicios de la clase 42.
De esta forma no existe información que permita determinar cuál es la comercialización de servicios identificados con la marca AOL a efectos de cumplir con la exigencia legal establecida, por lo tanto, se puede concluir que el uso de la marca antes mencionada no ha quedado acreditado, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada.
Teniendo en cuenta que, con la adopción de la presente decisión, no se agota la vía gubernativa de conformidad con lo establecido en el Título 1, numeral 5.2 de la Circular Única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de Julio de 2001, en concordancia con la Decisión 486, se procederá a notificar la misma mediante fijación en lista.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución 2258 del 31 de enero de 2001, que canceló por no uso el certificado de registro No. 179906 correspondiente a la marca AOL (NOMINATIVA) que distingue servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es sociedad AMÉRICA ONLINE INC.” 1.2.3 Resolución 07556 del 17 de febrero de 2011 “Resolución Nº 07556 Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 16 Ref.
Expediente Nº 95-8529 Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 11 numeral 7 del decreto 3523 de 2009,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante resolución Nº 2258 de 31 de enero de 2001, la Jefe de la División (hoy Dirección) de Signos Distintivos accedió a la cancelación por no uso promovida por Anditel Network On-line contra el registro de la marca nominativa AOL, con Certificado de Registro Nº 179906, bajo la titularidad de AOL LLC para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: Que mediante escritos presentados dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la doctora Ximena Castellanos Abondano, actuando como apoderada de la sociedad titular de la marca objeto de la acción de cancelación, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 2258 de 31 de enero de 2001, con fundamento en los siguientes argumentos: "( )Claramente se observa que la resolución objeto del presente recurso adolece de falsa modificación(sic) pues la División de Signos Distintivos en el estudio de las pruebas y documentos tendientes a probar la existencia de servicios de la clase 42 internacional con la marca AOL, argumenta que no se probó el uso de la marca AOL como correspondía ".
"( ) Su Despacho pasa por alto el hecho de que la marca AOL si ha sido utilizada en los países de la Subregión Andina en la cantidad y modo que normalmente corresponde en relación con los servicios que con ella distinguen". "( ) No puede desconocer que tanto Colombia como el resto de los países de América Latina, (incluidos los países del Pacto Andino), tienen acceso a la página web de mi representada a través de la cual tienen la posibilidad de encontrar todos los servicios que ofrece mi cliente con su signo AOL a través de la red de internet".
"( ) Con el escrito de respuesta a la acción de cancelación se presentaron copias bajadas de la pagina web de América Online Inc., en las cuales se puede apreciar que mi representada ofrece los servicios de redes de computadores y los servicios de leasing de tiempo de acceso a través de AOL MENSAJERO, DOWNLOAD Y AIM por Web, el servicio de material de referencia y de investigación en diferentes áreas tales como negocios, finanzas, noticias, deportes, computadores y programas de computadores, juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones se ofrece a través del BUSCADOR AOL, el servicio de información acerca del clima en diferentes países del mundo incluido Colombia al cual se une acceso así mismo a través de la página de AOL América, los servicios de las citas por computador se prestan a través de AMOR@ AOL".
"( ) Adicionalmente reitero que el accionante no tiene legítimo interés para solicitar y obtener para sí el registro de la marca AOL la cual es una marca notoriamente conocida".
TERCERO: Que mediante Resolución Nº 27892 de 10 de noviembre de 2004, la Jefe de la División (hoy Dirección) de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 2258 de 31 de enero de 2001, confirmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
CUARTO: Que, para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59, inciso 2°, del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 17 cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo su presentación. 1.
Acción de cancelación por no uso. 1.1 Artículo 165 de la Decisión 486. "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito". 1.2 Interés legítimo para iniciar una acción de cancelación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en recientes fallos, (Procesos 180-IP-2006, BROCHA MONA, y 112-IP-2006, JEAN MARIE FARINA), se ha pronunciado sobre el interés parea iniciar una acción de cancelación manifestando lo siguiente: cualquier persona interesada puede adelantar el trámite.
Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente". Como se observa, la legitimación para iniciar la acción de cancelación se circunscribe a "cualquier persona interesada", solo exigiendo "demostrar un interés en la cancelación" y entregando a las Oficinas Nacionales la potestad de evaluar dicho interés. Así las cosas, se hace necesario definir el concepto de persona interesada, sobre lo que esta Superintendencia sostiene que la persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre una marca que no es usada efectivamente en el mercado puede, si así lo desea, presentar una acción de cancelación por no uso, no debiendo la Oficina Nacional Competente Colombiana exigir requisito alguno (ni objetivo, ni subjetivo), diferente de los formales, a la persona que presente la acción en comento.
En este sentido, la acción se inicia a petición de parte con la simple afirmación de que la marca objeto de la cancelación no se usa, para que, seguidamente, la Oficina Nacional Competente adelante el trámite dispuesto en las normas aplicables, proporcionando al titular de la marca solicitada a cancelación las oportunidades procesales previstas en la ley para que se defienda allegando las pruebas encaminadas a probar el uso de su marca.
En conclusión, la afirmación de que la marca no se usa es suficiente para efectos de calificar al accionante como persona interesada, en el entendido que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 18 De otra parte, como bien lo dispone la norma comunitaria, el interés actual o potencial del que habla el Tribunal Andino se ve más fehacientemente cuando el accionante pretende registrar la misma marca previamente registrada pero que no se usa, lo que es perfectamente válido en la medida que, si no se usa, podría ser registrada por quien sí la va a usar.
El evento anterior es el que motiva a quien haya obtenido resolución favorable de cancelación a ejercer el derecho preferente, el cual puede ser invocado hasta tres (3) meses después de quedar en firme la decisión de cancelar la marca, término que reafirma la tesis jurisprudencial actual de no exigir prueba de un interés calificado al momento de presentar la acción. 1.3 Cumplimiento de la obligación de usar la marca registrada.
El registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente implica para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como "positiva", se refiere a la posibilidad que el titular del registro tienen para usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada "negativa", se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares 1.3.1 Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca.
Ahora bien, dentro de la facultad positiva están inmersas una serie de obligaciones, dentro de las cuales se encuentra la de usar la marca de forma que corresponda a la naturaleza de los productos o servicios reivindicados por el registro y al mercado en que los mismos son ofrecidos. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: "El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros.
De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. " En concordancia con lo anterior el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que orientan la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la naturaleza de los productos o servicios que identifica: "( ) este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real.
Este órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • "La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 19 son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.".
Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: • "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344".
(Proceso 17-1P-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 199, de 26 de enero de 1996) 1.3.2. Criterio temporal. Frente al criterio temporal que concierne la acción de cancelación por no uso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que "la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo." 1.3.3.
La marca notoria como excepción a la obligación de uso. Aunque la notoriedad se constituya en un status superior para las marcas, la marca notoriamente conocida no reputa como inmune a la acción de cancelación por no uso en todos los casos, de modo que el principio de la cancelación por no uso puede lógicamente operar frente a los productos o servicios que no han sido identificados por el signo. Ahora bien, en el evento en que una marca, que es reconocida por el consumidor como un signo notorio, se hubiese dejado de utilizar en el mercado será viable mantener el registro del signo si su titular acredita que la marca es notoria frente a los productos o servicios reivindicados por el registro cuya cancelación se solicita, cuando son dichos productos o servicios los que han sido profusamente identificados por la marca y le han generado su calidad de notoria.
Entonces, aunque en estricto sentido la marca no es usada, al reconocerse su notoriedad, es implícito el hecho de que cumple sus funciones como signo distintivo, caso en el cual no debe prosperar su cancelación por no uso para ese tipo de productos o servicios. En otras palabras, la improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria ocurre si el registro que se ataca por no uso comprende los productos o servicios para los cuales la marca es notoria, pues es respecto de estos que el signo cumple sus funciones como marca y como marca notoria, y no respecto de otros. 1.3.3.1.
Concepto de Notoriedad. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 20 La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente.
En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado. Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es reconocido en el comercio como un signo distintivo completamente capaz de precisar claramente su origen empresarial y cuenta con un status especial. 1.3.3.2.
Sector pertinente. El artículo 230 de la Decisión 486 dispone: "Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." 1.3.3.3 Criterios para determinar la notoriedad. A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así: "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 21 g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
" De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. 1.3.3.4 Prueba de la notoriedad.
La notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre el público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Así las cosas, quien alega notoriedad asumen la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro tenga al alcance, para demostrar la calidad de notoria de la marca de conformidad con su definición, es decir, tendrá que aportar medios probatorios que evidencien que el signo es ampliamente conocido en el sector pertinente. 1.4 De la carga de la prueba.
Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. "La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.” 1.5 Del valor probatorio a la información contenida en la Internet.
En Colombia se expidió la Ley 527 de 1999 (Agosto 18 de 1999) "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones". El objetivo principal de la ley es adoptar un marco normativo que avale los últimos desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comercio electrónico, de manera que se pueda dar pleno valor jurídico a los mensajes electrónicos de datos que hagan uso de esta tecnología. El honorable Concejo de Estado en sentencia de 9 de noviembre de 2006 precisó: "( ) Desde principios de la década de los noventa, el acceso a Internet se ha generalizado Con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet como medio masivo de comunicación por su amplía cobertura y divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11” Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 22 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario remitirse a las directrices consagradas en los artículos: 10 y 11 de la Ley de comercio Electrónico:
ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.
ARTICULO
11. CRITERIO PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN MENSAJE DE DATOS. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana critica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 2.
Caso concreto. En el presente caso corresponde a esta Delegatura dilucidar acerca de los fundamentos tenidos en cuenta por la Dirección de Signos Distintivos, en relación con la solicitud de cancelación por no uso del Certificado Registro Nº 179906, correspondiente a la marca nominativa AOL. 2.1 Pruebas aportadas para probar el uso de la marca nominativa AOL en clase 42 Internacional. 2.1.1 Documentos admitidos como prueba: • Declaración de Janelle M Zandrozny, en calidad de asistente legal para América Online, lnc. -(actualmente AOL LLC.,) Con domicilio en Estados Unidos, en la que manifiesta que el objeto principal de América Online, lnc., es proporcionar un medio interactivo y global como entrar para la vida de la gente, tal como el teléfono o la televisión ( )asimismo, señala que la sociedad es proveedor exclusivo de servicios bajo la marca AOL en la región y que lanzó su primer servicio América Online, lnc., en Brasil en noviembre de 1999.
Certificó la existencia de solicitudes de registro de las marcas AOL en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA identificadas con los registros Nº 1984337, 1977731, para identificar productos de la clase 9 y los servicios de la clase 35, 38 y 42. Al igual que las solicitudes de registro en Venezuela y en Colombia. • Fotocopia de la resolución No. 16589 del 21 de diciembre de 1995 expedida por la Oficina de Registro en la República de Perú INDECOPI, la cual concede la inscripción en el Registro de Marcas de Servicios de la Propiedad Industrial a favor de América Online lnc., de Estados Unidos de América, la marca de servicios constituida por la denominación AOL. • Fotocopia de la resolución No. 2379 del 99(sic) de abril de 1999 expedida por la Secretaría de Industria y Comercio, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la cual concede la inscripción en el Registro de Marcas de Servicios de la Propiedad Industrial a favor de América Online lnc., de Estados Unidos de América, la marca de servicios, constituida por la denominación AOL. • Carta enviada por Diego R. Ortiz, a Karen B. Colling, en el cual se informa sobre el registro de la marca AMERICA ONLINE & design, AOL y AMERICA ONLINE, en la Republica de Ecuador. 2.1.2 Documentos inadmitidos como prueba: Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 23 • (2) Páginas de visualización del sitio Web www.aolamericas.com en donde se observa la distribución del inicio o homepage, con los ficheros o vínculos correspondientes a cada uno de los servicios prestados por el sitio Web.
(copia impresa el lunes 11 de diciembre de 2000). • (3) Copias del menú visualización del sitio Web www.aolamericas.com en donde se observa las opciones de búsqueda por categorías. (copia impresa el lunes 11 de diciembre de 2000). • (1) Página de visualización del sitio Web www.aol americas.com en donde se observa los servicios de AOL Américas ofrecidos a los usuarios registrados del sitio, tales como correo electrónico, sitio de contactos, buscador, descarga de contenidos y pronósticos de clima.
(copia impresa el lunes 11 de diciembre de 2000). • (3) Páginas de visualización del sitio Web www.aolamericas.com en donde se observa un enlace con el sitio Web www.weather.com/español.com, el cual posee las opciones de pronóstico del clima para los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, España, Uruguay, Cuba, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
(copia impresa el lunes 11 de diciembre de 2000). • (1) Página de visualización del sitio Web www. aolamericas.com en donde se observa una sección de astrología. (copia impresa el lunes 11 de diciembre de 2000). • (5) Páginas de visualización del sitio Web www.aolamericas.com en donde se observa un servicio de búsqueda de pareja o pagina de contactos.
(copia impresa el lunes 11 de diciembre de 2000). Respecto a los anteriores documentos es necesario señalar que se trata de contenidos extractados de un sitio Web, que según la Ley de Comercio electrónico deben asimilarse al tratamiento probatorio dado a los mensajes de datos. Sobre este aspecto cabe señalar que los mensajes electrónicos de datos se valorarán conforme a la regla general de sana crítica.
Esto significa que un mensaje de datos o una firma digital no tienen ni un mayor ni un menor valor al que en forma general se le reconoce a los documentos (Articulo 11 de la Ley de Comercio electrónico). Ahora bien, los mensajes de datos deben cumplir, según el artículo 12 de la Ley de Comercio electrónico, con los siguientes requisitos cuando la ley requiera que sean conservados: • Que la información sea accesible para su posterior consulta. • Que su conservación sea en el formato que se haya generado. • Que se conserve la información que determine origen, destino, fecha y hora de envío o recibo o producción del documento.
Este último aspecto fue verificado dentro de los documentos inadmitidos, dando cuenta que dichas copias de la visualización del sitio Web fueron obtenidas en fecha posterior al periodo relevante. En relación con el término durante el cual debe haberse presentado el uso de la marca para inhibir la acción de cancelación por no uso interpuesta, debe ser en los tres años consecutivos procedentes a la fecha en la cual se solicitó la acción de cancelación por falta de uso.
De manera que si el titular de la marca demuestra el uso eficaz de la misma interrumpirá el término de los tres años y no prospera la acción de cancelación por falta de uso. En el presente trámite le correspondía al titular de la marca probar el uso del signo entre el 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre del año 2000, fecha de la presentación de la solicitud de cancelación, por lo cual los documentos extraídos del sitio Web, debe ser inadmitidos como pruebas, debido a su extemporaneidad en referencia con el término relevante a las pruebas del uso, pues como se puede observar en el pie de página de cada una de las copias de las visualizaciones del sitio Web www.aolamericas.com, dichos documentos fueron obtenidos el día 11 de diciembre de 2000, fecha posterior al periodo probatorio relevante, y no obra en el expediente Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 24 certificación alguna que acredite que los contenidos web referenciados en dichos documentos estuvieran disponibles en forma idéntica entre el 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre del año 2000.
El documento es definido por CARNELLUTl como una cosa que hace conocer un hecho. De allí se deriva que el documento, es algo material que tiene una finalidad representativa de un acontecimiento y debe ser anterior al litigio en el cual pretende utilizar como prueba. En ese sentido al tratarse de documentos extraídos del sitio Web en fecha posterior al periodo probatorio en estudio, el examinador no tiene posibilidad de verificar la veracidad de los documentos dentro del periodo probatorio relevante, dando lugar a la inadmisión de las documentales obtenidas en un tiempo posterior.
Conducencia a, pertinencia y utilidad de las pruebas aportadas en relación con el signo registrado. Para determinar la conducencia y la pertinencia de las pruebas aportadas es preciso establecer la naturaleza de la marca registrada y de los productos amparados por ella, según su certificado de registro. De esta manera, tenemos que la marca registrada es: AOL (Nominativa) Por su parte, los servicios reivindicados son: "Servicios de computadoras, a saber: servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (bbs), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programa de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida, y aficiones,· servicios de citas por computador; servicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador.': servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Valoración. En este punto, esta Delegatura debe proceder a determinar si las pruebas aportadas permiten inferir el uso real, efectivo y serio del signo AOL en clase 42 Internacional, para los servicios anteriormente reseñados dentro del periodo tiempo relevante al estudio. Tenemos entonces, la Declaración de Janelle M. Zandrozny, en calidad de asistente legal para América Online, lnc., en la que manifiesta que dicha sociedad es la proveedora exclusiva de servicios bajo la marca AOL en la región y que lanzó su primer servicio América Online en Brasil en noviembre de 1999, a lo cual debemos señalar que el uso se debe probar en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, por lo cual dicha manifestación carece de valor probatorio en tanto no allega al expediente pruebas tangibles que acrediten el uso efectivo de la marca y la disposición on-line del signo en los países de la Comunidad Andina, durante el periodo relevante probatoriamente comprendido entre 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre del año 2000.
Del mismo modo, las comunicaciones internas de la compañía con sus asesores jurídicos, respecto a la confirmación del registro de varios signos distintivos y las copias de los registros en diversos países, no implican el uso del signo AOL en el comercio razón demás para considerar que no se encuentra acreditado el uso de acuerdo con lo establecido en la norma Andina.
Ahora bien, las decisiones de la administración deben fundarse en hechos probados y es de anotar que el presente caso, la simple declaración obrante en el expediente y los certificados marcarios anexados, si bien acreditan un derecho marcario protegido en algunos países de la Subregión Andina, no logran acreditar un uso real y efectivo de la marca, pues estas no prueban en forma alguna la regularidad y magnitud de la comercialización de los servicios identificados con el signo nominativo AOL.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 25 Es importante señalar que la mera presencia de la marca en sitio Web sólo demuestra que la página Web es accesible al público. Este hecho por sí solo no es suficiente para acreditar el uso efectivo. Lo anterior puede ser diferente cuando se presentan pruebas concretas respecto al número de clientes que han visitado la página Web específica y, en particular, de que se han cursado transacciones relativas a los servicios considerados durante el periodo de referencia. Hecho que no pudo ser confirmado con los documentos aportados por el titular del registro.
Es necesario concluir del análisis probatorio, que no existe documento alguno en el material aportado por el titular de la marca que permita demostrar que en el mercado se comercializa un servicio identificado con la marca AOL, de modo que se acrediten que con este se realizan actos de comercio. Por otra parte, frente a la pretensión de la declaración de notoriedad de la marca AOL, es de considerar que del material probatorio aportado, no es posible concluir que la marca objeto de análisis resulte de gran reconocimiento dentro del mercado andino, ya sea por el público en general, o por las empresas que pertenecen al sector pertinente.
Adicionalmente, las pruebas de la notoriedad anunciadas por el titular del registro en el escrito de respuesta a la cancelación y en el recurso de apelación, no fueron efectivamente aportadas al expediente, por lo cual concluye esta Delegatura, que no existen elementos de juicio para reconocer sobre la notoriedad de la marca AOL. 4.
Conclusiones: En conclusión, si bien no existe una tarifa legal relativa a la acreditación del uso de un signo en el mercado, ni se predica la necesidad de la presentación de una prueba calificada para demostrarlo, las pruebas aportadas dentro del presente expediente no son suficientes para lograr la inequívoca convicción acerca de la presencia en el mercado de los servicios distinguidos con la marca, en la cantidad y el modo que corresponde de acuerdo a su naturaleza, en un análisis global de las mismas que permita su complementación como conjunto.
En consecuencia, toda vez que las pruebas no acreditan el uso de la marca, se procederá a confirmar la Resolución Nº 2258 de 31 de enero de 2001, mediante la cual se ordenó la cancelación del registro de la marca AOL Certificado Nº 179906. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 2258 de 31 de enero de 2001, que canceló por no uso el certificado de registro No. 179906 correspondiente a la marca AOL (NOMINATIVA) que distingue servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es sociedad AOL LLC.” 1.3.
Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.3.1. Fundamentos de derecho La parte actora manifestó que el 6 de octubre de 2000, la sociedad Anditel Network On Line S.A., Andinet On line, solicitó la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 179906, correspondiente a la marca AOL, registrada en favor de la sociedad América On Line, Inc. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 26 Sostuvo que, a través de auto 7235 del 26 de octubre de 2000, la entidad demandada admitió el trámite de cancelación y concedió a la sociedad AMERICA ON LINE un plazo para presentar pruebas de uso de la marca AOL.
Agregó que, oportunamente, el 13 de diciembre de 2000, la sociedad AMERICA ON LINE, respondió a la solicitud de cancelación por no uso, presentando pruebas de uso de la marca y poniendo de presente la disponibilidad en el mercado colombiano y en los demás países de la Comunidad Andina, de la página web www.aolamericas.com, que para entonces ofrecía información sobre temas de arte, entretenimiento, ciencias, tecnología, computadores, deportes, educación, hogar, juegos, etc., así como el de adquisición de cuentas de correo electrónico gratuitos y el servicio de Messenger (comunicación en tiempo real) incluidos en la clase 42 de la calificación internacional de Niza.
Adicionalmente, explicó que tal página ofrece los servicios de redes de computador y de leasing de tiempo de acceso a través de AOL MENSAJERO, DOWNLOAD y AIM por web, el servicio de material de referencia y de investigación en diferentes áreas tales como negocios, finanzas, noticias, deportes, etc. Señaló que Colombia era uno de los países que tenía para la época acceso a la red y a todos los servicios ofrecidos por la sociedad América On Line, y el uso de la marca AOL en América Latina y los países de la Comunidad Andina se realizaba por lo menos desde 1999, cuando se lanzó AMERICA ON LINE BRASIL.
Manifestó que se presentó una declaración juramentada de la señora Janelle M. Zadrozny, en la cual constan las horas de conexión por país (incluido Colombia) desde 1999, a las páginas web a través de las cuáles la sociedad AMERICA ON LINE ofrece sus servicios, probándose así el uso efectivo de la marca AOL en Colombia y en los demás países de la Comunidad Andina.
Resaltó que la marca AOL era notoria y que, conforme a la Decisión 486, no era posible que la sociedad ANDITEL NETWORK ONLINE S.A. ANDITEL ON LINE reclamara para sí la marca AOL. Afirmó que, mediante resolución 2258 del 31 de enero de 2001, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC decidió cancelar el registro número Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 27 179906, correspondiente a la marca AOL, para identificar servicios de la clase 42 internacional.
Precisó que el 15 de mayo de 2001, la sociedad América On Line, a través de apoderado, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución 2258 de 31 de enero de 2001. Indicó que el 10 de noviembre de 2004, la jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC profirió la resolución 27892, mediante la cual resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución 2258.
Informó también que el 17 de febrero de 2011 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución 7556, decidiendo la apelación interpuesta y confirmando la decisión de cancelar el registro de la marca AOL. 1.3.2. Concepto de violación La parte actora manifestó que con las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio se vulneraron los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.
Indicó que la SIC desconoció las pruebas aportadas por la demandante a través de las cuales se acreditaba el uso de la marca cancelada. Indicó que el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 exige que a la persona que solicite la cancelación de la marca le asista algún interés legítimo, e informó que en este caso la sociedad ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ANDITEL ON LINE justificó su interés en presentar solicitud de cancelación por no uso en contra de la marca AOL, con certificado 179906, alegando que deseaba obtener el registro de la marca ANDINET ON LINE (AOL), y que la existencia del registro que pidió cancelar había constituido un obstáculo para el registro de dicha marca.
Al respecto señaló que tal interés no resultaba legítimo, por cuanto la marca registrada era notoria en Colombia y en otros países del mundo, afirmando que AOL fue una empresa que tuvo más de 23 millones de suscritores en el año 2000, por lo tanto, la sociedad que solicitó la cancelación del registro tenía como claro objetivo aprovechar el prestigio de la sociedad AMERICA ON LINE y, en ese sentido, considera que la SIC vulneró el artículo citado por indebida aplicación. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 28 Expresó que, en lo relativo al uso de la marca, la Decisión 486 no prevé necesariamente que el uso de una marca de servicios deba ser a título oneroso, sino que solo exige que la disponibilidad en el mercado se presente “teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios”, razón por la cual AOL se usó de acuerdo con su naturaleza y tal uso fue debidamente probado.
Sin embargo, la entidad desconoció el intenso uso que de la marca AOL se hacía en Colombia durante el periodo comprendido entre los años de 1997 a 2000, comoquiera que la apreciación de las pruebas fue equivocada. Indicó que, dentro de los servicios que presta la marca cancelada se encuentra el de ofrecer información en línea, la cual se transmite mediante una página web que contiene en su nombre de dominio la expresión AOL, y que incluye la marca en su contenido.
Por lo que, en su sentir, la SIC erró al catalogar que “[ ] la información de la página [ ] demuestran (sic) la forma como se comercializa servicios, marca AOL [ ] pero no permiten establecer el lugar de la comercialización, ni la fecha en que fue usada la marca”, puesto que así es la forma en que ofrece algunos de sus servicios. Afirmó que, si bien es cierto que la existencia de certificados de registro de marca no demuestra directamente su uso en el mercado, no es posible restarle todo valor probatorio a la existencia de esos registros, en tanto ellos ponen de manifiesto que se trata de un signo con amplísima difusión y ello constituye un claro indicio de su uso.
Explicó que, conforme a lo establecido por el numeral 1º del artículo 252 de Código de Procedimiento Civil, la declaración juramentada se entiende como un documento auténtico. En ese sentido, la declaración presentada por la señora Janelle M. Zadrozny es válida para acreditar los listados de acceso a los servicios de la marca AOL. Alegó que las afirmaciones hechas y los documentos anexos a una declaración jurada se presumen ciertos hasta que se pruebe lo contrario.
Advirtió además que, según consta en el expediente administrativo, ni la sociedad ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ni la SIC controvirtieron la veracidad de la declaración de la señora Janelle M. Zadrozny, por lo que poner en duda las afirmaciones contenidas en tal documento implica restar Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 29 validez sin ninguna justificación a lo que se presume cierto, además de poner en entredicho el honor y la moral de quien la suscribió. Afirmó que en tal declaración se encuentran las horas de conexión por país, incluido Colombia, por años, desde 1996, la cual es una prueba contundente del uso de la marca AOL.
Por lo tanto, de la valoración en conjunto de las pruebas (considerando y sopesando la existencia de los registros marcarios, las impresiones de las páginas web presentadas y la declaración jurada) puede deducirse que la marca AOL estaba siendo ampliamente usada en el comercio colombiano y en los demás países de la Comunidad Andina, dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación, razón por la cual la demandada vulneró el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por indebida interpretación y aplicación, en tanto analizó cada una de las pruebas separadamente, restándole validez a cada una de ellas, sin considerar que, de acuerdo a esa norma, la apreciación probatoria debe hacerse en conjunto.
Manifestó que la entidad erró al considerar que el uso de la marca debe materializarse mediante prueba de venta, precisando que ello vulnera el artículo 166 de la Decisión 486, por cuanto dicha norma no exige que el uso de la marca sea a título oneroso, bastando entonces con que los servicios identificados se encuentren disponibles en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde.
Señaló que se vulneró el artículo 167 de la Decisión 486, por cuanto la enumeración de pruebas allí mencionadas es puramente ejemplificativa y en su contenido se establece claramente que el uso de la marca puede demostrarse con los documentos allí citados “entre otros”, lo que demuestra que no es absolutamente necesario presentar facturas de venta de los productos o servicios, para acreditar el uso de una marca, por lo que las pruebas presentadas no resultaban de ninguna forma ni inconducentes, ni impertinentes como se estableció por parte de la SIC.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA A través de auto de 13 de octubre de 2011 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación personal a las partes interesadas. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 30 2.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio3 El apoderado judicial de la SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, los actos administrativos acusados se ajustaron plenamente a derecho.
Señaló que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente administrativo, el demandante no logró demostrar el uso de la marca AOL para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual resultaba improcedente mantener un monopolio en el uso de una expresión que no se estaba utilizando en el mercado nacional.
Expresó que la jurisprudencia y la doctrina han reiterado que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular con el registro de ésta ante la oficina nacional competente, otorgándosele a los fabricantes o comerciantes una protección jurídica contra terceros y un derecho de uso exclusivo de la misma, evitando así que otros la empleen y obtengan así un provecho ilegal.
Indicó que, además del conjunto de derechos que le otorga el registro marcario a su titular, se encuentra la obligación establecida en el artículo 166 de la Decisión 486 de usar la marca en al menos uno de los países miembros. Por lo tanto, para saber cuándo una marca se encuentra en uso se debe acudir a la norma citada, de cuya lectura se infiere que una marca es usada por su titular cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los países miembros.
Alegó que, en referencia con la falta de legitimación alegada por la sociedad demandante para solicitar la cancelación del registro del signo, es necesario resaltar la posición del tribunal andino, el cual ha indicado que la legitimación se extiende tanto a los titulares de derechos subjetivos, como a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede hacer uso de la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada”, o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. 3 Folios 66 a 72 Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 31 Sostuvo que quedó demostrada la legitimación para accionar de ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ANDINET ON LINE, sociedad que manifestó que el registro de la marca AOL era un impedimento para obtener el registro de la marca ANDINET ON LINE AOL (mixta).
En consecuencia, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que la acción de cancelación debe prosperar cuando sin motivo justificado el signo no es utilizado por parte de su titular, lo que le impide a sus competidores participar activamente en el mercado. Precisó que no existió vulneración del artículo 167 de la Decisión 486, puesto que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, siendo admisibles las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con el signo en disputa, entre otros.
Informó que, en el trámite de cancelaciones, no existe per se una etapa probatoria, como sí ocurre en otros diferentes procedimientos, por lo tanto, no le es factible a las partes solicitar la práctica de pruebas distintas a las que se allegan al expediente dentro del término de contestación de la demanda, siendo claro que el juzgador realiza un análisis probatorio con base en las pruebas allegadas oportunamente, sin que le sea posible extender el plazo de sesenta días hábiles preestablecido para la presentación de alegatos y pruebas, en el artículo 170 de la Decisión 486.
Concluyó argumentando que lo anterior se informa en el sentido que la demandante aportó al proceso judicial pruebas testimoniales y documentales nuevas, las cuales no fueron valoradas por la entidad dentro del proceso surtido. Sin embargo, lo anterior no contradice el hecho de que las pruebas allegadas por la sociedad América On Line al expediente administrativo núm. 95-8529, no lograron generar en la autoridad la convicción necesaria sobre la existencia en el mercado de productos distinguidos con esa marca, como tampoco inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente, es decir, el amparado bajo la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
De la sociedad Andinet on line S.A. La sociedad Andinet on line S.A, se notificó por intermedio de su apoderado el 22 de febrero de 2012, empero, no obra en el expediente contestación de la demanda, ni participación alguna dentro del presente proceso. Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 32 III.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 22 de febrero de 2016 se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días4, término durante el cual éstas presentaron sus alegatos. 3.1. AOL INC5: Reiteró los argumentos de la demanda y agregó apartes textuales de la interpretación prejudicial allegada al proceso de la referencia, en lo relacionado con el uso del signo distintivo, en las que se afirmaría por el tribunal que el mismo puede ser a título gratuito u oneroso, así como en lo relacionado con la prueba en el mercado virtual y la prohibición de cancelar marcas notorias.
Adicionalmente, listó las pruebas aportadas al trámite administrativo y luego en sede contencioso administrativa, afirmando que las pruebas nuevas aportadas en sede judicial “se presentan únicamente con la finalidad de ratificar el uso de la marca AOL, ya probado con las pruebas allegadas en el trámite administrativo”6. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio7: Reiteró los argumentos sostenidos en la contestación de la demanda. 3.3.
El Agente del Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal. IV. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal Andino de Justicia emitió la interpretación prejudicial 257-IP-2014 en la que se expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación8. A juicio de dicha corporación, resulta pertinente la interpretación solicitada de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.
Concretamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó sobre los siguientes aspectos: 4 Folio 609 5 Folios 171 a 175 6 Folio 632 7 Folios 610 a 615 8 Folios 590 a 607 Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 33 « […] A. La cancelación por no uso en el marco de la Decisión 486.
Legitimación, requisitos. El régimen probatorio y su relación con la naturaleza de los productos o servicios. La prueba en el mercado virtual. B. Viabilidad de la cancelación de una marca notoriamente conocida. C. ¿Lo que no es argumento en el trámite administrativo puede esgrimirse en el proceso contencioso administrativo? (…) Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: Es muy importante tener en cuenta que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue se encuentran disponibles en el mercado.
Esto supone que dicha puesta en escena del signo distintivo puede ser a título gratuito u oneroso; Lo importante es que el público consumidor diferencie real y efectivamente los productos o servicios que ampara. En consecuencia, no es necesario que haya un pago de un producto o servicio para probar el uso de una marca. Las marcas que amparan productos o servicios que se adquieren a título gratuito pueden probar su uso de múltiples maneras de conformidad con su naturaleza.
Es de especial atención los servicios que se prestan en red u on line. Hoy en día tras las transacciones de bienes y servicios a través de los sitios web tienen un alto volumen. La globalización ha generado, de forma paralela al mercado físico, un mercado virtual mediante el cual se transan y ofrecen bienes y servicios mediante los sitios web.
En ese sentido, la importancia de los nombres de dominio hoy en día indudable; se presentan como el vehículo mediante el cual los empresarios ofrecen sus productos en el mercado de la red, trayendo como efecto que sus marcas se inscriban también como nombres de dominio, sobre todo si tienen la condición de marcas notoriamente conocidas.
Acorde con lo expuesto, es muy común que existan marcas que amparen servicios propios del ámbito de la red: creación de cuentas para ver películas, de correo electrónico, para la venta y compra de artículos, para participar en una red social, para el envío de información de viajes, promociones, etc. Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet.
En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada. En este sentido, el sitio web debe generar en la mente del consumidor la relación marca-servicio de manera clara. Para determinar esto, se deben analizar muchos factores como la publicidad del servicio mediante la utilización de la marca en el propio sitio, así como la relación entre el nombre de dominio y la marca del servicio virtual, o la demostración de un flujo de usuarios importante en el sitio web.
De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la marca denominativa AOL es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de acuerdo con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia, en especial lo que se expondrá en el literal subsiguiente en relación con la marca notoriamente conocida.
SEGUNDO: El juez consultante deberá analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de la conexidad competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 34 Eso sería evidente en relación con un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores, contrario sensu de lo que ocurre con un signo que si bien es conocido no alcanza un rango de notoriedad elevado, por lo que deberá el juez que conozca la causa analizar a profundidad este aspecto.
Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aun en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y en consecuencia, la oficina registro de marcas debería negar la solicitud.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial y la generación de error en el público consumidor.
TERCERO: La normatividad comunitaria no regula la relación probatoria entre la vía gubernativa y la judicial. En ese sentido, de conformidad con el principio de complemento indispensable, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486. En consecuencia, el juez consultante de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que mediante una demanda contenciosa administrativa se puedan presentar o solicitar pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa.» V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1.
Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si son nulas por violación de norma superior, específicamente el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 165 a 167 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, la resolución 2258 de enero 31 de 2001, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca «AOL» para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, así como las resoluciones 27892 de 10 de noviembre de 2004 y 07556 de 17 de febrero de 2011, por las que confirmó la resolución 2258 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
En caso de declararse la nulidad solicitada, deberá la Sala determinar también si resulta procedente el restablecimiento de la marca de propiedad de la actora, que fue cancelada mediante los actos acusados. De acuerdo con los actos administrativos acusados, se canceló por no uso el certificado de registro 179906 del signo «AOL», en virtud de la solicitud elevada por la sociedad Andate Network On Line (hoy Andinet On Line S.A.).
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 35 Por su parte, la actora señaló que la marca «AOL» no debía ser cancelada, por cuanto se ha usado de manera ininterrumpida dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación en diferentes países de la comunidad andina, entre ellos Colombia. 5.2.
Normativa aplicable La normativa presuntamente infringida en este caso es la contenida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, así como en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. Las normas en cita señalan: «Código de Procedimiento Civil, Artículo 187. Apreciación de las pruebas Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.» «Decisión 486 del 2000 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 36 motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.» 5.3.
El análisis de fondo del asunto Como quedó expuesto, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca «AOL» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional, correspondiente a servicios de computadoras, a saber: servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (bbs), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida, y aficiones; servicios de citas por computador; servicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador.
Por lo tanto, la Sala procederá con el estudio del presente caso, así: 5.3.1. De la legitimación de la empresa ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. (ANDINET ON LINE) para solicitar la cancelación de la marca: La sociedad AOL INC estima que la decisión adoptada por la SIC contraviene las normas de la Decisión 486 de 2000, puesto que ANDINET ON LINE S.A. no demostró la legitimación para presentar la acción de cancelación, así como que se canceló por no uso una marca que estaba siendo usada de manera real y efectiva.
Siguiendo los parámetros enunciados en la interpretación prejudicial y que fueron citados anteriormente, se procede como primera medida a realizar el estudio sobre la legitimación de ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. (ANDINET ON LINE) para adelantar la acción de cancelación de la marca «AOL», así como la oportunidad temporal en que la misma fue impetrada.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 37 Sobre la legitimación para solicitar la cancelación del registro de una marca, la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia para el presente asunto determina que la misma se puede fundamentar en que el solicitante pretenda utilizar el signo cuya cancelación pretende o uno similar, de lo que se deriva que, en el caso de la cancelación por no uso, quien obre como solicitante debe demostrar que tiene un interés en el uso de dicha marca9.
Ahora bien, de la revisión del expediente 8529/95 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede observar, a folio 27, que la petición de cancelación presentada por ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. (ANDINEL ON LINE) se fundamentó en el no uso de la marca, lo cual ratifica y amplía en escrito contenido en folios 27 a 35, de lo que se deriva que el interés perseguido se refiere a la posibilidad de usar la denominación «AOL» para distinguir los servicios que presta.
Así las cosas, en el trámite administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio, señaló que, la legitimación de la sociedad ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. (ANDINET ON LINE) corresponde al hecho de que el registro 179.906, correspondiente a la marca «AOL», clase 42, es un impedimento para registrar los servicios en la clase 38, dado que la marca acusada se constituiría en un evidente obstáculo para el registro de la marca «ANDITEL ON LINE (AOL)» ( mixta).
Se encuentra entonces que ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. (ANDINET ON LINE) sí demostró la legitimación que le asistía para solicitar la cancelación de la marca «AOL», pues la titularidad de la misma afectaría derechos o intereses suyos, como la posibilidad de usar el término «AOL» en sus servicios. Por esta razón no es de recibo el argumento de la actora, al manifestar que hubo una indebida aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 del 2000 al reconocerle un interés legítimo a la sociedad solicitante de la cancelación. 5.3.2.
Del uso de la marca La parte actora considera que la resolución de cancelación recayó sobre una marca que estaba siendo efectivamente usada, para lo cual presentó una 9 Folio 596 Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 38 serie de pruebas, entre ellas certificados de registro, con los que pretendió acreditar que la marca había sido utilizada de forma real y efectiva dentro de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, no solo en Colombia sino también en otros países miembros de la Comunidad Andina.
De conformidad con lo anterior, el artículo 167 de la Decisión 486 determina que para evitar la cancelación del registro debe probarse el uso comercial de la marca registrada. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial propia del proceso, manifestó que: “[…] es muy común que existan marcas que amparen servicios propios del ámbito de la red: creación de cuentas para ver películas, de correo electrónico, para la venta y compra de artículos, para participar en una red social, para el envío de información de viajes, promociones, etc.
Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet. En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada.
En este sentido, el sitio web debe generar en la mente del consumidor la relación marca- servicio de manera clara. Para determinar esto, se deben analizar muchos factores como la publicidad del servicio mediante la utilización de la marca en el propio sitio, así como la relación entre el nombre de dominio y la marca del servicio virtual, o la demostración de un flujo de usuarios importante en el sitio web [ ]” Conforme a lo anterior, y a fin de determinar si, tal como lo afirma la actora, la marca «AOL» ha sido usada de manera real y efectiva dentro de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación por no uso, corresponde analizar las pruebas aportadas dentro del presente proceso. 5.3.2.1.
Análisis Probatorio La Sala precisa que: i) en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época; ii) el titular de la marca debe cumplir con la carga probatoria de acreditar el uso regular y efectivo del signo cuyo registro se pretende que no sea cancelado.
En ese sentido, el artículo 167 de la Decisión 486 del 2000 establece que la carga de la prueba recae en el propietario de la marca cuya cancelación por no uso se ha solicitado. Por lo tanto, se hace necesario analizar en un primer momento las pruebas allegadas por la parte actora, las cuales se relacionan a continuación: Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 39 PRUEBA CONTENIDO Declaración juramentada de la señora Pamela N. Lipscomb, gerente de servicios de referencia de una librería legal, encargada de buscar y recuperar información de las bases de datos mantenida por el Gobierno de los Estados Unidos.
(Folios 412 a 414) “Personalmente certifico la veracidad de la información mencionada a continuación. He buscado las bases de datos de los archivos financieros oficiales conservados por la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos. Esta base de datos contiene los 10K archivos hechos por compañías cotizadas en la bolsa. He investigado y revisado los 10K archivos hechos por los sucesores de AOL LLC en intereses abarcados en el periodo de 1997 a 2002.
La siguiente tabla muestra el número de suscriptores al servicio AOL, cantidad de ingresos obtenidos cada año fiscal por AOL y sus gastos de ventas y comercialización, fueron obtenidos usando números tomados de la base de datos de Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos. AÑO SUSCRIPTORES INGRESOS GASTOS, VENTAS, COMERCIALIZACIÒN 1997 8.636.000 US$1,685 mil millones US$409 millones 1998 13.000.000 US$2.600 mil millones US$374millones 1999 17.000.000 US$4,777 mil millones US$808 millones 2000 23.200.000 US$6.886 mil millones US$1.105 millones 2001 26.000.000 US$8.718 mil millones No disponible para AOL únicamente. 2002 35.000.000 US$9.094 mil millones No disponible para AOL únicamente.
Adjunto se encuentra como anexo A partes auténticas y correctas de los archivos que reposan en la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos y de los cuales se (sic) recopiló la tabla anterior. (…) Por medio del presente certifico que el anterior material que se adjunta al presente como anexo A fue copiado directamente de la base de datos oficial de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos [ ] Declaración de Douglas Bush, abogado admitido en la barra de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.
(Folios 348 a 356) “[…] Ayudé personalmente en la realización de la solicitud para registrar la marca AOL para los servicios en clases internaciones 35,38 y 42 con la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, que fue presentada en octubre 14 de 1994. El registro de la marca AOL fue concedida por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos en junio 4 de 1996.
Una copia autentica y verdadera del registro de los Estados Unidos para AOL se adjunta al presente como anexo B. Mientras se lleva a cabo las solicitudes para registrar la marca AOL, fue parte de mi trabajo obtener evidencias demostrando que el servicio AOL fue accedido por la gente que vive en países en todo el mundo, obtuve y revisé las tablas que mostraban los cobros telefónicos que AOL tuvo que pagar para la gente que accedía al servicio AOL a través del servicio SprintNet y otros similares.
Adjunto al presente como anexo F se encuentra parte de la información de facturación entregado a AOL mostrando los varios países desde los cuales se accedió al servicio AOL en 1994. La abreviatura “COL” en la información de facturación hace referencia al acceso de la gente ubicada en Colombia […] Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 40 PRUEBA CONTENIDO Las horas de acceso siguen siendo rastreadas para periodos relevantes subsecuentes.
Como anexo H se encuentra copias atenticas y correctas de los reportes que muestren que la gente accedió al servicio AOL desde Colombia, Perú y Venezuela, así como Bolivia y Ecuador durante el periodo de 1997 hasta 2000. Anexo J: Se encuentran copias auténticas de la captura de 003 pantalla mostrando el uso de AOL en internet anterior al 2.
Anexo I: Pantallazos del uso de AOL del periodo octubre 6 de 1997 a octubre 6 de 2000. […] Declaración James R. Davis, abogado con licencia para ejercer la ley en la mancomunidad de Virginia y el Distrito de Columbia de los Estados Unidos de América. Folio 98 a 103 […] Durante 12 años aproximados, personalmente he recopilado y registrado evidencia con respecto al uso de la marca AOL por AOL Inc y sus predecesores en interés (conjuntamente AOL) para una variedad de procedimientos contradictorios, incluyendo demandas y disputas por nombre de dominios.
(…) Anexo F: copia de la decisión del caso UDRP del 2002. Anexo G hasta J: Copias auténticas y correctas de varios artículos de noticias del periodo relevante de 1999 hasta el 2000 que hacen presencia y aumento de AOL en América Latina. Anexo H: Publicación The Washington Post y Newsweek Interactive de abril 21 de 1999 que trata sobre la presencia y expansión de AOL en América Latina y sus planes de expansión en Colombia.
Anexo K hasta M: Copias de numerosos artículos de noticias que hacen referencia a la fama y notoriedad de la marca AOL durante el periodo de 1997 a 2000. Anexo L: Es un artículo de marzo 17 de 1999 publicado por Seattle Times con respecto a la adquisición de AOL de Netscape Communications Corp. Anexo M: Articulo de marzo 15 de 1999 en el Richard Times Dispatch que dice que AOL es el mayor proveedor de servicios de internet en el mundo.
En atención a las pruebas relacionadas, la parte actora manifestó que, a través de las mismas, se demostraba que en efecto la marca cancelada «AOL» era ampliamente usada y conocida en el mundo entero, allegando para certificar tales afirmaciones tres declaraciones juramentadas a través de las cuales se relacionan artículos de prensa de medios en los cuales se afirmó que la marca en cuestión estaba expandiéndose por América Latina, litigios marcarios en diferentes países del mundo en los que participó la marca AOL, una relación de los registros de la marca inscritos en diferentes países del mundo, así como unos listados aportados por el señor Douglas Bush en la que, según afirma, consta la información acerca del registro y el uso de la marca AOL en el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre de 2000.
Finalmente, a través de la declaración de la Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 41 señora Pamela N. Lipscomb, se informó sobre los suscriptores e ingresos económicos de la marca AOL. 5.3.2.1.1 Sobre el particular, en primer lugar, es necesario manifestar que los registros de la marca AOL en diferentes países de la Comunidad Andina no constituyen prueba del uso de ésta.
En este sentido, la jurisprudencia andina ha establecido que el concepto de uso de la marca se soporta en el principio de uso regular y efectivo de la misma, que se relaciona con la disponibilidad en el mercado de los servicios que ella ampara, en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, aun cuando los mismos se ofrezcan de forma gratuita. 5.3.2.1.2 En segundo lugar, es pertinente realizar una revisión detallada de los anexos allegados en las declaraciones juramentadas dentro del presente proceso, de la siguiente manera: I. Declaración juramentada de la señora Pamela N. Lipscomb Adjunto con la declaración se presentó el anexo A consistente en “partes auténticas y correctas de los archivos que reposan en la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos”, no obstante, de la revisión de los documentos en conjunto con el cuadro relacionado en la declaración, por una parte, no se determina cuáles son los servicios prestados ni se puede establecer que correspondan a los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por la otra, no se informa si los valores relacionados proceden de alguno de los países de la comunidad andina.
Por lo anterior, con la declaración de la señora Pamela N. Lipscomb no se puede establecer el uso efectivo de la marca en disputa de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000. II. Declaración juramentada del señor Douglas Bush Adjunto con la declaración el señor Bush presentó los anexos de la A a la O, cuyo contenido es el siguiente: • Anexos A, B, C y D: Corresponden a la acreditación como abogado en USA del Señor Bush, a las solicitudes de registro de la marca AOL en USA y el listado de países donde está registrada la marca AOL.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 42 • Anexos F y G: Relacionan cobros telefónicos que tuvo que pagar AOL por concepto de la gente que accedió a los servicios en la página de internet de AOL y una lista abreviaciones de código de área de SprintNet en especial en los países COL: Colombia, PER: Perú, VEN: Venezuela. • Anexo H: Copias auténticas de reportes de acceso al servicio AOL desde Colombia, Perú, Venezuela. • Anexos I, J y K: Anexaron pantallazos de acceso a la pág web de AOL • Anexo L: Publicación realizada por AOL sobre su crecimiento a nivel mundial. • Anexo M: Declaraciones de uso de la marca a nivel mundial presentadas en la oficina de registro de USA. • Anexos N y O: Articulo de los periódicos del Washington Post (USA) y El Universal (Venezuela) De conformidad con lo anterior, la Sala procederá con el análisis de los anexos F, G, H, por cuanto con estos se pretende probar el uso de la marca en Colombia, así como en los países de la comunidad andina.
El anexo F: Está compuesto por dos hojas en las cuales se encuentra listado según el señor Bush de cuentas de cobros telefónicos de la siguiente manera: (Se incluye foto de una parte del listado) Ahora bien, dentro del listado presentado se encuentran 124 ítems de servicios cobrados en los meses de julio, agosto y septiembre del año 1994, no obstante, únicamente se encuentra 2 ítems identificados con las siglas COL (Colombia) y 2 con las siglas PER (Perú).
Ahora bien, del anterior listado no se puede determinar lo siguiente: i) sí los servicios fueron prestados por AOL, ii) sí tales servicios corresponden a los comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, iii) a Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 43 que página de internet accedieron y iv) cuántas horas de permanencia tienen.
Más allá de estas circunstancias, destaca la Sala que la fecha de prestación de los servicios corresponde a un período anterior a aquel en el cual debía demostrarse el uso de la marca, que como es sabido, comienza en octubre de 1997. El anexo G: Este anexo está compuesto por una hoja en la cual se encuentra listado según el señor Bush de una lista abreviaciones de código de área de SprintNet.
Ahora bien, en anterior listado se encuentran el código de COL (Colombia), PER (Perú) y BOL (Bolivia), no obstante, de la revisión del documento no se advierte el uso de la marca AOL para prestar los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El anexo H: Este anexo está compuesto por 16 hojas en la cuales se encuentra listados, según el señor Bush, copias auténticas de reportes de acceso al servicio AOL desde Colombia, Perú, Venezuela (Se incluye foto de una parte del listado) Ahora bien, de los anteriores listados no se puede determinar con claridad lo siguiente: i) sí los servicios fueron prestados por AOL, ii) sí los servicios prestados corresponden a los servicios comprendidos en la clase 42 de la Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 44 Clasificación Internacional de Niza, iii) a que página de internet accedieron y iv) cuántas horas de permeancia tienen.
III. Declaración juramentada del señor James R Davis Adjunto con la declaración, el señor Davis presentó los anexos A al M, así • Anexo A, B, C, D y E: evidencia con respecto al uso de la marca AOL por AOL Inc y sus predecesores en interés (conjuntamente AOL) para una variedad de procedimientos contradictorios, incluyendo demandas y disputas por nombre de dominio. • Anexo F: copia de la decisión del caso UDRP del 2002. • Anexo G hasta J: Copias auténticas y correctas de varios artículos de noticias del periodo relevante de 1999 hasta el 2000 que demostrarían la presencia de AOL en América Latina, y el aumento de ésta a través el tiempo. • Anexo H: Publicación de The Washington Post y Newsweek Interactive de abril 21 de 1999 que trata sobre la presencia y expansión de AOL en América Latina y sus planes de expansión en Colombia. • Anexo K hasta M: Copias de numerosos artículos de noticias que hacen referencia a la fama y notoriedad de la marca AOL durante el periodo de 1997 a 2000. • Anexo L: Es un artículo de marzo 17 de 1999 publicado por Seattle Times con respecto a la adquisición de Netscape Communications Corp. por parte de AOL • Anexo M: Articulo de marzo 15 de 1999 en el Richard Times Dispatch que dice que AOL es el mayor proveedor de servicios de internet en el mundo.
De la revisión de cada uno de estos anexos tampoco se advierte, menos aún en forma evidente, el uso de la marca AOL en Colombia o en alguno de los países de la comunidad andina, para la prestación de los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.2.1.3. Ahora bien, en este punto es importante recordar lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia en lo relacionado con la acreditación del uso de una marca a través de internet, así: “Acorde con lo expuesto, es muy común que existan marcas que amparen servicios propios del ámbito de la red: creación de cuentas para ver películas, Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 45 de correo electrónico, para la venta y compra de artículos, para participar en una red social, para el envío de información de viajes, promociones, etc.
Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet. En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada.
En este sentido, el sitio web debe generar en la mente del consumidor la relación marca- servicio de manera clara. Para determinar esto, se deben analizar muchos factores como la publicidad del servicio mediante la utilización de la marca en el propio sitio, así como la relación entre el nombre de dominio y la marca del servicio virtual, o la demostración de un flujo de usuarios importante en el sitio web.” (Se resalta) En ese orden, una vez verificadas las pruebas aportadas, concluye la Sala que con ellas no se acreditó el uso real y efectivo de la marca, en el entendido que no ofrecen certeza de que el ingreso por parte del consumidor a la página web de la demandante haya sido desde alguno de los países de la Comunidad Andina, toda vez que en ninguna de las pruebas aportadas se relacionan las direcciones IP de acceso, que como es sabido, son un conjunto de números que identifican, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz en la red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo, por lo que a través de tales direcciones es posible determinar, día, hora, página visitada y geo localización del consumidor.
Ahora bien, la jurisprudencia andina ha indicado que, tratándose de servicios que son prestados vía internet u on line, la importancia de los dominios es indudable, comoquiera que se presentan como el vehículo mediante el cual los empresarios ofrecen sus productos en el mercado de la red. Sobre este concepto esta corporación señaló10 que el nombre de dominio es una identificación alfanumérica de un sitio (web) en la Internet, que tiene diferentes niveles.
En el primer nivel o superior aparece el código del país que se encuentra determinado en la lista de países y territorios ISO - 3166. Bajo el código del país se registran los nombres de dominio de segundo nivel, es decir, los nombres comerciales, o de personas o instituciones que deseen tener una página o sitio de Internet en el respectivo país. A ese respecto, es necesario manifestar que, en general, los sistemas jurídicos supranacionales y nacionales reconocen la posibilidad de coexistencia de nombres comerciales y marcas siempre que se garanticen 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela de 28 de junio de 2010, número único de radicación: 25001-23-15-000-2010-00430-01(AC) (C. P. Gerardo Arenas Monsalve).
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 46 elementos o adiciones que le otorguen distintividad a cada uno. A diferencia de ello, el sistema de registro de nombres de dominio no puede reflejar esta pluralidad, ya que cada nombre de dominio es único y de alcance mundial.
En este punto es importante señalar que los dominios cuentan con administradores, que son las personas encargadas de asignar y administrar el espacio de direcciones IP y el sistema de nombres de dominio, entre los cuales se encuentran la Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), tal y como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en concepto radicado 1376 del 11 de diciembre de 2001, así: “2.4 La administración de los nombres de dominio.
Cuando la Internet era patrocinada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), éste fundó el Centro de información de red del Departamento de Defensa (DDN NIC - Departament of Defense Network Information Center) responsable de la administración y registro de todos los nombres y direcciones. Luego, en 1993, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF - National Science Foundation) asumió esa responsabilidad sobre los nombres y direcciones no militares, mientras el DDN NIC conservó la responsabilidad sobre los nombres y direcciones militares.
La Fundación antes indicada creó el Servicio de registro InterNIC (InterNIC Registration Service), como principal autoridad mundial sobre nombres y direcciones, pero dado que tal centralización generaba situaciones de ineficiencia, InterNIC optó por delegar su autoridad en registros regionales y éstos en registros nacionales. Al tiempo que la InterNIC se ocupaba de la gestión ordinaria del sistema, mediante la determinación de bloques de direcciones numéricas a registros regionales de direcciones IP (ARIN, en Norteamérica, RIPE NCC en Europa y APNIC en la zona de Asia y el Pacífico), la asignación de las direcciones IP (Internet Protocol) y la administración del sistema de nombres de dominio fue ejercida por la Internet Assigned Numbers Authority - IANA -.
Las direcciones a los usuarios las asignaban diferentes registros locales de la Internet. "El 1° de julio de 1997 el presidente de los Estados Unidos emitió un Marco de Referencia para el Comercio Electrónico Global y orientó a la Secretaría de Comercio a privatizar el manejo del sistema de nombres de dominio (DNS) de manera que incremente la competencia y facilite la participación internacional en su manejo.
Después de un extenso proceso de consulta pública, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el 8 de junio de 1998, expidió una declaración de política llamada 'Manejo de los nombres y direcciones de Internet ', conocida también como el ' Documento Blanco '. Este instó al sector privado a crear una corporación nueva, sin ánimo de lucro, que asumiera en adelante la responsabilidad sobre el manejo de ciertos aspectos del sistema de nombres de dominio".
Según el mismo documento que se citó en el párrafo anterior, en noviembre de 1998, el Departamento de Comercio suscribió un memorando de entendimiento con ICANN para el desarrollo de colaboración y prueba de los mecanismos, métodos y procedimientos necesarios para la transición de la responsabilidad del manejo de funciones específicas DNS hacia el sector privado.
La Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), es una entidad sin ánimo de lucro constituida conforme a la Nonprofit Public Benefit Corporation Law de California (EE.UU.), cuyo objeto es administrar el espacio de direcciones IP y el sistema de nombres de dominio. Sin embargo, Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 47 la IANA sigue siendo la autoridad general para la administración diaria del sistema de nombres de dominio de la Internet (DNS).” De lo anterior se puede establecer que la ICANN https://www.icann.org/es una organización pública sin ánimo de lucro que se dedica a gestionar la asignación de nombres de dominio de primer nivel y de direcciones IP a nivel mundial la cual es independiente y vigilada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Ahora bien, es importante señalar que existen dos tipos de dominios así: ▪ gTLD: o dominios genéricos (Generic Top Level Domain). Es el caso del.COM,.NET,.ORG… Los gTLD deben tener un mínimo de tres caracteres y no están asociados a ningún país. ▪ ccTLD: o dominios de país (Country Code Top Level Domain). Por ejemplo, el.ES para España,.FR para Francia,.UK para Reino Unido,.CO para Colombia.
Solo cuentan con dos caracteres y son gestionados por organismos de cada país. En ese orden tenemos que la ICANN delega en los Registries y Registrars la regulación y puesta en venta de los distintos TLD. Por ejemplo: en Colombia actualmente existe “GoDaddy Colombia”, que es una empresa autorizada por la ICANN, entre otros para prestar el servicio de venta y registro de dominios de internet.
A su vez, los Registries cuentan con agentes registradores acreditados para comercializar esos TLD, lo que se conoce como Registrar. Ahora bien, para identificar quién es el registrador y dueño actual de algún dominio o cuál es su información de contacto, se puede realizar la búsqueda de su nombre de dominio en:<http://www.whois.icann.org>.
En ese sentido, dentro del expediente a pesar de que no existe prueba alguna de la titularidad del dominio a fin de verificar la conexión entre el titular del registro del nombre del dominio y la sociedad demandante con el dominio www.aolamericas.com., la Sala tendrá por acreditada la titularidad del dominio a la sociedad demandante en atención a que, este hecho no fue puesto en discusión por la SIC en las actuaciones administrativas, así como tampoco dentro del presente proceso judicial por alguna de las partes.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 48 Pese a ello, del análisis del material probatorio disponible al momento de decidirse la cancelación de la marca de propiedad de la sociedad actora, se advierte que ésta no acreditó el uso de la marca AOL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, para la prestación de los servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (BBS), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de los negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores, juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones; servicios de citas por computador, servicios de ordenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador; servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en el lapso necesario, en Colombia ni en ningún otro de los países de la comunidad andina. 5.3.2.1.4.
Por otra parte, la sociedad demandante manifestó que la SIC no realizó un análisis integral del material probatorio de manera conjunta, infringiendo así el mandato contenido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. Frente a lo anterior se procederá a revisar lo manifestado por la SIC en el último de los actos acusados, la resolución 07556 del 17 de febrero de 2011, para lo cual es procedente realizar la siguiente transcripción: “Tenemos entonces, la Declaración de Janelle M. Zandrozny, en calidad de asistente legal para América Online, lnc., en la que manifiesta que dicha sociedad es la proveedora exclusiva de servicios bajo la marca AOL en la región y que lanzó su primer servicio América Online en Brasil en noviembre de 1999, a lo cual debemos señalar que el uso se debe probar en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, por lo cual dicha manifestación carece de valor probatorio, en tanto no allega al expediente pruebas tangibles que acrediten el uso efectivo de la marca y la disposición on-line del signo en los países de la Comunidad Andina, durante el periodo relevante probatoriamente comprendido entre 6 de octubre de 1997 y el 6 de octubre del año 2000.
Del mismo modo, las comunicaciones internas de la compañía con sus asesores jurídicos, respecto a la confirmación del registro de varios signos distintivos y las copias de los registros en diversos países, no implican el uso del signo AOL en el comercio, razón de más para considerar que no se encuentra acreditado el uso de acuerdo con lo establecido en la norma andina.
Ahora bien, las decisiones de la administración deben fundarse en hechos probados y es de anotar que el presente caso, la simple declaración obrante en el expediente y los certificados marcarios anexados, si bien acreditan un derecho marcario protegido en algunos países de la Subregión Andina, no logran acreditar un uso real y efectivo de la marca, pues estas no prueban en forma alguna la regularidad y magnitud de la comercialización de los servicios identificados con el signo nominativo AOL.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 49 Es importante señalar que la mera presencia de la marca en sitio Web sólo demuestra que la página Web es accesible al público. Este hecho por sí solo no es suficiente para acreditar el uso efectivo. Lo anterior puede ser diferente cuando se presentan pruebas concretas respecto al número de clientes que han visitado la página Web específica y, en particular, de que se han cursado transacciones relativas a los servicios considerados durante el periodo de referencia. Hecho que no pudo ser confirmado con los documentos aportados por el titular del registro.
Es necesario concluir del análisis probatorio, que no existe documento alguno en el material aportado por el titular de la marca que permita demostrar que en el mercado se comercializa un servicio identificado con la marca AOL, de modo que se acrediten que con este se realizan actos de comercio.” Ahora bien, de lo anterior se advierte que la SIC al momento de proferir los actos administrativos acusados procedió a realizar un análisis de todas las pruebas en conjunto que fueron aportadas por la actora y las cuales fueron incorporadas y valoradas en sede administrativa.
No obstante, la sociedad AOL Inc. no logró desvirtuar la causal de cancelación del registro, fundada en el no uso de la marca en disputa. 5.4. Conclusión En este orden de ideas, al no haberse demostrado el uso regular y efectivo de la marca «AOL», en la época y forma necesarias para alcanzar a enervar la solicitud de cancelación de ésta, la Sala considera que en el presente caso no se configuró violación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, como tampoco de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo que impone negar las pretensiones de la demanda como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 5.5.
Envío al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Por último, teniendo en cuenta lo previsto en el inciso final del artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina, se ordenará enviar copia de este fallo al referido tribunal. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00293-00 Demandante: AOL INC _______________________________________________________________ 50 SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.