CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Acción de Nulidad Relativa Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceras Interesada: Tema: Avidesa Mac Pollo S.A. – Manufacturas Alimenticias de Colombia Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marca Notoria / Familia de Marcas.
Marca en Conflicto: MAC POLLO EXPRESS SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, instauró la sociedad McDonald’s International Property Company LTD., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 14516 de 30 de marzo de 2009, 24092 de 14 de mayo de 2009 y 36380 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo «Mac Pollo Express» (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A..
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad McDonald’s International Property Company LTD. (en adelante McDonald´s,) presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.
Que son nulos los artículos 2º y siguientes de la Resolución No. 14516 de fecha 30 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara 1 Folios 103 a 130 2 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio infundada la oposición presentada por McDonald’s International Property Company, Ltd. y se concede el registro de la marca MAC POLLO EXPRESS & Diseño (como se ilustra a continuación) a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A., para identificar servicios de restauración (alimentación), servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, como son procurar alimentos o bebidas para el consumo, los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares, servicios comprendidos en la clase 43 de la 8ª Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Que es nula la Resolución 24092 de 14 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14516, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución. 3.
Que es nula la Resolución No. 36380 de 22 de julio de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14516 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite. 4.
Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 14516, 24092 y 36380 arriba indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 384964 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca MAC POLLO EXPRESS & Diseño en la Clase 43 Internacional de Niza. 5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 6.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo”. I.2. Los hechos 2. La parte actora manifestó que el día 19 de mayo de 2006, la sociedad Avidesa Ltda. (en adelante Avidesa), por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo «Mac Pollo Express» (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir ”servicios de restauración (alimentación), servicios prestados por “establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, como son procurar alimentos o bebidas para el consumo, los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterías, comidas rápidas y bares”. 3 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.
Expresó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565 de 30 de junio de 2006, las sociedades McDonald´s y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., presentaron escritos de oposición a la solicitud de registro. 4. Señaló que mediante la Resolución No. 14516 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo «Mac Pollo Express» (mixto), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 5.
Informó que mediante la Resolución No.24092 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No.36380 de 22 de julio de 2009 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Manifestó la parte actora que con la expedición de los actos administrativos se vulneró el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro de la marca «Mac Pollo Express» (mixto), toda vez que el signo es similarmente confundible con la familia de marcas de «McDonald’s» previamente registradas a su nombre. 8.
Consideró que es evidente que al comparar las marcas «Mac Pollo» y «McDonald’s» y sus derivadas, se origina un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto la primera reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria MC/MAC e imita la conformación de las marcas derivadas, máxime si concurren al mismo sector de comidas. 9.
En tal sentido, manifestó que no puede ser de recibo la argumentación de la administración según la cual la palabra MAC y su abreviatura MC carecen de fuerza distintiva al ser estas comúnmente utilizadas como prefijos en diversos apellidos de origen anglosajón y ser conocidas en nuestro medio, pues contrario a ello, su relevancia marcaria deriva de la original y particular destinación que le ha dado su creador como un identificador comercial de productos. 10.
Igualmente señaló que no se tuvo en cuenta que la marca «McDonald’s» es notoriamente conocida en el ámbito del negocio de las comidas rápidas en el 4 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio territorio nacional y en el extranjero, desde una fecha anterior a la solicitud del registro del signo en conflicto. 11.
Finalizó indicando “la consideración de la Administración de abstenerse de analizar la notoriedad que invoca el opositor, conduce necesariamente a la infracción de la norma que se aduce violada, por falta de aplicación, y de contera infringe los derechos de mi representada sobre una marca notoriamente conocida”. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. 12. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 13.
Manifestó que los signos «McDonald’s» y «Mac Pollo Express» no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras porque el segundo contiene elementos gráficos que facilitan su diferenciación. 14. En efecto, señaló que no existe similitud ortográfica, pues aún cuando comparten las letras m y c, analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe en su totalidad la misma secuencia de palabras y vocales, y su longitud no es igual. 15.
Expresó que las partículas MAC/MC que vistas en conjunto en las marcas enfrentadas son de uso común por lo cual le da notabilidad a la parte gráfica y a los elementos nominativos junto con su parte gramatical. 16. Adujo que, aunque las pruebas aportadas pudieran demostrar la notoriedad de la marca McDonald’s, no concurren los presupuestos para que se configure la causal de irregistrabilidad señalada, ya que la marca posteriormente registrada, no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de las marcas del demandante 17.
Finalmente, el apoderado manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la actuación dio estricta aplicación a las normas previstas en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. 5 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Intervención del tercero interesado - Avidesa Mac Pollo S.A. 18. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el signo «Mac Pollo Express» (mixto) es susceptible de ser registrado como marca, pues cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. 19.
Mencionó que el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, puesto que no se trata de un signo ni idéntico ni similar a las marcas de McDonald’s, pues por el contrario se trata de un signo distintivo de una familia de marcas, nombre y enseñas comerciales concedidas a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A. 20.
Expresó que las marcas objeto de comparación no presentan similitud alguna desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, y así mismo se observa que no presentan semejanzas susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor. 21. Manifestó respecto a la expresión MAC, que la única sociedad que se debe abrogar derechos de exclusividad sobre esta es AVIDESA, pues fue la primera sociedad en presentar una solicitud de registro de marca que dentro de su composición incluye la expresión en discusión, al hacerlo con el trámite del signo MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), presentado el 9 de septiembre de 1976. 22.
Adujo que el signo «Mac Pollo Express» (mixto) es un signo distintivo, dentro del todo sentido de la palabra, porque es capaz de distinguir los servicios de la clase 43 para la cual se solicitó su registro, y es capaz de diferenciarlos de otros productos de la competencia, entre ellos los de «McDonald’s. 23. Por último, manifestó que «McDonald’s no ha probado la notoriedad de sus marcas, pues la legislación andina establece que dicha notoriedad no se presume, ni es un hecho notorio, porque simplemente debe probarse.
II. Intervención del tercero interesado - Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada – Productos MAC. 24. Adujo que la sociedad que representa es la creadora de la denominación MAC en Colombia, pues esta nació de la abreviatura del nombre Comercial Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. 25. Expresó que la denominación MAC no puede ser sujeto de registro en las clases 29, 30, 31 y 43 por empresas diferentes a la de su poderdante, ya que claramente está establecida la conexidad competitiva entre esas clases, las cuales tienen la misma naturaleza y finalidad. 6 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 26.
Sostuvo que es claro que existe confundibilidad entre el «Mac Pollo Express» (mixto) y la marca «MAC» de su propiedad, por lo que es procedente que la marca posteriormente registrada no goza de los requisitos de distintividad exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 27. Mencionó que es su sociedad quien tiene real y único derecho sobre el signo «MAC», por lo que no es posible que se hayan otorgado marcas que contienen ese elemento fundamental de la propiedad industrial de una sociedad, por el solo hecho de estar acompañadas de denominaciones genéricas y descriptivas, por tanto, no apropiables.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 55-IP-2017 de fecha 18 de abril 2018, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina.
Igualmente, de oficio interpretó los artículos 135 literal g), 136 literal b), 224, 228 y 230 de la mencionada Decisión. Sobre el particular, el Tribunal manifestó lo siguiente: “[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
(…) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MAC POLLOEXPRESS (mixto) y la marca MC (denominativa).
(…) 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo 7 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impediría el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
(…) 4.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, deberá determinar si las marcas MAC cuyo titular es MAC DONALDS eran notoriamente conocida (sic) en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo MAC POLLO EXPRESS (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. (…) 5.5.
A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si de han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
(…) 6.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y en que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta a análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente […] IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 29.
Mediante auto de 20 de agosto de 20192, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. la parte demandante, la parte demandada y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal. 2 Folio 614 cuaderno principal 8 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia 30. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. V.2.- El problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad McDonald’s, a través de apoderado judicial, con miras a con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 14516 de 30 de marzo de 2009, 24092 de 14 de mayo de 2009 y 36380 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo «Mac Pollo Express» (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A.. 32.
La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca «Mac Pollo Express» (mixta) registrada en la clase 43 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por «McDonald’s» (nominativas y mixtas), cuya titularidad les fue concedida. 33.
Ahora bien, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada el tercero con interés en las resultas del proceso además de pronunciarse sobre el objeto del litigio señaló que el marca concedida es igualmente confundible con la marca MAC de su propiedad, también lo es que esta Sala considera improcedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, por las siguientes razones: i) la proposición jurídica de la sociedad actora se circunscribe exclusivamente a que se declaren nulos los actos acusados en lo que respecta a la confundibilidad con el signos de propiedad de McDonald’s ii) realizar dicho análisis de confundibilidad vulneraría el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto; iii) sí el tercero consideraba que la decisión de la SIC relativa a declararle infundada su oposición quebranta sus derechos, debió ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le habilita. 9 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 34.
En la interpretación prejudicial allegada presente proceso, se interpretó los artículos 135 literal g), 136 literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, normas que disponen lo siguiente: “[…] Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(…) Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…) Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.; (…) Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 10 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
(…) Artículo 230- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. V.4.- El examen de registrabilidad 35. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 11 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 36.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 37. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “(…) La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Requisitos de registrabilidad Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.
Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo considera también la doctrina: "( ) que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.
Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).
Respecto de la visibilidad se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.
Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.
Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es 12 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. (…)”. 38. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, ii) en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 39.
En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común3. 40.
En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.5.- Las reglas de cotejo marcario 41.
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 4 Ibídem. 13 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). 42.
De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. V.7.- El caso concreto 43. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.8.1 Comparación de los signos 44.
La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca Registrada «MAC POLLO EXPRESS» - Marcas previamente registradas RONALD MCDONALD (nominativa) MCCAFE (nominativa) McPOLLO (nominativa 14 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio McOFERTA (nominativa) FUNDACION INFANTIL RONALD MCDONALD (nominativa) MCCOMBO (nominativa) BIG MAC (nominativa) Mc (nominativa) MCDONALD´S (nominativa y mixta) McDONALD´S McCRYSPY (nominativa) McMUFFIN (nominativa) McNUGGETS (nominativa) MCFLURRY (nominativa) (mixta) McNIFICA (nominativa) 15 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (mixta) McENTREGA (nominativa) MC PAPAS (nominativa) MCDONALDLANDIA (nominativa) MCSALAD SHAKER (nominativa) MCD.L.T (nominativa) (mixta) MCJUNIOR (nominativa) McINTERNET (nominativa) 16 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 45.
De lo anterior, se encuentra que el análisis se hará entre unas marcas mixtas y unas marcas nominativas y una mixta, para lo cual la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 46.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 47.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 48.
Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estableció lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”5. 49.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca Registrada M A C P O L L O E X P R E S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Marcas registradas previamente (nominativas) y (mixta) 5 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. 17 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio R O N A L D M C D O N A L D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M C C A F E 1 2 3 4 5 6 M c P O L L O 1 2 3 4 5 6 7 M c O F E R T A 1 2 3 4 5 6 7 8 M C C O M B O 1 2 3 4 5 6 7 B I G M A C 1 2 3 4 5 6 M C M E N U 1 2 3 4 5 6 M C 1 2 F U N D A C I O N I N F A N T I L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R O N A L D M C D O N A L D 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M C 1 2 M c D O N A L D ´ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio M c M U F F I N 1 2 3 4 5 6 7 8 M c D O N A L D ´ S M c C R Y S P Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M c N U G G E T S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M C F L U R R Y 1 2 3 4 5 6 7 8 M A c N I F I C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M c E N T R E G A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M C J U N I O R 1 2 3 4 5 6 7 8 M C P A P A S 1 2 3 4 5 6 7 M c W O R L D 1 2 3 4 5 6 7 M C D. L. T 1 2 3 4 5 6 7 M C S A L A D S H A K E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M C D O N A L D L A N D I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 50.
Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica los signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el signo registrado con posterioridad está conformado por tres (3) palabras (MAC – POLLO- EXPRESS) que contienen quince (15 ) letras que tienen diez consonantes (M, C, P, L, L, X, P, R, S, S) y cinco vocales (A, O, O, E, E) mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (Mc), la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen dos (2) consonantes (Mc). 51.
Cabe resaltar que las marcas previamente registradas están acompañadas de palabras como ronald, café, oferta, mac, muffin, Nuggets, flurry, world, entrega, junior, internet y papas, las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico. 52. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.
Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: MAC POLLO EXPRESS - RONALD MCDONALD MAC POLLO EXPRESS - RONALD MCDONALD MAC POLLO EXPRESS – MCCAFE MAC POLLO EXPRESS - MCCAFE MAC POLLO EXPRESS – McOFERTA MAC POLLO EXPRESS - McOFERTA MAC POLLO EXPRESS - MCCOMBO MAC POLLO EXPRESS – MCCOMBO MAC POLLO EXPRESS - MCMENU MAC POLLO EXPRESS – MCMENU MAC POLLO EXPRESS - McPOLLO MAC POLLO EXPRESS - McPOLLO MAC POLLO EXPRESS – MC PAPAS M c I N T E R N E T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M c D O N A L D ´ S E X P R E S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MAC POLLO EXPRESS – MCPAPAS MAC POLLO EXPRESS - Mc MAC POLLO EXPRESS - Mc MAC POLLO EXPRESS – FUNDACION INFANTIL RONALD MACDONALD MAC POLLO EXPRESS – FUNDACION INFANTIL RONALD MACDONALD MAC POLLO EXPRESS – MCSALAD SHAKER MAC POLLO EXPRESS – MCSALAD SHAKER MAC POLLO EXPRESS - BIG MAC MAC POLLO EXPRESS - BIG MAC MAC POLLO EXPRESS -MC MAC POLLO EXPRESS -MC MAC POLLO EXPRESS - McDONALD´S MAC POLLO EXPRESS - McDONALD´S MAC POLLO EXPRESS – McMUFFIN MAC POLLO EXPRESS - McMUFFIN MAC POLLO EXPRESS - McNUGGETS MAC POLLO EXPRESS - McNUGGETS MAC POLLO EXPRESS - McDONALD´S Mc CRYSPY MAC POLLO EXPRESS - McDONALD´S Mc CRYSPY MAC POLLO EXPRESS - MCFLURRY MAC POLLO EXPRESS - MCFLURRY MAC POLLO EXPRESS - MCCOMBO MAC POLLO EXPRESS - MCCOMBO MAC POLLO EXPRESS - McNIFICA MAC POLLO EXPRESS – McNIFICA MAC POLLO EXPRESS - McENTREGA MAC POLLO EXPRESS - McENTREGA MAC POLLO EXPRESS - BIG MAC MAC POLLO EXPRESS - BIG MAC MAC POLLO EXPRESS – MCJUNIOR MAC POLLO EXPRESS - MCJUNIOR MAC POLLO EXPRESS – McWORLD MAC POLLO EXPRESS – McWORLD MAC POLLO EXPRESS – MCD.L.T MAC POLLO EXPRESS – MCD.L.T MAC POLLO EXPRESS – MCDONALDLANDIA 21 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MAC POLLO EXPRESS – MCDONALDLANDIA MAC POLLO EXPRESS – McINTERNET MAC POLLO EXPRESS – McINTERNET MAC POLLO EXPRESS – MCDONALD´S EXPRESS MAC POLLO EXPRESS – MCDONALD´S EXPRESS 53.
Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. 54. Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida que, si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o MC, también lo es que los mismos se están acompañados de las palabras como como ronald, café, oferta, mac, muffin, Nuggets, flurry, world, entrega, junior, internet y papas permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y con ello evitar así ser inducido en error. 55.
Por otro lado, y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que varios de los signos son de fantasía. 56. En efecto, los signos McDonald’s, RONALD MCDONALD´S, McMUFFIN, McNUGGETS, MCFLURRY, MCWORLD, MCDONALDLANDIA, MCD.LT. no tienen significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista. 57.
Dicho lo anterior, la Sala encuentra que, si bien las marcas en conflicto comparten la partícula MAC o la contracción MC, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor. 58. En lo relacionado con el uso exclusivo de la partícula MAC6, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad pronunciarse en un asunto de similares supuestos7, donde se concluyó lo siguiente: «[…] De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión objeto de controversia “MAC”, que hace parte del signo solicitado, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, es de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 29, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva con 6 Consultada la página www.sipi.gov.co, se encuentra que existen registros previos que utilizan las partículas MAC / Mc en la clase 43 del nomenclátor internacional: MAC KEBAB (registro 395810), MAC POLLO (registro 389920) Mc Cain (registro 6772) y Mc (registro 342330). 7 Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio aquellos de la Clase 308, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.
Así las cosas, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada9 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “MAC”: SIGNO TITULAR MAC & CHEESE (nominativo) KNORR-NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAF MACKLAY (nominativo) BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION BIG MAC (nominativo) MCDONALD’S CORPORATION MAC CHEESE (mixta) SURCARIBE LTDA MAC (mixta) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC MACAO (mixto) ELISA ARIAS BARRAGAN MACUCAS (nominativo) BAGLEY ARGENTINA S.A. GUISAMAC (nominativa) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Ello quiere decir que el titular de la marca mixta “POLLO COMÚN MAC POLLO”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula. 8 “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]”. 9.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC con la expresión MAC en el aplicativo SIPI, el día 24 de marzo de 2003, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Sobre el particular, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019, precisó: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general10, consideraciones estas que sirven también para responder el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término “MAC”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, es una palabra de uso común que puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas. […]». 59.
Es necesario mencionar que esta Sala se pronunció igualmente sobre el registro del signo «Mac Pollo» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., en la cual actuaron las mismas partes y donde en sentencia de 22 de octubre de 2021, se negaron las pretensiones de la sociedad McDonald’s11. 60.
Ahora bien, la Sala considera que especial mención debe hacerse respecto de la marca «McPollo» nominativa, registro 231.607 de propiedad de la sociedad actora. 61. Al respecto, la Sala considera que, de la revisión de los conjuntos marcarios, se puede concluir que entre la marca «Mac Pollo Express» mixta y la marca «McPollo» nominativa, existen discrepancias que permiten que el consumidor las diferencie en el mercado y no asocie su origen empresarial. 62.
Nótese que los signos al estar conformados por expresiones inapropiables, como son las partículas MAC / MC, POLLO, son considerados como débiles, por lo que la diferencia debe radicar en el elemento adicional que lo acompaña y que, para el caso sub examine, corresponde a la expresión Express, la cual le otorga la distintividad necesaria en el público consumidor. 10 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 11 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 63.
Así pues y en la medida que en el presente caso no existe similitud entre la marca MAC POLLO EXPRESS y las marcas opositoras no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado. 64. En igual sentido, tampoco resulta necesario determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias, así como determinar la posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, o que la marca solicitada «Mac Pollo Express» pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, tal y como lo consideró esta Sala en la presente sentencia. V.8.2 Conclusión 65.
Así las cosas, la Sala considera que el signo «Mac Pollo Express», cuyo registro se concedió para distinguir servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 25 Radicación: 11001 03 24 000 2010 00050 00 Demandante: McDonalds´s International Property Company Ltd Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente (E) Consejero de Estado Consejero de Estado (Ausente con permiso) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado