CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020200040900 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Trading Point Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Trading Point Holdings Limited, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 39737 de 27 de agosto de 2019 y 22420 de 20 de mayo de 2020. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 1. Trading Point Holdings Limited en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms 39737 de 27 de agosto de 20194, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 22420 de 20 de mayo de 20205, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto XM para identificar servicios comprendidos en las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 39737 de 27 de agosto de 2019, proferida por el Director de Signos Distintivos, que negó el registro de la marca mixta XM, solicitada por la sociedad TRADING POINT HOLDINGS LIMITED. 2.2.
Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 22420 de 20 de mayo de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad TRADING POINT HOLDINGS LIMITED en contra de la Resolución No. 39737 de 27 de agosto de 2019, confirmándola y, por tanto, negando el registro de la marca solicitada por la sociedad TRADING POINT HOLDINGS LIMITED. […]”. 4.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 20 2 Cfr. Folios 3 a 19 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folios 27 a 31 5 Cfr. Folios 32 a 38 3 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 “[…] 2.3.
Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho, conceder el registro de la marca solicitada por la sociedad TRADING POINT HOLDINGS LIMITED. 2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial 2.5.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
Presupuestos fácticos 5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 7 de febrero de 2019, el registro como marca del signo mixto XM para identificar servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La referida solicitud se publicó, el 21 de mayo de 2019, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 860, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 39737 de 27 de agosto de 2019, negó el registro como marca del signo mixto XM para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marcas mixtas y nominativas XM y XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS registradas en las clases 9, 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.4.
Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 39737 de 27 de agosto de 2019. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 22420 de 20 de mayo de 2020, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 50076 del 26 de agosto de 2013.
Norma violada 6. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 6.1. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así6: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.
La parte demandada, concluyó de manera apresurada que las marcas cotejadas son similarmente confundibles, teniendo en cuenta que: (i) existen suficientes diferencias en los aspectos gráficos adicionales de las marcas, los cuales son significativas diferencias que evitan los riesgos de confusión y asociación; y (ii) la combinación de letras XM es muy corta por lo cual sus elementos gráficos adicionales cobran mayor importancia. 7.2.
El signo solicitado tiene elementos adicionales que lo individualizan y distinguen de las marcas previamente registradas XM, pues la impresión general de los consumidores al ver los signos cotejados es abismalmente diferente, debido a que tienen diseños que son suficientemente diferentes y que causan una impresión distintiva. 7.3. La doctrina y la jurisprudencia han aceptado que cuando quiera que la comparación versa sobre una sola letra o sobre combinaciones muy cortas de letras, 6 Cfr. Folios 37 a 44 5 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 como ocurre en este caso, la comparación entre éstas debe ser más flexible, y en todo caso, considerar los elementos diferenciadores como los gráficos. 7.4.
La parte demandada, incurrió en error, al considerar que por el solo hecho de que los servicios amparados se encuentran en las mismas clases, tienen relación de competencia. 7.5. Los servicios ofrecidos el signo no tienen relación de sustitución o intercambiabilidad con aquellos ofrecidos por las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, considerando que estos se relacionan con una industria diferente, y tienen un propósito, precio y características diferentes. 7.6.
El signo solicitado busca identificar servicios financieros a través de una plataforma en línea, (i.e., comercio sobre CFDs, Forex, acciones, índices de acciones, metales preciosos y comoditas) y soporte al cliente y educacional en relación con los servicios ofrecidos. En tanto las marcas previamente registradas, buscan coordinar la operación de la cadena productiva del sector eléctrico en Colombia, mediante la planeación de los recursos de generación de Colombia, es decir, las plantas hidroeléctricas, térmicas y eólicas, y los recursos de transmisión de acuerdo con la demanda de energía eléctrica. 7.7.
Los servicios del signo y de las marcas pueden ser adquiridos independientemente por los consumidores y, la necesidad de obtener los servicios del signo de la parte demandante no desencadena o activa la necesidad de usar los servicios ofrecidos por las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 7.8. Los consumidores no tienen argumentos razonables para pensar que los titulares de los signos distintivos cotejados corresponden al mismo origen empresarial, debido a que su oferta de servicios es en nichos de mercado diferentes. 7.9.
Si bien los signos distintivos cotejados pertenecen a las mismas clases del nomenclátor internacional, clases 36 y 41, se trata de servicios que no se 6 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 encuentran enmarcados en los mismos mercados y que como tal satisfacen una necesidad diferente para el consumidor. 7.10.
El signo mixto solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo cual se deberá declarar la nulidad de los actos acusados mediante los cuales se negó su registro. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1.
Con la expedición de los actos acusados no se incurrió en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 8.2. Analizados los signos distintivos confrontados, se observa que el signo solicitado es confundible con las marcas registradas, pues el elemento nominativo prevalece sobre los elementos gráficos de los signos distintivos cotejados, toda vez que son las palabras las que causan mayor impacto en la mente del consumidor por ser aquellas que usaría para pedir servicios identificados con las marcas. 8.3.
El signo solicitado reproduce el elemento nominativo de las marcas registradas, esto es, la expresión “XM”, sin que contenga elementos nominativos adicionales que le otorguen la diferenciación necesaria para su registro. 8.4. Es clara la conexión competitiva existente entre los signos distintivos confrontados, en la medida en que, de accederse al registro, representaría en el mercado un riesgo de confusión respecto del origen empresarial, ya que el público 7 Actuando por intermedio de apoderada. 8 Cfr. Índice 17 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 consumidor supondría que los servicios así identificados provienen del mismo empresario.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso9, en la contestación de la demanda10, se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 9.1. Los actos acusados objeto del medio de control fueron expedidos acordes a derecho y con el lleno de todas las disposiciones legales y constitucionales aplicables. 9.2.
Cambiar la postura reiterada por la parte demandada sobre la negación de los signos que están compuestos por la expresión XM, sean estos mixtos o nominativos, conllevaría a contradecir el principio de confianza legítima de los actos de la administración. 9.3. Aunque los elementos gráficos entre ambos signos son distintos, esta diferencia no es suficiente para evitar que entre el signo XM y las marcas registradas XM no exista un riesgo de confusión y asociación. 9.4.
Respecto de los servicios identificados con el signo XM solicitado por la parte demandante y las marcas previamente registradas, existe una relación de sustitución pues ambos identifican servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que se relacionan con el sector financiero. 9.5. Se equivoca la demandante en determinar que los consumidores no podrían confundirse en el origen empresarial de los servicios, pues usan el mismo signo para identificar sus servicios, solo argumentando que el tercero con interés directo en el resultado del proceso cuenta además con un portafolio relacionado con actividades de inversión en el sector público. 9 Actuando por intermedio de apoderado. 10 Cfr. Índice 17 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 9.6.
Un consumidor va a pensar que los servicios provienen del mismo empresario ya que los signos distintivos comparten la expresión XM y, en consecuencia, que el signo solicitado solo representa una actualización o modernización de la marca original XM, o que, siendo empresarios diferentes, existe entre ellos una relación o asociación y que es por eso por lo que existe tanta similitud entre los signos, siendo por tanto claramente aplicable en el presente caso este criterio. 9.7.
Los servicios identificados con ambos signos distintivos corresponden a actividades en el sector financiero y usan medios de comunicación similares. 9.8. Las marcas XM de su propiedad constituyen una familia de marcas pues: i) consisten en un conjunto de signos distintivos, que comparte una expresión en común; ii) pertenecen a un mismo titular; y iii) poseen un rasgo distintivo común, a saber, la expresión XM, que les permite a los consumidores asociarlas entre sí. Procedencia de la sentencia anticipada 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto 19 de abril de 202411: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1. ° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112 y, en consecuencia, ii) prescindió de la audiencia inicial; iii) fijó el objeto del litigio; y iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias.
Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 202513: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial14: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo 11 Cfr. Índice 30 del aplicativo web “SAMAI”. 12 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 13 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) prescindir de la audiencia de pruebas i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP-2020, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203- IP-2020, 391-IP-2022 y 344-IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; iii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 11.1.
La parte demandante15 guardó silencio en esta etapa procesal. 11.2. La parte demandada16 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 11.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso17, guardó silencio en esta etapa procesal. Concepto del Ministerio Público 12. El Ministerio Público18 no se pronunció en esta etapa procesal II.
CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) 15 Cfr. Índice 64 del aplicativo web “SAMAI”. 16Cfr. Índice 63 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice 61 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice 64 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 14. Vistos el artículo 14919 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 16.
Los actos acusados son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 39737 de 27 de agosto de 2019, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto XM para distinguir servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.2. La Resolución núm. 22420 de 20 de mayo de 2020, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 39737 de 27 de agosto de 2019.
El problema jurídico 17. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar: 19 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 20 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 17.1.
Si las Resoluciones núms. 39737 de 27 de agosto de 2019 y 22420 del 20 de mayo de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto XM para identificar servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 17.2.
En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y las marcas: i) nominativas y mixtas XM, que identifican productos y servicios de las clases 9, 35, 36, 41, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) nominativas XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS, que identifican servicios de las clases 35 y 36 ibidem, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 18.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 20. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25. 21.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 22.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 23.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 24.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 25. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 26.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-2020 de 4 de marzo de 202126, 496-IP- 2019 de 7 de octubre de 202027, 509-IP-2019 de 7 de octubre de 202028, 203-IP- 2020 de 4 de marzo de 202129, 391-IP-202230 y 344-IP-202231 27.
La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 28. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200032: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 26 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 27 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 30 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 31 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 32 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un 16 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 30.
Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 31.
En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO SOLICITADO33 XM Solicitante: Trading Point Holdings Limited Clase 36: “Negocios monetarios y financieros, a saber, cambio de divisas y contratos para servicios de comercialización diferencial; información, asesoramiento y asistencia sobre todos los servicios; mencionados; incluida, entre otros, la prestación de todos los servicios antes mencionados en línea o para su uso con o por Internet, la web y redes o dispositivos de comunicación, telefonía, telefonía móvil y; comunicación inalámbrica.” Clase 41: “Educación en los ámbitos de cambios de divisas y contratos de comercialización diferencial; formación en los ámbitos de cambio de divisas y contratos de comercialización diferencial; asesoramiento,; información y asistencia sobre todos los servicios mencionados, incluidos, entre otros, todos los servicios mencionados prestados en línea, para ser usados con Internet o por Internet, la Web o mediante; dispositivos o redes de comunicación, telefónicas, de telefonía móvil o de comunicación inalámbrica.” MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS XM (nominativa) 33 El registro del presente signo nominativo fue negado. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 624290 Clase 41: “Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.” XM Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado: 443096 Clase 9: “Programas de soporte lógico, programas de ordenador, soporte de datos magnéticos, soporte de información, procesos y procedimientos de tratamientos de datos e información.” XM Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 421958 Clase 41: “Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.” XM Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 624694 Clase 9: “Programas de soporte lógico, programas de ordenador, soporte de datos magnéticos, soporte de información, procesos y procedimientos de tratamientos de datos e información” XM Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 624119 18 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 Clase 36: “Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, determinación de valores, liquidación, liquidación de transacciones comerciales nacionales o internacionales.” XM Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 624118 Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; administración comercial del mercado de energía; comercialización de energía y publicidad.” XM Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 624117 Clase 41: “Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.” XM (Nominativa) Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 297971 Clase 35: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina; administración comercial del mercado de energía; comercialización de energía y publicidad.” XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS (nominativa) Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 292235 Clase 36: “Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, determinación de valores, liquidación, liquidación de transacciones comerciales nacionales o internacionales.” XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS (nominativa) Titular num.: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado num.: 292234 Clase 35: “Gestión de negocios comerciales, administración comercial del mercado de energía, comercialización de energía, publicidad.” XM Titular: Certificado núm.: 297974 19 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; administración comercial del mercado de energía; comercialización de energía y publicidad.” Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 297972 Clase 36: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; determinación de valores; liquidación; liquidación de transacciones comerciales; nacionales o internacionales.”.
XM (Nominativa) Titular: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Certificado núm.: 297973 Clase 36: “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; determinación de valores; liquidación; liquidación de transacciones comerciales; nacionales o internacionales.” 32. La Sala procederá a determinar si el signo mixto XM, solicitado por la parte demandante para identificar servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 33.
Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 34. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de 20 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 35.
Esta Sección34, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”35. 36. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”36. 37.
En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”37. 38. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto XM solicitado por la parte demandante para identificar servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 34 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 37 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 39. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 561-IP-2019 de 21 de junio de 2021: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su 22 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”. (Destacado de la Sala) 40. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 561-IP-2019 de 21 de junio de 2021, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”38.
(Destacado de la Sala) 41. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas mixtas y unas nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo y las marcas mixtas, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 42.
En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, 38 Cfr. Folio 196 23 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 43. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. i) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación 24 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”39.
(Destacado de la Sala) 44. Precisado lo anterior, la Sala considera que, en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial, regla que se aplicará en el presente caso. 45.
Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen40. 46.
Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201441, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple 39 Cfr. Folios 198 y 199 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 47.
En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202142, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 48.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”43. 49. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: 42 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 565-IP-2018, pág. 11. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 “[…] 3.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”44.
(Destacado fuera del texto) 50. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección45, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 51.
De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 52. Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que las expresiones EXPERTOS y MERCADOS que acompañan dos de las marcas opositoras de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, son de uso común para los servicios de esas clases, lo anterior, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar servicios de las clases mencionadas. 53.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada46. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CLUB EXPERTOS EN LUBRICACION EXXON MOBIL CORPORATION 307410 35 HOMECENTER SERVICIO ASESORIA DE EXPERTOS SODIMAC COLOMBIA S.A. 360070 35 44 Ibidem. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 46www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 RED DE EXPERTOS RED DE EXPERTOS CONSULTORES S.A.S. 476388 35 TIENDAS NATURISTAS EXPERTOS EN VIDA NATURAL SYSTEM INTERNACIONAL S.A. 476488 35 EXPERTOS EN MARCA ALEJANDRO ARIAS SALAZAR 4912943 35 EXPERTOS ABOGADOS EXPERTOS ABOGADOS S.A.S 535630 36 SEMINARIO INVERSIONES POR INTERNET PARA NO EXPERTOS JUAN DIEGO GOMEZ GOMEZ 462086 36 EXPERTOS, CERCANOS, CONFIABLES FIDUCIARIA DEL PAIS S.A. 412963 36 XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. 292235 36 EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL EXPERTOS LIMITADA PERSONAL TEMPORAL 156582 36 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE ALIANZA DE MERCADOS INDEPENDIENTES ALMIN ASOCIACION ALIANZA DE MERCADOS INDEPENDIENTES 296782 35 VF VALORFUTURO, INFORMACION QUE MUEVE LOS MERCADOS AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑIA 412801 35 MERCADOS MODERNOS COMERCIALIZADORA MERCADOS MODERNOS SAS 431854 35 MERCADOS FRUTA Y MAX EFRAIN ALONSO BEDOYA ZULUAGA 511545 35 MERCADOS DIGITALES MERCADOS DIGITALES SAS 519386 35 28 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 CARTERA COLECTIVA SERFINCO MERCADOS GLOBALES SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA 421905 36 ZONA FRANCA DEL PACIFICO MERCADOS SIN FRONTERAS ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. 600003 36 BIOCOMERCIO COLOMBIA MERCADOS VERDES PARA UN PAIS SOSTENIBLE FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA 522868 36 XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. 292235 36 MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS MCP BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA 319384 36 54.
En ese sentido, la Sala advierte que las palabras EXPERTOS y MERCADOS son de uso común en las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirán del cotejo marcario. Ello, comoquiera que su exclusión no reduce el signo de tal forma que haga imposible el cotejo ni lo fracciona. 55. Asimismo, la Sala considera que las palabras: i) LOS y ii) EN, no generan una diferencia sustancial en la marca XM LOS EXPERTOS EN MERCADOS, por tratarse respectivamente de un pronombre y una preposición. En ese sentido, su exclusión del cotejo no solo responde a su función gramatical, sino también al hecho de que se trata de partículas de uso común, carentes de fuerza distintiva.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada47: 47www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LOS RESTREPOS A.R LOS RESTREPOS S.A.S 261081 35 LDS-LOS DEL SUR RAUL EDUARDO MARTINEZ ANDRES MUÑOZ LARA 269815 35 LOS GOMOSOS JUAN CARLOS RESTREPO VELEZ 290509 35 SALA VIRTUAL LOS COCHES DISTRIBUIDORA LOS COCHES DE LA SABANA S.A. 286453 35 LOS AMIGOS SIEMPRE DAMOS BUENOS CONSEJOS ASARU LTDA. 355624 36 LOS SAUCES LOS SAUCES CONSTRUCCIONES S.A.S 322492 36 SERRANIA DE LOS NOGALES PEDRO GOMEZ Y CIA S.A. 399006 36 LOS COCHES DISTRIBUIDORA LOS COCHES DE LA SABANA S.A. 459853 36 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SU CRÉDITO EN COPPEL VALE MÁS QUE EL DINERO COPPEL, S.A. DE C.V. 375452 35 FERIA INVIERTE EN CASA CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA 362056 35 APORTES EN LÍNEA GESTION Y CONTACTO S.A 365580 35 LA SALUD ESTÁ EN TUS MANOS KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, INC 356912 35 LIDERES EN MISION SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 282424 36 LOS ESPECIALISTAS EN BODEGAS Y LOCALES COLOMBIANA DE TENENCIA DE BIENES S.A.S. COLTEBIENES S.A.S. 324687 36 INANCREDITOS ASESORIA EN COBRANZA ESPECIALIZADA FINANCREDITOS S.A.S 350198 36 EN SUS MANOS VIAJES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. 414224 36 30 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 56.
Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas XM, previamente registradas, y la marca XM, concedida mediante los actos acusados. 57. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Para esto, se realizará el cotejo entre las marcas mixtas y nominativas XM, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo mixto XM, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación Ortográfica 58. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 59.
La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO X M 1 2 MARCAS REGISTRADAS X M 31 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 1 2 60. Sobre este asunto, la Sala advierte que el signo solicitado reproduce en su totalidad la expresión XM contenida en las marcas previamente registradas, sin contar con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, ni denominativas ni gráficas, que permitan diferenciarlo. 61.
Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una identidad ortográfica entre los signos distintivos comparados comoquiera que el signo solicitado es una reproducción de las marcas. Comparación Fonética 62. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- XM-XM- 63.
Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión XM, la cual el signo solicitado reproduce, sin incluir ningún tipo de elementos adicionales que otorguen distintividad a su conjunto. Comparación Ideológica 64. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 32 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”48, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 65.
La Sala advierte que el signo solicitado y las marcas previamente registradas contienen las expresiones XM y XM, las cuales no tienen significado en el idioma español, por lo que se considera que son de fantasía; En consecuencia, comoquiera que las marcas son de fantasía, no puede realizarse el cotejo desde el punto ideológico. 66.
En ese sentido, la Sala en Sentencia 17 de noviembre 202349, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, la cual se prohíja en este caso, consideró: “[…] la Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión MAFER no tiene significado en el idioma español y, en ese sentido, corresponde a un término de fantasía, por lo que no podría realizarse el cotejo desde el punto de vista ideológico. […]”. 67.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que entre el signo solicitado por la parte demandante y las marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso existen similitudes ortográficas y fonéticas y, en consecuencia, al realizar la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos distintivos cotejados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el consumidor recordará y relacionará las marcas por sus similitudes. 68.
La Sala considera que el signo solicitado es idéntico a las marcas previamente registradas, pues deja una impresión de similitud en la mente del consumidor y con ello causa un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de las marcas registradas, motivo 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 17 de noviembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020140060600 33 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 69. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y las marcas cotejadas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 70.
Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 71.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201850, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 72.
En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos: “[…] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.
De igual manera, los canales de 35 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]”51 73. En el caso sub examine, el signo mixto XM fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase 36: “Negocios monetarios y financieros, a saber, cambio de divisas y contratos para servicios de comercialización diferencial; información, asesoramiento y asistencia sobre todos los servicios; mencionados; incluida, entre otros, la prestación de todos los servicios antes mencionados en línea o para su uso con o por Internet, la web y redes o dispositivos de comunicación, telefonía, telefonía móvil y; comunicación inalámbrica.” Clase 41: “Educación en los ámbitos de cambios de divisas y contratos de comercialización diferencial; formación en los ámbitos de cambio de divisas y contratos de comercialización diferencial; asesoramiento; información y asistencia sobre todos los servicios mencionados, incluidos, entre otros, todos los servicios mencionados prestados en línea, para ser usados con Internet o por Internet, la Web o mediante; dispositivos o redes de comunicación, telefónicas, de telefonía móvil o de comunicación inalámbrica […]”. 74.
Por su parte, la marca mixta previamente registrada y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes productos y servicios de las Clases 9, 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase 9: “Programas de soporte lógico, programas de ordenador, soporte de datos magnéticos, soporte de información, procesos y procedimientos de tratamientos de datos e información” Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; administración comercial del mercado de energía; comercialización de energía y publicidad.” Clase 36: “Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, determinación de valores, liquidación, liquidación de transacciones comerciales nacionales o internacionales.” Clase 41: “Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.” […]”. 75.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado identifica servicios que pertenecen a las mismas clases de siete (7) de las marcas previamente registradas, por lo que la Sala considera que existe una conexión 51 Cfr. Folio 7 36 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 competitiva entre los servicios de los signos cotejados.
Lo anterior comoquiera que: i) amparan servicios de la Clase 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los servicios que ambas amparan; y iii) pertenecen al mismo género de servicios, a saber, negocios financieros de la Clase 36 y de educación, formación y esparcimiento de la Clase 41 ibidem. La Sala resalta que, si bien el signo pretende identificar servicios de educación en cambio de divisas, en la Clase 41 ibidem, las marcas identifican servicios de educación en forma general, por lo que corresponde al mismo género de servicios. 76.
De otro lado, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 41 y 36 y los productos la Clase 9 se presenta una evidente complementariedad y, en ese sentido una conexión competitiva, en la medida en que el uso de un servicio puede implicar necesariamente el uso del otro. Así, que para una adecuada prestación de servicios educativos prestados por internet o con internet, de la Clase 41, o los de negocios monetarios y cambios de divisas en línea de la Clase 36, se necesitan programas de soporte lógico, programas de ordenador y soportes de la Clase 9 ibidem. 77.
Asimismo, se presenta una conexión de complementariedad entre los servicios de las clases 35 y 36, pues para mejorar el objetivo de las operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias de la Clase 36, resultan indispensables los servicios de gestión de trabajos de oficina, gestión de negocios y administración comercial de la Clase 35 ibidem. 78.
Igualmente, los servicios comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad; están dirigidos al sector financiero y de la educación; y pertenecen al mismo género de negocios mercantiles o comerciales. 79. Adicionalmente, del análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los servicios pueda asumir que estos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 37 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 80.
En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca posteriormente registrada, y al existir con las marcas previamente registradas identidad, así como conexidad competitiva de los servicios que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 81.
Respecto del cargo que con la expedición de los actos acusados se desconoció los derechos de propiedad industrial de la parte demandante, la Sala considera que dichos actos están debidamente motivados por las consideraciones contenidas en el análisis efectuado supra y, por lo tanto y no se ha desconocido ningún precepto relacionado con la normatividad que regula el derecho marcario.
Familia de marcas 82. La Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que es titular de una familia de marcas en la que la expresión XM es el elemento distintivo común. 83. Al respecto, esta Sala advierte que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina52 ha sido considerada a la familia de marcas como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona.
En ese sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que: “[…] 3.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.[…]”53. 52 Interpretación Prejudicial 413-IP-2019. 53 Ibidem 38 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 84.
Al respecto, al revisar el escrito54 de la contestación de la demanda del tercero con interés directo en el resultado del proceso y la página web de la parte demandada55 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos acusados que se encontraban registradas en las clases 9, 35, 36 y 41 de la Clasificación de Niza que contenían la expresión XM y de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso: MARCA CERTIFICADO CLASE XM 624290 41 XM 443096 9 XM 421958 41 XM 624694 9 XM 624119 36 XM 624118 35 XM 624117 41 XM 297971 35 XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS 292235 36 XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS 292234 35 XM 297974 35 XM 297972 36 XM 297973 36 85.
Atendiendo a lo indicado supra, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró la existencia de una familia de marcas en que el en término común es la expresión XM, para identificar productos y servicios de las clases 9, 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 54 Cfr. Folio 58 55 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 39 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 86.
En ese sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término común de la familia de marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, XM, reafirma que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo XM y la marcas XM y XM, LOS EXPERTOS EN MERCADOS. Lo anterior, comoquiera que, tal como se expresó supra, el elemento distintivo predominante en el signo es XM, por lo que el consumidor promedio de los servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza identificará los mismos con su origen empresarial.
En consecuencia, la Sala considera que la presencia de una familia de marcas reitera la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad por confundibilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, respecto del signo solicitado. Conclusión 87. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto XM que pretende identificar servicios de las clases 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad y semejanza con las marcas nominativas y mixtas XM cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 88.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 39737 de 27 de agosto de 2019 y 22420 de 20 de mayo de 2020, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 89. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. 40 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto 41 Núm. único de radicación: 11001032400020200040900 GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.